Icom Data overtog domænenavnet i IP-RET. Højesterets første domænenavnsafgørelse AKTUEL

Transkript

1 AKTUEL IP-RET EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Højesterets første domænenavnsafgørelse Af advokat dr. jur. Per Håkon Schmidt og advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt Højesteret har den 25. marts 2004 afsagt dom i sin første domænenavnssag, som på den vindende parts side blev ført af en af Plesners advokater. Sagen vedrørte domænenavnet br.dk, og om dette kunne kræves overført fra IT-konsulentfirmaet Icom Data ApS til TOP-TOY A/S som moderselskab til BR-Legetøj A/S. Icom Data overtog domænenavnet i 1998 fra den oprindelige registrant som følge af dennes tvangsopløsning. TOP-TOY rettede i 1999 henvendelse til Icom Data, idet man ønskede at erhverve domænenavnet br.dk. Icom Data svarede hertil, at br.dk var erhvervet i forbindelse med etablering af en hjemmeside for en af deres klienter, men at projektet var opgivet. Icom Data havde bibeholdt navnet, idet man muligvis kunne bruge domænenavnet senere. Icom Data var dog ikke "afvisende for et seriøst tilbud alene for domænenavnet". TOP-TOY tilbød kr. for br.dk, men dette blev afslået af Icom Data, som ønskede et beløb på kr. for at overdrage domænenavnet. TOP-TOY anlagde herefter sag ved Søog Handelsretten. ten måtte det antages, at en betydelig del af de brugere, som første gang ønskede at søge BR's hjemmeside på nettet, ville søge på domænenavnet br.dk og få oplysning om, at siden ikke var tilgængelig, og meddelelsen herom ville antageligvis have markedsførings- Sø- og Handelsrettens afgørelse Sø- og Handelsretten udtalte, at varemærket BR er indarbejdet i en sådan grad, at varemærket er velkendt efter varemærkelovens 4, stk. 2. Ifølge retmæssig skadevirkning for TOP-TOY. Eftersom varemærket er velkendt i alle dele af befolkningen, og der manglede konkrete, retmæssige planer for anvendelse af domænenavnet, fandtes registreringen af domænenavnet br.dk og - fortsættes næste side

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI fortsat fra forsiden opretholdelsen heraf at måtte anses som en erhvervsmæssig anvendelse af BR's forretningskendetegn. Retten konstaterede, at registrering af br.dk og opretholdelse heraf stred mod markedsføringslovens 1 og 5, selvom der ikke var tilstrækkelig bevis for, at domænenavnet alene var erhvervet med henblik på salg. Derimod fandt varemærkelovens 4, stk. 2 ikke anvendelse, da domænenavnet ikke anvendtes for konkrete varer og tjenesteydelser. Da enhver fremtidig konkret anvendelse af domænenavnet imidlertid ville kunne forbydes efter varemærkelovens 4, stk. 2, var domænenavnet at betragte som en eneret for TOP-TOY. Icom Data skulle derfor overdrage br.dk vederlagsfrit til TOP-TOY og anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde registreringen af domænenavnet. Sø- og Handelsrettens afgørelse er bemærkelsesværdig, idet den går en del længere end Beologic-dommen, UfR Ø (som vedrørte B&O's varemærke), hvor både Byretten og Østre Landsret var af den opfattelse, at markedsføringslovens 5 og varemærkelovens 4 ikke kunne finde anvendelse, når domænenavnet ikke var udbudt til andre end indehaveren af forretningskendetegnet/varemærket, og når der i øvrigt ikke skete nogen konkret markedsføringsmæssig anvendelse af domænenavnet. En sådan adfærd kunne alene betegnes som erhvervsmæssig brug i strid med markedsføringslovens 1. Sø- og Handelsretten synes i sin afgørelse at stille meget beskedne krav til, hvornår der er tale om erhvervsmæssig brug, når forretningskendetegnet/ varemærket må betragtes som velkendt. Højesterets afgørelse Sø- og Handelsrettens afgørelse blev anket til Højesteret af Icom Data. Højesteret udtalte, at den oprindelige registrants registrering af br.dk foregik med kendskab til TOP-TOY's indarbejdede forretningskendetegn BR. Registreringen foregik kort tid efter, at den oprindelige registrant ved udeblivelsesdom var blevet tilpligtet at afregistrere domænenavnet xerox.dk. Højesteret lagde endvidere vægt på, at Icom Data, som ikke havde brugt domænenavnet, over for TOP-TOY havde fremsat krav om betaling på kr. for at overdrage det. På baggrund heraf fandt Højesteret det ubetænkeligt at lægge til grund, at den oprindelige registrant registrerede br.dk med det formål at sælge det til TOP-TOY til overpris. Den oprindelige registrant og Icom Data havde ved deres adfærd afskåret TOP-TOY fra at få sit forretningskendetegn registreret som domænenavn. En sådan handlemåde var efter Højesterets opfattelse udtryk for en utilbørlig markedsadfærd i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1, hvorfor Højesteret allerede af den grund stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom. Til forskel fra Sø- og Handelsretten nævner Højesteret hverken markedsføringslovens 5 eller varemærkelovens 4, stk. 2. Højesterets undladelse heraf sår på ny tvivl om retstilstanden på området, idet det ikke er klart, om dommen skal ses som udtryk for en tilbagevenden til udgangspunktet i Beologic-dommen, hvorefter selve registreringen af domænenavnet ikke vil udgøre en erhvervsmæssig brug, så markedsføringslovens 5 og/eller varemærkelovens 4 kan finde anvendelse. Der savnes således stadig en endelig afklaring på spørgsmålet om, hvornår der foreligger erhvervsmæssig brug af domænenavne. Det eneste, der kan konkluderes med sikkerhed, er, at registrering af en andens forretningskendetegn/varemærke med henblik på videresalg til overpris under alle omstændigheder strider mod god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1. 2

3 Nye regler om privatkopiering Af advokatfuldmægtig Britt-Mari Fog Folketinget vedtog ved lov nr. 997 af 9. december 2003 på ny en ændring af ophavsretsloven, hvorved adgangen til privatkopiering er indskrænket yderligere. Et centralt princip for ophavsretten er, at privatsfæren ikke er underlagt de samme begrænsninger af ophavsretlig karakter som det offentlige rum. Således kan man her som udgangspunkt frit vise, fremføre eller fremstille kopier af værker. For så vidt angår den private fremstilling af kopier, er reglerne fastsat i ophavsretslovens 12, som i tråd med dette princip tillader fremstilling af enkelte eksemplarer til privat brug. Foranlediget af den teknologiske udvikling, der i højere og højere grad muliggør en privat eksemplarfremstilling, som i kvalitet er på højde med originaleksemplarerne, og som i praktisk udførelse ikke stiller store krav til ressourcer, har lovgiver indskrænket adgangen til privatkopiering mere og mere; senest med vedtagelsen af en ændring af ophavsretsloven d. 4. december Denne ændringslov trådte i kraft d. 11. december 2003 (lov nr. 997 af 9. december 2003), og indeholdt særligt to ændringer af betydning i denne sammenhæng. Privat fremstilling af digitale eksemplarer Den ene begrænsning, der her er tale om, gælder adgangen til den private fremstilling af digitale eksemplarer, fx af CD'ere, DVD og edb-programmer. Efter de regler, der var gældende før ændringslovens vedtagelse, var adgangen til den digitale privatkopiering allerede underlagt strengere restriktioner end den analoge privatkopiering, i og med sådan digital privatkopiering alene måtte ske til personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand. I modsætning til de analoge kopier, kunne de digitale kopier således ikke lovligt videresendes til venner og bekendte. Nærværende lovændring skærper denne ellers lovlige digitale privatkopiering med et krav om, at originalen, som kopieres, ikke må være lånt eller lejet. Ændringen er indsat ved en ny bestemmelse i ophavsretslovens 12, stk. 3 og medfører for eksempel, at det ikke længere er tilladt at brænde en musikcd lånt af en ven eller på biblioteket. Digital eksemplarfremstilling vil herefter alene være lovlig, såfremt forlægget er et originaleksemplar, som man ejer. Det digitale eksemplar bliver ikke ulovligt af, at originaleksemplaret videreoverdrages, dog vil systematisk digital kopiering med henblik på overdragelse af originaleksemplarer eller den situation, hvor man køber en film på DVD og producerer en digital kopi for derefter at returnere originaleksemplaret, blive anset for at udgøre forsøg på omgåelse. Ovennævnte regel gælder også for den digitale kopiering af analoge værker, for eksempel indscanning af en lånt bog. Derimod gælder begrænsningen ikke for den analoge kopiering, og det er således stadig lovligt at fotokopiere en lånt bog samt at overspille et VHSvideobånd eller et kassettebånd. Lovændringen har heller ingen betydning for adgangen til at kopiere fra Internettet eller optage fjernsyns eller radioudsendelser. Brug af fremmed medhjælp Den anden begrænsning, der følger af lovændringen, vedrører spørgsmålet om brug af fremmed medhjælp til privat eksemplarfremstilling af litterære værker, fx en trykker som gemmer det indscannede værk til senere brug. Indtil ikrafttrædelsen af lovændringen har det været tilladt at benytte sig af fremmed medhjælp til den ellers lovlige privatkopiering dog med de undtagelser, der følger af ophavsretslovens 12, stk. 3, altså for så vidt angår musikværker, filmværker, brugskunst eller kunstværker. Med denne lovændring forbydes benyttelse af fremmed medhjælp, der medvirker i erhvervsøjemed, ved kopiering af litterære værker til privat brug. Dette gælder også anvendelsen af teknisk udstyr, der er stillet til rådighed for almenheden på offentligt tilgængelige steder i erhvervsøjemed. Behovet for en begrænsning af den private eksemplarfremstilling af litterære værker skyldes den massive brug af kopiforretninger til kopiering af hele lærebøger, hvilket tjener til en besparelse for den fattige studerende, men samtidig til en underminering af det økonomiske grundlag for at skrive og udgive danske lærebøger. Det blev overvejet, hvorvidt fotokopiering af litterære værker også kun skulle være tilladt, såfremt man er ejer af originaleksemplaret, men det blev dog anset for at være for vidtgående. Det er derfor stadig tilladt at fotokopiere eller lade andre hjælpe sig med at fotokopiere både lånte, lejede og egne litterære værker på biblioteket, på uddannelsesinstitutionen eller på arbejdspladsen, hvorimod dette nu er forbudt i for eksempel kopiforretninger, hvad enten man selv ejer forlægget eller ej. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Kan man klikke sig til en aftale? Af advokatfuldmægtig Jesper Lykkesfeldt og advokat Peter Gustav Olson De såkaldte click-wrap aftaler anvendes efterhånden i udbredt omfang på internettet. Betegnelsen click-wrap er en afledning af shrink-wrap. En shrink-wrap aftale består af de standardvilkår og -betingelser, som normalt medfølger software, der sælges fra computerbutikker m.v. Vilkårene er sædvanligvis påtrykt ydersiden af softwareemballagen eller befinder sig i en konvolut, der sidder på kassen, indpakket i "shrink-wrap" plastic. Click-wrap aftaler indebærer, at man, for at få adgang til et produkt eller en tjenesteydelse, fx software eller en varemærkelicens, efter at være præsenteret for den erhvervsdrivendes standardvilkår bliver bedt om at acceptere disse ved et klik med musen på et "jeg accepterer"-ikon. Kun ved accept af vilkårene kan der opnås adgang til det ønskede produkt. Spørgsmålet er imidlertid, hvor betydningsfuldt dette klik med musen er. Kan man med et enkelt klik på et givent ikon blive bundet af sådanne standardvilkår efter dansk ret? Der findes ingen særlig regulering af denne aftaleform i dansk lovgivning. Det var på et tidspunkt på tale, at E-handelsdirektivet (direktiv 2000/31 af 8. juni 2000) skulle indeholde retningslinier herom, men sådanne retningslinier fandt aldrig plads i direktivet. Der foreligger heller ikke nogen offentliggjort dansk retspraksis på området, så spørgsmålet om gyldigheden af click-wrap aftaler må afgøres efter almindelige aftaleretlige principper. En gyldig click-wrap aftale For at en click-wrap aftale kan være gyldig, må det afgørende moment forventes at være, at det for løftegiver fremtræder klart og forståeligt, at klikket med musen på det givne ikon indebærer en bindende accept af aftalevilkårene. Click-wrap aftaler henvender sig typisk til den almindelige forbruger. Forbrugere vil formentlig også kunne blive bundet af en click-wrap aftale, men det må antages, at kravene til aftalens klarhed og forståelighed her er endnu strengere, og beviset for, at forbrugeren er gjort bekendt med indholdet af aftalen må forventes at hvile på udbyderen. Forslag til retningslinier Eftersom de danske domstole endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet om gyldigheden af click-wrap aftaler, kan det tilrådes erhvervsdrivende at tage de fornødne forholdsregler ved anvendelse af sådanne aftaler. Følgende retningslinier kan måske tjene til at øge sandsynligheden for, at en click-wrap aftale vil blive håndhævet ved de danske domstole. Aftalevilkårene bør altid være let tilgængelige for den potentielle aftalepart, når vedkommende er på hjemmesiden. Ved selve aftaleindgåelsen bør det understreges på en klar og forståelig måde, at aftalen er baseret på de generelle vilkår, og at disse vilkår er bindende for begge parter. For at foranledige den potentielle aftalepart til at læse vilkårene fuldt ud, kan det anbefales, at standardvilkårene placeres i en ramme, hvor teksten kan læses i sin helhed ved at scrolle ned over siden. En sådan procedure eller tilsvarende bør være nødvendig for at kunne komme til at acceptere aftalen. Det skal være påtvunget enten at skulle acceptere eller afvise aftalevilkårene ved at klikke med musen på et givent ikon eller gennemgå en tilsvarende procedure, før der opnås adgang til genstanden. Dette bør ikke være muligt, før det er registreret, at den såkaldte scrollbar har nået bunden af rammen med aftalevilkår, hvilket er en indikator for, at parten har læst samtlige vilkår eller i hvert fald har haft mulighed herfor. Den potentielle aftalepart skal have let adgang til at gemme aftalevilkårene. Dette er særligt stor betydning, når parten er en forbruger. I henhold 4

5 til forbrugeraftalelovens 11a skal alle aftalens vilkår og betingelser meddeles forbrugeren på et varigt medium, som forbrugeren råder over eller har adgang til. En vil opfylde forbrugeraftalelovens krav, hvorimod det ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at vilkårene står på hjemmesiden. Man kunne her eksempelvis forestille sig en sendt til forbrugeren indeholdende aftalevilkårene samt evt. en bekræftelsesfunktion, som fordrer, at forbrugeren læser vilkårene og efterfølgende selvstændigt gengiver enkelte vigtige dele af disse i en bekræftelsesformular. Det kan endvidere anbefales at benytte en dialogboks, således at parten bliver bedt om at bekræfte sit ønske om at indgå aftalen på de givne vilkår. Det skal understreges, at det hele tiden må være muligt for parten at afbryde processen inden aftalens indgåelse. Ved forbrugeraftaler skal aftalevilkårene formentlig være gengivet på forbrugerens sprog, dvs. dansk for danske forbrugere, svensk for svenske forbrugere osv., for at kravet om klarhed og forståelighed er opfyldt. Den øgede internethandel viser med al tydelighed behovet for en anerkend- else af gyldigheden af click-wrap aftaler. Med ovenstående eller lignende retningslinier for øje kunne vejen forhåbentlig være banet for, at de danske domstole vil være villige til at håndhæve click-wrap aftaler. Indtil videre må det tilrådes, at click-wrap aftalens indhold og funktionalitet holdes ajour og følger udviklingen på området. Plesner yder rådgivning vedrørende click-wrap aftaler, standardvilkår og andre web-baserede aftaler for såvel særlige e-handelssider som almindelige hjemmesider. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUELLE IP-RETTIGHEDER JUNI 2004 Nye regler for toldmyndigheders indgriben i forbindelse med piratkopierede varer m.m. Af advokatfuldmægtig Frederik Brocks EU's forordning om toldkontrol med varer der krænker visse former for intellektuel ejendomsret (Rådets forordning nr. 3295/ 1994), erstattes fra 1. juli med en ny forordning (Rådets forordning nr. 1383/ 2003) om toldmyndighedernes indgriben i forbindelse med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m. Den 24. marts blev der derfor fremsat et lovforslag, som indeholder de nødvendige ændringer af de danske regler. Hensigten med forordningen er bl.a. at øge toldmyndighedernes muligheder for hjælpe erhvervslivet med at undgå, at der sker urimelig konkurrence fra personer/virksomheder, der importerer og sælger varemærkeforfalskede varer (f.eks. sportstøj, reservedele til biler og fly samt designertøj) og piratkopierede varer (f.eks. CD'ere, computerspil, film m.v.) Forordningen fastsætter betingelser for, hvornår toldmyndighederne kan og skal gribe ind overfor indførsel, udførsel eller genudførelse fra EU's toldområde af varer, der mistænkes for at krænke visse former for immaterielle rettigheder. Domstolen har endvidere i sagerne C- 383/98 Polo/Lauren og C-60/02 Rolex mod X fastslået, at den nuværende og dermed formentlig også den nye forordning finder anvendelse i de tilfælde, hvor varer, der er i transit mellem to lande, som ikke er medlemmer af EU, midlertidigt bliver tilbageholdt af toldmyndighederne i en medlemsstat. Anmodning om overvågning Både nu og efter den nye forordning kan en rettighedshaver indgive skriftlig anmodning til toldmyndighederne om at overvåge krænkelser af rettighederne og om at gribe ind, såfremt der sker indførsel af varer, som mistænkes fx for at være varemærkeforfalskede, piratkopierede eller for at krænke patent- eller ophavsrettigheder. En sådan anmodning om overvågning og indgreb skal indeholde oplysninger, der sætter toldmyndighederne i stand til let at genkende de pågældende varer, herunder navnlig en præcis og detaljeret teknisk beskrivelse af de krænkende varer, nøjagtige oplysninger om krænkelsernes udformning samt oplysninger om den af rettighedshaveren udpegede kontaktperson, typisk en advokat. Det lokale toldcenter, hvortil anmodningen indgives, behandler herefter anmodningen og skal senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen give rettighedshaveren skriftlig underretning om, hvorvidt der er oprettet overvågning. Efter den nye forordning kan det - modsat den nuværende - ikke længere kræves, at rettighedsindehaveren betaler gebyr. Rettighedshaveren skal i stedet afgive en erklæring, hvorved man påtager sig et eventuelt ansvar over for personer, der vil blive berørt af en indgriben fra toldmyndighederne, som ikke efterfølgende følges op af rettighedshaveren, eller hvis det senere fastslås, at de pågældende varer ikke krænker en immateriel rettighed. Således påføres rettighedshaveren alene en udgift i de tilfælde, hvor - fortsættes modsat side 6

7 "Hvad skal jeg bruge ordningen til?" Reglerne i den nye (og den nuværende) forordning giver rettighedshavere et værktøj, hvormed der umiddelbart kan gribes ind over for varer, som mistænkes for at krænke deres immaterielle rettigheder, allerede før de pågældende varer er kommet ud på hylderne i forretningerne. Ved at give toldmyndighederne mulighed for at overvåge og tilbageholde varer, som mistænkes for at være varemærkeforfalskede og piratkopierede varer m.m., har ordningen i realiteten karakter af et administrativt fogedforbud, idet varerne - pr. 1. juli 2004 gebyrfrit - kan tilbageholdes af toldmyndighederne i op til 20 dage, uden at domstolene behøver at blive indblandet. Rettighedshaveren slipper for at skulle anlægge en fogedforbudssag, og dermed betyder ordningen rent økonomisk en besparelse for rettighedshaveren på typisk ca kr. At man efterfølgende - såfremt man ikke kan opnå forlig - skal indbringe sagen for domstolene, er ikke anderledes, end hvis man havde opnået et egentligt fogedforbud, idet man i et sådant tilfælde alligevel skulle have ført en justifikationssag. Ordningen hjælper således rettighedshaveren til at spare en betydelig mæng- de tid og ressourcer, idet man kan undgå de - ofte betydelige - omkostninger til retsafgifter og advokatsalærer, som er forbundet med anlæggelsen af en forbudssag. Endelig bidrager ordningen til en mere effektiv håndhævelse af rettighederne, idet de varemærkeforfalskede og piratkopierede varer mm. aldrig når at blive frigivet til varemodtageren. Hvad angår varer, der mistænkes for at krænke rettigheder til et design, patenter mv., skal klarereren/indehaveren stille betryggende sikkerhed for rettighedshaverens interesser, før varerne kan frigives. denne enten ikke følger op på anmodningen om indgriben, eller hvor dennes rettighed viser sig ikke at være blevet krænket. Ved samme erklæring forpligter rettighedshaveren sig dog til at betale samtlige udgifter, der afholdes i forbindelse med varernes opbevaring under toldkontrol, fx gennemgang af en container med krænkende varer. Toldmyndighedens indgriben Toldmyndighedens indgriben består hovedsageligt i at suspendere varernes frigivelse til fri omsætning, udførsel eller genudførsel. Hvis ikke toldmyndigheden inden 10 dage (3 dage for varer, der er letfordærvelige) fra meddelelsen om suspensionen enten er blevet underrettet om, at sagen er indbragt for domstolene, eller har fået oplysning om, at parterne har indgået forlig, bliver varerne - såfremt alle toldformaliteter er opfyldt - frigivet. Normalt kan tidsfristen udvides med yderligere 10 dage, forudsat at rettighedshaveren kan fremkomme med tilstrækkelig begrundelse herfor. Drejer det sig om varer, der mistænkes for at krænke rettigheder til et design, patenter, supplerende beskyttelsescertifikater eller sortsbeskyttelse, kan klarereren/indehaveren dog få frigivet varerne ved at stille sikkerhed for rettighedshaverens interesser. Dette er under forudsætning af, at toldmyndigheden enten er blevet underrettet om, at sagen er indbragt for domstolene, eller har fået oplysning om, at parterne har indgået forlig, at alle toldformaliteter er opfyldt, og at rettighedshaveren - fortsættes på bagsiden 7

8 EN ORIENTERING FRA PLE SNER SVANE GRØNBORG OM AK TUELLE IP-RE T TIGHEDER JUNI fortsat fra side 7 ikke har opnået fogedforbud mod de mistænkte varer. Desuden fremgår det nu direkte af forordningen, at toldstedet i forbindelse med undersøgelse af varerne kan udtage prøver af varerne. Prøverne kan i henhold til gældende regler og på udtrykkelig anmodning overlades til rettighedsindehaveren i analyseøjemed for at lette den videre behandling. Det har også hidtil været reglen, at man fik de nødvendige prøver udleveret. Lempelse af kravet til mistanken Endelig sker der en lempelse af kravet til mistanken for at toldmyndighederne på eget initiativ, inden rettighedshaveren har anmodet om overvågning, kan gribe ind. Således er det fra 1. juli 2004 tilstrækkeligt, at toldmyndighederne har tilstrækkelig begrundet mistanke om, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret. Efter den nuværende forordning kræves det, at toldmyndighederne helt klart kan konstatere, at varerne krænker en intellektuel ejendomsret. I en sådan situation giver toldmyndighederne herefter meddelelse til rettighedshaveren om tilbageholdelsen og tilbageholder varerne i 3 dage regnet fra modtagelsen af meddelelsen af rettighedshaveren. Hvis ikke rettighedshaveren efter modtagelse af meddelelsen har afgivet anmodning om indgriben, frigives varerne. Kobbertårnet - Plesners nye domicil Aktuel IP-ret udgives af: Plesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax plesner@plesner.com Redaktion: Per Håkon Schmidt (ansvarshavende) og Jesper Lykkesfeldt Redaktionen er afsluttet den 21. maj 2004 Yellow Pencil Tryk: Jypa.