KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 356

Transkript

1 J.nr.: 356 Klager: Yellow Page v/anne Blædel Kalkbrænderiløbskaj København Ø. v/lone Prehn, Zacco Denmark A/S Indklagede: Philip Media ApS Frederiksberggade 3, København K v/adv. Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet yellowpage.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. maj 2003 med 8 bilag (1-8), svarskrift af 28. maj 2003 med 4 bilag (A-D), replik af 11. juli 2003 med 13 bilag (9-21) og duplik af 8. august 2003 med 3 bilag (E-G). Registreringsdato: Indklagede har registreret domænenavnet yellowpage.dk den 5. september Sagsfremstilling: Klager er et reklamebureau, der har drevet en enkeltmandsvirksomhed under navnet YELLOW PA- GE siden 1994, jf. bilag 1 til klageskriftet. Firmaet YELLOW PAGE blev frem til klagers overtagelse i 1994 drevet som Anpartsselskab og aktieselskab. Klagers virksomhed har en hjemmeside under domænenavnet yellow-page.dk, hvilket domænenavn klager registrerede den 8. september Klager er indehaver af varemærket (figurmærke) VR i klasserne 35 (Annonce- og reklamevirksomhed) og 42 (Grafisk virksomhed) som kan gengives således (jf. bilag 7 til klageskriftet): Yellow page Graphic design and communication

2 Klager blev den 7. maj 2003 opmærksom på, at indklagede brugte domænenavnet yellowpage.dk i forbindelse med salg af annonceplads. Klager har i klageskriftet oplyst, at klager blev ringet op af en af indklagedes kunder, der troede, at klager havde noget med yellowpage.dk at gøre. Klager har oplyst, at flere af indklagedes kunder har kontaktet klager i samme vildfarelse. Indklagede oplyser i svarskriftet, at indklagede driver virksomhed inden for områderne forlagsvirksomhed, internetannoncering og internetpublicering. Indklagede varetager publicering af annonceringsmateriale for kunder, der måtte ønske en internetannoncering sammen med eller i stedet for en annoncering i telefonbøger. Indklagede foretager denne publicering via hjemmesiden under domænenavnet yellowpage.dk. Indklagede beskriver sin virksomhed med følgende ord på hjemmesiden under domænenavnet yellowpage.dk : Portalen yellowpage.dk er det dagligt opdaterede sted på Internettet, hvor man finder en fuldstændig og komplet telefonbog, med leverandører over hele landet, opdelt i en overskuelig og yderst brugervenlig database. Denne brugervenlighed gør basen særdeles let at søge i. Vi har forsøgt, at levere et produkt på Internettet, som primært henvender sig til erhvervsvirksomheder, men som også rummer store muligheder for private, idet der ingen begrænsninger er for søgemulighederne, - eksempelvis er det let at finde den lokale glarmester, såvel som den nærmeste tømmerhandel. På nyhedsfladen vil der hver dag, blive bragt dugfriske, relevante opdaterede nyheder fra ind og udland, samt nyheder fra den finansielle verden. Herunder gode råd om investeringsmuligheder, gode køb netop nu, artikler om nye biler, sportsresultater, direkte link til fondsbørsen, vejret m.m. Under punktet fly og hoteller, finder man adresser på gode businesshoteller i hele Europa, som et minimum repræsenterer tre stjerner i den internationale standart. Under punktet vil der ligeledes være en oversigt over billetpriser til adskillig destinationer over hele Europa og den øvrige verden. Som overordnet mål, vil vi forsøge, at finde den billigste vej til den pågældende og givende destination. Vi vil ydermere gøre alt for at henvise til gode spot tilbud, fra udvalgte rejsebureauer. Yellowpage.dk er en alternativ hjemmeside, som nu og i fremtiden vil præstere sit bedste og derigennem sørge for at være en aktiv medspiller, i brugernes færden og søgen på Internettet. Indklagede har i svarskriftet oplyst, at domænenavnet yellowpage.dk blev valgt som betegnelse for portalen, idet betegnelsen yellowpage både i Danmark og internationalt giver associationer til telefonbogsbegrebet. Indklagede påtænker ikke at sælge domænenavnet, idet portalen har succes og udviklingspotentiale. Klager har i klageskriftet redegjort for en fogedforbudssag ved Københavns Fogedret, og som bilag 7 til klageskriftet er fremlagt fogedretskendelsen af 31. juli 1997 i sag FS18066/97 - yellowpage.dk. I sagen gjorde klager gældende, at Internetforlaget Telenet Danmarks Internetfagbog ApS gennem deres brug af domænenavnet yellowpage.dk krænkede reklamebureauets ret til forretningskendetegnet og varemærket yellowpage. Fogedretten fandt, at salg af reklameplads i telefonbøger, herunder elektroniske telefonbøger, kunne ligestilles med reklamebureauvirksomhed, og forbød brugen af domænenavnet med henvisning til varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens 5. I den efterfølgende justifikationssag blev der afsagt udeblivelsesdom. Indklagede har angående denne afgørelse anført, at den ikke længere kan tillægges vægt, idet yellow page/yellow pages ikke længere kan anses for at besidde tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse. Som dokumentation herfor har indklagede henvist til, at Patent- og Varemærkestyrelsen i 1998

3 afslog registrering af mærket DE GULE HJEMMESIDER på grund af manglende særpræg (bilag A til svarskriftet) og i 2002 afslog registrering af mærket DE LOKALE YELLOW PAGES (bilag B til svarskriftet) ligeledes på grund af manglende særpræg. Indklagede har endvidere henvist til, at søgning via søgemaskinen Google på yellow page gav over hits (bilag C til svarskriftet), hvilket viser, at betegnelsen er almindelig. En række af hits ene er portaler svarende til indklagedes. Klager har anført, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser om DE GULE HJEMMESIDER og DE LOKALE YELLOW PAGES ikke kan tillægges vægt, idet disse begge vedrører flertalsordet pages, som er beskrivende for fagbøger, hvilket entalsordet yellowpage ikke er. Betydningen af afgørelsen om DE GULE HJEMMESIDER begrænses desuden efter klagers opfattelse af sprogforskellen. For så vidt angår indklagedes søgningsresultater, har klager henvist til, at resultaterne vedrører flertals-ordet yellew pages, mens entalsordet yellow page kun er i brug et sted. Entalsordet yellow page har ingen anerkendt indholdsmæssig betydning, og opfattes efter klagers mening ikke af befolkningen som synonym for en fagbog. Sekretariatet har ved opslag den 16. januar 2004 på domænenavnet yellowpage.dk taget følgende kopi af hjemmesiden under det omtvistede domænenavn: Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.

4 Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet yellowpage.dk indebærer en krænkelse af klagers rettigheder til firmanavnet Yellow Page og klagers varemærke, at domænenavnet yellowpage.dk er quasi-identisk med klagers varemærke og firmanavn samt klagers domænenavn yellow-page.dk, at de ydelser, som indklagede tilbyder under domænenavnet yellowpage.dk, primært er annoncevirksomhed, og dermed ydelser, der er identiske og/eller ligeartede med de ydelser, som klagers varemærkeret dækker, og som klager benytter firmanavnet Yellow Page for, at der er risiko for forveksling mellem på den ene side klagers firmanavn, varemærke og domænenavn, og på den anden side indklagedes domænenavn yellowpage.dk, at der er konstateret konkret forveksling via kundehenvendelser, at indklagedes krænkelse er parallel med krænkelsen i den tidligere fogedretssag, at klagers brug af Yellow Page og yellow-page.dk samt varemærkeregistreringen godtgør, at der foreligger fornødent særpræg, at indklagedes adfærd krænker klagers rettigheder til betegnelsen Yellow Page - goodwill - idet kunder forveksler de to virksomheder, at Fogedretten i en identisk sag - fogedretskendelsen af 31. juli 1997 i sag FS18066/97 - har fastslået, at der er tale om ens ydelser, at indklagede udøver annonce- og reklamevirksomhed, hvilket falder inden for klagers varemærkeregistrering (klasse 35), og at klager har opfyldt brugspligten i relation til varemærket. Indklagede har gjort gældende, at yellow page/yellowpages ikke besidder fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn, at yellow page i danskernes bevidsthed associeres med begrebet yellow pages, at klager og indklagede driver forskellig virksomhed, at der ikke er identitet eller sammenfald mellem ydelser omfattet af klagers varemærkeret og indklagedes ydelser, at klager i relation til varemærkeregistreringen helt eller delvist ikke opfylder brugspligten, at indklagede var i god tro ved registreringen af det omtvistede domænenavn, idet indklagede ikke havde kendskab til klagers virksomhed, og at indklagedes registrering og brug af ikke er i strid med gældende dansk ret. Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst, giver den umiddelbart anledning til at overveje, om der foreligger en krænkelse af varemærkelovens 4. Varemærkelovens 4 er affattet således: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis

5 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Klager har registreret et figurvaremærke i klasse 35 og 42, der indeholder Yellow Page som dominerende bestanddel. Yellow page må anses for at have særpræg for de pågældende tjenesteydelser, og det findes ikke godtgjort, at Yellow Page er eller har udviklet sig til at være en generisk betegnelse herfor. Domænenavnet yellowpage.dk er i realiteten identisk med klagers varemærke. Det er herudover klagenævnets opfattelse - i overensstemmelse med fogedretskendelsen af 31. juli 1997 i sag FS18066/97 - at klager tilbyder tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring af firmaer herunder virksomhedsinformation og forretningsservice. Indklagede udbyder ligeledes tjenesteydelser, der omfatter virksomhedsinformation. Indklagedes virksomhed må ud fra indklagedes hjemmeside anses for at være langt mere end blot en telefonbogsydelse, jf. forsiden fra indklagedes hjemmeside som gengivet oven for i sagsfremstillingen. De to parter findes derfor at udbyde ligeartede tjenesteydelser. Ud fra en samlet vurdering findes der derfor at foreligge forvekslingsrisiko mellem det omtvistede domænenavn og klagers varemærke, hvilket underbygges af de af klager omtalte konkrete kundehenvendelser. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet yellowpage.dk udgør en krænkelse af klagers rettigheder efter varemærkelovens 4, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Philip Media ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet yellowpage.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen overføres til klageren, Yellow Page v/anne Blædel. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedennævnte dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 23. januar 2004 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo