KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Samsonite IP Holdings S.à.r.l avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Luxembourg v/advokat Lone Prehn Indklagede: Helm Nørregade Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet samshop.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 19. marts 2013 med 11 bilag (bilag 1-11), svarskrift af 15. april 2013 med tre bilag (bilag A-C) og replik af 29. april 2013 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet samshop.dk er registreret den 28. august Sagsfremstilling: Klageren er koncernforbundet med Samsonite International S.A., der er producent og forhandler af tasker og kufferter. Klageren er indehaver af gyldig dansk varemærkeregistrering nr. VR for ordmærket SAMSONITE, jf. bilag 3. Registreringen er fornyet frem til 12. juni Klageren er desuden indehaver af gyldig EU-varemærkeregistrering nr for ordmærket SAMSONITE, jf. bilag 4. Registreringen er fornyet frem til 23. september Desuden er klageren indehaver af gyldig EU-varemærkeregistrering nr af følgende figurmærke (bilag 5): 1

2 Registreringen er fornyet frem til 14. marts Endelig er klageren ligeledes indehaver af gyldig EU-varemærkeregistrering nr af ordmærket SAMMIES BY SAMSONITE (bilag 6). Registreringen er fornyet frem til 19. september Desuden har klageren oplyst, at klagerens svenske datterselskab er indehaver af registreringen af domænenavnet samsonite.dk. Klageren har om baggrunden for klagen bl.a. anført følgende i sit klageskrift: Klageren blev opmærksom på, at Indklagede, som er éen af deres danske forhandlere, havde registreret og benyttede domænenavnene <samsoniteshop.dk>, <samsonite-shop.dk> og <samshop.dk> i forbindelse med salg af SAMSONITE kufferter på det danske marked. Da det er Klagerens ønske at kontrollere domænenavne, der indeholder deres varemærker eller noget, som kan forveksles hermed, når disse anvendes i forbindelse med salg og markedsføring af kufferter og tasker, rettede Klageren i september 2012 henvendelse til Indklagede med krav om overdragelse af domænenavnene. Et uddrag af korrespondancen mellem parterne er vedlagt som bilag 9. Indklagede er efter Klagerens henvendelse ophørt med brugen af domænenavnene <samsoniteshop.dk> og <samsonite-shop.dk> i forbindelse med salg af taskevarer, [ ], men har ikke overdraget domænenavnene til Klageren. Domænenavnet <samshop.dk> anvendes i forbindelse med Indklagedes salg af SAMSONITE kufferter, se Bilag 11. Som det fremgår af bilag 9 er Indklagede uenig med Klageren i, at domænenavnet <samshop.dk> udgør en krænkelse af Klagerens varemærkerettigheder. Klageren har herefter valgt at indbringe nærværende klage for Klagenævnet for Domænenavne. Bilag 9 er kopi af en korrespondance mellem indklagede og klagerens advokat i perioden 2. november 2012 til 11. marts Af korrespondancen fremgår, at klageren ønsker, at indklagede standser brugen af domænenavnet samshop.dk, men at indklagede ikke mener, at brugen af dette domænenavn udgør nogen krænkelse af klagerens rettigheder. Bilag 11 er en udateret udskrift fra domænenavnet samshop.dk, som er identisk med følgende kopi taget af sekretariatet den 22. marts 2013: 2

3 Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: For domænenavnene samsoniteshop.dk og samsonite-shop.dk erkender indklagede ikke at have rettighederne til domænerne, idet klagers navn indgår i sin fulde længde. Indklager kan dog oplyse at domænerne allerede er slettet og derfor ikke længere er i indklagedes besiddelse. [ ] Denne sag handler om, hvorvidt klager har en eneret, der kan forhindre indklagede i at benytte betegnelsen Samshop som navn for indklagedes hjemmeside og dermed også som domænenavn (i form af det registrerede samshop.dk ) hvorfra indklagede lovligt og berettiget sælger produkter hidrørende fra klager eller dennes koncernforbundne selskaber og som bærer navnet og varemærket Samsonite. Indklagede er en virksomhed med adresse i Holstebro i Danmark, der beskæftiger sig med detailsalg af tasker og kufferter m.m.. Virksomheden er opstartet i 2011, hvilket fremgår af udskrift fra CVR.dk, der fremlægges som sagens bilag A. Indklagede har siden opstarten været autoriseret forhandler af kufferter og tilbehør fra Samsonite. Indklagede indgår i koncernsamarbejde med Helm, der ligeledes har siden starten i 3

4 1987 har været autoriseret forhandler af kufferter og tilbehør fra Samsonite. Udskrift fra CVR.dk er fremlagt som sagens bilag B. Indklagede har også registreret domænet helm.nu i 2008 [ ]. Fra dette domæne driver indklagede tilsvarende detailhandel med salg af tasker og kufferter mv., herunder produkter af mærket Samsonite. Indklagede som er en af Danmarks største forhandlere af Samsonite-produkter ønskede, og ønsker fortsat, at have en dedikeret webshop til Samsonite-produkter. På denne baggrund registrerede indklagede det nu omtvistede domænenavn samshop.dk. Valget af samshop.dk er foretaget for at adskille indklagedes salg af Samsonite-produkter fra indklagedes salg af øvrige mærker. Ud fra en almindelig varemærkeretlig vurdering er der ikke belæg for at statuere, at sam er forvekslelig med samsonite, og det faktum, at de to ord deler de første 3 bogstaver er ikke tilstrækkeligt til at statuere forvekslelighed. Herunder skal det tillægges vægt, at sam udgøres af 3 bogstaver, mens samsonite udgøres af 4 stavelser. Hverken visuelt, fonetisk eller konceptuelt er begreberne dermed ens eller forvekslelige. Det er indklagedes opfattelse, at registrering og opretholdelse af registrering af det omtvistede domæne samshop.dk samt brug heraf til detailsalg af tasker, kufferter m.v. ikke udgør en overtrædelse af internetdomænelovens 12, samt at sådan brug ikke udgør en krænkelse af klagerens etablerede varemærkerettigheder til SAMSONITE eller SAMMIES BY SAMSONITE. [Indklagede] bemærker i denne forbindelse særligt, at brugen af samshop ikke gør indgreb i klagers varemærkers funktioner, hvilket er et krav for, at der kan foreligge en varemærkekrænkelse, jf. bl.a. afgørelserne i Domstolens afgørelse i Google-sagerne (C-236/08 238/08). Både ved en internetsøgning, hvor indklagedes hjemmeside og domæne optræder i søgeresultaterne og ved besøg på hjemmesiden fremgår det tydeligt, at der ikke er tale om en hjemmeside, der hidrører fra eller på anden måde relaterer sig til klager. Bilag A er en udskrift fra CVR.dk vedrørende CVR-nr Helm I/S v/ Henrik Hesselholt Helm & Martin Helm. Selskabet er stiftet 1. august Bilag B er en tilsvarende udskrift for CVR-nr Helm. Selskabet er stiftet 1. juni Klageren har i sin replik bl.a. anført følgende: Indklagede bestrider, at Klageren har en varemærkeret, der kan hindre Indklagede i at registrere og bruge domænenavnet <samshop.dk>. Indklagede begrunder dette med, at SAM i <samshop.dk> ikke er forveksleligt med Klagers varemærke SAMSONITE og SAMMIES by SAMSONITE. Samtidig indrømmer Indklagede dog åbenlyst, at hele formålet og hensigten med at registrere <samshop.dk> er at have en dedikeret webshop til Samsonite. Indklagede har med andre ord netop valgt ordet SAMSHOP, fordi det alluderer til SAMSONITE og dermed umiddelbart informerer kunderne om, at de varer, der sælges på denne hjemmeside, er SAMSONITE produkter. Indklagedes brug af teksten Dedicated to Samsonite på hjemmesiden fremhæver dette med al ønskelig tydelighed, jf. bilag 11, øverst til venstre under Samshop.dk. Endvidere understreges dette af, at indklagede tidligere har registreret og brugt domænenavnene <samsoniteshop.dk> og <samsonite-shop.dk>, som nu er blevet slettet. 4

5 I henhold til varemærkelovens 4 kan indehaveren af en varemærkeret forhindre andre i at gøre erhvervsmæssig brug af lignende tegn i forbindelse med varer, der er omfattet af varemærkeretten, hvis der er risiko for forveksling, herunder risiko for, at det antages, at der er en forbindelse imellem varemærkerne ( risk of association ). I nærværende sag er det åbenlyst og underbygget af Indklagedes egne forklaringer, at Indklagede har valgt domænenavnet <samshop.dk> netop med henblik på at skabe denne association til SAMSONITE. En sådan association er tilstrækkelig til at indebære en krænkelse af Klagers varemærkeret. [ ] Når indklagede bruger <samshop.dk> i forbindelse med en hjemmeside, hvor der udelukkende sælges SAMSONITE produkter, er det åbenbart, at indklagede krænker Klagers varemærkeret til SAMSONITE og SAMMIES by Samsonite, og Indklagede er ikke berettiget hertil, uanset om de sælger original Samsonite produkter, når Klager modsætter sig dette, jfr den begrundelse, der allerede er fremført i det indsendte klageskrift. På ovenstående baggrund fasholdes klagen i sin helhed. Ved fornyet opslag på domænenavnet samshop.dk den 17. juni 2013 var der ikke sket nogen ændringer i forhold til det opslag sekretariatet har gjort den 22. marts Ved opslag i søgemaskinen Google den 30. juni 2013 på ordet sam fremkom et stort antal søgeresultater. Ingen af de første 100 resultater angik nogen af parterne i denne sag. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren har en gyldig varemærkeret til ordmærkerne SAMSONITE og SAMMIES BY SAMSONITE, at klageren derfor kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af identiske eller forvekslelige betegnelser i forbindelse med varer og tjenesteydelser, der er identiske eller ligeartede med de varer og tjenesteydelser, som klagerens varemærker er beskyttet for, at indklagede benytter domænenavnet samshop.dk i forbindelse med udbud af varer, der er identiske med de varer, som klagerens varemærker er beskyttet for, at indklagede netop har valgt domænenavnet samshop.dk for at signalere over for kunder, at indklagede forhandler klagerens produkter, at indklagedes ønske om at signalere en forbindelse til klageren understreges af, at indklagede tidligere også havde registreret domænenavnene samsoniteshop.dk og samsonite-shop.dk, at domænenavnet samshop.dk, når det anvendes i forbindelse med salg af SAMSONITE kufferter, klart signalerer en forbindelse til varemærket SAMSONITE og må opfattes som en henvisning hertil eller naturlig forkortelse heraf, at associationen til klageren fremhæves af, at klageren også benytter betegnelsen SAMMIES i forbindelse med klagerens produkter, jf. varemærket SAMMIES BY SAMSONITE, at indklagedes brug af domænenavnet samshop.dk udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder til betegnelserne SAMSONITE og SAMMIES BY SAMSONITE, idet betegnelsen SAM kan forveksles hermed, og idet ordet SHOP er et rent beskrivende element, og 5

6 at det forhold, at indklagede forhandler klagerens originale produkter, ikke kan legitimere indklagedes registrering og brug af domænenavnet samshop.dk, idet varemærker tilhører stamhuset, jf. Pariserkonventionens artikel 6g. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen SAM ikke er forvekslelig med klagerens varemærker, og at indklagedes brug af domænenavnet samshop.dk ikke skaber risiko for forveksling med betegnelserne SAMSONITE, og SAMMIES BY SAMSONITE, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet samshop.dk ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1, at indklagedes registrering af domænenavnet samshop.dk og brug i forbindelse med salg af klagerens produkter ikke udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens 4, at indklagedes registrering af domænenavnet og brug i forbindelse med salg af klagerens produkter ikke gør indgreb i klagerens varemærkers funktioner, herunder navnlig oprindelsesfunktionen, at indklagedes registrering af domænenavnet og brug i forbindelse med salg af klagerens produkter ikke er strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, og at indklagedes adfærd over for klageren er både loyal og legitim, da indklagede ikke benytter navne og betegnelser, hvortil klageren har en eneret, eller hvormed betegnelsen samshop er forvekslelig. Nævnets bemærkninger: Klageren er indehaver af gyldige EU-varemærkeregistreringer for ordmærkerne SAMSONITE og SAMMIES BY SAMSONITE. Klageren kan derfor påberåbe sig beskyttelsen efter varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, som er affattet således: 1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Klagerne kan således forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af identiske eller forvekslelige betegnelser for samme typer af varer og tjenesteydelser. Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede anvender domænenavnet samshop.dk i forbindelse med salg af klagerens originale produkter. Betegnelsen samshop er en 6

7 sammensætning af betegnelsen sam, som ikke er forvekslelig med klagerens varemærker, og ordet shop, der er en almindelig anvendt betegnelse for en butik eller forretning. Indklagede har under sagen oplyst, at betegnelsen Sam sat i forbindelse med shop er en henvisning til, at indklagede forhandler klagerens produkter påført klagerens varemærke SAMSONITE. Nævnet finder dog ikke, at domænenavnet samshop.dk isoleret set er egnet til at skabe risiko for forveksling med klagerens varemærker SAMSONITE eller SAMMIES BY SAMSONITE. Det forhold, at indklagede via domænenavnet samshop.dk forhandler klagerens produkter, og desuden på hjemmesiden har anført teksten Dedicated to Samsonite, medfører ikke, at der skabes en sådan forbindelse mellem klagerens varemærker og domænenavnet samshop.dk, at der er risiko for forveksling. Dette understreges desuden af, at internetbrugere først ved opslag på domænenavnet samshop.dk vil blive gjort bekendt med, at indklagede forhandler klagerens produkter. Da domænenavnet samshop.dk ikke i sig selv signalerer nogen forbindelse til klageren, finder klagenævnet ikke, at indklagedes brug af domænenavnet udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder. Da indklagede endvidere ikke har handlet illoyalt over for klageren ved at gøre brug af domænenavnet samshop.dk, finder nævnet desuden ikke, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Samsonite IP Holdings S.à.r.l., medhold i, at domænenavnet samshop.dk skal overdrages til klageren. Dato: 10. juli 2013 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo Klagenævnet traf afgørelse i denne sag den 10. juli 2013, og klageren indbragte sagen for domstolene ved at anlægge en retssag ved Sø- og Handelsretten den 15. november 2013 mod indklagede. Sø- og Handelsretten afsagde dom i denne sag den 19. januar 2015, hvoraf bl.a. fremgår følgende: Helm I/S v/henrik Hesselholt Helm og Martin Helm forbydes at bruge kendetegnene Samshop og Samshop.dk erhvervsmæssigt i forbindelse med salg af kufferter og tasker. 7

8 Samsonite IP Holdings S.à.r.l skal anerkende, at Helm I/S v/henrik Hesselholt Helm og Martin Helm kan opretholde registreringen af domænenavnet samshop.dk. Ifølge klagenævnets oplysninger er denne dom ikke anket. 8