RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 4

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 4 ABSOLUTTE HINDRINGER FOR REGISTRERING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle principper Begrundet indsigelse Dialog med ansøgeren Europæiske kriterier Irrelevante kriterier Ikke anvendt udtryk Behov for friholdelse Faktisk monopol Dobbelt betydning Omfanget af indsigelser vedrørende varer og tjenesteydelser Frist for indsigelse Fraskrivelser Forbindelse mellem de forskellige hindringer for registrering Absolutte hindringer (artikel 7 i EF-varemærkeforordningen) Grafisk gengivelse (artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen Generelle bemærkninger Eksempler på varemærkeansøgninger, der er blevet afslået eller accepteret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a) Duftmærker Smagsmærker Lydmærker Bevægelsesmærker Form- og konturløs kombination af to eller flere farver "i enhver manifestation" Tvetydige og selvmodsigende beskrivelser uden nogen sammenhæng med tegnets art Forbindelse med andre bestemmelser i EF-varemærkeforordningen Fornødent særpræg (artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen Generelle bemærkninger Ordelementer Bogtitler Farver Enkelte farver Farvekombinationer Enkelte bogstaver Generelle betragtninger Eksempler Sloganer: vurdering af fornødent særpræg Enkle figurelementer Almindelige figurelementer Typografiske symboler Piktogrammer Almindeligt anvendte etiketter/etiketter uden særpræg Tredimensionale varemærker Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 2

3 Indledende bemærkninger Former, der ikke har forbindelse med selve varerne eller tjenesteydelserne Formen af selve varerne eller former, der har forbindelse med varerne eller tjenesteydelserne Emballagens form Mønstermærker Positionsmærker Beskrivende karakter (artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen) Generelle bemærkninger Begrebet beskrivende karakter Referencegrundlag Egenskaber, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen Ordmærker Ét ord Kombinationer af ord Forkert stavning og udeladelser Forkortelser og akronymer Sloganer Geografiske udtryk Udtryk, der beskriver varers og tjenesteydelsers anvendelsesområde eller genstand Enkelte bogstaver og tal Farvenavne Plantesortsnavne Figurmærker Figurativ tærskel Indledende bemærkninger Stiliserede ordelementer Ordelementer kombineret med andre figurelementer Almindelige tegn eller angivelser (artikel 7, stk. 1, litra d), i EFvaremærkeforordningen) Generelle bemærkninger Tidspunkt, hvor et udtryk bliver almindeligt Vurdering af almindelige udtryk Anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen på plantesortsnavne Udformninger med en i alt væsentligt teknisk funktion, væsentlig æstetisk værdi, eller som følger af varens egen karakter (artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen) Generelle bemærkninger Udformning, der følger af varens egen karakter Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat Udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 3

4 1 Generelle principper 1.1 Begrundet indsigelse Såfremt undersøgeren konstaterer, at der findes en absolut hindring for registrering, skal der rejses en begrundet indsigelse med angivelse af alle de konstaterede individuelle hindringer for registrering og en klar og særskilt begrundelse for hver hindring. Enkeltvise indsigelser (såkaldte trin-for-trin-indsigelser) bør undgås. Med andre ord bør hver hindring for registrering have sin egen begrundelse. I mange tilfælde overlapper nogle hindringer for registrering hinanden, f.eks. et varemærkes manglende særpræg og beskrivende karakter. Selv i disse tilfælde skal der gives en separat begrundelse for hver hindring for registrering. Når det f.eks. konstateres, at et ordmærke har en semantisk betydning, som gør det muligt at rejse indsigelse i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, skal hver af disse hindringer behandles i separate afsnit i meddelelsen om hindringer for registrering. I et sådant tilfælde bør det klart angives, om det manglende særpræg skyldes de samme overvejelser som dem, der førte til, at mærket blev betragtet som beskrivende, eller andre overvejelser. Når en af de hindringer, der er nævnt i artikel 7, kun gør sig gældende i en del af EU, er det tilstrækkeligt til at hindre registrering af et EF-varemærke. Undersøgerne opfordres dog til på dette trin at anføre alle hindringer for registrering, der gør sig gældende. Lejlighedsvist vil de argumenter, der er fremsat af ansøgeren, eller en begrænsning (delvis tilbagetagelse) af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser føre til påberåbelse af andre hindringer for registrering. Undersøgerne mindes om, at hvis det var nødvendigt at basere afslaget på en EF-varemærkeansøgning på nye hindringer for registrering eller nye argumenter, skal den pågældende part have mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil. 1.2 Dialog med ansøgeren Under sagsbehandlingen bør undersøgeren forsøge at komme i dialog med ansøgeren. På alle trin af sagsbehandlingen bør undersøgeren omhyggeligt overveje de bemærkninger, som ansøgeren har fremsendt. Undersøgeren bør ligeledes ex officio overveje nye kendsgerninger eller argumenter, der taler for at acceptere mærket. Dette skyldes, at ansøgningen kun kan afslås, hvis undersøgeren på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes, er overbevist om, at indsigelsen er velbegrundet. Såfremt ansøgeren ikke har fremsendt nogen bemærkninger og under forudsætning af, at undersøgeren ikke ex officio har fundet nogen grunde, der kunne ændre pågældendes opfattelse, vil ansøgningen blive afslået ved en meddelelse, der skal indeholde den/de oprindelige indsigelsesskrivelse(r), gøre opmærksom på, at ansøgningen hermed er afslået, og indeholde en notits om klageadgang. Det er ikke korrekt blot at anføre i den endelige afgørelse, at ansøgningen er afslået af "de grunde, der er nævnt i indsigelsen". Hvis ansøgeren anfægter begrundelsen i den oprindelige meddelelse, skal afslaget først angive den oprindelige begrundelse, hvorefter ansøgerens argumenter gennemgås. Såfremt undersøgeren har behov for nye kendsgerninger eller argumenter Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 4

5 som begrundelse for et afslag, skal ansøgeren have lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil, inden den endelige afgørelse træffes. Såfremt ansøgeren forsøger at imødegå indsigelsen ved at begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, er det muligt, at begrænsningen skaber nye hindringer for registrering, f.eks. fordi mærket ikke blot er af beskrivende karakter, men også af vildledende karakter. I så fald skal der sendes en anden indsigelsesskrivelse for at give ansøgeren mulighed for at fremsætte bemærkninger til alle de hindringer for registrering, der anses for at være relevante. En angivelse af varer og tjenesteydelser, der er betinget af, at varerne eller tjenesteydelserne ikke besidder en bestemt egenskab, bør ikke accepteres (se dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 114). F.eks. bør angivelsen "bøger, undtagen bøger om teater" ikke accepteres i forbindelse med varemærket "teater". Derimod kan begrænsninger, der er affattet positivt, normalt accepteres, f.eks. "bøger om kemi". Med hensyn til bevis for erhvervet fornødent særpræg [artikel 7, stk. 3] har ansøgeren ret til at påberåbe sig, at mærket har erhvervet fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af det, og fremlægge det relevante bevis for brug. Det tidspunkt, hvor ansøgeren skal fremsende sit bevis for brug, er efter indsigelsesskrivelsen, og inden undersøgeren træffer den endelig afgørelse. I den forbindelse kan ansøgeren indgive en anmodning om forlængelse af fristen efter indsigelsesskrivelsen, jf. regel 71 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Hvis undersøgeren ønsker at acceptere mærket på grundlag af artikel 7, stk. 3, skal der ikke sendes noget afslag. Hvis undersøgeren til trods for det fremsendte bevis for brug fastslår, at EFvaremærket ikke er i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, fordi beviset for brug ikke var overbevisende, skal det fremgå af afslaget, at det er muligt at indgive en klage til appelkamrene. Afslaget skal også indeholde begrundelsen for, at mærket ikke er omfattet af nogen af de hindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, og en særskilt begrundelse for, at ansøgerens påstand om erhvervet fornødent særpræg ikke kan antages. 1.3 Europæiske kriterier Artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen er en europæisk bestemmelse og skal fortolkes på grundlag af en fælles europæisk standard. Det ville ikke være korrekt at anvende forskellige standarder for særpræg baseret på forskellige nationale traditioner eller at anvende forskellige (dvs. lempeligere eller strengere) standarder for overtrædelse af den offentlige orden eller sædelighed, afhængigt af det pågældende land. I henhold til artikel 7, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen er en ansøgning dog udelukket fra registrering, hvis registreringshindringerne kun er til stede i en del af EU. Dette betyder, at der er tilstrækkelig grund til at afvise varemærket, hvis det er af beskrivende karakter eller mangler fornødent særpræg på et af de officielle EU-sprog. Med hensyn til andre sprog vil der blive påberåbt hindringer for registrering, hvis der kan rejses indsigelse mod varemærket i henhold til artikel 7, stk. 1, på et sprog, der forstås af en betydelig del af den relevante kundekreds i det mindste i en del af EU (se punkt "Referencegrundlag" i det følgende og dom af 13. september 2012, sag T-72/11, Espetec, præmis 35-36). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 5

6 Såfremt indsigelsen ikke er baseret på en semantisk betydning af et ord, vil hindringen for registrering normalt gælde for hele EU. Den måde, hvorpå den relevante kundekreds opfatter tegnet, handelspraksis eller den påberåbte brug af de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet, kan være forskellig i nogle dele af EU. 1.4 Irrelevante kriterier Ansøgere fremsætter ofte argumenter, som retterne allerede har erklæret for irrelevante. Disse argumenter bør afvises med henvisning til de tilsvarende passager i de relevante domme Ikke anvendt udtryk Det er irrelevant, at det ikke kan fastslås, at det udtryk, der er ansøgt om, bruges beskrivende. Gennemgangen af artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen skal finde sted ved hjælp af prognoser (idet det antages, at mærket vil blive brugt i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet). Det fremgår klart af teksten til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, at det er tilstrækkeligt, hvis mærket "kan tjene" til at betegne varens eller tjenesteydelsens egenskaber (se dom af 23. oktober 2003, sag C-191/01, Doublemint, præmis 33) Behov for friholdelse Det hævdes ofte, at andre handlende ikke har behov for det udtryk, der er ansøgt om, at de kan benytte mere direkte og ligefremme angivelser, eller at de råder over synonymer til beskrivelse af varernes respektive egenskaber. Alle disse argumenter skal afvises som irrelevante. Selv om der ligger en almen interesse til grund for artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen, nemlig at beskrivende udtryk ikke bør registreres som varemærker, men være frit tilgængelige for alle konkurrenter, er det ikke nødvendigt for Harmoniseringskontoret at godtgøre, at tredjepart har et aktuelt eller fremtidigt behov for eller en konkret interesse i at bruge det beskrivende udtryk, der ansøges om (intet "konkretes Freihaltebedürfnis") (se dom af 4. maj 1999, sag C-108/97, Chiemsee, præmis 35 dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 61). Det er derfor irrelevant, om der er synonymer eller andre, endnu mere almindelige måder at udtrykke den beskrivende betydning på (se dom af 12. februar 2004, sag C-265/00, Biomild, præmis 42) Faktisk monopol Den omstændighed, at ansøgeren er den eneste person, der tilbyder de varer og tjenesteydelser, som mærket er beskrivende for, er ikke relevant for artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. I dette tilfælde er det imidlertid mere sandsynligt, at ansøgeren vil få medhold i sin påstand om erhvervet fornødent særpræg. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 6

7 1.4.4 Dobbelt betydning Det hyppige argument fra ansøgere om, at de udtryk, der er ansøgt om, har mere end én betydning, og at en af dem ikke er beskrivende for varerne/tjenesteydelserne, bør afvises. Det er en tilstrækkelig hindring for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, hvis mindst én af de mulige betydninger af udtrykket er beskrivende for de relevante varer og tjenesteydelser (se dom af 23. oktober 2003, sag C-191/01, Doublemint, præmis 32, stadfæstet ved dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 97). Da undersøgelsen skal fokusere på de varer/tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen, er argumenter om andre mulige betydninger af det eller de ord, der udgør varemærket (og som ikke har nogen forbindelse med de pågældende varer/tjenesteydelser) irrelevante. På tilsvarende vis er det, der betyder noget for undersøgelsen, når det varemærke, der ansøges om, er et sammensat ordmærke, den eventuelle betydning, som er forbundet med tegnet som helhed, og ikke de mulige betydninger af dets individuelle bestanddele betragtet hver for sig (se dom af 8. juni 2005, sag-t-315/03, Rockbass, præmis 56). 1.5 Omfanget af indsigelser vedrørende varer og tjenesteydelser Næsten alle absolutte hindringer for registrering, herunder navnlig de mest relevante hindringer vedrørende mærkets særpræg, beskrivende karakter, generiske og vildledende karakter, skal vurderes i forhold til de varer og tjenesteydelser, der reelt søges beskyttet. Hvis der rejses indsigelse, skal undersøgeren specifikt angive, hvilke(n) hindring(er) for registrering der gælder for det pågældende mærke i relation til hver vare eller tjenesteydelse, der søges beskyttet. Det er tilstrækkeligt, at en hindring for registrering gælder for en enkelt homogen kategori af varer og tjenesteydelser. En homogen kategori betragtes som en gruppe af varer og/eller tjenesteydelser, der har en direkte og konkret indbyrdes forbindelse (dom af 2. april 2009, sag T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, præmis 28). Såfremt de(n) samme registreringshindring(er) gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, er det tilstrækkeligt at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser (dom af 15. februar 2007, sag C-239/05, Kitchen Company, præmis 38). Med hensyn til et mærkes beskrivende karakter gælder en indsigelse ikke kun for de varer/tjenesteydelser, for hvilke de(t) udtryk, som udgør det varemærke, der ansøges om, er direkte beskrivende, men også for den brede kategori, der (i det mindste potentielt) indeholder en identificerbar underkategori eller konkrete varer/tjenesteydelser, for hvilke det varemærke, der ansøges om, er direkte beskrivende. Medmindre ansøgeren foretager en passende begrænsning, berører indsigelsen vedrørende mærkets beskrivende karakter hele den brede kategori. F.eks. skal registreringen af ordet "EUROHEALTH" afvises for "forsikringsvirksomhed" som helhed og ikke kun for sygeforsikringer (se dom af 7. juni 2001, sag T-359/99, Eurohealth, præmis 33). Der rejses også indsigelse vedrørende de varer og tjenesteydelser, der er direkte knyttet til dem, for hvilke den beskrivende betydning gælder. Det forholder sig endvidere således, at hvis den beskrivende betydning gør sig gældende for en aktivitet, der indebærer brug af flere varer eller tjenesteydelser, som er nævnt separat i angivelsen, gælder indsigelsen for dem alle (se dom af 20. marts 2002, sag T-355/00, Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 7

8 Tele Aid, for en række varer og tjenesteydelser, der er forbundet med eller anvendes i forbindelse med tilbud om hjælp til billister på afstand). Det er muligt at påberåbe sig, at varer og tjenesteydelser er såkaldte hjælpevarer eller hjælpetjenesteydelser i den forstand, at de er bestemt til at blive anvendt sammen med eller støtte anvendelsen af de primære varer eller tjenesteydelser. Dette omfatter typisk papir og instruktionsbøger til de varer, de tilhører, eller som emballeres heri, samt reklame- eller reparationsvirksomhed. I disse tilfælde er hjælpevarerne pr. definition bestemt til at blive anvendt og solgt sammen med det primære produkt (f. eks. befordringsmidler og instruktionsbøger). Heraf følger, at hvis det fastslås, at EFvaremærket er beskrivende for de primære varer, er det også beskrivende for hjælpevarerne, der er så tæt forbundet med dem. 1.6 Frist for indsigelse Indsigelser skal rejses så tidligt som muligt og være så fuldstændige som muligt. I sjældne tilfælde vil Harmoniseringskontoret dog automatisk genåbne undersøgelsesproceduren, hvis mærket klart er blevet accepteret ved en fejl, eller hvis de samme konklusioner ifølge ny retspraksis finder anvendelse på et mærke, som tidligere er blevet accepteret (dom af 8. juli 2004, sag T 289/02, Telepharmacy Solutions). I tilfælde af EF-varemærkeansøgninger kan dette ske på et hvilket som helst tidspunkt inden registreringen, dvs. selv efter bekendtgørelsen. I tilfælde af internationale registreringer, hvor EU er designeret, kan dette ske, så længe indsigelsesperioden (seks måneder efter den fornyede bekendtgørelse) ikke er begyndt (regel 112, stk. 5, i gennemførelsesforordningen til EFvaremærkeforordningen), og en eventuel midlertidig, tidligere sendt erklæring om meddelelse af beskyttelse ville blive trukket tilbage. Harmoniseringskontoret kan også genåbne undersøgelsesproceduren som følge af bemærkninger fra tredjepart (artikel 40 i EF-varemærkeforordningen). 1.7 Fraskrivelser Artikel 37, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen giver undersøgeren mulighed for som en betingelse for registrering at kræve, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til en bestanddel af et mærke, der ikke har fornødent særpræg. I praksis vil undersøgerne generelt ikke anvende denne bestemmelse. Såfremt et mærke hverken skønnes at være udelukkende beskrivende eller mangle fornødent særpræg, vil det generelt blive accepteret uden en fraskrivelse. Som hovedregel vil en fraskrivelse ikke bidrage til at imødegå en indsigelse mod absolutte hindringer for registrering. Såfremt et varemærke består af en kombination af bestanddele, der hver især klart ikke har fornødent særpræg, er der ikke behov for en fraskrivelse af de separate bestanddele. Hvis f.eks. et tidsskrift som varemærke har "Alicante Local and International News", ville det ikke være nødvendigt at fraskrive sig de enkelte bestanddele af det. Hvis ansøgerens fraskrivelse ikke imødegår hindringen for registrering, eller hvis ansøgeren ikke indvilliger i betingelsen, skal ansøgningen afslås i det omfang, det er nødvendigt. Såfremt ansøgeren i sin ansøgning har fraskrevet sig en bestanddel, som ikke har fornødent særpræg, bør denne fraskrivelse stå ved magt, selv om undersøgen ikke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 8

9 finder det nødvendigt. Undersøgeren skal afvise fraskrivelser af bestanddele uden fornødent særpræg, da de ville resultere i et varemærke med et uklart beskyttelsesomfang. 1.8 Forbindelse mellem de forskellige hindringer for registrering En indsigelse og en efterfølgende afvisning skal omfatte alle relevante hindringer for registrering. En registreringshindring bør begrundes særskilt. Navnlig for at undgå usikkerhed om, hvorvidt et afslag var baseret på artikel 7, stk. 1, litra b), eller artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen eller begge to, skal hver af disse hindringer for registrering behandles i et separat afsnit. Hvis ansøgeren ændrer fortegnelsen over varer og tjenesteydelser på en sådan måde, at en ny hindring for registrering bliver relevant, bør denne hindring påberåbes. Dette kan f.eks. ske, når ansøgeren begrænser fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet, på en sådan måde at mærket bliver vildledende. Hvis der påberåbes flere hindringer for registrering, skal ansøgeren imødegå dem alle, eftersom et afslag kan baseres på en enkelt hindring for registrering (dom af 19. september 2002, sag C-104/00 P, Companyline, præmis 28). I de følgende punkter i disse retningslinjer vil hver enkelt underafsnit af artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen blive behandlet i alfabetisk orden fra artikel 7, stk. 1, litra a), til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. Herefter følger et punkt om erhvervet fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 3, i EFvaremærkeforordningen og endelig et punkt om fællesmærker. 2 Absolutte hindringer (artikel 7 i EFvaremærkeforordningen) 2.1 Grafisk gengivelse (artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen Generelle bemærkninger Dette punkt afspejler Harmoniseringskontorets forpligtelse til at afvise tegn, der ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 4 i EF-varemærkeforordningen. I henhold til artikel 4 i EF-varemærkeforordningen kan et EF-varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form og emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Derfor indeholder artikel 4 i EF-varemærkeforordningen to krav: tegnet skal kunne a) gengives grafisk og b) kunne adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Kravet om grafisk gengivelse har til formål at afgrænse selve mærket for at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede mærke giver indehaveren. Det er fast retspraksis, at en grafisk gengivelse som omhandlet i artikel 2 i Rådets første direktiv, der svarer til artikel 4 i EF-varemærkeforordningen, skal gøre det muligt at gengive tegnet visuelt, navnlig ved hjælp af figurer, linjer eller skrifttegn, og at gengivelsen er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv (dom af 12. december 2002, sag C-273/00, Sieckmann, præmis 46-55, og dom af 6. maj 2003, Libertel, sag C-104/01, præmis 28-29). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 9

10 Med andre ord vil et tegn, der ikke kan gengives grafisk, blive udelukket fra registrering som et EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen. Domstolen understreger endvidere, at opfattelsen af et tegn skal være stadig og sikker, så varemærkets funktion som angivelse af oprindelse varetages. Formålet med gengivelsen er specifikt at undgå enhver form for subjektivitet ved identifikationen og opfattelsen af tegnet. Derfor skal midlet til grafisk gengivelse være utvetydigt og objektivt. Hvis tegnet i sig selv ikke kan gengives grafisk, kan det være tilstrækkeligt med en beskrivelse, forudsat at denne beskrivelse er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. Derfor kan lydmærker registreres på grundlag af en beskrivelse, mens dufte ikke kan registreres (se nedenfor) Eksempler på varemærkeansøgninger, der er blevet afslået eller accepteret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a). Nedenstående liste over eksempler er ikke udtømmende Duftmærker Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at gengive dufte grafisk på en tilfredsstillende måde. Kun få mennesker ville genkende den pågældende duft i en kemisk formel. Endvidere ville deponering af en duftprøve ikke opfylde kravet om grafisk gengivelse i artikel 4 i EF-varemærkeforordningen, da en duftprøve ikke er tilstrækkeligt uforanderlig og bestandig. Med andre ord er kravene om grafisk gengivelse af et duftmærke ikke opfyldt med en kemisk formel, en beskrivelse med ord, en deponering af en duftprøve eller en kombination af disse (se dom af 12. december 2002, sag C-273/00, Sieckmann, præmis 69-73). På nuværende tidspunkt findes der ikke en generelt anerkendt international klassificering af dufte, som i lighed med den internationale kodeks for farver eller noder gør det muligt at identificere et dufttegn objektivt og præcist, ved at hvert tegn har fået sin egen præcise betegnelse eller kode (dom af 27. oktober 2005, sag T-305/04, Smell of ripe strawberries, præmis 34). Selv om en beskrivelse, således som det fremgår af Sieckmann-dommen, ikke grafisk kan gengive dufttegn, der kan være genstand for flere beskrivelser, kan det imidlertid ikke udelukkes, at et duftmærke kan være omfattet af en beskrivelse, der opfylder alle betingelserne i artikel 4 i EFvaremærkeforordningen, som fortolket i retspraksis (dom af 27. oktober 2005, sag T-305/04, Smell of ripe strawberries, præmis 28). I ovennævnte sag blev hverken den geografiske gengivelse (af et rødt jordbær) eller beskrivelsen i ord ("smell of ripe strawberries" [duft af modent jordbær]) anset for at opfylde de fastsatte krav. Duften af jordbær varierer fra den ene sort til den anden, og beskrivelsen "duften af modent jordbær" kan henvise til flere sorter og følgelig til flere forskellige dufte. Det blev fastslået, at beskrivelsen hverken er entydig eller præcis, ligesom det er umuligt at udelukke enhver form for subjektivitet ved identifikationen og opfattelsen af det tegn, der søges beskyttet. På samme måde er billedet af et jordbær ikke en grafisk gengivelse af dufttegnet, eftersom det udelukkende gengiver den frugt, som afgiver en duft, der hævdes at være identisk med det omhandlede duftmærke, men ikke den duft, som ønskes registreret. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 10

11 Smagsmærker De argumenter, der er nævnt i punkt ovenfor, finder tilsvarende anvendelse på smagsmærker (se afgørelse R 120/ af 4. august 2003, The taste of artificial strawberry flavour Lydmærker Hvis et lydmærke består af musik, vil Harmoniseringskontoret kun acceptere traditionelle noder som en grafisk gengivelse af den lyd, for hvilken der ansøges om varemærkebeskyttelse (i overensstemmelse med kriterierne i dom af 27. november 2003, sag C-283/01, Shield Mark). Såfremt mærket består af ikkemusisk lyd, vil en grafisk gengivelse, der består af et oscillogram eller spektogram, være acceptabel, forudsat at den ledsages af en tilsvarende lydfil, der er indgivet via e- ansøgning (se præsidentens afgørelse EX-05-3 af 10. oktober 2005) Bevægelsesmærker Bevægelsesmærker skal også overholde kravene med hensyn til grafisk gengivelse. I sin afgørelse R 443/ af 23. september 2010, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), fastslog Andet Appelkammer, at i tilfælde, hvor et tegn er afgrænset af både en grafisk gengivelse og en tekstbeskrivelse, skal beskrivelsen for bl.a. at være klar, præcis, forståelig og objektiv være sammenfaldende med det, der kan ses i den grafiske gengivelse. I det foreliggende tilfælde var undersøgeren af den opfattelse, at stillbillederne i gengivelsen, kombineret med beskrivelsen, ikke klart viste bevægelsen, navnlig da det ikke var tilstrækkeligt klart, hvordan bevægelsen skred frem mellem de forskellige stillbilleder. Andet Appelkammer fandt dog i denne henseende, at den grafiske gengivelse og den verbale beskrivelse af tegnet er fuldt kompatible og komplementære. Ansøgeren havde indsendt et tilstrækkeligt antal stillbilleder for klart at gengive strømmen i bevægelsen samt en præcis og detaljeret tekstbeskrivelse af den fremadskridende bevægelse og Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 11

12 efterlod således ikke nogen tvivl om begrebet bevægelsesmærke. Ifølge de kriterier, der var fastsat af Andet Appelkammer, kan et bevægelsesmærke kun nægtes registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen, når en "rimeligt opmærksom person skal udfolde usædvanligt store intellektuelle anstrengelser for at opfatte, hvad bevægelsesmærket er". Der er ikke fastsat nogen grænse, og antallet af stillbilleder afhænger af den pågældende bevægelse, så længe de opfylder de formelle krav. Med hensyn til beskrivelsen af mærket skal dets indhold være præcist og afpasset efter mærkets sammenhæng og kompleksitet for korrekt og effektivt at beskrive tegnet Form- og konturløs kombination af to eller flere farver "i enhver manifestation". Den form- og konturløse kombination af to eller flere farver "i enhver manifestation" opfylder ikke kravene i Sieckmann- og Libertel-sagerne vedrørende klare og sammenhængende grafiske gengivelser, der er en betingelse for at fungere som et varemærke (se også afgørelse R 730/ af 27. juli 2004, YELLOW/BLUE/RED). Den blotte sammenstilling af to eller flere farver, der hverken har nogen form eller kontur, eller angivelsen af to eller flere farver "på enhver tænkelig måde" er ikke af en sådan præcis og uforanderlig karakter, som kræves i henhold til artikel 4 i EFvaremærkeforordningen (dom af 24. juni 2004, Colours blue and yellow, sag C-49/02, præmis 34). Endvidere ville præsentationer af den art åbne mulighed for mange forskellige kombinationer, hvilket ville indebære, at forbrugerne ikke kan gøre sig bekendt med og huske en bestemt kombination, som de kan anvende til med sikkerhed at gentage en købserfaring, ligesom sådanne præsentationer heller ikke giver de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende mulighed for at fastslå rækkevidden af varemærkeindehaverens beskyttede rettigheder. Derfor skal en grafisk gengivelse af to eller flere farver, der er angivet abstrakt og uden konturer, indeholde en systematisk opstilling, der forbinder de pågældende farver med hinanden på en uforanderlig og forudbestemt måde (dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, Colour per se, præmis 50) Tvetydige og selvmodsigende beskrivelser uden nogen sammenhæng med tegnets art En beskrivelse, der er flertydig og selvmodsigende, er ikke acceptabel. Beskrivelsen skal endvidere hænge sammen med tegnets art. I dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, SEVEN SQUARES OF DIFFERENT COLOURS, fandt Retten, at beskrivelsen af mærket ("seks flader, der er geometrisk anbragt i tre par af parallelle flader, hvor hvert par er anbragt vinkelret på de andre to par, som er kendetegnet ved: i) at hver to tilstødende flader har forskellige farver, og ii) at hver flade har en netstruktur med sorte kanter, der inddeler fladen i ni lige store segmenter") var for vanskelig at forstå: Et tegn, der er beskrevet på denne måde, er ikke et rent farvemærke, men et tredimensionalt mærke eller figurmærke, der svarer til den ydre fremtræden af en bestemt genstand med en specifik form, en kubus dækket af kvadrater med et særligt farvearrangement. Selv om beskrivelsen havde været klar og let forståelig hvilket den Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 12

13 ikke var ville den under alle omstændigheder have indeholdt en iboende modsigelse, for så vidt angår tegnets sande karakter (præmis 64 og 66) Forbindelse med andre bestemmelser i EF-varemærkeforordningen Når der kan rejses indsigelse mod mærket i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen, er det ikke nødvendigt at undersøge mærket yderligere for eventuelle andre hindringer for registrering, såsom artikel 7, stk. 1, litra b), eller artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen kan de absolutte hindringer for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen ikke imødegås gennem fornødent særpræg, der er erhvervet ved den brug, som er gjort af mærket. 2.2 Fornødent særpræg (artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen Generelle bemærkninger Ifølge fast retspraksis betyder et mærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen, at tegnet har til formål at identificere de produkter og/eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som havende oprindelse i en bestemt virksomhed og dermed adskille dette produkt fra andre virksomheders produkter (dom af 29. april 2001, forenede sager C-468/01 P til C-472/01 P, præmis 32, dom af 21. oktober 2004, sag C-64/02 P, præmis 42, dom af 8. maj 2008, sag C-304/06 P, præmis 66, og Audi mod OHIM, præmis 33). Ifølge fast retspraksis kan et sådant fornødent særpræg kun vurderes under henvisning til for det første de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, og for det andet den relevante kundekreds' opfattelse af dette tegn (dom af 29. april 2001, forenede sager C-468/01 P til C-472/01 P, præmis 33, dom af 8. maj 2008, sag C-304/06 P, præmis 67, og Audi mod OHIM, præmis 34) (dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, Colour per se, dom af 12. juli 2012, sag C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, præmis 23). Selv om det er alment accepteret, at et minimum af fornødent særpræg er tilstrækkeligt, skal det også tages i betragtning, at et EF-varemærke, for at det kan have fornødent særpræg, skal have særpræg for EU som helhed. Ifølge de europæiske retters retspraksis mangler et ordmærke, som er beskrivende for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen, af den grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) (se dom af 12. juni 2007, sag T-190/05, TWIST & POUR, præmis 39). Selv om et givet udtryk måske ikke er klart beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser, således at en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen ikke ville finde anvendelse, ville der ud fra samme logik fortsat kunne rejses indsigelse mod det i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen med den begrundelse, at den relevante kundekreds ville opfatte det, som om det kun giver information om de pågældende varers og/eller tjenesteydelsers art og ikke om deres oprindelse. Dette var tilfældet med udtrykket Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 13

14 "medi", der blev anset for udelukkende at informere den relevante kundekreds om varernes medicinske og terapeutiske formål eller om deres generelle reference til det medicinske område (dom af 12. juli 2012, sag T-470/09, Medi, præmis 22). En indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen vil også finde anvendelse i de tilfælde, hvor den leksikale struktur, der er anvendt, selv om den ikke er korrekt ud fra et grammatisk synspunkt, kan anses for at være almindeligt udbredt i reklamesprog og i den relevante kommercielle sammenhæng. Dette var tilfældet med kombinationen ECO PRO, hvor den lovprisende bestanddel PRO er anbragt efter den beskrivende bestanddel ECO, og som den relevante kundekreds ville opfatte som en angivelse af, at de betegnede varer er bestemt for "fagfolk på det økologiske område" eller "støtter økologi" (dom af 25. april 2013, sag T-145/12, ECO PRO, præmis 29-32) Ordelementer Ord har ikke særpræg og kan ikke give et sammensat tegn fornødent særpræg, hvis de benyttes så ofte, at de har mistet enhver evne til at adskille varer og tjenesteydelser fra andre varer og tjenesteydelser. Følgende udtryk, alene eller i kombination med andre bestanddele, der ikke kan registreres, er ikke omfattet af denne bestemmelse. Udtryk, der udelukkende betegner en særlig positiv eller tiltalende egenskab eller funktion ved varerne og tjenesteydelserne, bør afvises, hvis der ansøges herom enten alene eller i kombination med beskrivende udtryk: ECO i betydningen "økologi" (dom af 24. april 2012, sag T-328/11, EcoPerfect, præmis 25, og dom af 15. januar 2013, sag T-625/11, ecodoor, præmis 21) MEDI som henvisning til "medicinsk" (dom af 12. juli 2012, sag T-470/09, medi) MULTI som henvisning til "meget, mange, mere end én" (afgørelse R 99/ af 21. juli 1999, MULTI 2 n 1, afgørelse R 904/ af 17. november 2005, MULTI). MINI i betydningen "meget lille" eller "lille bitte" (afgørelse R 62/ af 17. december 1999, MINIRISC) Premium/PREMIUM som henvisning til "bedste kvalitet" (dom af 22. maj 2012, sag T-60/11, præmis 46-49, 56 og 58, og dom af 17. januar 2013, forenede sager T-582/11 og T-583/11, PREMIUM L, PREMIUM XL, præmis 26) PLUS i betydningen "mere, ekstra, af høj kvalitet, fremragende af sin art" (afgørelse R 329/ af 15. december 1999, PLATINUM PLUS) ULTRA 1 i betydningen "ekstremt" (afgørelse R 333/ af 9. december 2002, ULTRAFLEX) UNIVERSAL som henvisning til varer, der er beregnet til almindelig eller universel brug (dom af 2. maj 2012, sag T-435/11, UniversalPHOLED, præmis 22 og 28) 1 Ændret den 23. juni Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 14

15 Topdomæneendelser, såsom ".com" angiver kun det sted, hvor der kan fås oplysninger på internettet, og kan derfor ikke fjerne hindringerne for registrering af et beskrivende mærke eller et mærke, som der af andre grunde kan rejses indsigelse mod. Derfor kan der lige så vel rejses indsigelse mod i dets egenskab af tryksag som mod udtrykket "books" alene. Dette blev stadfæstet Rettens dom af 21. november 2012, sag T-338/11, photos.com, præmis 22, hvor det fastslås, at bestanddelen ".com" er en teknisk og generisk bestanddel, som indgår i den normale struktur af adressen på en kommerciel internetside. Det kan endvidere også angive, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, kan fås eller ses online, eller at de er internetrelateret. Derfor må den pågældende bestanddel også anses for at mangle fornødent særpræg for de pågældende varer eller tjenesteydelser. Forkortelser af en virksomheds juridiske form, såsom Ltd., GmbH, kan ikke føje noget til et tegns særpræg. På tilsvarende vis kan udtryk, der angiver, at varerne og tjenesteydelserne kommer fra en gruppe af mennesker, f.eks. "virksomhed, mennesker" og (for etablissementer) "klub", ikke registreres. F.eks. kan "Kitchen Company" ikke registreres for køkkener. Dette er anderledes, hvis tegnet som helhed ikke udelukkende henviser til varer og tjenesteydelser rent abstrakt, men skaber et samlet indtryk af en særskilt, identificerbar enhed. Eksempler: "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (kongeligt selskab til bekæmpelse af dyrplageri) og "International Trade Mark Association" (international varemærkesammenslutning) ville begge kunne registreres. Navne på enkeltpersoner har et særpræg, uanset hvor hyppigt navnet forekommer, og selv i forbindelse med de mest almindelige efternavne som Smith eller García. Se dom af 16. september 2004, sag C-404/02, Nichols, præmis 26 og 30. Det samme gælder for navne på fremtrædende personer, herunder statsoverhoveder Bogtitler Varemærker, der udelukkende består af en berømt historie- eller bogtitel, kan mangle fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), når det drejer sig om varer og tjenesteydelser, der kunne have denne historie som emne. Grunden hertil er, at nogle historier (eller deres titler) går så langt tilbage og er blevet så kendt, at de er "kommet ind i sproget" og ikke kan tillægges nogen betydning ud over den betydning, der er knyttet til en bestemt historie. F.eks. kan "Peter Pan" eller "Askepot" eller "Iliaden" udmærket være varemærker med fornødent særpræg for (eksempelvis) maling, tøj eller blyanter. De kan dog ikke spille en rolle som varemærker med fornødent særpræg i forbindelse med (eksempelvis) bøger eller film, fordi forbrugerne ganske enkelt vil tro, at disse varer henviser til historien om Peter Pan og Askepot, da dette er de pågældende udtryks eneste betydning. Der bør kun rejses indsigelser i sådanne tilfælde, når den pågældende titel er tilstrækkeligt berømt til at være kendt af den relevante forbruger, og når mærket i forbindelse med varerne/tjenesteydelserne kan opfattes, som om det primært hentyder til en berørt historie- eller bogtitel. Det er i den forbindelse mere sandsynligt, at det vil blive fastslået, at et mærke mangler fornødent særpræg, når det kan godtgøres, at der er udkommet et stort antal offentliggjorte udgaver af historien, og/eller når der har været talrige nyopsætninger på tv, teater og film, som er nået ud til et bredt publikum. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 15

16 Afhængigt af det pågældende mærkes art kan der rejses indsigelse i forbindelse med tryksager, film, optagelser, teaterstykker og show (listen er ikke udtømmende) Farver Dette punkt omhandler enkeltfarver eller kombinationer af farver ("rene farvemærker"). Når der ansøges om egentlige farver eller farvekombinationer, går den relevante undersøgelsesstandard ud på at fastslå, om de har fornødent særpræg, enten hvis de anvendes i kombination med varerne eller deres emballage, eller hvis de anvendes i forbindelse med leveringen af tjenesteydelser. Det er en tilstrækkelig hindring for registrering, hvis mærket ikke har fornødent særpræg i disse situationer. For farvekombinationer bør undersøgelsen af det fornødne særpræg baseres på den antagelse, at farvekombinationen i den form, hvori der er ansøgt om den, er synlig på varerne eller deres emballage eller i reklamer eller salgsfremmende materiale for tjenesteydelser Enkelte farver Som det er blevet stadfæstet af Domstolen, er forbrugerne ikke vant til at udlede en vares oprindelse på baggrund af dens farve eller dens emballages farve uden noget grafisk eller tekstmæssigt element, da en farve i sig selv ikke i den nuværende handelsmæssige brug principielt anvendes som et identifikationsmiddel (dom af 6. maj 2003, sag C-104/01, Libertel). Den væsensbegrundede egenskab, der kendetegner varer fra en bestemt virksomhed, er almindeligvis ikke farven i sig selv (præmis 65). Derfor er enkelte farver ikke kendetegn for nogen varer og tjenesteydelser undtagen under ganske særlige omstændigheder. Sådanne ganske særlige omstændigheder kræver, at ansøgeren godtgør, at mærket er helt usædvanligt eller slående i forbindelse med disse konkrete varer. Disse tilfælde vil være yderst sjældne, som f.eks. når farven sort benyttes for mælk. Det er ikke nødvendigt for en afvisning, at én af faktorerne i punkt er til stede, men hvis dette er tilfældet, bør det være et yderligere argument for afvisning. Når det fastslås, at en enkelt farve er almindeligt udbredt i de relevante sektorer og/eller tjener et dekorativt eller funktionelt formål, skal farven afvises. Hensynet til almenvellet er ifølge Retten en hindring for at monopolisere en enkelt farve, uanset om det relevante interessefelt tilhører et meget specifikt markedssegment (dom af 13. september 2010, sag T-97/08, Shade of orange, præmis 44-47) Farvekombinationer Når der ansøges om en ren kombination af farver, skal den grafiske gengivelse, der er indgivet, rumligt adskille disse farver for at fastlægge omfanget af den rettighed, der ansøges om ("what you see is what you get")). Den grafiske gengivelse bør klart angive de forskellige farvers størrelsesforhold og position og således indeholde en systematisk opstilling, der forbinder farverne med hinanden på en uforanderlig og forudbestemt måde (dom af 24. juni 2004, sag C-49/02, Blue and yellow, præmis 33, og dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, Colour per se, præmis 50). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 16

17 F.eks. er et mærke med en lille gul stribe oven over rød forskelligt fra rød og gul, som er gengivet i samme størrelsesforhold, med rødt på venstre side. En abstrakt ansøgning, navnlig med hensyn til to farver "i enhver mulig kombination" eller "i ethvert størrelsesforhold", er ikke tilladt og fører til afvisning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen (afgørelse R 730/ af 27. juli 2004, GELB/BLAU/ROT, præmis 34). Dette må holdes adskilt fra angivelsen af, hvordan farvekombinationen ville se ud på produktet, hvilket ikke kræves, fordi det, det drejer sig om, er genstanden for registreringen, ikke den måde, hvorpå den bruges eller kan bruges på produktet. I tilfælde af en farvekombination kan en afvisning kun baseres på konkrete kendsgerninger eller argumenter, og når der ikke kan fremsættes sådanne konkrete argumenter, skal mærket accepteres. Hvis en af de to farver enten er den gennemgående farve, der kendetegner produktet, eller produktets naturlige farve, dvs. hvis der tilføjes en farve til produktets sædvanlige eller naturlige farve, gælder en indsigelse på samme måde, som hvis der kun var én farve. Eksempler: Grå er den sædvanlige farve for grebet på haveredskaber, og hvid er den naturlige farve for vaskemiddeltabletter. Derfor skal en vaskemiddeltablet, der er hvid med et andet lag i rødt, faktisk bedømmes som en sag, der involverer tilføjelse af en farve. De situationer, hvor en kombination af to farver ikke desto mindre bør afvises, omfatter følgende: I mange tilfælde vil en farve blot være et dekorativt element af varerne eller opfylde forbrugerens ønske (f.eks. farver på biler eller T-shirts) uanset antallet af farver. En farve kan være selve varernes natur (f.eks. for farvenuancer). En farve kan have en teknisk funktion (f.eks. farven rød for ildslukkere, forskellige farver for elektriske ledninger). En farve kan også være sædvanlig eller generisk (f.eks. igen rød for ildslukkere og gul for posttjenester). En farve kan angive en bestemt egenskab ved varerne, såsom en smag (gul for citronsmag, lyserød for jordbærsmag). En farvekombination bør også afvises, hvis farvekombinationen allerede findes på markedet, navnlig hvis den benyttes af flere forskellige konkurrenter (f.eks. kunne vi godtgøre, at farvekombinationen rød og gul benyttes af forskellige virksomheder på øl- og sodavandsdåser). I alle disse tilfælde bør der rejses indsigelse mod varemærket, men med en omhyggelig analyse af de pågældende varer og tjenesteydelser og markedssituationen. Kriterierne for vurdering af det fornødne særpræg af farvemærker, der betegner tjenesteydelser, bør ikke adskille sig fra dem, der gælder for farvemærker, som betegner varer (som Retten gjorde opmærksom på i sin dom af 12. november 2010, sag T-404/09, GREY-RED). I dette tilfælde blev den farvekombination, der var ansøgt om, anset for på en for forbrugeren forståelig måde at skille sig ud fra de farver, der normalt benyttes i forbindelse med de pågældende tjenester. Retten konkluderede, at den farvekombination, der var ansøgt om, lå meget tæt på den kombination af Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 17

18 "hvid/rød", der benyttes ved jernbaneoverskæringer og trafiksignaler i tilknytning til jernbanetrafik, og at tegnet som helhed ville blive genkendt af den relevante kundekreds som et funktionelt eller dekorativt element og ikke som en angivelse af tjenesteydelsernes kommercielle oprindelse. Jo større antallet er, desto mindre er sandsynligheden for særpræg på grund af vanskeligheden med at huske et stort antal forskellige farver og deres rækkefølge. Med hensyn til farvenavne henvises til punkt Enkelte bogstaver Generelle betragtninger I sin dom af 9. september 2010, sag C-265/09 P (α), fastslog Domstolen, at det i tilfælde af varemærker bestående af et enkelt bogstav uden grafisk ændring i forbindelse med en konkret undersøgelse af de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser er nødvendigt at vurdere, om det pågældende tegn er egnet til at adskille de forskellige varer og tjenesteydelser (præmis 39). Domstolen mindede om, at i henhold til artikel 4 i EF-varemærkeforordningen indgår bogstaver i den kategori af tegn, som kan udgøre EF-varemærker, for så vidt som de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (præmis 28), og understregede, at registrering af et tegn som varemærke ikke kræver et bestemt sprogligt eller kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau fra varemærkeindehaverens side. Selv om Domstolen erkender, at det er tilladt at tage de vanskeligheder i betragtning, som selve beskaffenheden af visse kategorier af varemærker kan indebære for fastlæggelsen af fornødent særpræg, og at det kan vise sig sværere at fastslå fornødent særpræg for varemærker, der består af et enkelt bogstav end for andre ordmærker (præmis 39), har den klart slået fast, at dette ikke berettiger fastsættelsen af supplerende specifikke kriterier eller undtagelser i forhold til det kriterium for fornødent særpræg, som er fortolket i retspraksis (præmis 33-39). Med hensyn til bevisbyrden slog Domstolen fast, at Harmoniseringskontoret, når det foretager undersøgelse af absolutte registreringshindringer, i henhold til artikel 76, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, ex officio skal prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne få det til at rejse en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, og at dette krav hverken relativiseres eller ændres til skade for varemærkeansøgeren (præmis 55-58). Derfor skal Harmoniseringskontoret med en motiveret begrundelse forklare, hvorfor et varemærke bestående af et enkelt bogstav med almindelig skrift mangler det fornødne særpræg. Det er derfor nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse på grundlag af sagens faktiske omstændigheder for at vurdere, om et givet enkelt bogstav med almindelig skrift kan fungere som et varemærke for de pågældende varer/tjenesteydelser. Dette behov for en faktuel vurdering indebærer, at det ikke er muligt at basere sig på formodninger (som f.eks. at forbrugerne generelt ikke er vant til at se enkelte bogstaver som varemærker). 2 Denne del omhandler enkeltstående bogstaver i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b). Med hensyn til enkeltstående bogstaver i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), henvises til punkt Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 18