KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: SPAMfighter ApS Nattergalevej 6, 2 sal 2400 København NV Indklagede: Download Central ApS Wichmandsgade 11, 1 sal 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet fulldiskfighter.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. december 2011 med elleve bilag (bilag 1-11), svarskrift af 5. januar 2012 med et bilag (bilag A), replik af 6. februar 2012 med to bilag (bilag 12-14) og duplik af 27. februar 2012 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet fulldiskfighter.dk er registreret den 7. juli Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. oplyst følgende om klageren: Klager er et anpartsselskab, der startede produktet SPAMfighter, der bekæmper uønskede mails. Sidenhen er der kommet flere produkter til, herunder VIRUSfighter, SPYWAREfighter, SLOW- PCfighter og FULL-DISKfighter [ ]. Selskabet SPAMfighter blev stiftet den 4. juli 2003 og tilføjede den 16. juni 2011 FULL-DISKfighter APS som binavn. Klager registrerede den 5. september 2011 FULL-DISKfighter som EU-varemærke. Produktet FULL-DISKfighter bruges til at rense en computer med, herunder ved at fjerne unødvendige filer på en PC s harddisk [ ]. Status den 5. december 2011 er, at computere har installeret/bruger FULL-DISKfighter. Produktet FULL- 1

2 DISKfighter blev offentligt tilgængeligt på SPAMfighters hjemmeside den 15. november 2010 [ ]. Domænet og blev købt i januar 2010 sammen med en hel del andre domæner [ ] men et eller andet gik galt med registreringen af Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Ved at taste ind i browseren blev man indtil ultimo september 2011 ført til en hjemmeside tilhørende Download Central.dk ApS [ ]. Hjemmesiden blev registreret den 7. juli 2011 [ ]. Ved mail den 21. september til indklagede [ ] blev denne forespurgt, om han kunne være interesseret i at overdrage domænet gennem en mindelig løsning. I et svar fra indklagede samme dag blev der henvist til, at der ville komme et svar fra indklagedes advokat [ ], hvilket skete den 8. oktober 2011[ ]. Af svaret fremgik det, at indklagede havde en samarbejdsaftale med SPAMfighter ApS og at indklagede ville overdrage hjemmesiden for et beløb stort kr (inkl. moms). I en mail af 14. oktober 2011 fra klager til indklagede, blev der svaret, at der ikke forefandtes en sådan samarbejdsaftale og at det fremsendte tilbud ikke kunne antages [ ]. Der har herefter ikke været yderligere korrespondance. [ ]. Ved opslag på den 5. december 2011 blev brugeren videresendt til SPAMfighters egen side om FULL-DISKfighter [ ]. Klager har vedlagt elleve bilag til klagen: Bilag 1 indeholder et sammenskrevet resumé dateret den 17. august 2011 fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR registreret) for klagers virksomhed med CVR nummeret Sekretariatet har ved fornyet opslag på CVR registreret den 27. april 2012 konstateret, at virksomheden fortsat eksisterer. Bilag 2 indeholder et registreringsbevis for EU-ordmærket FULL-DISKfighter (no ) Mærkeansøgningen blev indgivet den 6. april 2011 og blev registreret den 5. september Mærket er registreret i klasse 42 for videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning samt design og udvikling af computer hardware og computer software. Bilag 3 indeholder en udskift af klagers hjemmeside dateret den 2. december 2011 (af bilaget fremgår fejlagtigt den 2. december 2012). Bilag 4 indeholder en udskift af klagers hjemmeside vedrørende FULL- DISKfighter dateret den 2. december Bilag 5 indeholder en liste over registrerede domæner vedrørende FULL-DISKfighter. Bilag 6 indeholder en udskift af indklagedes hjemmeside dateret den 21. september

3 Den 20. december 2011 havde indklagedes hjemmeside følgende udseende: 3

4 Ved fornyet opslag herpå den 27. april 2012 har sekretariatet taget følgende tilsvarende kopi: Som bilag 7 er fremlagt en udskift fra DK-Hostmasters hjemmeside vedrørende domænet der blev registreret den 7. juli 2011 af indklagede. Endelig som bilag 8-11 er fremlagt diverse korrespondance mellem klager og indklagede om retten til domænenavnet fulldiskfighter.dk. I svarskriftet er oplyst, at: Indklagede er erhvervsdrivende og momsregistreret og driver virksomhed med salg af forskellige programmer udarbejdet af eksterne leverandører og samarbejdspartnere. Indklagede har forhandlet programmet FULL-DISKfighter på vegne af klager og har registreret hjemmesiden for at koncentrere markedsføringsindsatsen via denne hjemmeside. Om baggrunden for registrering af domænenavnet fulldiskfighter.dk har indklagede bl.a. oplyst følgende: Registrering af fulldiskfighter.dk ville give indklagede bedre muligheder for at markedsføre programmet FULL-DISKfighter, hvilket i siden ende var en fordel for både indklagede og klager, idet parterne havde en provisionsaftale vedrørende salg. Indklagede har gjort en betydelig indsats for at markedsføre FULL-DISKfighter i Danmark og har bl.a. afholdt væsentlige omkostninger til søgeordsoptimering (SEO) på hjemmesiderne og 4

5 som alle drives af indklagede. FULL-DISKfighter forhandles via alle 3 hjemmesider. Såfremt det er muligt for parterne at have tillid til hinanden efter afslutning af nærværende sag, er det indklagedes hensigt at fortsætte salg og markedsføring af FULL- DISkfighter.dk via hjemmesiden Registreringen af er ikke sket med videresalg for øje, men alene for at optimere markedsføring og salg af programmet FULL-DISKfighter. Klager har til støtte for den nedlagte påstand anført, at der ikke er eller har været et samarbejde mellem klager og indklagede. Dette er notorisk forkert. Indklagede blev kontaktet af klager i 2008 og parterne har efterfølgende haft et betydeligt samarbejde, hvor indklagede har forhandlet en stor del af klagers produkter, herunder det i klageskemaet omtalte produkt FULL-DISKfighter. Parterne har ligeledes fungeret som sparringspartnere for hinanden, og der er blevet udvekslet faglige erfaringer og gode råd. I sommeren 2011 konstaterede indklagede, at hjemmesiden ikke var registreret, og indklagede besluttede sig derfor for at registrere hjemmesiden, i det det var indklagedes vurdering, at dette kunne optimere salget af FULL-DISKfighter. Indklagede har anvendt betydelige økonomiske og tidsmæssige ressourcer på at designe og optimere hjemmesiden, således at denne får en høj placering på Google ved relevante søgninger. Henset til samarbejdet med klager samt det faktum, at indklagede indtager en i Danmark unik position i forhold til forhandling af FULL-DISKfighter, er det indklagedes vurdering, at indklagede er mest berettiget til at være registrant af hjemmesiden fulldiskfighter.dk. Som det fremgår af Bilag A, forhandler indklagede en række af klagers øvrige programmer, og indklagede tilbød derfor pr. kulance, at klager kunne få overdraget retten til hjemmesiden idet indklagede ikke ønskede at ødelægge parternes i øvrigt glimrende samarbejde. Indklagede betingede dog overdragelsen af, at klager holdt indklagede skadesløs i forhold til de omkostninger, som indklagede har haft ved at programmere, designe og SEO-optimere hjemmesiden samt en del af de mistede indtægter for de første 12 måneder efter overdragelse. Det skal hertil bemærkes, at den af indklagede udførte SEO-optimering har medført, at wwwfulldiskfighter.dk har fået topplacering på Google ved relevante søgninger, og indklagedes markedsføringsindsats indebærer, at en stor del af indklagedes salg er gået fra indklagedes øvrige forhandlersider (bl.a. og til fulldiskfighter.dk. Endeligt skal det bemærkes, at brugere af ikke bliver omdirigeret til klagers egen hjemmeside. Oplysningen herom i klageskriftet er forkert. Indklagede har lavet et link til klagers egen hjemmeside ( således at brugere af hjemmesiden har mulighed for at se, hvilke programmer producenten af FULL- DISKfighter i øvrigt tilbyder. Klager har siden medio juli 2011 været klar over, at var registreret af indklagede, herunder at indklagede gjorde en betydelig indsats for at overflytte salg og markedsføring af FULL-DISKfighter til hjemmesiden. 5

6 Klager reagerede først efter 2½ måneder og på et tidspunkt, hvor klager er bekendt med, at indklagede har afholdt omkostninger til programmering, design og SEO, og klager har dermed anerkendt, at indklagede er mest berettiget til at være registrant af hjemmesiden. Indklagede har vedlagt bilag A til svarskriftet, hvoraf fremgår diverse korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 4. juli 2008 til den 11. marts 2011 om retten til at forhandle FULL- DISKfighter. Klageren har på baggrund af det af indklagede anførte bl.a. fremført følgende i sin replik: Hvad angår samarbejdet mellem klager og indklagede, har der været en affiliateaftale angående salg af forskellige af klagers produkter på sitet men der er ingen aftale hvad angår salg af produkter på Det fremgår på intet tidspunkt af mailkorrespondance i Bilag A, at samarbejdet drejer sig om salg af produkter på domænet På det tidspunkt klager blev klar over, at indklagede havde oprettet siden stoppede affiliateaftalen om salg af FULL-DISKfighter. Indklagede nævner i svarskriftet: Såfremt det er muligt at have tillid til hinanden efter afslutning af nærværende sag, er det indklagedes hensigt at fortsætte salg og markedsføring af FULL- DISKfighter via hjemmesiden Til dette skal bemærkes, at der ikke fremover vil være et samarbejde omkring FULL-DISKfighter og at samarbejdet omkring klagers andre produkter vil ophøre, hvis domænet ikke overgives. Indklagede anfører i sin sagsfremstilling, at indklagedes registrering af i den sidste ende var en fordel for begge parter, idet parterne havde en provisionsaftale vedrørende salg. Hermed siges det også klart, at der ikke var en aftale om registrering og brug af og at indklagede hermed var i ond tro. Klager ville i sagens natur aldrig acceptere, at indklagede registrerede et domænenavn, som klager havde registreret som varemærke [ ]. Dette er vel også grunden til, at der ikke blev spurgt om lov. Det fremgår ligeledes af svarskriftet, at indklagede ved registrering af ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik, hvilket ikke er korrekt. Indklagede er netop klar over, at klager sælger et produkt af samme navn, hvorfor der er handlet i strid med god domænenavnsskik. Hvis indklagede havde handlet som en god samarbejdspartner (bonus pater), ville indklagede have gjort klager opmærksom på, at domænet ikke var registreret. At indklagede af egen drift uden at forespørge klager registrerer domænet, skal kun komme indklagede til skade. [ ] 6

7 Det anføres af indklagede, at klager siden medio juli 2011 har været klar over, at var registreret af indklagede. Dette er ikke korrekt. Klager har reageret så snart klager blev bekendt med, at indklagede havde registreret domænet [ ]. Under alle omstændigheder kan en reaktionstid på 2½ måned ikke medføre passivitet ifølge dansk ret. Det anføres også, at klager var klar over, at indklagede gjorde en betydelig indsats for at overflytte salg og markedsføring af FULL-DISKfighter til hjemmesiden. Dette er notorisk forkert. [ ] Det anføres, at indklagede har gjort en betydelig indsats for at markedsføre FULL-DISKfighter i Danmark, hvilket udelukkende er indklagedes egen beslutning og ikke er ifølge aftale med klager. Indklagede anfører, at indklagede har en unik position i Danmark i forhold til forhandling af FULL-DISKfighter, hvilket ikke er korrekt og blot er et udsagn. [ ] Det anføres, at indklagede per kulance ville overdrage retten til hjemmesiden for et beløb på kr., hvilket ud over at være et urimeligt beløb ikke er i overensstemmelse med den indtjening, der er på sitet. Klagers eneste interesse er at overtage domænet, da sitet ikke har et design eller en kvalitet, der lever op til klagers standard. Klager har vedlagt tre bilag til sin replik. Som bilag 12 er vedlagt en mail mellem klager og Speednames af 26. januar 2010 vedrørende ønsket om registrering af en række domæner, herunder fulldiskfighter.dk. Som bilag 13 og 14 er vedlagt udskifter af indklagedes hjemmeside Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at FULL-DISKfighter siden november 2010 har været en del af SPAMfighter ApS produktportefølje og siden har været downloaded mere end gange, at der foreligger konkurrerende virksomhed, da indklagede tjener penge på at få brugeren ind på siden at der ikke er indgået nogen form for samarbejdsaftale, at der er etableret varemærkeret ved ibrugtagning til FULL-DISKfighter, at FULL-DISKfighter er registreret som EU-varemærke, at indklagede ved registreringen og brugen af domænenavnet har været bekendt med klagers eksistens og brug af betegnelsen FULL-DISKfighter, hvorfor indklagedes handlinger er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænenavnslovens 12, stk. 1, og at klager ikke har udvist passivitet. 7

8 Indklagede har gjort gældende, at indklagede er en meget betydelig forhandler af FULL-DISKfighter, at der er og har været et betydeligt samarbejde mellem parterne vedrørende forhandling af programmet, at indklagedes virksomhed ikke kan betragtes som en konkurrerende virksomhed, idet klager modtager 20 procent af den omsætning, som indklagede har ved salg af FULL-DISKfighter, at forhandling af programmet sker uden risiko for klager, idet klager ikke er kontraktpart med køberne af programmet, at ibrugtagning af FULL-DISKfighter er sket som følge af indklagedes indsats, herunder navnlig indklagedes på hjemmesiden at klager har udvist passivitet ved at vente med en gøre krav på hjemmesiden indtil efter det tidspunkt, hvor indklagede har sørget for bl.a. SEO af hjemmesiden, at indklagede ikke handler i strid med god domænenavnsskik, og at indklagede er mest berettiget til hjemmesiden Nævnets bemærkninger: Efter det oplyste anvender klager betegnelsen FULL-DISKfighter i forbindelse med softwarevirksomhed. Klager er indehaver af en EU-ordmærkeregistrering til betegnelsen FULL-DISKfighter, jf. nr registreret den 5. september Registreringen er ikke bestridt af indklagede. Ordmærket er registreret i klasse 42 for videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning i forbindelse hermed, industriel analyse og forskning samt design og udvikling af computer hardware og computer software. Det må på den baggrund lægges til grund, at klager nyder beskyttelse efter varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, som er affattet således: EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EFvaremærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet fulldiskfighter.dk, som bortset fra en bindestreg er identisk med klagerens EU-varemærke FULL-DISKfighter, er egnet til at give det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klager. Indklagede har ikke godtgjort, at en sådan autorisation foreligger. Klagenævnet lægger endvidere til grund, at der består en forhandleraftale mellem klager og indklagede om salg af softwareprogrammet FULL-DISKfighter på en række domæner tilhørende indklagede, herunder download.dk og dlc.dk, men heller ikke denne aftale indebærer en adgang for indklagede til at benytte det i sagen omtvistede domænenavn. Da brugen af domænenavnet fulldiskfighter.dk heller ikke er nødvendigt for at sikre markedsføring og salg af 8

9 de varer, som indklagede udbyder, jf. varemærkeforordningens artikel 12, men tværtimod primært synes at have været begrundet i et ønske om at udnytte det renommé, der er knyttet til klagers varemærke, finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet fulldiskfighter.dk udgør en krænkelse af klagers rettigheder efter varemærkeforordningen. Indklagede har i sagen oplyst, at indklagede har registreret det omtvistede domænenavn, som er stort set identisk med klagers varemærke, med henblik på at markedsføre klagers produkter til gavn for både klager og indklagede. Adgangen for klager til at træffe beslutning om at iværksætte markedsføringsaktiviteter m.v. ved hjælp af klagers egne varemærker udgør den centrale del af klagers varemærkeretlige eneret. Indklagede påbegyndte sin brug af klagers varemærke uden samtykke fra klager og har fastholdt registreringen på trods af klagers protest. Hermed har indklagede handlet illoyalt i forhold til klager og dermed også i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domænenavnloven), som fastslår, at registranter ikke må registrere og bruge domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I medfør af domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Download Central ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet fulldiskfighter.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen skal overføres til klager, SPAMfighter ApS. Overførelsen skal ske 4 uger fra nedenstående dato. Dato: 10. maj 2012 Jens Kruse Mikkelsen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9