KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: BILLIGSPORT24.DK ApS Næstvedvej 15 E 4100 Ringsted v/ advokat Lars Karnøe Indklagede: SPORTSSHOP ALLERØD IDRÆT A/S M D Madsensvej Allerød v/ advokat Mikkel Friis Rossa Parternes påstande: Klagerens påstand Registreringen af domænenavnet billigsport.dk overføres til klageren. Indklagedes påstand Principalt: Frifindelse. Subsidiært: Sagen sættes i bero indtil Patent- og Varemærkestyrelsen, ultimativt domstolene, har afgjort ophævelsessagen mod klagerens varemærke BILLIGSPORT. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. september 2016 med tretten bilag (bilag 1-13), svarskrift af 5. oktober 2016 med fem bilag (bilag A-E), replik af 23. november 2016 uden bilag, duplik af 12. december uden bilag, klagers processkrift 1 af 4. januar 2017 uden bilag, indklagedes processkrift A af 27. januar 2017 uden bilag, indklagedes processkrift B med ét bilag (bilag F) samt indklagedes processkrift II uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet billigsport.dk er registreret den 6. august Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 1

2 Klageren har drevet webshop siden starten af år Klager driver i dag virksomhed i selskabsform under navnet BILLIGSPORT24.DK ApS, jf. Bilag [1]. Webshoppen handler med sportsudstyr, sportstøj og fritidsudstyr, jf. Bilag [2]. Efter aftale med klagers direktør og stifter Jan Jørgen Jensen, anvender klager foruden egne rettigheder, også de rettigheder som Jan Jørgen Jensen personligt er indehaver af. Yderligere anvender klager efter aftale med samme også de rettigheder, der er indehavet af hans selskab Jan Jensen. Ringsted ApS, jf. Bilag [3]. Jan Jensen registrerede den 22. marts 2005 domænenavnet BILLIGSPORT.COM, jf. Bilag [4]. Herefter registrerede Jan Jørgen Jensen den 18. januar 2006 domænenavnet BILLIGSPORT24.DK, jf. Bilag [5]. Klager har som følge af den vedvarende aktivitet med webshoppen, stiftet en varemærkeret for elektronisk handel med sportsartikler til kendetegnet BILLIGSPORT24.DK og kendetegnet BILLIGSPORT. Jan Jensen Ringsted ApS ansøgte den 28. februar 2006 om registrering af varemærket BILLIGSPORT24.DK <figur>, i klasserne 25, 28 og 35, nærmere betegnet for; Sportstøj, visse sportsartikler og for detailhandel med sportstøj og sportsartikler via internettet, jf. Bilag [6]. Varemærket blev registreret den 28. august Klager ansøgte den 16. november 2009 om varemærkeregistrering for BILLIGSPORT <ord>, i klasserne 25, 28 og 35, nærmere betegnet for; Beklædning, fodtøj og hovedbeklædning, sportsartikler og detailhandel med sportstøj og sportsartikler via internettet, jf. Bilag [7]. Varemærket blev registreret den 26. maj Jan Jørgen Jensen stiftede den 07. november 2011 selskabet BILLIGSPORT24.DK ApS. Indklagede er stiftet den 01. juli 1988 og har som registreret formål at drive handel, herunder ved køb og salg af sportsartikler og dermed beslægtet virksomhed, jf. Bilag [8]. Indklagede er indehaver af domænet BILLIGSPORT.DK, som oprindeligt blev registreret den 06. august 2004 af Ronnie Fusager, der tilsyneladende har overdraget domænet til Indklagede primo 2016, jf. Bilag [9]. Indklagede påbegyndte først brug af domænenavnet BILLIGSPORT.DK for konkurrerende virksomhed i april 2016, og domænenavnet har i den mellemliggende periode fra 2004 til 2016 været passivt. Klageren har siden 2005 drevet virksomhed under anvendelse af kendetegnet BILLIGSPORT. Klageren er kendt i branchen, og har anvendt navnet konsekvent siden Klageren har oparbejdet sin kundekreds og virksomhed omkring dette kendetegn, samt investeret betydelig tid og økonomi i oparbejdelsen af denne. Klagerens selskabsnavn BILLIGSPORT24.DK ApS er registreret som selskabsnavn hos Erhvervsstyrelsen. Klageren har således anvendt BILLIGSPORT i kombination med tallet 24 som selskabsnavn. Indklagedes anvendelse af kendetegnet BILLIGSPORT.DK medfører risiko for forveksling af klagerens ydelser med indklagedes virksomhed, da der er identitet eller sammenfald mellem klagerens og indklagedes virksomhed i meget betydeligt omfang. 2

3 Klagers registrerede varemærke BILLIGSPORT <ord> har, som det allerede ligger i registreringen, det fornødne særpræg til at kunne udgøre et varemærke. Klageren har ligeledes opfyldt brugspligten for dette varemærke, bl.a. gennem anvendelse af domænenavnet BILLIGSPORT.COM. Kombinationen af billig og sport kan ganske givet medføre nogle associationer om egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, for hvilke de er registreret, men der er ikke nogen direkte beskrivende betydning af ordkombinationen i forhold til de varer og/eller tjenesteydelser klager anvender mærket BILLIGSPORT for. Det er essentielt for klageren at kunne fastholde og udvikle sin kundekreds på baggrund af det udbredte kendskab i branchen, som kæder klageren sammen med kendetegnet BILLIGSPORT. Domænet BILLIGSPORT.DK blev ikke gjort til genstand for reel anvendelse fra det registrering den 06. august 2004, men har tværtimod ligget i dvale indtil april Til illustration af, hvordan indklagede anvender domænet, henvises til Bilag [10]. Den manglende aktivitet på domænet BILLIGSPORT.DK underbygges af resultater fra The Wayback Machine fra perioden 1. december 2008 til 18. maj 2013, som alle indikerer, at domænet var registreret, men reelt ikke blev anvendt, jf. Bilag [11]. På tidspunktet for indklagedes ibrugtagning af domænenavnet BILLIGSPORT.DK, havde klageren anvendt kendetegnet BILLIGSPORT24.DK konsekvent i en periode på over 10 år, for identiske eller næsten-identiske ydelser. Yderligere påpeges at indklagede anvendte varemærket BILLIGSPORT24, som AdWord på Google, jf. Bilag [12]. Dette på trods af at klager har fået eneret til denne brug, og at Jan Jensen. Ringsted ApS ikke har givet tilladelse til denne brug. Herved bidrog indklagede bevidst til forveksling mellem indklagedes nystartede virksomhed og klagers mere end ti år gamle virksomhed. Indklagede anvender ligeledes varemærket BILLIGSPORT som AdWord på Google, jf. Bilag [13]. Klageren har ved skrivelse af 09. juni 2016 oplyst indklagede om klagerens rettigheder, samt forsøgt at indgå i en dialog. Indklagede svarede via sin advokat. Indklagede gjorde gældende at varemærket BILLIGSPORT24.DK <figur> indehavedes af selskabet Jan Jensen, og at varemærket BILLIGSPORT <ord> ikke opfylder kravene til særpræg, ligesom indklagede ikke mente at kravene til brugspligt for dette varemærke var opfyldt. Indklagedes advokat oplyste endvidere at have indgivet anmodning om administrativ ophævelse af varemærket BILLIGSPORT <ord> til Patent- og Varemærkestyrelsen. Indklagede gjorde endvidere gældende, at varemærket BILLIGSPORT24.DK ikke kunne hindre indklagedes brug af domænet, samt at Markedsføringslovens bestemmelser ikke kunne føre til et andet resultat. 3

4 Klager er uenig i Indklagedes synspunkter. Klagede og Indklagede har været i skriftlig dialog frem til indgivelse af nærværende klager til Domæneklagenævnet Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. Bilag 2 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende selskabet JAN JENSEN. RINGSTED ApS. Bilag 4 er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet who.is vedrørende registreringen af domænenavnet billigsport.com, hvoraf fremgår, at dette domænenavn er registreret af Jan Jensen. Bilag 7 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, hvoraf fremgår, at Jan Jensen den 26. maj 2010 fik registreret ordmærket BILLIGSPORT i klasserne 25, 28 og 35. Bilag 8 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende indklagede, jf. bilag A. Bilag 11 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der for datoerne 1. december 2008, 1. august 2009, 1. september 2009, 24. januar 2010, 6. august 2010, 6. september 2010, 10. oktober 2010, 10. december 2010, 15. april 2011, 25. juni 2011, 8. august 2011, 26. september 2011, 29. oktober 2011, 28. november 2011, 29. december 2011, 1. september 2012, 17. oktober 2012 og 18. maj 2013 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet billigsport.dk. Bilag 12 er et skærmprint fra søgemaskinen Google, der viser, at ved søgning på betegnelsen billigsport24 fremkommer et reklamelink til domænenavnet billigsport.dk markeret som Annonce. Bilag 13 er et skærmprint fra søgemaskinen Google, der viser, at ved søgning på betegnelsen billigsport fremkommer et reklamelink til domænenavnet billigsport.dk markeret som Annonce. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: Som anført af Klager, har indklagede siden stiftelsen i 1988 haft til formål af drive handel med (billig) sportsbeklædning og tilbehør, og ibrugtog i april 2016 domænenavnet herfor, efter den tidligere registrant, Ronnie Fusager, indtrådte i Indklagedes virksomhed Ronnie Fusagers registrering af Det benægtes ikke, at Ronnie Fusager tidligere har været registrant af samt at registreringen heraf blev foretaget i Det bemærkes imidlertid, at Ronnie Fusagers registrering tidsmæssigt ligger før etableringen af Klagers virksomhed og registreringen af Klagers domænenavne, hvorfor selve registreringen klart er i overensstemmelse med både god domæneskik, varemærkeloven og markedsføringslovens regler i øvrigt. 4

5 Det er imidlertid ikke uden betydning, at Klager oplyser, at denne er bekendt med, at stridsdomænet tidligere har været registreret af Ronnie Fusager personligt. Dette dokumenterer nemlig, at Klager har undersøgt registreringsoplysningerne på stridsdomænet inden, dette blev ibrugtaget af Indklagede. Klager har således i en årrække ikke fundet anledning til at gøre indsigelse imod hverken registreringen eller opretholdelsen af stridsdomænet, hvorfor nærværende sag nødvendigvis kun bør vedrører den aktuelle ibrugtagning Overdragelse af stridsdomænet til Indklagede Trods det er Klagers opfattelse, at Ronnie Fusager blot overdrog stridsdomænet til Indklagede, er dette ikke fuldstændig korrekt. Pr. 1. december 2015 blev Ronnie Fusagers selskab, Ronnie Fusager Holding ApS, medejer af Indklagede, og Ronnie Fusager indtrådte i bestyrelsen, jf. bilag A. Det har i ovenstående forbindelse naturligvis været Ronnie Fusagers ønske, at det domænenavn, som han registrerede i 2004, og som Klager ikke har fundet anledning til at opponere imod opretholdelsen af, skulle anvendes til netop salg og markedsføring af (billig) sportstøj og tilbehør. 3. Klagers rettigheder Som dokumenteret ved bilag B har Klager, fra registreringen og frem til i hvert fald 9. januar 2016, ikke haft aktivitet på domænenavnet og har først på et tidspunkt herefter oprettet en permanent viderestilling af besøgende til sin reelle hjemmeside, Den permanente viderestilling indebærer, at besøgende ikke oplever, at der er relation mellem og de varer, de måske ender med at købe via Klagers reelle domænenavn Der etableres således ikke beskyttelsesværdige rettigheder, jf. f.eks. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, idet ikke anvendes til markedsføring af de relevante varer, men udelukkende agerer tragt for de kunder, som tilfældigvis taster denne adresse ind i browserens adresselinje. I øvrigt er det Indklagedes opfattelse, at Klagenævnet for Domænenavne kun bør inddrage nærværende domænenavn i sagen, såfremt Klager dokumenterer, at brugen heraf har medført rettigheder som følge af varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Denne bevisbyrde har Klager ikke løftet 5

6 Slutteligt er det ligeledes Indklagedes opfattelse, at Klager, bl.a. med henvisning til bilag 3, ikke har dokumenteret, at har været i brug, inden Indklagede ibrugtog stridsdomænet. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der ikke støttes nogen ret herpå Som nævnt tidligere bruger Klager reelt domænenavnet som drives af selskabet Billigsport24.dk ApS. Klagers rettigheder og den aktuelle konflikt består således mellem vs. Indklagede gør i den forbindelse opmærksom på, at Klager på nuværende tidspunkt sameksisterer med følgende quasi-identiske eler lignende domænenavne, som anvendes for identiske varer sport247.dk I 2010 afgjorde Patent- og Varemærkestyrelsen indsigelsessagen VR PRAXIS vs. PRAXIS24 og fandt, at for (varer og) tjenesteydelser, hvor mærkedelen PRAXIS har begrænset særpræg, er mærkerne ikke fundet forvekslelige, idet netop tilstedeværelsen af tallet 24 for disse tjenesteydelser ville være tilstrækkeligt til at adskille mærkerne. For tjenesteydelser, hvor mærkedelen PRAXIS har særpræg, er mærkerne fundet forvekslelige Det væsentlige i ovenstående afgørelse er ordet adskille, idet Styrelsen jo er af den opfattelse, at forbrugerne bare skal kunne adskille svage ordvaremærker fra hinanden, hvorefter det yngre varemærke ikke betragtes som forveksleligt, for så vidt angår de varer, hvor det ældre varemærke er svagt. Henset til at nærværende tvist vedrører retten til et domænenavn, som udelukkende består af ekstremt svage ordbestanddele, er det utænkeligt at forbrugerne ikke, når internetadressen til de respektive hjemmesider indtastes, kan adskille disse Varemærket BILLIGSPORT24 <fig> Indledningsvis henledes Klagenævnet for Domænenavnes opmærksomhed på, at ovenstående varemærke udgøres af figuren hvilken ikke giver eneret til hverken ordet BILLIGSPORT eller BILLIGSPORT24, som følge af almindelig rets- og registreringspraksis. Varemærket består desuden af mange visuelle detaljer, herunder farveskiftet mellem billig og 24 på den ene side, og sport på den anden side. Hertil kommer fodbolden over i et og den specielle udformning af bogstavet s. 6

7 Ovenstående bevirker, at når varemærket vurderes som en helhed, vil disse visuelle detaljer fremstå klarest. Det gøres derfor gældende, at Klagers registrering af ovenstående varemærke ikke påvirker den aktuelle konflikt, idet registreringen udelukkende er udtryk for, at Patent- og Varemærkestyrelsen i henhold til dagældende praksis fandt, at figuren som helhed havde tilstrækkeligt særpræg til at kunne registreres som varemærke Varemærket BILLIGSPORT <w> Indklagede medgiver, at det er lykkedes Klager at få registreret varemærket BILLIGSPORT <w> for varer i klasserne 25 og 28 og tjenesteydelser i klasse 35. Indklagede har imidlertid begæret dette varemærke ophævet med henvisning til dels at dette er registreret i strid med varemærkelovens 13, dels at det ikke opfylder brugskravet i varemærkelovens 25, jf. bilag C Indklagede vedlægger, som dokumentation for Klagers manglende brug af varemærket BILLIGSPORT, bilag D, hvoraf det fremgår, at Klager ikke én eneste gang på sin hjemmeside bruger varemærket BILLIGSPORT. Ligeledes vedlægges som bilag E, kopi af Klagers salgs- og leveringsbetingelser, hvor varemærket BILLIGSPORT heller ikke fremgår. Efter fast praksis er det indehaveren af en varemærkeret, som på begæring fra tredjemand skal bevise, at registreringen er brugt i overensstemmelse med varemærkelovens 25. Dette har Klager endnu ikke gjort i den verserende ophævelsessag, og det vil således være særdeles uheldigt, hvis Klagenævnet for Domænenavne blot lagde til grund, at varemærket er retskraftigt, og dermed tog stilling til domænespørgsmålet på denne baggrund. Det ville medføre helt urimelige konsekvenser for Indklagede, at stridsdomænet blev overdraget til Klager, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen, og ultimativt domstolene, lagde til grund, at registreringen ophæves som følge af manglende brug eller manglende særpræg. Klagenævnet for Domænenavne opfordres således til enten ikke at tage denne registrering i betragtning eller udsætte sagen på afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen og ultimativt domstolene. 4. Øvrige forhold Stridsdomænet er registreret i overensstemmelse med god skik og ibrugtaget for de varer og tjenesteydelser, det hele tiden har være tiltænkt for. Det skal således ej heller i denne situation komme Indklagede til skade, at Klager ligeledes har valgt en generisk betegnelse til sit domænenavn og valgt at etablere sin forretning herunder. 7

8 Klagers adfærd har hele tiden været i overensstemmelse med god skik. Som bilag B har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden Internet Archive Wayback Machine, hvoraf fremgår, at der for datoerne 7. februar 2011, 20. maj 2013, 17. maj 2014, 1. august 2015 og 9. januar 2016 ikke er arkiveret en hjemmeside med reelt indhold på domænenavnet billigsport.com, samt at der den 2. oktober 2016 blev viderestillet til domænenavnet billigsport24.dk. Bilag C er kopi af brev af 17. juni 2016 fra indklagedes advokat til Patent- og Varemærkestyrelsen, hvori der anmodes om administrativ ophævelse af registreringen af ordmærket BILLIGSPORT. Bilag D fremstår som skærmprint med programkode vedrørende hjemmesiden på domænenavnet billigsport24.dk, hvor der er søgt på betegnelsen billigsport, og hvor der er fremkommet følgende meddelelse: No matches found. Bilag E fremstår som kopi af klagerens salgs- og leveringsbetingelser. I replikken er bl.a. anført følgende: Det anføres af indklagede, at klager ikke har gjort reel brug af domænenavnet Klageren har været indehaver af domænenavnet siden 22. marts 2005, og der har været en aktiv side på adresse siden, siden 9. januar 2016 har klager anvendt domænet til at pege på domænet Klager har således gjort reelt brug af domænet. Indklagede anfører yderligere, at klagers sameksistens med andre konkret oplistede domænenavne skulle medføre, at klager må acceptere eksistensen og brugen af indklagedes domænenavn. Indklagede henviser for det første til domænenavnet Det er ikke relevant for denne sag, hvordan klager har forholdt sig i forhold til dette domænenavn. Indklagede henviser yderligere til domænenavnene og Ud over at det igen må anføres, at klagers accept og sameksistens med andre domænenavne ikke er relevant for denne sag, anføres tillige at disse to domænenavne ikke ligner klagers domænenavne og kendetegn på en sådan måde, at der foreligger en forvekslingsrisiko med klagers domænenavn. Klager er yderligere ikke enig i indklagedes bemærkninger om, at klagers varemærke BILLIGSPORT24.DK <figur> ikke er af relevans for nærværende domæneklagesag. Ud fra en visuel, auditiv og konceptuel vurdering, anses orddelen BILLIGSPORT at være den væsentligste del af varemærket. De figurlige elementer i klagers varemærke vægter hverken tungt i en auditiv eller en visuel vurdering, idet sammenhængen mellem bolden som figurelement og tallet 24 ikke medfører et særligt særpræg for detailhandel med sportstøj. Herudover kan angivelsen af toplevel-domænet.dk heller ikke anses at medføre et særligt særpræg for disse tjenesteydelser. Orddelen BILLIGSPORT i figurmærket, er således med til at give mærket særpræg for detailhandelvirksomhed. 8

9 Indklagede påberåber sig dennes nyligt, og efter klagers påkrav til indklagede i nærværende sag, indleverede ophævelsesbegæring mod klagers danske varemærkeregistrering BILLIGSPORT <ord>, medfører at Domæneklagenævnets behandling af klagesagen bør sættes i bero indtil Patent- og Varemærkestyrelsen har truffet afgørelse i ophævelsessagen. Dette bestrider klageren. Klagers rettigheder til det registrerede varemærke har bestået i mere end 6 år inden ophævelsesbegæringens indlevering, hvorfor mærkets retsmæssighed også må lægges til grund af Domæneklagenævnet. Det er klagers klare opfattelse, at varemærket BILLIGSPORT <ord> vil blive opretholdt af Patent- og Varemærkestyrelsen, idet BILLIGSPORT ikke i sig selv har et meningsindhold. BILLIGSPORT er således ikke direkte beskrivende for virksomhed med detailhandel. I duplikken er bl.a. anført følgende: Klager har i replikken haft rig mulighed for at fremlægge dokumentation for, at varemærket i det mindste har været brugt i overensstemmelse med varemærkelovens 25, men denne dokumentation er ikke fremkommet, idet Indklagede fastholder, at heller ikke registreringen af domænenavnet tjener som dokumentation herfor. Dette skyldes ud over de i svarskriftet anførte grunde, desuden, at forbrugerne i købssituationen ikke oplever eller ser varemærket BILLIGSPORT.COM, men i stedet anvender BILLIGSPORT24 til at identificere, hvor de foretager deres indkøb. Klager har således på intet tidspunkt markedsført, fremstillet eller solgt varer under varemærket BILLIGSPORT, eller i øvrigt brugt dette i overensstemmelse med almindelig praksis. Henset til den usikkerhed, der består omkring gyldigheden af Klagers varemærkeregistrering, må det være i begge parters interesse, at Klagenævnet for Domænenavne som minimum følger Indklagedes subsidiære påstand og udsætter sagen på udfaldet af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse i ophævelsessagen. Af Patent- og Varemærkestyrelsens guidelines fremgår det, at tallet 24 vil når det anvendes inden for detail- og engroshandel kunne opfattes som en henvisning til, at det er muligt at handle 24 timer i døgnet. Der er således tale om et svagt varemærkeretligt element, men tilstedeværelsen er, jf. sagen VR PRAXIS PRAXIS24, tilstrækkelig til, at varemærkerne, og dermed også domænenavnene kan adskilles, for de varer hvor BILLIGSPORT ikke har særpræg. Klager har været bekendt med, at Ronnie Fusager har været indehaver af stridsdomænet i årevis og netop er blevet medejer af indklagede Ronnie Fusager har siden 2002 beskæftiget sig med sport og sportsbeklædning, og det kan således næppe komme som nogen overraskelse, at Ronnie Fusager og Indklagede ibrugtager domænenavnet som er registreret til netop dette formål. 9

10 Hvis Klager mente, at domænenavnet var registreret i strid med god skik, burde der have været taget skridt til at få registreringen udslettet langt tidligere, og ikke først når det viser sig belejligt på grund af øget konkurrence. I klagerens supplerende processkrift I har klageren afvist at have udvist passivitet i forhold til registreringen af domænenavnet billigsport.dk med henvisning til, at der indtil for nylig ikke havde været erhvervsmæssig aktivitet på domænenavnet. I indklagedes processkrift A har indklagede fastholdt sine tidligere anbringender Med indklagedes processkrift B er fremsendt bilag F, der er Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. februar 2017 om administrativ ophævelse af ordmærket BILLIGSPORT. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Vi tager anmodningen om administrativ ophævelse til følge, og registreringen vil blive ophævet i sin helhed, da det ikke er godtgjort, at mærket har været brugt for de af registreringen omfattende vare og tjenesteydelser. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 28, stk. 2, jf. 25, stk. 1 Da vi finder, at registreringen skal ophæves i sin helhed, er det ikke nødvendigt at tage stilling til, om det angrebne mærke mangler særpræg. I klagerens supplerende processkrift II er bl.a. anført følgende: I forbindelse med modtagelse af nedenstående mail fra indklagede finder vi det værd at understrege at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse primært baserer sig på manglende dokumentation af opfyldelsen af brugspligten for det relevante varemærke. Styrelsen har således ikke taget stilling til forveksleligheden. Da vi ikke er enige i Styrelsens vurdering af at brugspligten ikke er opfyldt, er vores klient i færd med at overveje at anke sagen. Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet billigsport24.dk har sekretariatet den 8. april 2017 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 3: 10

11 Ved opslag på klagerens domænenavn billigsport.com den 16. april 2017 viderestilles til domænenavnet billigsport24.dk. 11

12 Ved opslag på domænenavnet billigsport.dk har sekretariatet den 8. april 2017 taget følgende kopier, der i det væsentlige svarer til bilag 10: 12

13 Ved opslag på Patent- og Varemærkestyrelsen hjemmeside har sekretariatet konstateret, at selskabet Jan Jensen. Ringsted ApS den 28. august 2006 har fået registreret følgende figurmærke i klasserne 25, 28 og 35, jf. bilag 6: Sekretariatet har endvidere konstateret, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 7. februar 2017 om administrativ ophævelse af ordmærket BILLIGSPORT i april 2017 er anket til Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagede anvender domænenavnet billigsport.dk i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1, at klageren har registreret selskabsnavnet BILLIGSPORT24.DK ApS, at klageren har varemærkeret til figurmærket BILLIGSPORT24.DK og ordmærket BILLIGSPORT for webshop med salg af sportsartikler m.v., at klageren har opfyldt sin brugspligt for de to varemærker ved sin uafbrudte brug af dem siden 2005, at klageren kan forbyde indklagede at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelser, der er identiske eller forvekslelige med BILLIGSPORT, at selvom indklagede har registreret domænenavnet billigsport.dk først, har indklagede ikke anvendt domænenavnet i en tiårig periode, at klageren siden primo 2005 har oparbejdet en betragtelig goodwill i kundekredsen, som forbinder klagers kendetegn med klagers webshop, at indklagedes pludselige ibrugtagning af domænenavnet billigsport.dk efter ti år uden brug antageligvis skyldes forsøg på at udnytte den goodwill, klageren har oparbejdet i den forudgående periode, at indklagede har anvendt domænenavnet billigsport.dk i strid med reglerne om god markedsføringsskik i markedsføringslovens 1 og 18, at indklagede har anvendt klagerens forretningskendetegn som Google AdWords med det formål at snylte på klagerens goodwill, og at indklagedes erhvervsmæssige brug af klagerens forretningskendetegn udgør en utilbørlig udnyttelse af klagerens kendetegn og skaber risiko for udvanding af den opsamlede oprindelsesfunktion og goodwill, som findes i klagerens forretningskendetegn. Indklagede har gjort gældende, 13

14 at det ikke har betydning, at domænenavnet billigsport.dk er overdraget fra Ronnie Fusager til indklagede, at klagers domænenavn billigsport.com ikke er brugt i et sådant omfang, at det påvirker bedømmelsen af sagen eller giver klager rettigheder til domænenavnet billigsport.dk, at klagers domænenavn billigsport24.dk sagtens kan adskilles fra domænenavnet billigsport.dk, at klagers domænenavne allerede sameksisterer med lignende og identiske domænenavne, uden at dette giver anledning til tvister, at klagers figurmærke ikke giver rettigheder til hverken billigsport eller billigsport24, at klagers registrering af ordmærket BILLIGSPORT er begæret ophævet, at varemærket BILLIGSPORT mangler særpræg for de relevante varer og tjenesteydelser, at varemærket BILLIGSPORT ikke opfylder brugskravet i varemærkelovens 25, at registreringen, opretholdelsen og anvendelsen af domænenavnet billigsport.dk ikke er i strid med domænelovens 25, at domænenavnet billigsport.dk blev registreret før klagers virksomhed og domænenavne, og at så længe registreringen, opretholdelsen og ibrugtagningen af et domænenavn sker i overensstemmelse med det oprindelige formål, så kan tredjemands tiltag på markedet eller øvrige forhold ikke bringe registreringen uden for begrebet god skik i domænelovens 25. Nævnets bemærkninger: Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet billigsport.dk strider mod klagerens varemærkeret til betegnelsen BILLIGSPORT. Klageren har herved henvist til dels Jan Jensens danske varemærkeregistrering af 26. maj 2010 af ordmærket BILLIGSPORT, dels Jan Jensen Ringsted ApS danske varemærkeregistrering af den 28. august 2006 af det figurmærke, der er gengivet i sagsfremstillingen ovenfor, og som indeholder betegnelsen billigsport24.dk. For at en betegnelse kan nyde beskyttelse som varemærke, skal betegnelsen bl.a. have fornødent særpræg, jf. varemærkelovens 3 og 13. Betegnelser, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, anvendelse o. lign., er derfor i almindelighed udelukket fra at kunne nyde varemærkeretlig beskyttelse, jf. varemærkelovens 3, stk. 2, og 13, stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen har den 7. februar 2017 foretaget en administrativ ophævelse af Jan Jensens ordmærke, hvorved registreringen af ordmærket vil blive ophævet i sin helhed med den begrundelse, at det ikke er godtgjort, at mærket har været brugt for de af registreringen omfattende vare- og tjenesteydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen har afgjort sagen efter varemærkelovens 28, stk. 2, jf. 25, stk. 1, der har følgende ordlyd: 25, stk. 1. Har indehaveren af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. 14

15 Patent- og Varemærkestyrelsen har i sin afgørelse ikke fundet det nødvendigt at tage stilling til, om ordmærket BILLIGSPORT manglede særpræg for de varer og tjenesteydelser, som varemærket var søgt registreret for. Klagerens virksomhed beskæftiger sig med salg af sportsartikler m.v. Betegnelsen billigsport, der er en kombination af de to almindelige danske ord billig og sport, er beskrivende for sådanne aktiviteter og har derfor som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for klagerens virksomhed, jf. varemærkelovens 13, stk. 1 og 2. Det forhold, at klageren har registreret et figurmærke indeholdende betegnelsen billigsport24, ændrer ikke herved, idet klager ved denne registrering alene har opnået eneret til brug af figurmærket i sin helhed og ikke til de enkelte dele herunder orddelen eller en del af orddelen som indgår heri. Det fornødne særpræg kan dog opnås gennem den brug, der gøres af kendetegnet, jf. varemærkelovens 3, stk. 3, og 13, stk. 3. En sådan indarbejdelse forudsætter, at mærket inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er blevet almindeligt kendt som kendetegn for indehaverens varer eller tjenesteydelser. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke grundlag for at fastslå, at betegnelsen billigsport er således indarbejdet for klagerens virksomhed, at der herved er stiftet en varemærkeret for klageren til denne betegnelse, jf. Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse af 7. februar 2017, hvorefter det ikke fandtes godtgjort, at varemærket havde været brugt for de af registreringen omfattende vare- og tjenesteydelser. Klageren har endvidere gjort gældende, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet billigsport.dk har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af 15

16 domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Betegnelsen billigsport indgår som bestanddel i klagerens registrerede selskabsnavn BILLIGSPORT24.DK ApS samt i det af klagerens ejer registrerede domænenavn billigsport24.dk. Endvidere har klagerens ejer fået registreret domænenavnet billigsport.com og anvender dette til viderestilling til klagerens hjemmeside på domænenavnet billigsport24.dk. Klageren har på den anførte baggrund en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet billigsport.dk. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at klagerens selskabsnavn og domænenavne indeholder eller består af de almindelige ord billig og sport, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Ved at vælge at drive virksomhed under et navn, der indeholder betegnelsen billigsport, løber klageren således den risiko, at betegnelsen billigsport også anvendes af andre, der beskæftiger sig med salg af sportsartikler mv. Indklagede anvender domænenavnet billigsport.dk til en hjemmeside, hvorfra der markedsføres sportsartikler mv. Da domænenavnet billigsport.dk er egnet til at signalere, at der er tale om en hjemmeside vedrørende salg af sportsartikler mv., fremstår det som naturligt at vælge billigsport.dk som domænenavn for en sådan hjemmeside, ligesom den hjemmeside, som indklagede har oprettet under domænet, fremstår som værende indrettet på den beskrevne brug. Efter en samlet vurdering af de modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet billigsport.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet billigsport.dk skulle være retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende 16

17 A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, BILLIGSPORT24.DK ApS, medhold. Dato: 11. maj 2017 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 17