KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 404 Klager: Basse J. T. Bergqvist Villa Foresta, Skodborg Strandvej Skodsborg Indklagede: Frank Jensen Nordre Fasanvej Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at slette domænenavnet dixa.dk. Klagerens subsidiære påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet dixa.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Klager har i relation til sekretariatets opkrævning af gebyr påberåbt sig at være forbruger. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 15. september 2003 med 11 bilag (1-11), svarskrift af 26.september 2003 og replik af 1.oktober Registreringsdato: Domænenavnet dixa.dk er registreret den 31. marts Sagsfremstilling: Klageren har i klageskriftet anført, at Dixa og Dixa Net er et varemærke, som anvendes af klagerens principal, Dixa Net PLC (UK), Company no , registreret Europæisk registrering (Madrid Protokollen) er undervejs. Varemærket er registreret og ejes af undertegnede personligt.

2 Klager har som dokumentation for sin varemærkeret indsendt en udskrift dateret 14. september 2003 fra Patent- og Varemærkestyrelsens register, som viser, at klager med registreringsdato den 8. juni 2001 har registreret et figurmærke indeholdende teksten DIXA NET i klasserne 9, 28, 35, 38, 41 og 42, jf. bilag 7. Domænenavnet dixa.dk har ifølge klageren tidligere været registreret til brug for et af klageren delejet selskab, hvis danske filial p.t. er lukket. Indklagede har oplyst, at domænenavnet dixa.dk er registreret med henblik på at opstarte et webhostingfirma under navnet Dixa Webhosting, og at indklagede sammen med 2 partnere er i udviklingsfasen af dette koncept. Virksomheden skal udbyde webhoteller og andre webhostingydelser, men ifølge indklagedes oplysninger vil ingen af de påtænkte aktiviteter vil falde ind under de vareklasser, som klagerens varemærke er registreret under. Indklagede har samtidig oplyst, at domænenavnet dixa.dk hverken er købt med henblik på salg eller for at krænke klagerens eller tredjemands rettigheder. Klageren blev den 13. september 2003 opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet dixa.dk, da en tredjepart på klagerens vegne forsøgte at registrere domænenavnet. Klageren fremsendte samme dag en til -adressen frank@jensen.tk, da denne adresse fremgik af registreringsoplysningerne på domænenavnet dixa.dk i whois-databasen. Klageren fik en e- mail retur, hvori det fremgik, at den pågældende -adresse ikke eksisterede. Klager kunne samtidig konstatere, at opslag på domænenavnet dixa.dk blev viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet fagmandsnet.dk. Klageren har oplyst, at man ved en undersøgelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register har kunnet konstatere, at der ikke var registreret nogle virksomheder under navnet Fagmandsnet. Klageren fremsendte herefter en til indehaveren af domænenavnet fagmandsnet.dk, det vil sige indklagede, hvori han gjorde opmærksom på, at Dixa var et registreret varemærke, og anmodede om, at domænenavnet dixa.dk blev overdraget til klageren eller subsidiært slettet. Indklagede svarede via samme dag, at man var uforstående over for klagerens krav. Indklagedes svar er indsendt som bilag 1 til klageskriftet, og det hedder heri bl.a.: Hos Dansk Varemærke Tidende fremgår det Dixa Net er et registreret varemærke ikke Dixa alene. Jeg ved at I tidligere har haft domænerne dixa.dk, dixanet.dk, dixa.net o.s.v. i forbindelse med Jeres Tele/Internetaccess-koncept. Hvis I skulle gøre brug af disse domæner, hvorfor er disse så blevet opsagt? Jeg er ejer af domænet og dette har til formål at være adressen til webhostingfirmaet Dixa Webhosting, som 2 partnere og jeg er igang med at lancere på markedet, med opstart fra 1 januar Da vi både har udarbejdet logoserie (see attachment), papirlinie m.v., er vi naturligvis ikke så glade for at skulle give afkald på brugen at Dixa Webhosting, da vi har brugt en del kapital i denne proces.

3 Efter en yderligere korrespondance mellem parterne oplyste indklagede samme dag - på klagerens opfordring bl.a. følgende, jf. bilag 6: Navnet springer ud af at vi bliver hooket op hos DIX en i Lyngby. Dermed navnet DIXA Webhosting eller DIX-A Webhosting Sekretariatet har den 15. december 2003 inden klagens fremsendelse til indklagede kunnet konstatere, at opslag på domænenavnet dixa.dk blev viderestillet til hjemmesiden under domænenavnet fagmandsnet.dk, som sekretariatet tog følgende kopi af: Ved aktivering af linkene Forsæt uden musik og Forsæt med musik blev der viderestillet til en præsentationsside, hvor indklagede udbød sine produkter. Sekretariatet har den 25. januar 2004 kunnet konstatere, at hjemmesiden under domænenavnet dixa.dk var blank. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klageren har registreret figurmærket med teksten Dixa Net,

4 at varemærkerne Dixa og Dixa Net benyttes af klagerens principal, at indklagede i korrespondancen med klageren har oplyst, at man har registreret domænenavnet dixa.dk med henblik på at drive et hosting koncept, mens det fremgår af indklagedes hjemmeside under domænenavnet fagmandsnet.dk, at indklagede allerede driver et webhosting koncept, at disse oplysninger stemmer dårligt med, at indklagedes hjemmeside under domænenavnet fagmandsnet.dk hostes af en anden virksomhed, nemlig webhotell.webhosting.dk i Glostup, hvilket indklagede har konstateret ved et reverse opslag på at indklagede uopfordret har erklæret, at han i strid med markedsføringslovens 2a, stk. 2, nr. 7 agter at udnytte delnavnet DIX i sin markedsføring, jf. bilag 6. Indklagede agter således at drage utilbørlig fordel af det etablerede navn DIX, som betegner Dansk Internet X-felt, at klageren således med føje må antage, at indklagede på lignende vis vil udnytte navnefællesskabet med Dixa Net PLC, DIXA Intelligence samt andre konkrete produkter, ydelser og koncepter, bærende DIXA navnet, som markedsføres såvel i Danmark som i andre lande, at indklagede ikke har registreret eller forsøgt at registrere sin virksomhed, og at der således ikke er belæg for at antage, at en sådan virksomhed eksisterer, at indklagedes påberåbelse af betydelige omkostninger, jf. bilag 1, afsnit 4, samt trusler om at påtvinge klageren udgifter, jf. bilag 6, afsnit 3, muligvis skal ses som et varsel om, at indklagede vil opgive domænenavnet mod en klækkelig erstatning, at klageren har gjort indsigelser over for indklagedes brug af klagerens varemærke, umiddelbart efter man er blevet bekendt med brugen, og at klageren således ikke har udvist passivitet over for indklagedes brug af varemærket, at betegnelsen Dixa er et af klageren konstrueret ord, og at klageren derfor til enhver tid er berettiget og har absolut præference til i henhold til varemærkelovens 24 at ændre eller udvide varemærkeregistreringen til slet og ret Dixa, at det ikke er en forudsætning for etableringen og håndhævelsen af et varemærke, at man præventivt skal registrere dette i enhver tænkelig sammenhæng for at beholde sin ret og/eller for ikke at fortabe den i markedsføringslovens 5 definerede beskyttelse. Klager behøver derfor ikke at godtgøre, hvorfor man ikke har haft domænenavnet dixa.dk registreret i en periode. Fastholdelse af et varemærke er således i henhold til varemærkelovens 25 alene betinget af ibrugtagning inden for 5 år fra præferencedatoen, hvilket er sket, at varemærkelovens 1 specificerer, at der ikke kræves en for tiden aktiv udnyttelse af varemærket, at navnet Dixa er yderst markant og velkendt, og at det er vanskeligt at forestille sig, at indklagede ikke skulle have hørt navnet før i sammenhæng med telekommunikationsydelser, at indklagede må have overvejet den prestigemæssige virkning af på ny at offentliggøre navnet Dixa, at udbud af webhoteller og lignende kan henføres under vareklasserne 38, 41 og 42, og at disse tjenesteydelser er en væsentlig delmængde af klagers virksomhed, at selve begrebet web-hotel ikke eksisterer som selvstændigt punkt i vareklasselisten, hvorfor telekommunikation, jf. klasse 38, er den eneste dækkende mulighed, at der ifølge bilag 11, der er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, findes 7 varemærkeregistreringer, som indeholder ordet dixa, hvoraf klagerens er det ene, og at der ikke er sammenfald mellem de tjenesteydelser og varer, som de 7 varemærker er registreret for, at indklagedes påtænkte virksomhed derimod er omfattet af de vareklasser, som klagerens varemærke er registreret under,

5 at der således i strid med markedsføringslovens 5 er tale om et indlysende eksempel på mulig og formentlig overlagt forveksling, idet indklagede allerede har oplyst at ville inddrage andres prestige i sin egen markedsføring, jf. bilag 6, hvorfor man må antage, at denne tendens vil fortsætte, og at indklagede overtræder markedsføringslovens 2 a, stk. 2, nr. 8, ved at etablere en tjeneste, som anvender et navn, som er en væsentlig og genkendelig delmængde af klagerens registrerede varemærke, og som er en tjeneste, der er i direkte konkurrence med den virksomhed, som ejeren af varemærket er associeret med. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet dixa.dk med henblik på at opstarte et webhostingfirma ved navn Dixa Webhosting, at klageren har registreret varemærket Dixa Net, men ikke ordet dixa alene, at indklagedes påtænkte virksomhed ikke vil være i konkurrence med klagerens virksomhed, at de tjenesteydelser, som påtænkes udbudt, ikke vil kunne henføres under de vareklasser, som klagerens varemærke er registreret under, og at klageren har opsagt eller undladt at betale for opretholdelsen af domænenavnet dixa.dk, hvilket også gør sig gældende for domænenavnet dixanet.dk, og at dette må forstås således, at klageren ikke har været interesseret i at beholde/gøre brug af disse domænenavne. Nævnets bemærkninger: Nævnet tiltræder sekretariatets vurdering, hvorefter sagen ikke kan antages at involvere forbrugerkrav, hvorfor det er med rette, at klageren er blevet opkrævet et klagegebyr på 500 kr. Klageren har den 8. juni 2001 registreret et figurmærke med teksten Dixa Net og har ifølge det oplyste tidligere gjort erhvervsmæssigt brug af denne betegnelse. Klagers varemærkeret indebærer, at klager kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for ydelser af samme eller lignende art, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, som er sålydende: Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Klagers varemærke er en sammensætning af det konstruerede ord dixa og det almindelige ord net. Ordet Dixa udgør således den dominerende og særprægede del af klagerens varemærke. Der er samtidig sammenfald mellem de tjenesteydelser, som indklagede påtænker at udbyde, og som indklagede før klagens indgivelse har udbudt via domænenavnet dixa.dk, og ydelser omfattet af klagerens varemærkeret. Den brug, som indklagede har og påtænker at gøre af domænenavnet dixa.dk, udgør derfor en krænkelse af klagerens varemærkeret.

6 Da indklagedes registrering og brug af domænenavnet dixa.dk herefter må anses for retsstridig i forhold til klageren, træffer nævnet følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Frank Jensen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet dixa.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Basse J. T. Bergqvist. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 12. februar 2004 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo