HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 286/2013 (1. afdeling) Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (advokat Kim Jensen for begge) mod Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 19. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanterne, Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (herefter under ét Orifarm), har nedlagt påstand om 1) ophævelse af Sø- og Handelsrettens dom og 2) frifindelse. De indstævnte, Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS (herefter under ét MSD), har over for Orifarms påstand 1 nedlagt påstand om, at Sø- og Handelsrettens dom ikke ophæves, subsidiært at sagen hjemvises til Sø- og Handelsretten til fornyet behandling.

2 - 2 - MSD har over for Orifarms påstand 2 påstået stadfæstelse, dog således at dommens bestemmelser om betaling af ,31 kr. og 4.014,71 kr. udgår, og at Orifarm A/S i stedet skal anerkende, at MSD har krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NUVARING, CERA- ZETTE, DIPROPHOS og SINGULAIR, subsidiært en lavere procentsats. Orifarm har over for MSD s påstand om krav på vederlag påstået frifindelse, subsidiært betaling af et beløb beregnet efter en lavere procentsats end 5 %. Anbringender Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S har til støtte for påstanden om ophævelse af Sø- og Handelsrettens dom anført bl.a., at der efter forløbet i Sø- og Handelsretten med udtagningen af de sagkyndige retsmedlemmer, deres baggrund og som følge heraf ikke mindst rettens begrundelse for sit resultat er begået grove rettergangsfejl. Orifarm har ikke fået en retfærdig rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, jf. artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, fordi de sagkyndige retsmedlemmer ikke var uafhængige og upartiske, jf. også kravene i retsplejelovens 66, jf. 61, til dommeres fuldstændige upartiskhed. Begge de sagkyndige retsmedlemmer har en lægefaglig baggrund og en mangeårig ledelseskarriere fra lægemiddelindustrien, ligesom de begge bl.a. har været formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Præmisserne i Sø- og Handelsrettens dom dokumenterer, at de sagkyndige retsmedlemmer ikke har kunnet løsrive sig fra deres fortids tankegods. De sagkyndige retsmedlemmers medvirken medfører, at Sø- og Handelsretten ved sagens afgørelse ikke opfyldte Danmarks internationale forpligtelser til at sikre uafhængige og upartiske domstole, og/eller at der foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om de sagkyndige retsmedlemmers fuldstændige upartiskhed. Orifarm nedlægger ikke påstand om hjemvisning af sagen til Sø- og Handelsretten, da sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Højesteret kan realitetsbehandle og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Orifarm har ingen interesse i en tids- og ressourcekrævende ny behandling af sagen i Sø- og Handelsretten. Orifarm har til støtte for frifindelsespåstanden gentaget sine anbringender for Sø- og Handelsretten og har i øvrigt navnlig anført, at Sø- og Handelsretten støtter sin afgørelse på forhold,

3 - 3 - som ikke er retligt funderede, og som ikke har været genstand for bevisførelse, idet retten har lagt vægt på, at det for læger, andre professionelle behandlere, forhandlere, distributører og patienter, der har berøring med lægemidlet, vil være naturligt at søge oplysninger om lægemidlets oprindelse mv. Retten har derved set bort fra det helt grundlæggende forhold, at oprindelsesgarantien knytter sig til selve varemærket og ikke, hvilken tilfældig juridisk enhed der (for tiden) måtte være indehaver af varemærket. Rettens begrundelse og resultat er udtryk for en fejlagtig retsopfattelse og retsanvendelse. Rettens bemærkning om, at Orifarms fortsatte brug af helt hvide emballager på længere sigt vil kunne skabe en ny form for forretningskendetegn, som vil ophæve neutraliteten, falder endvidere uden for rammerne af forhandlingsprincippet, jf. retsplejelovens 338, da dette synspunkt ikke var gjort gældende af MSD. Der er hverken i varemærkedirektivet eller varemærkeloven krav om, at det sammen med varemærket skal angives, hvem eller hvilken juridisk enhed der er rettighedsindehaver. Tilsvarende er der intet krav om, at symbolet angives i forbindelse med varemærket. Højesteret har i dom af 3. december 2008 (UfR ) fastslået, at fjernelse af et varemærke som udgangspunkt ikke i sig selv er egnet til at skade varemærkets eller indehaverens omdømme. Tilsvarende gør sig gældende for det forhold, at indehaveren af varemærket ikke anføres. MSD har ikke godtgjort skade på varemærkets eller indehaverens omdømme. Det kan ikke tillægges betydning ved sagens afgørelse, at Orifarms navn er angivet flere steder på den ydre og indre emballage, da disse oplysninger er påkrævet efter mærkningsreglerne. En rimelig og proportional vederlagsbetaling bør i givet fald ikke overstige 1 % af omsætningen. Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS har om Orifarms påstand om ophævelse af Sø- og Handelsrettens dom anført bl.a., at det er ubestridt, at de to sagkyndige retsmedlemmer ikke tidligere har haft at gøre med den konkrete tvist. Det forhold, at de sagkyndige retsmedlemmer var tilknyttet Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i henholdsvis , og at det ene medlem var ansat i Merck, Sharp & Dohme i , kan efter Højesterets retspraksis ikke føre til, at der kan rejses tvivl om deres upartiskhed i sagen. Sø- og Handelsrettens præmisser dokumenterer ikke, at de sagkyndige medlemmer konkret har været påvirket af uvedkommende hensyn. Såfremt Højesteret måtte komme frem til, at de sagkyndige retsmedlemmer var inhabile, må Højesteret i overensstemmelse med praksis hjemvise sagen til fornyet behandling ved Sø- og Handelsretten.

4 - 4 - MSD har til støtte for stadfæstelsespåstanden og påstanden om krav på vederlag henvist til de samme anbringender, som blev gjort gældende for Sø- og Handelsretten. Supplerende sagsfremstilling Habilitetsspørgsmålet Sø- og Handelsretten besluttede den 20. februar 2013, at der skulle medvirke to sagkyndige medlemmer ved hovedforhandlingen af sagen. Ved brev af 22. marts 2013 underrettede Sø- og Handelsretten parterne om, at retten som sagkyndige dommere havde udtaget Kjeld Birch og Karin Verland. Orifarm fremsatte ved brev af 8. april 2013 indsigelse mod udtagelsen af de to sagkyndige dommere. Af brevet fremgår bl.a.: Det fremgår af biografierne i Sø- og Handelsretten 150 år, Karnov 2011, for de udtagne dommere, at de begge har en lægefaglig baggrund, at de begge har en mangeårig ledelseskarriere fra lægemiddelindustrien, og at de begge bl.a. har været formand for lægemiddelindustriforeningen (Lif). Medlemmerne af Lif har siden introduktionen af parallelimport af lægemiddler til Danmark i 1989 haft et kommercielt modsætningsforhold til parallelimportører, herunder Orifarm, og der har i de forgangne ca. 20 år været ført et stort antal retssager mod parallelimportører, herunder Orifarm, for påståede varemærkekrænkelser. Disse er også blevet ført af de lægemiddelvirksomheder, som de udtagne dommere har været ansat i. Dertil kommer for Karin Verlands vedkommende, at hun ifølge biografien har været ansat hos i sagsøgerne fra På denne baggrund fremsætter Orifarm indsigelse mod udtagelsen af Kjeld Birch og Karin Verland som sagkyndige dommere i sagen. Til støtte herfor gøres gældende, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om deres fuldstændige upartiskhed, jf. rpl. 61. Ved brev af 19. april 2013 til Sø- og Handelsretten oplyste MSD s advokat, at MSD ikke havde bemærkninger til Orifarms brev af 8. april Ved mail af 2. maj 2013 til Sø- og Handelsrettens vicepræsident Lotte Wetterling oplyste Orifarms advokat, at Orifarm efter omstændighederne frafaldt sin indsigelse mod de udtagne sagkyndige dommere. Af mailen fremgår bl.a.:

5 - 5 - Det betyder ikke, at vores bekymring er forduftet, men at vi ikke har nogen interesse i en principiel afgørelse. Vi har endvidere lagt vægt på, at du har forståelse for det ønskelige i, at de sagkyndige dommeres kompetencer normalt bør diskuteres i det forberedende retsmøde, således at en sag ikke sættes på spidsen ved, at en senere udtagning nøvendiggør en formel protest mod enkeltdommeres mulige inhabilitet. Din tiltræden i Sø- og Handelsretten efter det forberedende retsmøde, gjorde det ikke muligt i denne sag. Af Sø- og Handelsrettens retsbog af 3. maj 2013 fremgår bl.a.: Advokat Kim Jensen har i brevet af 8. april 2013 på vegne af de sagsøgte fremsat indsigelser mod de udtagne sagkyndige dommeres habilitet. Retsformanden har forelagt indsigelserne for de sagkyndige dommere og har tillige drøftet spørgsmålet med parternes advokater telefonisk. Efter rettens mundtlige tilkendegivelse har advokat Kim Jensen ved mailen af 2. maj 2013 meddelt, at de sagsøgte efter omstændighederne frafalder indsigelserne mod de udtagne sagkyndige dommere. Det er oplyst, at Kjeld Birch var formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i Det er endvidere oplyst, at Karin Verland var salgs- og marketingdirektør i Merck, Sharp & Dohme i , og at hun var formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i Procesaftale Parterne har efter Sø- og Handelsrettens dom indgået en procesaftale om vederlagsberegning. Det fremgår heraf bl.a.: hvis MSD måtte vinde sagen, er parterne enige om, at udgangspunktet for MSD s eventuelle vederlagskrav er 1) offentligt tilgængelige omsætningstal i Dansk Lægemiddel Informations (DLI) statistikker 2) grossisternes indkøbspris (GIP), og at 3) fradraget i apotekernes indkøbspris (AIP) er 7,2 % for at beregne GIP.

6 - 6 - Retsgrundlag Varemærkeforordningen Artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker lyder: Artikel 13 Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EF-varemærket 1. De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker (varemærkedirektivet) indeholder en tilsvarende bestemmelse. EU-Domstolen har i en række afgørelser fortolket varemærkedirektivets artikel 7. I EU-Domstolens dom af 11. juli 1996 i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 (Bristol-Myers Squibb m.fl.), præmis 67-70, og 79, udtalte Domstolen: Yderligere krav, parallelimportøren skal opfylde 67 Når ompakningen er foretaget således, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke er berørt, er varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti sikret. Forbrugeren eller den endelige bruger vildledes ikke med hensyn til produkternes oprindelse, men modtager rent faktisk produkter, som udelukkende er fremstillet under varemærkeindehaverens kontrol. 68 Det må imidlertid konstateres, at selv om det under disse forhold, for at sikre de frie varebevægelser, er påkrævet at fastslå, at varemærkeindehaveren ikke kan påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig, at en importør markedsfører ompakkede produkter under varemærket, indebærer dette, at importøren tillægges en beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt varemærkeindehaveren selv.

7 Af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug bør denne beføjelse derfor, som Domstolen har udtalt i Hoffmann-La Roche-dommen, kun tilkendes under forudsætning af, at importøren opfylder visse yderligere krav. 70 Under hensyn til varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, skal det oplyses på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen. 74 Som det følger af præmis 11 i Pfizer-dommen, a.st., kan det også kræves, at det klart er angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under importørens kontrol. 75 Selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det ikke udelukkes, at varemærkets omdømme og dermed varemærkeindehaverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. I så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af produktet. Ved bedømmelsen af, om det ompakkede produkts præsentationsmåde er egnet til at skade mærkets omdømme, skal der tages hensyn til produktets art og til det marked, det er bestemt til. 76 For så vidt angår lægemidler må det konstateres, at der er tale om et følsomt område, hvor aftagerkredsen er specielt krævende med hensyn til produktets kvalitet og integritet, og at produktets præsentationsmåde vil kunne indgive offentligheden tillid i denne henseende. En defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en, der fremtræder ufærdig, vil således kunne skade varemærkets omdømme. 79 Under hensyn til det anførte må det andet spørgsmål i sag C-427/93 og C-429/93, det tredje og fjerde spørgsmål i sag C-427/93 samt det andet, tredje, fjerde og femte spørgsmål i sag C-436/93 besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 2, skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på det, medmindre - det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Dette er navnlig tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand. Denne betingelse indebærer imidlertid ikke, at det skal godtgøres, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne

8 det påvises, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand. Dette er navnlig tilfældet, når importøren kun har foretaget handlinger, der ikke indebærer nogen risiko for berøring af den originale tilstand, f.eks. udtaget blisterkort, flasker, hætteglas, ampuller eller aerosoler fra den originale ydre emballage og anbragt dem i en ny ydre emballage, anbragt selvklæbende mærkater på produktets indre emballage eller indlagt en ny indlægsseddel eller en tillægsartikel i emballagen. Det tilkommer den nationale retsinstans at efterprøve, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke indirekte er blevet berørt, bl.a. som følge af, at det ompakkede produkts ydre eller indre emballage eller en ny indlægsseddel ikke indeholder visse vigtige oplysninger eller indeholder urigtige oplysninger, eller fordi en tillægsartikel, som importøren har indlagt i emballagen, og som er bestemt til brug i forbindelse med benyttelsen eller doseringen af produktet, ikke er i overensstemmelse med den af producenten forudsatte anvendelsesmåde eller dosering - det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand til at forstå dem. Endvidere skal det, i tilfælde hvor der indlægges en tillægsartikel, som ikke hidrører fra varemærkeindehaveren, angives, hvorfra artiklen stammer, på en sådan måde at ethvert indtryk af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig herfor, undgås. Det er derimod ikke nødvendigt at angive, at ompakningen er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke - det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig, og - importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt. I EU-Domstolens dom af 23. februar 1999 i sag C-63/97 (BMW), præmis og 55, udtalte Domstolen: 51 I denne forbindelse kan det udgøre en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder. 52 En sådan reklame er ikke nødvendig for at sikre fortsat markedsføring af de varer, der er markedsført under mærket i Fællesskabet af indehaveren eller med hans samtykke, og således for at sikre, at formålet med konsumptionsreglen i direktivets artikel 7 nås. Endvidere overtræder en sådan reklame forpligtelsen til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, og skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. Den strider

9 - 9 - også imod varemærkerettighedens særlige genstand, som i henhold til Domstolens praksis navnlig består i at beskytte indehaveren mod konkurrenters misbrug af varemærkets status og omdømme (jf. bl.a. dom af , sag C-10/89, Hag II, Sml. I, s. 3711, præmis 14). 53 Hvis der derimod ikke er nogen risiko for, at offentligheden bibringes den opfattelse, at der foreligger en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket, er den blotte omstændighed, at forhandleren drager fordel af brugen af mærket ved, at den i øvrigt korrekte og loyale salgsreklame for de varer, der er dækket af varemærket, giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, ikke en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk Spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. I EU-Domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 (Boehringer II), præmis og 52-53, udtalte Domstolen: Det første spørgsmåls litra c) og det andet spørgsmåls litra d) vedrørende betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets omdømme 40 Det fremgår af denne doms præmis 21 og 32, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, medmindre fem betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen eller etiketten må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig. 41 Det skal anføres, at som Boehringer Ingelheim m.fl. såvel som Kommissionen har gjort gældende betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, ikke kan begrænses til de tilfælde, hvor pakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. 42 Ved i præmis 76 i dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl. at fastslå, at en emballage, der er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, kan være skadelig for varemærkets omdømme, anførte Domstolen alene visse tilfælde, hvor en inadækvat præsentationsmåde af det ompakkede produkt kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

10 Et ompakket lægemiddel kan således præsenteres på en inadækvat måde og kan derfor være skadelig for varemærkets omdømme, bl.a. i tilfælde af, at emballagen eller etiketten, selv om den hverken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, er af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi, ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som det kan gøre krav på i den relevante kundekreds (jf. i denne retning dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 76, og dom af , sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 45). 44 Det første spørgsmåls litra c) og det andet spørgsmåls litra d) skal derfor besvares med, at betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, som er en nødvendig betingelse for, at varemærkeindehaveren ikke i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, ikke er begrænset til tilfælde, hvor ompakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. Det første spørgsmåls litra d) og det andet spørgsmåls litra e) vedrørende de omstændigheder, der kan være til skade for varemærkets omdømme 45 Som Kommissionen med rette har gjort gældende i sit skriftlige indlæg, kan den omstændighed, at parallelimportøren ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske ( de-branding ), eller på denne anbringer sit eget logo, et firmadesign eller udstyr, eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske ( co-branding ), eller den omstændighed, at han anbringer en ny etiket på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller hvis den nye etiket ikke angiver, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, samt hvis parallelimportørens navn er trykt med store bogstaver, i princippet være til skade for varemærkets omdømme. 46 Spørgsmålet om, hvorvidt omstændighederne, som fremgår af denne doms foregående præmis, kan være til skade for varemærkets omdømme, er imidlertid, lige som spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og derfor kan udgøre en skellig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. dom af , sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 51 og 55), et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. 47 På den baggrund skal det første spørgsmåls litra d) og det andet spørgsmåls litra e) besvares med, at spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren - ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske for produktet ( debranding ), eller - anbringer sit eget logo, et firmadesign eller udstyr eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske ( cobranding ), eller

11 anbringer en ny etiket på denne æske på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller - ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, eller - trykker parallelimportørens navn med store bogstaver, kan være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. Det første spørgsmåls litra a) og e) og det andet spørgsmåls litra b) vedrørende bevisbyrden 52 I betragtning af det foregående skal det konstateres, at det i situationer som de i hovedsagerne foreliggende, når det er fastslået, at de parallelt importerede lægemidler er blevet ompakket, påhviler parallelimportørerne at bevise, at de betingelser foreligger, der er nævnt i denne doms præmis 32, og som, hvis de er opfyldt, forhindrer varemærkeindehaverne i retmæssigt at modsætte sig den fortsatte markedsføring af disse lægemidler (jf. analogt Class International-dommen, præmis 74). 53 Vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke vil skade den originale tilstand af produktet i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at parallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan formodes, at denne betingelse er opfyldt. Det samme gælder i endnu højere grad betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Når importøren fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste betingelse, tilkommer det i givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen kan være skadelig for hans og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt skade. Højesterets begrundelse og resultat Orifarms påstand om ophævelse Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (under ét Orifarm) har for Højesteret anført bl.a., at Kjeld Birch og Karin Verland, der var sagkyndige medlemmer af Sø- og Handelsretten, var inhabile, og at Sø- og Handelsrettens dom derfor skal ophæves. Efter retsplejelovens 66, jf. 61, må ingen handle som sagkyndigt retsmedlem, hvis der uden for de tilfælde, der er nævnt i 60, foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. Som senest anført i Højesterets kendelse af 14. januar 2014 (UfR ) har bestemmelsen i 61 et dobbelt formål, nemlig dels at

12 undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn, dels at undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til upartiskheden hos den person, der skal medvirke i sagen. Det sidstnævnte indebærer, at et sagkyndigt retsmedlem er inhabil, hvis der på grund af den pågældendes tilknytning til sagen eller sagens parter kan rejses tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. For at føre til inhabilitet skal tvivlen være rimeligt begrundet i objektive omstændigheder. 61 skal i øvrigt fortolkes i lyset af artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvorefter enhver har ret til rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, og den hertil relaterede praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kjeld Birch var formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) , og Karin Verland var formand for foreningen Karin Verland var endvidere ansat som salgs- og marketingdirektør i Merck, Sharp & Dohme Karin Verlands ansættelse i Merck, Sharp & Dohme ophørte næsten 20 år, før hun blev udtaget som sagkyndig dommer i sagen, og hun og Kjeld Birch fratrådte posten som formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) henholdsvis ca. 5 år og ca. 14 år, før de blev udtaget som sagkyndige dommere. Herefter, og da der ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om Kjeld Birchs og Karin Verlands fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens 66, jf. 61, finder Højesteret, at Kjeld Birch og Karin Verland ikke var inhabile. Det bemærkes, at Orifarm efter over for Sø- og Handelsretten at have rejst spørgsmål om de to sagkyndige dommeres habilitet frafaldt inhabilitetsindsigelsen. Højesteret finder herefter, at der ikke er grundlag for at ophæve dommen. Sagens varemærkeretlige spørgsmål Sagens hovedspørgsmål er, om Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS (under ét MSD) kan kræve, at Orifarm, der er parallelimportør af lægemidler, ved ompakningen af de omhandlede lægemidler skal anføre på emballagens yderside, at MSD er indehaver af varemærkerne. Det er uomtvistet, at de fire EU-varemærker, som sagen drejer sig om, tilhører MSD, og at selve det forhold, at Orifarm har ompakket lægemidlerne, ikke udgør en krænkelse af MSD s varemærkerettigheder.

13 Fire dommere Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam og Jan Schans Christensen udtaler herefter: Det er fastslået i EU-Domstolens praksis, at det under hensyn til varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, skal oplyses på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen, jf. dom af 11. juli 1996 i sagerne C-427/93 m.fl. (Bristol-Myers Squibb), præmis 70. Det kan også kræves, at det klart er angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under importørens kontrol, jf. præmis 74. Selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det ikke udelukkes, at varemærkets og varemærkeindehaverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. I så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af produktet, jf. præmis 75. Det fremgår af EU-Domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 (Boehringer II), præmis 45-47, at den omstændighed, at parallelimportøren i forbindelse med ompakning fjerner varemærkeindehaverens varemærke ( debranding ), kan være til skade for varemærkets omdømme, og at det samme kan være tilfældet, hvis en etiket, der klistres på den originale pakning, helt eller delvis skjuler varemærket eller ikke angiver, at varemærket tilhører varemærkeindehaveren. Det fremgår endvidere, at det efter en konkret vurdering vil kunne være til skade for et varemærkes omdømme, hvis det anvendes på en sådan måde, at det giver indtryk af, at der består en særlig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren. Spørgsmålet om, hvorvidt præsentationsmåden kan være til skade for varemærkets omdømme, beror på en vurdering af de faktiske forhold, som den nationale ret skal foretage. Det er i Højesterets dom af 3. december 2007 (UfR ) fastslået, at fjernelse af et varemærke som udgangspunkt ikke i sig selv er egnet til at skade varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Sagen vedrørte en situation, hvor parallelimportøren ved import af et lægemiddel fra udlandet havde ompakket lægemidlet og markedsført det i Danmark under et andet produktnavn. I forbindelse med ompakningen var medicinalfirmaets varemærker

14 (produktnavn og logo) og firmanavn fjernet fra yderpakningen. Det var på yderpakningen angivet, at lægemidlet var produceret af medicinalfirmaet, og at det var parallelimporteret og ompakket af parallelimportøren. Højesteret fandt, at en sådan debranding ikke indebar en krænkelse af medicinalfirmaets varemærkeret. I den foreliggende sag har Orifarm i forbindelse med ompakningen af de fire omhandlede produkter foretaget en delvis debranding, idet alene produktnavnet, men ikke MSD s logo eller anden angivelse af, at MSD er varemærkeindehaver, er påført yderpakningen, som herudover indeholder oplysning om Orifarm som parallelimportør og ompakker og om MSD eller et selskab i MSD-koncernen som producent. Produktnavnet er påført med store bogstaver, mens oplysningerne om parallelimportøren og producenten er påført med lille skrift. Vi finder, at en sådan form for delvis debranding, når den ses i sammenhæng med oplysningerne om parallelimportøren og producenten, er egnet til at skabe tvivl hos brugere om, hvem der er indehaver af varemærket (produktnavnet), og kan give indtryk af, at der er en særlig forbindelse mellem Orifarm og MSD. Herefter tiltræder vi, at Orifarm har krænket MSD s varemærkerettigheder ved ikke at anføre på ydersiden af emballagen, at varemærket (produktnavnet) vedrørende de fire omhandlede produkter tilhører MSD. For så vidt angår spørgsmålet om vederlag har MSD for Højesteret ændret sine påstande om betaling af ,31 kr. og 4.014,71 kr. til en anerkendelsespåstand. Vi finder, at MSD i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af medicin har krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som i alt 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NU- VARING, CERAZETTE, DIPROPHOS og SINGULAIR. Vi stemmer herefter for at tage MSD s påstande til følge. Dommer Poul Dahl Jensen udtaler:

15 Når der ved parallelimport af lægemidler foretages ompakning med brug af det originale varemærke (produktnavn) på den nye emballage, er der efter EU-Domstolens praksis krav om, at det på emballagen klart angives, hvem der har foretaget ompakningen, og hvem der har produceret lægemidlet, jf. herved EU-domstolens dom af 11. juli 1996 i sagerne C-427/93 m.fl. (Bristol-Myers Squibb). Kravet om angivelse af producenten er efter dommens præmis 74 begrundet i, at producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under importørens kontrol. Efter EU-Domstolens praksis er der ikke noget absolut krav om, at det på den nye emballage skal angives, hvem der er indehaver af varemærket, uanset om denne måtte være en anden end producenten. Spørgsmålet om, hvorvidt parallelimportørens brug af varemærket på den nye emballage uden samtidig angivelse af navnet på varemærkeindehaveren udgør en varemærkekrænkelse, beror på en konkret vurdering af, om en sådan præsentationsmåde kan være til skade for varemærkets omdømme, jf. EU-Domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 (Boehringer II), præmisserne Dette er tilfældet, hvis angivelserne på den nye emballage kan give indtryk af, at parallelimportøren er indehaver af varemærket eller har en særlig tilknytning til dette, jf. Højesterets dom af 21. september 2009 (UfR ). På de fire lægemidler, som denne sag angår, har Orifarm anført varemærket (produktnavnet) på forsiden af den ydre pakning. Der er ikke på forsiden i øvrigt anført navne, logoer, forretningskendetegn eller andet, der kan forbinde varemærket med en bestemt virksomhed. På siden af tre af pakningerne og på bagsiden af den fjerde pakning er med mindre skrift angivet producenten af lægemidlet: På pakningen med NUVARING er NV Organon angivet som producent, og på pakningerne med CERAZETTE, SINGULAIR og DIPROPHOS er som producent angivet henholdsvis Organon Ireland Ltd, Merck Sharp & Dohme B.V. og Schering-Plough Labo N.V. På alle fire pakninger er i umiddelbar tilknytning til angivelsen af navnet på producenten med samme skrifttyper anført Orifarm som importør og ompakker. Efter min opfattelse er angivelserne på de fire pakninger ikke egnet til at give indtryk af, at Orifarm er indehaver af varemærkerne eller har en særlig tilknytning til disse. Orifarm har i overensstemmelse med de krav, der er opstillet i EU-Domstolens praksis, oplyst navnet på producenten, og efter præmis 74 i Bristol-Myers Squibb-dommen har denne angivelse bl.a. til

16 formål at sikre, at forbrugeren ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket. På de ydre pakninger har Orifarm alene angivet sig som importør og ompakker og har ikke påført eget mærke, logo eller forretningskendetegn på emballagen. Under disse omstændigheder finder jeg, at Orifarms anbringelse af varemærkerne (de originale produktnavne) på den nye emballage ikke udgør en varemærkekrænkelse. Jeg stemmer derfor for at tage Orifarms frifindelsespåstand til følge. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Konklusion og sagsomkostninger Højesteret stadfæster herefter dommen som nedenfor bestemt. Efter sagens udfald skal Orifarm til MSD betale sagsomkostninger for Højesteret med kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat, og kr. er til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at dommens bestemmelser om betaling af ,31 kr. og 4.014,71 kr. udgår, og at Orifarm A/S skal anerkende, at Merck Sharp & Dohme B.V, Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS har krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som i alt 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NUVARING, CERAZETTE, DIPROPHOS og SIN- GULAIR. I sagsomkostninger for Højesteret skal Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk til Merck Sharp & Dohme B.V, Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS betale i alt kr. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.