KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: og Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning v/advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. juni 2012 med 16 bilag (bilag 1-16), svarskrift af 13. juli 2012 uden bilag, replik af 10. august 2012 med ni bilag (bilag 17-25) og duplik 3. september 2012 med to bilag (bilag A-B). Registreringsdato: Domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk er registreret den 1. april Sagsfremstilling: Klageren driver virksomhed inden for eftermontering af læderinteriør i biler, og blev stiftet den 10. januar 2011 med CVR nr Klagers indehaver, Kim Holst, har tidligere drevet virksomhed med samme navn under CVR nr frem til 18. marts 2009, hvor denne virksomhed blev tvangsopløst. Bilag 3 er en udskrift fra BIQ Erhvervsinformation, der viser, at klagerens virksomhed er stiftet af Kim Holst Holding ApS. Kim Holst Holding ApS er indehaver af gyldig dansk varemærkeregistrering nr. VR for følgende figurmærke: 1

2 Mærket er bl.a. registreret for varer i klasse 35 (engros- og internethandel med læder til montering i biler) og er fornyet frem til 29. maj Herom har klageren anført følgende i klageskriftet: Kim Holst Holding ApS har meddelt Klager en eksklusiv brugsret til varemærket og tilhørende påtaleret for krænkelser af varemærket. Mærket benyttes for Klagers virksomhed. Kim Holst Holding ApS er desuden indehaver af registreringen af domænenavnene auto-læder.dk og auto-laeder.dk der er registreret henholdsvis 22. marts 2006 og 3. maj Herom har klageren anført: Kim Holst Holding ApS har meddelt Klager en eksklusiv brugsret til domænenavnene autolaeder.dk og auto-læder.dk, og begge domænenavne benyttes i dag aktivt for Klagers virksomhed med identiske hjemmesider på de to domæner. Kim Holst Holding har endvidere meddelt en fuld påtaleret og dispositionsret for de to domænenavne. Klager har foretaget omfattende annoncering for sin virksomhed, og er i Danmark landskendt under betegnelsen Auto-læder.dk. Klager har bl.a. kontinuerligt markedsført sig i det trykte bilmagasin Bilbasen - dit bilmarked (Bilmarkedet) fra marts måned Annoncen, som er benyttet fremlægges som bilag 8. Klager benytter endvidere navnet Auto-læder.dk aktivt i sin øvrige markedsføring og korrespondance med kunder. Som eksempel herpå fremlægges som bilag 9 kopi af Klagers kuvert, som benyttes til post fremsendelser. Bilag 8 viser en udateret kopi af en annonce for klagerens virksomhed, med overskriften Autolæder.dk. Bilag 9 viser en kopi af en kuvert, hvorpå der er trykt Auto-læder.dk. Omkring indklagede, der ligeledes driver virksomhed indenfor eftermontering af læderinteriør i biler og er indehaver af registreringen af domænenavnet bilhouse.dk, har klageren anført følgende: Såvel domænenavnet Autolæder.dk som domænenavnet Autolaeder.dk henviser til indklagedes primære domæne Bilhouse.dk. Udskrift fra de to domæner fremlægges som bilag 14 og 15. 2

3 Indklagede benytter ikke betegnelsen autolæder for sin virksomhed, men benytter flere steder betegnelsen læderinteriør, og er kendt under betegnelsen Bilhouse. Indklagede benytter også adresse hvilket kan ses af bilag 9, 12 og 13. Kim Holst har været ansat hos indklagede i perioden 2001 til marts Efter sin fratrædelse i marts 2006 valgte Kim Holst at opstarte selvstændig virksomhed indenfor samme branche som indklagede. Kim Holst opstartede sin virksomhed på adressen Nygade 37, 7430 Ikast, mens indklagedes virksomhed er beliggende på adressen Hammerum Hovedgade 134 D, 7400 Herning. Af bilag [16] fremgår endvidere, at virksomhederne er placeret med kun 5,9 km fra hinanden. Klager er i foråret 2012 blevet opmærksom på, at domænenavnene Auto-læder.dk og Autolaeder.dk er registreret, og at registreringen er sket af indklagede. Klager er blevet opmærksom herpå i forbindelse med, at flere kunder har rettet henvendelse til indklagede, i troen om, at de rettede henvendelse til Klager. Herefter har Klager undersøgt forholdende nærmere, og konstateret, at indklagede har registreret de to omtvistede domænenavne, og benytter disse som henvisningssider til indklagedes egen hjemmeside. Bilag 14 og 15 viser begge en udskrift af indklagedes hjemmeside på domænenavnet bilhouse.dk. Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: Denne sag handler om, hvorvidt Klager kan anses for at have en eneret til ordet AUTOLÆDER for serviceydelsen bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Sagens parter beskæftiger sig begge med den service, der ligger i eftermontering af læderinteriør i biler. Indklagede har som nævnt af Klager drevet virksomhed med denne ydelse siden september 1995, mens Klager har drevet virksomhed hermed siden januar Ejerkredsen bag Klager har givetvis tidligere drevet virksomhed med selv samme ydelse siden 2006, om end selve brugen af navnet Auto-Læder ApS og de tilhørende domænenavne og varemærke ikke anses for dokumenteret for tiden forud for Klagers stiftelse. Det er et fundamentalt krav indenfor varemærkeret, at et navn for at nyde beskyttelse som et varemærke, skal have særpræg, jf. varemærkelovens 3, stk. 3 og 13. Dette særprægskrav betyder blandt andet, at rent beskrivende/generiske ord og betegnelser ikke nyder eneretsbeskyttelse. Beskyttelsen af forretningskendetegn efter markedsføringslovens 18 forudsætter på tilsvarende vis, at kendetegnet har denne fornødne særpræg. 3

4 Det skal således være tilladt for alle indenfor en branche at kunne beskrive sine produkter og ydelser på en loyal og oplysende måde. Betegnelsen AUTOLÆDER må da også anses for at være beskrivende for den ydelse der består i at eftermontere læder i biler. Betegnelsen AUTO er således en normal betegnelsen for en bil, mens LÆDER netop angiver det produkt, der bliver eftermonteret i bilen. På den baggrund kan betegnelsen AUTOLÆDER, herunder AUTO-LÆDER og AUTO-LAEDER, ikke anses for at nyde en eneretsbeskyttelse efter hverken varemærkelovens eller markedsføringslovens regler. Det bemærkes i den forbindelse, at Kim Holst Holding ApS varemærkeregistrering af AUTO- LÆDER.DK (fig.), jf. sagens bilag 4, alene angår en figurvaremærkeregistrering, hvilket betyder, at registreringen giver en beskyttelse af den visuelle udformning af figurvaremærket, og ikke en selvstændig beskyttelse af teksten i mærket. Varemærkeretlig beskyttelse af mærker, der oprindeligt mangler særpræg, kan dog opnås gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens 3, stk. 3, men henset til betegnelsen AUTOLÆDER s meget generiske karakter og Klagers begrænset brug heraf, vil dette ikke være tilfældet for det pågældende mærke. Dette er da heller ikke hverken dokumenteret eller gjort gældende af Klager. Da begge parter i sagen således beskæftiger sig med den service, der ligger i eftermontering af læder i biler, har begge parter lige stor interesse i at kunne anvende de i sagen omstridte domænenavne, hvorfor en interesseafvejning i henhold til domænelovens 12, stk. 1, ikke vil give Klager bedre ret til de i sagen omstridte domænenavne. Klageren har i sin replik bl.a. anført følgende: Indklagede anfører, at denne sag handler om, hvorvidt Klager kan anses for at have en eneret til ordet AUTOLÆDER for serviceydelser bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Dette er imidlertid ikke korrekt. Sagen handler om, hvorvidt Klager kan kræve domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk overdraget til sig som følge af, at registrering og/eller opretholdelse af registreringen af domænenavnene er sket i strid med god domænenavnsskik og dermed i strid med domænenavnslovens 12, stk. 1. Dette spørgsmål skal afgøres ud fra en samlet helhedsvurdering og en interesseafvejning, som ikke alene baseres på, hvorvidt der består en eneret, men på sagens samlede omstændigheder. Domænenavnene auto-læder.dk og auto-laeder.dk har været kontinuerligt brugt siden registreringen i henholdsvis marts og maj måned

5 Der er dermed oparbejdet en kontinuerlig goodwill i domænenavnene og Klagers navn siden registreringen af domænenavnene auto-læder.dk og auto-laeder.dk i Betegnelsen autolæder Det bestrides at betegnelsen autolæder er beskrivende for den ydelse, der består i at eftermontere læderinteriør i biler. Herudover fastholdes det, at der er opnået en beskyttelse af navnet auto-læder.dk for Klager, i det mindste efter markedsføringslovens 1, idet der er indlagt en ganske særlig stor markedsføringsindsats i navnet over de seneste ca. 6 år, herunder at der er opnået kendskab til navnet i hele Danmark. Dette understøttes af det fremlagte bilag 8 og det herom anførte i klageskriftet. Dette understøttes endvidere af, at der via ejerkredsen for Klager har været drevet selvstændige virksomheder på såvel Fyn og Sjælland (udover Jylland) med betegnelsen auto-læder.dk, jf. de fremlagte bilag 2b og 2c. Som bilag har klageren fremlagt udskrifter fra BIQ Erhvervsinformation vedr. Auto-læder.dk Sjælland ApS, Auto-læder.dk Fyn ApS og Auto-læder.dk ApS, der viser, at alle er stiftet af Kim Holst Holding ApS. Alle de tre nævnte virksomheder er i dag ophørte. Omkring en afvejning af parternes interesser i de omtvistede domænenavne, har klageren anført følgende: Som [en] del af interesseafvejningen, der skal foretages, navnlig for det tilfælde, at Klagenævnet ikke finder at der er opnået særlige kendetegnsrettigheder for Klager til autolæder.dk til trods for selskabsnavnsregistreringen og den foretagne figurmærkeregistrering, bør det tages i betragtning, at Klagers ejer og stifter, Kim Holst, forud for etableringen af virksomheder indeholdende navnet auto-læder.dk var ansat hos Indklagede, at indklagede først efter Kim Holst etablering af virksomheder med navnet auto-læder.dk har registreret de nu omtvistede domænenavne, at Klagers og Indklagedes virksomheder er beliggende mindre end 6 km fra hinanden, og at der dermed er en større risiko for forveksling mellem parterne, at Klager aktivt og massivt benytter navnet auto-læder.dk mens Indklagede slet ikke benytter navnet eller betegnelsen auto-læder. Indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne må derfor anses som en utilbørlig snyltning på Klagers renommé i strid med markedsføringslovens 1. Som følge heraf, må registreringen og opretholdelsen af registreringen for de omtvistede domænenavne anses for værende i strid med domænenavnsloven 12, stk. 1. Indklagede har i sin duplik anført følgende: Klager gør i dennes replik gældende, at Klager via indarbejdelse har opnået en beskyttelse af navnet auto-læder.dk for serviceydelsen bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Det følger af varemærkelovens 4, stk. 2, at et ellers ikke særpræget mærke gennem intensiv anvendelse kan opnå adskillelsesevne, hvis man inden for omsætningskredsen opfatter betegnelsen som et individualiseringsmiddel. 5

6 Ved vurderingen af, om en betegnelse er indarbejdet som varemærke eller et forretningskendetegn, må samtlige forhold tages i betragtning særligt betegnelsens karakter, og hvor længe og hvor meget betegnelsen har været anvendt. Tilsvarende er meget enkle figurer eller generiske betegnelser vanskeligere måske umulige at indarbejde end mærker, som ligger på grænsen til at have særpræg. Det bemærkes, at det er samme vurdering der ligger bag vurdering om indarbejdelse efter markedsføringslovens regler. Det eneste reelle markedsføringsmateriale, som Klager har fremlagt til støtte for dennes påstand om indarbejdelse, er bilag 8, som angiveligt er brugt i bilmagasinet Bilbase Dit bilmarked. Nærmere dokumentation om omfang mv. er ikke fremlagt. Klager kan derfor ikke anses for at have indarbejdet betegnelsen auto-læder.dk i et sådant omfang, at betegnelsen har opnået adskillelsesevne indenfor omsætningskredsen, hvorfor Klager ikke kan anses for at have en eneret til betegnelsen auto-læder.dk for serviceydelsen bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Vedrørende Klagers anbringende om, at betegnelsen AUTOLÆDER, ikke er generisk kan blot bemærkes, at Klager også selv anvender betegnelsen generisk på dennes hjemmeside, jf. bilag A og bilag B, hvor klager præsenterer sig som specialist i autolæder og som Danmarks største autolæder-grossist. Mangler et kendetegn det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse efter varemærkeloven og markedsføringsloven, vil en registrering heraf som domænenavn som udgangspunkt være berettiget, idet først-til-mølle-princippet i så fald vil være afgørende. Da Indklagede registrerede de i sagen omhandlede domænenavne i april 2008, havde Klager ikke en eneret til betegnelsen auto-læder.dk, ligesom Klager ikke efterfølgende har opnået en sådan beskyttelse. Da Klager således ikke har en beskyttelsesværdig i domænerne, og da Indklagedes brug heraf i øvrigt er både loyal og legitim, henset til at Indklagede driver virksomhed med de ydelser for hvilket domænenavnene er generiske, vil Klager ikke kunne kræve, at Indklagede overdrager de pågældende domæner til Klager. Bilag A og B er udskrifter fra klagerens hjemmeside, med bl.a. følgende overskrift: Vi er specialister indenfor autolæder. Af bilaget fremgår bl.a. også følgende tekststykke: Vi kan med stolthed sige, at Auto-læder.dk er Danmarks største autolæder-grossist. En søgning på domænenavnet auto-laeder.dk på Internet Wayback Machine ( gav tre resultater i perioden december 2006 til marts Ved opslag på den lagrede side fra 5. december 2006, fremkom ingen hjemmeside. Ved opslag på de to lagrede sider fra 11. april 2008 og 29. marts 2010 fremkom hjemmesider identiske med klagerens nuværende hjemmeside på domænenavnene auto-laeder.dk og auto-læder.dk. 6

7 Sekretariatet har ved opslag på domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk taget følgende identiske kopi: Ved fornyet opslag den 18. november 2012 var der ikke nogen aktiv hjemmeside på de omtvistede domænenavne. En søgning på betegnelsen autolæder (i citationstegn) på Google den 18. november 2012 gav ca resultater når søgningen afgrænsedes til resultater på dansk. En gennemgang af de første 50 resultater viste, at to relaterede sig til klageren, mens ingen resultater relaterede sig til indklagede. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren benytter navnet Auto-læder.dk som selskabsnavn, og dermed har en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk, at klageren gennem sin registrering og brug af selskabsnavnet Auto-læder.dk har etableret en eneret til at benytte de tilsvarende domænenavne, og umiddelbart forvekslelige domænenavne, at klageren er indehaver af licensrettighederne til gyldig dansk varemærkeregistrering af figurmærket Auto-læder.dk. 7

8 at indklagedes registrering, opretholdelse og brug af domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsrettigheder, at klageren er kendt under betegnelsen auto-læder.dk at klageren har etableret en kendetegnsret til betegnelsen auto-læder.dk i Danmark indenfor eftermontering af læderinteriør i biler, at betegnelsen autolæder ikke er en generisk betegnelse for virksomhed bestående i eftermontering af læderinteriør i biler, at det er til stor gene for klageren, at klageren ikke kan gøre brug af de omtvistede domænenavne, at klageren bedre kan udnytte den økonomiske værdi, der er forbundet med de omtvistede domænenavne, at indklagede ikke aktivt anvender de omtvistede domænenavne, men blot viderestiller besøgende til indklagedes hjemmeside på domænenavnet bilhouse.dk, at der er en risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes virksomhed, at indklagede ikke har en anerkendelsesværdig interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagede er kendt under betegnelsen Bilhouse og ikke anvender betegnelsen autolæder i forbindelse med sin virksomhed, at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne er snyltning på klagerens renommé i strid med markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik, at indklagede først har registreret de omtvistede domænenavne, efter klagerens stifter, Kim Holst, havde afsluttet sit ansættelsesforhold hos indklagede og startet konkurrerende virksomhed under betegnelsen Auto-læder.dk, og at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at betegnelserne autolæder, auto-læder og auto-laeder er generiske betegnelser for parternes virksomheder, at betegnelserne mangler særpræg og derfor ikke nyder eneretsbeskyttelse, jf. varemærkelovens 3 og 13, at klagerens registrering af selskabsnavnet Auto-læder.dk ApS ikke giver klageren eneret til betegnelsen auto-læder.dk, at varemærkeregistreringen af figurmærket Auto-læder.dk ikke giver en beskyttelse af betegnelsen auto-læder.dk, men blot den samlede figurmæssige udformning, at klageren ikke har dokumenteret, at betegnelsen auto-læder.dk er indarbejdet som kendetegn for klagerens virksomhed, at klageren ikke har etableret nogen kendetegnsret til betegnelsen auto-læder.dk eller lignende betegnelser, at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er både loyal og legitim, da indklagede driver virksomhed med de ydelser for hvilke domænenavnene er generiske, og at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnets bemærkninger: Klageren er indehaver af følgende danske varemærkeregistrering nr. VR AUTOLÆDER.DK (fig): 8

9 Klageren er herved indehaver af en varemærkeret som anført i varemærkelovens 4, stk. 1, der har følgende ordlyd: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Klagerens kendetegnsrettigheder i medfør af varemærkeregistrering VR omfatter den samlede figurmæssige udformning af mærket. Det er således ikke givet, at klageren gennem sin varemærkeregistrering har opnået eneret over tekstelementet autolæder.dk, der indgår i figurmærket. Betegnelsen autolæder er en sammensætning af ordene auto og læder, som begge er almindelige danske betegnelser for bil, og et produkt der benyttes til bl.a. indtræk i biler og betræk på f.eks. møbler. Betegnelsen autolæder er således beskrivende for den ydelse, som klageren udbyder i form af eftermontering af læderinteriør i biler. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for denne del af klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen autolæder med henblik på at drive virksomhed med eftermontering af læderinteriør i biler, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt og ofte umuligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen autolæder, hvilket bl.a. understreges at klageren benytter betegnelsen i sin generiske form på sin hjemmeside. Selv om indklagedes brug af domænenavnene autolaeder.dk og autolæder.dk ikke udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn dog overholdelse god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. 9

10 Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Klageren driver virksomhed under navnet Auto-Læder.dk ApS inden for eftermontering af læderinteriør i bil, ligesom klagerens indehaver siden 2006 har drevet tilsvarende virksomhed under samme navn. Desuden er klagerens ejerkreds indehaver af domænenavnene auto-laeder.dk og autolæder.dk, ligesom disse domænenavne benyttes af klageren i forbindelse med klagerens virksomhed. Klageren benytter også betegnelsen Auto-læder.dk i forbindelse med markedsføringen af sin virksomhed, ligesom klageren også er indehaver af en licens til rettighederne til registreret dansk figurvaremærke, hvori indgår betegnelsen auto-læder.dk. Klageren har derfor en åbenbar og naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk i forbindelse med sin virksomhed. Heroverfor står hensynet til indklagede, der ligeledes driver virksomhed inden for eftermontering af læderinteriør i biler. Bortset herfra benytter indklagede ikke betegnelsen autolæder som kendetegn i forbindelse med sin virksomhed. Indklagede ses således ikke har have nogen loyal interesse i at kunne gøre brug af de omtvistede domænenavne i forbindelse med sin virksomhed. Nævnet finder således, at klagerens interesser i domænenavnene autolaeder.dk og autolæder.dk overstiger indklagedes interesser. Indklagede registrering og brug af domænenavnene er således i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Bilhouse Læderinteriør, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene autolaeder.dk og autolæder.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Auto-læder.dk ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 29. november 2012 Jens Kruse Mikkelsen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10