KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet shampooshop.dk til klageren, subsidiært at slette registreringen af domænenavnet. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 14. marts 2008 med 6 bilag (1-6), svarskrift af 14. april 2008 med 1 bilag (A), replik af 2. maj 2008 med 4 bilag (7-10) og duplik af 29. maj Registreringsdato: Domænenavnet shampooshop.dk er registreret den 23. november Sagsfremstilling: Klageren er en frisørvirksomhed, der siden 1927 har været beliggende i Skindergade i København. Klageren har oplyst, at man siden 2004 har drevet handel med shampoo- skønhedsrelaterede produkter fra sin hjemmeside, Klageren har som bilag 4 fremlagt en udskrift fra sin hjemmeside. Indklagede har opfordret klageren til at dokumentere, at klager allerede fra registreringstidspunktet har anvendt domænenavnet shampooshoppen.dk erhvervsmæssigt, samt til at dokumentere karakteren og omfanget af den erhvervsmæssige brug. Klageren har som bilag 3 fremlagt en udskrift fra CVR-registeret, hvoraf fremgår, at klagers virksomhed er registreret under navnet Koch Hair Cut/Shampooshop/shampooshoppen. Klager 1

2 har i denne forbindelse oplyst, at klagers virksomhed er den eneste virksomhed, der fremkommer ved en søgning i CVR-registeret på shampooshop. Klageren har den 8. marts 2007 ansøgt om registrering af ordmærket SHAMPOOSHOP som varemærke. Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens database, at styrelsen ved brev af 31. juli 2007 meddelte klageren, at betegnelsen SHAMPOOSHOP manglede særpræg for shampoo og shampoo til dyr. Klageren argumenterede ved brev af 30. november 2007 for betegnelsens særpræg. Styrelsen svarede ved brev af 9. januar 2008 blandt andet følgende: Vi må på den baggrund fastholde vores indvinding om særpræg for shampoo og shampoo til dyr i klasse 3 jf. 13 stk. 1. Begrundelsen herfor er, at mærket kan angive, at der er tale om varen shampoo. Det forhold, at mærket også indeholder betegnelsen SHOP(PEN), fører ikke til at mærket har særpræg, da det er styrelsens praksis, at mærker bestående af SHOP eller i bestemt form shoppen, i sammensætning med en vareart savner adskillelsesevne som varemærke. Mærket mangler særpræg for shampoo og shampoo til dyr i klasse 3. Vi henviser til varemærkelovens 13, stk. 1 og stk. 2, som ikke giver mulighed for at få eneret til varemærker, som ikke har særpræg. Vi må yderligere afslå mærkerne for Engros og detailhandel med shampoo i klasse 35 og for samling af et udvalg af shampoo, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer, da mærkerne er direkte beskrivende herfor. Mærkerne beskriver tjenesteydelsens art, nemlig en butik der sælger shampoo (en shampooshop). At det ene mærke er i bestemt form ændrer ikke ved vores vurdering. [ ] Det indsendte materiale er ikke tilstrækkeligt til at kunne dokumentere indarbejdelse for mærkerne shampooshop og shampooshoppen. Styrelsen fremkom i denne forbindelse med et forslag til en ny varefortegnelse, som klageren accepterede ved brev af 17. januar Ordmærket blev herefter registreret den 18. januar 2008 i klasserne 3, 11, 21, 35, 41 og 44 med en omfattende varefortegnelse. Klageren har oplyst, at indklagede benytter domænenavnet shampooshop.dk til brug for virksomhed i konkurrence med klageren. Klageren har som bilag 6 fremlagt en udskrift af hjemmesiden under domænenavnet shampooshop.dk og påpeget, at indklagede ikke alene benytter betegnelsen shampooshop som domænenavn, men tillige benytter betegnelsen som en betegnelse for sin virksomhed, og at dette fremgår af bilag 6. Indklagede har gennem længere tid ejet og drevet en frisørforretning i Odense. Som et led i sit erhverv valgte indklagede at udvide sit forretningsområde ved at åbne en internetshop med handel af produkter, som relaterede sig til frisørfaget. Indklagede har oplyst, at der er registreret flere domænenavne, som indeholder betegnelser, der ligner domænenavnet shampooshop.dk, herunder domænenavnet shampoo-shop.dk, shampooshop.com, shampoo-shop.com, shampooshop.nu og shampooshop.se. Indklagede 2

3 har som bilag A fremlagt forskellige udskrifter med whois-oplysninger og skærmprints vedrørende enkelte af de anførte domænenavne. Klageren har anført, at de af indklagede fremhævede domænenavne ikke har relevans for nærværende sag, idet ingen af domænenavnene anvendes i konkurrence med klageren i Danmark. Klageren har oplyst, at man talrige gange har oplevet konkrete tilfælde af forveksling mellem klager og indklagede. Indklagede har i svarskriftet bemærket, at det er påfaldende, at klageren ikke tidligere har klaget over indklagedes registrering og brug af domænenavnet shampooshop.dk, hvis der er sket talrige tilfælde af forvekslinger. I svarskriftet har indklagede endvidere opfordret klageren til at dokumentere, at der er sket forveksling mellem klagers og indklagedes domænenavne. Klageren har i replikken anført følgende: Hertil kommer dels, at det har været forvekslingerne mellem klagers og indklagedes domænenavne i omsætningskredsen, der har henledt klagers opmærksomhed på problemet med indklagedes domænenavn, og disse er taget til i omfang og antal gennem Slutteligt har indlevering af klagen afventet registrering af klagers varemærke registrering for SHAMPOOSHOP (w), som skete 18. januar [ ] Indklagedes brug af et sådant næsten identisk virksomhedsnavn til markedsføring af samme slags ydelser, som udbydes af klager, under et domænenavn, som er stort set identisk med klagerens virksomhedsnavn samt det domænenavn shampooshoppen.dk som klageren i hvert fald siden 2004 har gjort brug af, skaber en meget betydelig risiko for, at der i omsætningskredsen sker en forveksling mellem klagerens og indklagedes virksomheder. Denne risiko for forveksling har manifesteret sig i mange og gentagne forvekslinger gennem Konkrete tilfælde af forveksling er i sagens natur vanskelige at dokumentere, al den stund at klager ikke har noteret navnene på de kunder, der har forvekslet domænenavnene. Dog er de skete forvekslinger bevæggrunden for indlevering af klage i denne sag. Klageren har videre oplyst følgende: Siden indlevering al klagen d. 13. marts 2008 er der sket dét, at indklagede tilsyneladende har ændret sit virksomhedsnavn til Hairshop4you jf. [ ] bilag 7. Indklagede har ligeledes på sin hjemmeside i øverste venstre hjørne angivet, at domænenavnet (nu) er hairshop4you.dk. Slår man op på dette nye domænenavn fremkommer samme hjemmeside jf. sagens bilag 8. Indklagede har oplyst, at registreringen og ibrugtagningen af det nye domænenavn er sket for at sikre, at indklagedes webshop kan videreføres under det nye domænenavn, såfremt klageren måtte få medhold i nærværende sag. Måtte indklagede få medhold i sagen, vil indklagede således fortsætte brugen af domænenavnet shampooshop.dk. Sekretariatet har ved søgning i Internet Archive, kunnet konstatere, at der her er registreret hjemmesider under domænenavnet shampooshoppen.dk i perioden fra den 11. februar 2005 til den 17. januar Sekretariatet har taget følgende kopi af hjemmesiden, der er registreret den 11. februar 2005: 3

4 Det er videre konstateret, at der er registreret hjemmesider under domænenavnet shampooshop.dk i perioden fra den 22. februar 2007 til den 13. februar Sekretariatet har tage følgende kopi af hjemmesiden, der er registreret den 22. februar 2007: Sekretariatet har ved opslag den 19. marts 2008 på domænenavnet shampooshop.dk taget følgende kopi: 4

5 Ved opslag den 28. september 2008 har sekretariatet taget følgende kopi: Et opslag på domænenavnet shampoo-shop.dk viser, at dette domænenavn indehaves af en frisørsalon i Ebeltoft. Hjemmesiden giver mulighed for onlinetidsbestilling, men indeholder ikke en indkøbsfacilitet for hårplejeprodukter. Der annonceres dog på hjemmesiden for sådanne produkter. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: 5

6 Klageren har gjort gældende, at klageren som følge af sin registrering og flerårige brug af ordmærket SHAMPOOSHOP har opnået varemærkerettigheder til denne betegnelse, at klageren har en væsentlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet shampooshop.dk, at domænenavnet shampooshop.dk er identisk med klagerens varemærke, at indklagede var i ond om klagerens varemærkerettigheder, da indklagede lod domænenavnet shampooshop.dk registrere, og at det har været påregneligt for indklagede, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ville medføre betydelige forretningsmæssige vanskeligheder og risiko for tab for klageren, at indklagede har ændret sit virksomhedsnavn og domænenavn til hairshop4you og hairshop4you.dk efter indledningen af nærværende klagesag, og at indklagede herefter ikke har en beskyttelsesværdig interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet shampooshop.dk, at klagerens påstande og anbringender har støtte i klagenævnets afgørelse i sag nr. 900 vedrørende domænenavnet thaitravel.dk, at klageren ikke har udvist passivitet i forhold til indklagedes registrering og brug af domænenavnet shampooshop.dk, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet shampooshop.dk således er i strid med såvel varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, som domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen shampooshop ikke har fornødent varemærkeretligt særpræg, at klager ikke har indarbejdet betegnelse shampooshop, at klageren ikke har dokumenteret at have gjort erhvervsmæssig brug af betegnelsen shampooshop før indklagede, at der er registreret og anvendes mange andre domænenavne, som minder om det omtvistede domænenavn, at der ikke er sket forveksling mellem klager og indklagede, at klageren ved ikke at iværksætte en klage på et tidligere tidspunkt, har udvist passivitet og dermed har accepteret indklagedes brug af domænenavnet shampooshop.dk, at indklagedes registrering og brug af det nye domænenavn kun et sket for at sikre, at indklagedes webshop kan videreføres under dette domænenavn, såfremt klageren måtte få medhold i nærværende sag, og at denne registrering og brug dermed ikke kan tillægges betydning, og at indklagede hverken har handlet i strid med varemærkelovens 4 eller domænelovens 12, stk. 1. Nævnets bemærkninger: Indledningsvist bemærkes det, at varemærkeregistreringen af klagerens ordmærke, SHAMPOOSHOP, er sket på baggrund af en ansøgning, der er indgivet efter indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet shampooshop.dk. Klagerens varemærkeregistrering kan således ikke i sig selv påberåbes over for indklagedes brug af domænenavnet shampooshop.dk, jf. herved princippet i varemærkelovens 10. 6

7 Som sagen er oplyst, finder klagenævnet endvidere ikke, at klager har dokumenteret at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen SHAMPOOSHOP/SHAMPOOSHOPPEN på tidspunktet for indklagedes registrering og ibrugtagning af domænenavnet shampooshop.dk. Selv om klageren ikke i kraft af kendetegnsretlig beskyttelse kan forhindre indklagedes brug af domænenavnet shampooshop.dk, forudsætter indklagedes anvendelse af domænenavnet shampooshop.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Domænenavnet shampooshop.dk, som efter sit indhold helt ubestemt angiver, at der er tale om en virksomhed, der sælger shampoo, signalerer efter nævnets opfattelse ikke i sig selv nogen tilknytning til klagerens virksomhed, og indklagede, der bl.a. som klageren driver virksomhed med salg af shampoo m.v., må anses for at have samme interesse som klageren i at være indehaver af dette domænenavn. Det forhold, at indklagede har registreret og ibrugtaget et nyt domænenavn for at sikre sin virksomhed i tilfælde af, at klageren måtte få medhold i nærværende sag, kan ikke i sig selv anses for at afsvække indklagedes interesse i domænenavnet shampooshop.dk. Da der ikke under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet shampooshop.dk er foranlediget af et kendskab til klageren, og at registreringen og brugen af domænenavnet er et forsøg på at lede internetbrugere, der søger efter klageren, hen til indklagedes hjemmeside, finder nævnet ikke tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at opretholdelsen af registreringen strider mod god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Koch Hair Cut, medhold i, at indklagede, shampooshop.dk, skal overdrage domænenavnet shampooshop.dk til klageren. Dato: 8. oktober 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Lone Prehn Thomas Riis 7