KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0149 Klager: Per Gravesen Grønningvej 14 7870 Roslev Indklagede: 2ndBest ApS Holbergsgade 26, 1. tv. 1057 København K v/advokat Janne Britt Hansen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overdrage domænenavnet phoneguard.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. september 2015 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift af 21. oktober 2015 med seks bilag (bilag A-F), replik af 21. april 2016 med et bilag (bilag 6) og duplik af 26. april 2016 med et bilag (bilag G). Registreringsforhold: Domænenavnet phoneguard.dk er registreret den 12. maj 2014. Sagsfremstilling: Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (www.datacvr.virk.dk), at klageren er stifter og eneejer af selskabet Per Gravesen Elektronik ApS, som han tillige er direktør i. Selskabet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med startdatoen 28. maj 1990 under branchekode 331400 Reparation af elektronisk udstyr. Selskabets formål er ifølge registret at eje aktier/anparter, drive landbrug, forestå finansiering og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har ikke registreret noget binavn 1
. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Jeg har siden 1992 markedsført en lynbeskyttelse til telefontilsluttet udstyr under det registrerede varemærke Phoneguard (VR 1992 06275). Se vedhæftede registreringsudskrift (1). Navnet er registreret i hele klasse 9, og er derfor meget bredt beskyttet. Markedsføringen sker bla via mit firmas hjemmeside www.gravesen.com/lynbeskyttelse. Se vedhæftede uddrag (2). Indklagede har i 2014 registreret domænet Phoneguard.dk, se vedhæftede registreringsudskrift (3), der bruges aktivt i markedsføringen af firmaet Phoneguard ApS. Se medsendte udskrift fra firmaets hjemmeside (4). Jeg blev opmærksom på forholdet, da Phoneguard ApS s utilfredse kunder ringede til mig, og klagede over manglende tilbagelevering af telefoner mv. Det er klart at en sådan trafik skader vores varemærke og omdømme. Jeg har forelagt indklagede sagen, men fik svar tilbage om at vedkommende Julius Winther ikke mener de krænker mit varemærke. Se vedhæftede svar (5). [ ] Indklagedes registrering og brug af Phoneguard.dk er en klar overtrædelse af varemærkeloven, idet Phoneguard har været mit registrerede varemærke siden 1992, dækkende hele klasse 9. Klageren har som bilag 1 fremlagt en udskrift af 2. september 2015 fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren på daværende tidspunkt var varemærkeindehaver af ordmærket VR 1992 06275 PHONEGUARD, der blev registreret den 10. juli 1992 for alle varer i klasse 9. Bilag 2 er efter det oplyste et uddrag af et skærmprint fra klagerens hjemmeside www.gravesen.com. Sekretariatet har ved opslag den 20. juni 2016 på nævnte hjemmeside på undersiden www.gravesen.com/lynbeskyttelse/guard-pro/ fundet følgende udsnit, der i det væsentlige svarer til bilag 2: PhoneGuard Pro din, fuga, ISDN. Den moderne informationsteknologi medfører at vi tilslutter mere og mere elektronik til telefonledninger og Internetforbindelser. Avancerede omstillingsanlæg, Internet-modemer, routere, NAS-harddiske osv. er meget udsatte for overspændinger pga. de mange kilometer telefonkabel de har forbindelse med. Derfor har vi valgt at bygge 4 trin i PhoneGuard -Pro. Sammenlagt kan PhoneGuard -Pro aflede en stødstrøm på over 30.000A! 2
Bilag 3 er en udskrift fra DK Hostmasters DK Whois database, hvoraf fremgår, at indklagede står som registrant af domænenavnet phoneguard.dk med oprettelsesdato den 12. maj 2014. Bilag 4 er efter det oplyste et skærmprint fra indklagedes hjemmeside www.phoneguard.dk, hvoraf bl.a. fremgår kontaktoplysninger på selskabet Phoneguard ApS. Bilag 5 er en udateret e-mail fra Julius K. Winther (jw@brugteiphones.dk) til klageren. I mailen hedder det bl.a. andet: Kære Per Gravesen Tak for din email. Vi markedsfører ikke elektroniske apparater under varemærket PhoneGuard og ser derfor ikke umiddelbart nogen krænkelse. [ ] Ved opslag på klagerens hjemmeside www.gravesen.com har sekretariatet den 26. juni 2016 taget følgende kopi: Ved opslag på www.phoneguard.dk den 11. september 2015 har sekretariatet taget følgende kopi: 3
Ved sekretariatets genopslag den 20. juni 2016 fremkom i det væsentlige samme hjemmeside. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: Udskrift af indklagedes registrering i Det Centrale Virksomhedsregister vedlægges som Bilag A. Som det fremgår, er selskabets formål at drive handels- og servicevirksomhed, herunder køb og salg af brugte mobiltelefoner, reparation af udstyr og øvrige aktiviteter relateret til service af og handel med forbrugerelektronik. PHONEGUARD ApS er et registreret binavn til selskabet 2ndBest ApS. [ ] Klagerens rettigheder til varemærket PHONEGUARD Indklagede er bekendt med klagerens varemærkeregistrering i Danmark, VR 1992 06275, af ordmærket PHONEGUARD for varer i klasse 9 og har været det siden det tidspunkt, hvor klageren rettede henvendelse til indklagede, jf. bilag 5, som er indklagedes besvarelse af henvendelsen. Til supplement af klagerens bilag 1 vedlægges som Bilag B udskrift fra Patentog Varemærkestyrelsens register, der viser klagerens varemærkeregistrering i sin helhed. Varefortegnelsen i klagerens varemærke i klasse 9 d.v.s. uden angivelse af specifikke varer skyldes, at mærket er ansøgt i 1992, hvor det var muligt blot at angive en klasse uden at angive de varer, som mærket skulle være gældende for. Klagerens registrering er imidlertid underlagt brugspligt, jf. varemærkelovens 25, stk. 1, og må i dag anses for at have et meget snævert og specifikt indhold. 4
Klageren har selv oplyst, at han siden 1992 har markedsført en lynbeskyttelse til telefontilsluttet udstyr under varemærket PHONEGUARD. Registreringen, der er underlagt brugspligt, omfatter således i bedste fald reelt kun disse meget specifikke varer i klasse 9. Til orientering har vi på vegne af indklagede netop begæret klagerens varemærkeregistrering, VR 1992 06275, helt eller delvis ophævet med henvisning til manglende brug, jf. varemærkelovens 30, stk. 1, jf. 28, stk. 2. Vores brev af 15. oktober 2015 til Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende anmodning om administrativ ophævelse af VR 1992 06275 vedlægges som Bilag C. Brugen af PHONEGUARD som varemærke, jf. klagerens bilag 2, synes at være yderst begrænset, men det er muligt, at der kan dokumenteres brug af mærket for lynbeskyttere. Som det fremgår af klagerens hjemmeside www.gravesen.com, der vedrører Gravesen Elektronik ApS v/per Gravesen, ses kun ganske kort omtale af PHONEGUARD. På forsiden nævnes phoneguard som et varemærke nederst til højre oplistet bandt fem andre varemærker og under fanebladet Lynbeskyttelse optræder en kort omtale og afbildning at et lynaflederprodukt under navnet Phoneguard. Diverse prints fra hjemmesiden vedlægges som Bilag D. Indklagedes interesser, rettigheder og adkomst til PHONEGUARD Som anført af klageren, og som det fremgår af bilag 3, registrerede indklagede domænenavnet <phoneguard.dk> den 12. maj 2014. Indklagede stiftede selskabet 2ndBest ApS (tidligere BRUGTEIPHONES.DK ApS), den 1. oktober 2013. Indklagede startede den 15. august 2014 en særlig aktivitet under binavnet PHONEGUARD ApS med salg af beskyttelsesglas til mobiltelefoner. Binavnet blev tilført som nyt binavn til selskabet den 11. august 2014, jf. bilag A. Virksomhedens aktiviteter kan som også henvist til af klageren ses på www.phoneguard.dk, jf. bilag 4 og Bilag E. Phoneguard betyder telefonbeskyttelse og er dermed direkte beskrivende for de varer, som indklagede sælger på hjemmesiden www.phoneguard.dk nemlig beskyttelsesglas til mobiltelefoner. Vores klient har således en helt naturlig interesse i at bruge domænenavnet <phoneguard.dk> som en beskrivende betegnelse for sin virksomhed og varer. Phoneguard.dk har siden den 15. august 2014 været brugt og bruges stadig af indklagede til salg af beskyttelsesglas til mobiltelefoner. I markedsføringen bruges det figurlige varemærke PHONEGUARD, som er afbildet nedenfor. Da vores klient ville forvente at få et registreringsafslag på en varemærkeansøgning om ordmærket PHONEGUARD for sine vigtigste varer skærmbeskyttere og glas til mobiltelefoner ansøgte vores klient for nylig om varemærkeregistrering af figurmærket PHONEGUARD, som også ses på hjemmesiden, jf. klagers bilag 4. 5
Udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register af vores klients varemærkeansøgning, der har status foreløbig registreret, vedlægges som Bilag F. Under de beskrevne omstændigheder er det vores klare opfattelse, at vores klient ikke krænker Per Gravesens (eventuelle)rettigheder til PHONEGUARD, jf. nærmere nedenfor. [ ] Vores klients brug af <phoneguard> udgør ikke en krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket PHONEGUARD efter varemærkelovens 4. Indklagede har med sin virksomhed for salg af beskyttelsesglas til mobiltelefoner en retlig, naturlig og kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet <phoneguard.dk> for sin virksomhed. Nærværende klagesag bør enten stilles i bero, indtil afgørelsen fra Patent- og Varemærkestyrelsen i sagen om administrativ ophævelse af den af klageren påberåbte rettighed foreligger, eller det bør lægges til grund, at klageren alene har en varemærkerettighed til PHONEGUARD, der kun omfatter lynbeskyttere til telefontilsluttet udstyr. Da det dog er tvivlsomt, om klageren kan opfylde brugspligten for varemærket også for disse specifikke varer anmoder vi om, at sagen stilles i bero på udfaldet af afgørelsen fra styrelsen. Resultatet kan således meget vel blive, at Per Gravesens registrering ophæves helt, og at han dermed slet ikke har nogen rettigheder til PHONEGUARD. Det gøres således principalt gældende, at klageren ikke har nogen varemærkerettigheder til varemærket PHONEGUARD, idet han ikke kan opfylde brugspligten for varemærket. Det gøres subsidiært gældende, at klagerens rettigheder til varemærket PHONEGUARD bør anses for begrænset til lynbeskyttelse til telefontilsluttet udstyr. Det er tvivlsomt, om klagerens varemærke PHONEGUARD kan anses for at have tilstrækkeligt særpræg for klagerens varer lynbeskyttelse til telefontilsluttet udstyr, idet phoneguard, der betyder telefonbeskyttelse, kan anses for beskrivende for disse varer. Klagerens varemærke nyder derfor kun beskyttelse som varemærke/forretningskendetegn for klagerens varer, hvis der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klagerens virksomhed, jf. princippet i varemærkelovens 3 og 13. En sådan dokumentation foreligger ikke. Selv hvis klagerens varemærke må anses for at nyde en vis men dog svag - beskyttelse, kan varemærkerettighedens beskyttelsesomfang ikke udstrækkes til at forhindre andre som f.eks. indklagede i at gøre brug af navnet phoneguard på en beskrivende måde. Selv hvis indklagedes brug ikke findes beskrivende, foreligger der ikke forvekslelighed mellem mærkerne, idet der ikke er lighed mellem klagerens varer lynbeskyttelse til telefontilsluttet udstyr og indklagedes varer beskyttelsesglas til mobiltelefoner. Afslutningsvis skal det bemærkes, at vores klients brug af navnet phoneguard i domænenavnet <phoneguard.dk> og på hjemmesiden er udtryk for en helt beskrivende brug af navnet for vores klients produkter nemlig beskyttelsesglas til telefoner. Denne beskrivende brug kan ikke forhindres af Per Gravesens (eventuelle) tidligere rettigheder til varemærket PHONEGUARD uanset om hans varemærkerettighed sågar måtte blive anset for at omfatte alle varer i klasse 9. 6
Der henvises i den forbindelse til varemærkelovens 5, nr. 2), hvoraf fremgår, at indehaveren af en varemærkeret ikke kan forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen. Som det fremgår af klagenævnets praksis, skal en klagers interesse i et domænenavn afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tages i betragtning, at domænenavnet <phoneguard.dk> består af to almindelige engelske ord, der også er almindeligt kendt i Danmark, og som udgangspunkt frit kan anvendes af enhver, der beskæftiger sig med varer/tjenesteydelser i forbindelse med beskyttelse af telefoner, ligesom domænenavnets signalværdi vil kunne udnyttes i flere forskellige sammenhænge også af andre end sagens parter. Klagerens interesse i domænenavnet overstiger ikke indklagedes, og indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet <phoneguard.dk> indebærer ikke en overtrædelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Indklagede anvender domænenavnet på en loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Af disse grunde behøver klagenævnet for så vidt ikke at afvente styrelsens afgørelse om hel eller delvis ophævelse af den af klageren påberåbte varemærkerettighed for a træffe afgørelse i sagen. På ovenstående baggrund anmoder vi på vegne af indklagede om, at domænenavnet <phoneguard.dk> ikke overføres til klageren. Indklagede har som bilag A fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede er et anpartsselskab registreret under navnet 2ndBest ApS med startdato den 1. oktober 2013 under branchekode 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger. Det fremgår endvidere, at indklagede har registreret binavnene BrugteiPhones.dk ApS og PHONEGUARD ApS. Selskabets formål er ifølge oplysningerne fra Det Centrale Virksomhedsregister at drive handels- og servicevirksomhed, herunder køb og salg af brugte mobiltelefoner, reparation af udstyr og øvrige aktiviteter relateret til service af og handel med forbrugerelektronik. Som bilag B har indklagede fremlagt en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende klagerens varemærke VR 1992 06275. Bilag C er en kopi af brev af 15. oktober 2015 fra advokat Janne Britt Hansen til Patent- og Varemærkestyrelsen med bl.a. følgende ordlyd: ANMODNING OM ADMINISTRATIV OPHÆVELSE AF VR 1992 06275 PHONEGUARD <W> På vegne af vores klient, 2ndBest ApS, anmoder vi hermed om hel eller delvis ophævelse af registreringen VR 1992 06275, PHONEGUARD <w>. 7
Anmodningen fremsættes med henvisning til varemærkelovens 30, stk. 1, jf. 28, stk. 2, nr. 1, idet mærket ikke synes at have været brugt for en lang række af de omfattede varer i klasse 9, jf. varemærkelovens 25, stk. 1. Det har ikke været muligt for os at vurdere, om mærket kan anses for at have været brugt og fortsat er i brug i meget begrænset omfang. Vi kan konstatere, at indehaver nævner mærket på sin hjemmeside www.gravesen.com, i forbindelse med lynbeskyttelse. Baggrunden for begæringen er, at vores klient har en naturlig interesse i varemærket PHONEGUARD for en række varer omfattet af klasse 9, som der ikke kan være tvivl om, at registreringen VR 1992 06275 skal ophæves for. Principalt anmoder vi derfor om, at registreringen ophæves helt. Subsidiært anmoder vi om, at registreringen kun opretholdes for de varer, som indehaver kan dokumentere at have brugt mærket for. [ ] Som bilag D har indklagede fremlagt flere skærmprints fra klagerens hjemmeside www.gravesen.com, hvoraf bl.a. fremgår, at Gravesen Elektronik ApS har specialiseret sig i dels styring, alarmering og fjernovervågning af vandværker, kraftvarmeværker og lignende og dels i lynbeskyttelse af computere, telefoninstallationer, industrielle anlæg mv. På to ud af de fire fremlagte skærmprints fremgår betegnelsen Phoneguard som et af flere produkter til beskyttelse af bl.a. telefonudstyr. Som bilag E har indklagede fremlagt en række skærmprints fra indklagedes hjemmeside www.phoneguard.dk, hvoraf bl.a. ses information om skærmbeskyttelse til forskellige smartphones og tablets. Bilag F er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede den 10. september 2015 har fået varemærket VR 2015 02350 foreløbig registreret som figurmærke i klasse 9 (for skærmbeskyttere og glas til mobiltelefoner), klasse 35 (bl.a. for detailhandel med varer med relation til computere og mobiltelefoner), klasse 37 (bl.a. for reparation og vedligeholdelse af telefoner og mobiltelefoner) og klasse 42 (bl.a. for teknisk rådgivning vedrørende telefoner og mobiltelefoner). Figurmærket har følgende udformning: Ved e-mail af 24. november 2015 meddelte sekretariatet parterne, at klagenævnets formand havde besluttet at udsætte sagen, indtil Patent- og Varemærkestyrelsen havde taget stilling til spørgsmålet om administrativ ophævelse af klagerens varemærkeregistrering, jf. 5, stk. 5, i klagenævnets forretningsorden. 8
Den 21. april 2016 fremsendte klageren sammen med sin replik som bilag 6 en kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. april 2016, hvoraf bl.a. fremgår, at styrelsen i spørgsmålet om administrativ ophævelse af klagerens varemærkeregistrering af ordmærket PHONEGUARD i medfør af varemærkelovens 30, jf. 28, stk. 2, nr. 1, jf. 25 har truffet følgende afgørelse: [ ] Styrelsen tager begæringen delvist til følge og registreringen vil blive ophævet for: Alle varer i klasse 9, jf. 6. udgave af Nice-Klassifikationen, med undtagelse af lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger. Registreringen vil blive opretholdt for: Klasse 9: Lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger. [ ] Af Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering og konklusion fremgår bl.a. følgende: [ ] Registreringsproceduren for det angrebne mærke blev afsluttet den 12. oktober 1992, hvorfor indehaver skal bevise, at mærket har været i brug indenfor de sidste fem år forud for begæringens indlevering, nemlig i perioden 15. oktober 2010 til 15. oktober 2015. Efter varemærkelovens 25 er udgangspunktet, at et mærke skal bruges i den form, hvori det er registreret. Mærker som bruges sammen med andre bestanddele, kan dog også udgøre brug af mærket, hvis den tilføjede bestanddel ikke ændrer mærkets særpræg i sin helhed. Dette spørgsmål har EU-domstolen afklaret i eksempelvis C-553/11 (Rintisch) og C-252/12 (Specsavers). I materialet indsendt af indehaver, fremstår mærket ofte således: PhoneGuard, efterfulgt af et mellemrum og eksempelvis Pro Din eller Light. De tilføjede ord er svage mærkedele, da det er almindelige ord ofte benyttet til at illustrere produktlinjer. I de indsendte screen dumps fra hjemmesiden og den indsendte brochure, fremstår mærket i en figurlig udformning på varerne, hvor det registrerede mærke er dominerende, og det tilføjede Pro Din/ Light står med væsentlig mindre skrift, under det registrerede mærke. Ordene lægger sig dermed til den foranstående mærkedel Phoneguard, og ændrer ikke mærkets særpræg i sin helhed. Det indsendte materiale, hvoraf mærket er efterfulgt af et svagt mærkeelement, er dermed relevant for at vise brugen af det registrerede varemærke. Materiale der ligger udenfor den relevante periode hvori der skal påvises brug, kan der ikke lægges afgørende vægt på. Det vil sige, at det materiale fra den 9. august 1994 til den 19. november 2006, og materiale fra den 19. november 2015, ikke indgår på afgørende vis i afgørelsen for at dokumentere reel brug. Det samme er gældende, for de udaterede brochurer, og løse sider tilhørende et tilbud. Inden for den relevante periode ligger 7 fakturaer, der er spredt over årene 2011-2015, indeholdende varemærket. Yderligere er der indsendt 8 tilbud afgivet til kunder i årene 2011-2015, hvori mærket fremgår. 9
I tilbud af den 14. august 2015, den 17. oktober 2012, 8. maj 2014, 30. juni 2014, 8. april 2013, og 8. oktober 2015, samt faktura af den 14. december 2012, fremstår mærket benyttet for lynbeskyttelse. I den indsendte brochure og screen dump fra hjemmesiden, anfører beskrivelsen til varemærket, at der er tale om lyn- og transientbeskyttelse af telefontilslutninger. De øvrige fakturaer, udspecificerer ikke hvilke produkter der er tale om, anfører blot varemærket, hvilket viser kontinuerlig brug. Denne dokumenterede brug, er tilstrækkelig til at vise reel brug af mærket i perioden 15. oktober 2010 til 15. oktober 2015. Mærket er registreret for hele klasse 9 i 6. udgave af Nice-klassifikationen. Da mærket kun er set brugt for lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger, er brugen ikke påvist for hele klasse 9, men kun for varerne lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger, i klasse 9. Vi tager således begæringen delvist til følge, og ophæver registreringen for alle varer i klasse 9 med undtagelse af lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger, og opretholder regsitreringen for lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger, i klasse 9. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 30, jf. 28, stk. 2, nr. 1, jf. 25. I replikken har klageren bl.a. anført følgende: [ ] Som det fremgår [af afgørelsen] har min anvendelse af Phoneguard-navnet været fyldestgørende for at opretholde min varemærkeregistrering fra 1992. Det er således klart at Phoneguard.dk, uden mit samtykke, blev oprettet af 2ndBest, mens jeg lovligt ejede rettighederne til varemærket Phoneguard. Jeg vil derfor fastholde mit krav om at Phoneguard.dk overgår til mig. Hertil har indklagede i sin duplik bl.a. anført følgende: [ ] Som det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. april 2016 (bilag 6)er klagers varemærkeregistrering af ordmærket PHONEGUARD, VR 1992 06275, blevet ophævet for alle varer i klasse 9, undtagen de meget specifikke varer: Lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger Som forventet og som nævnt i vores svarskrift af 21. oktober 2015 er det reelle indhold af klagers varemærkeregistrering for ordmærket PHONEGUARD dermed yderst begrænset. Klagers rettigheder til varemærket PHONEGUARD for lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger kan ikke forhindre indklagede i at gøre brug af udtrykket phoneguard, herunder som domænenavn for beskyttelsesglas til mobiltelefoner. Der henvises i øvrigt til vores tidligere bemærkninger i svarskriftet. Til orientering blev vores klients figurlige varemærke PHONEGUARD endeligt registreret i Danmark den 14. december 2015, uden at der blev nedlagt indsigelser. En opdateret udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens register vedlægges som Bilag G. 10
[ ] Som bilag G har indklagede fremlagt en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf bl.a. fremgår, at indklagede den 14. december 2015 har fået varemærket VR 2015 02350 endeligt registreret som figurmærke i klasse 9 (for skærmbeskyttere og glas til mobiltelefoner), klasse 35 (bl.a. for detailhandel med varer med relation til computere og mobiltelefoner), klasse 37 (bl.a. for reparation og vedligeholdelse af telefoner og mobiltelefoner) og klasse 42 (bl.a. for teknisk rådgivning vedrørende telefoner og mobiltelefoner). Ved en søgning i Google den 20. juni 2016 på phoneguard blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 1.980, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 44 (omtale af) indklagede, tre resultater vedrørte klageren, mens de sidste tre resultater ingen relation havde til nogen af parterne. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagedes registrering og brug af phoneguard.dk er en overtrædelse af varemærkeloven, idet PHONEGUARD har været klagerens registrerede varemærke siden 1992, dækkende hele klasse 9, og at indklagede uden klagerens samtykke oprettede phoneguard.dk, mens klageren lovligt ejede rettighederne til varemærket PHONEGUARD. Indklagede har bl.a. gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet phoneguard.dk ikke udgør en krænkelse af klagerens rettigheder til varemærket PHONEGUARD efter varemærkelovens 4, at indklagede med sin virksomhed for salg af beskyttelsesglas til mobiltelefoner har en retlig, naturlig og kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet phoneguard.dk for sin virksomhed, at klageren ikke kan forhindre andre som f.eks. indklagede - i at gøre brug af navnet phoneguard på en beskrivende måde, at der ikke foreligger forvekslelighed mellem parternes mærker, idet der ikke er lighed mellem klagerens varer lynbeskyttelse til telefontilsluttet udstyr og indklagedes varer beskyttelsesglas til mobiltelefoner, og at klagerens rettigheder til varemærket PHONEGUARD for lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger ikke kan forhindre indklagede i at gøre brug af udtrykket phoneguard, herunder som domænenavn for beskyttelsesglas til mobiltelefoner. Nævnets bemærkninger: Klageren er indehaver af varemærkeregistrering af ordmærket phoneguard, der efter Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 6. april 2016 alene er opretholdt for lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger i klasse 9. Klageren kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignede mærke, for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, som er affattet således: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 11
1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Klagenævnet finder ikke at beskyttelsesglas til mobiltelefoner er ligeartede med lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger, hvorfor indklagedes brug for sådanne beskyttelsesglas ikke kan anses for at være i strid med klagerens varemærkerettigheder. En varemærkeret udelukker endvidere ikke, at andre kan gøre brug af generiske betegnelser i deres almindelige betydning, forudsat at brugen sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. herved varemærkelovens 5, nr. 2, som er sålydende: 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af [ ] 2. angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske placering, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.. Betegnelsen phoneguard er sammensat af de to engelske ord phone og guard. Phone betyder telefon, mens guard anvendes som både navneord og udsagnsord, f.eks. (en) vagt, holde vagt, værne eller beskytte. Betegnelsen phoneguard er således bl.a. egnet til at beskrive et produkt, der beskytter en telefon. Da indklagede benytter domænenavnet phoneguard.dk til en hjemmeside, hvorfra der bl.a. sælges beskyttelsesglas til mobiltelefoner, benytter indklagede således betegnelsen phoneguard i (en af) dens generiske betydning(er). En sådan brug kan ikke anses for at være i strid med god markedsføringsskik, da indklagedes hjemmeside ikke fremstår på en måde, som signalerer, at der skulle være en forbindelse mellem indklagede og klageren, eller at indklagede skulle være den eneste på nettet, som anvender betegnelsen phoneguard. Klagenævnet finder derfor ikke, at der med den nuværende anvendelse af domænenavnet er grundlag for at fastslå, at indklagede krænker klagerens varemærkerettigheder. Selvom indklagedes brug af domænenavnet phoneguard.dk ikke udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, 12
anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger heraf, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Klageren benytter betegnelsen phoneguard i forbindelse med markedsføring af et af flere produkter, der sælges gennem klagerens selskab Per Gravesen Elektronik ApS. Klageren er tillige indehaver af en registreret varemærkeret til ordmærket phoneguard for lyn- og transientbeskyttere til telefontilslutninger. Klageren har derfor en reel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet phoneguard.dk i forbindelse med selskabets virksomhed. Klagerens kommercielle interesse skal afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. I interesseafvejningen må tillige indgå, at phoneguard på internettet ikke i særlig grad forbindes med klageren, men derimod i høj grad med indklagede. Indklagede anvender domænenavnet phoneguard.dk til en hjemmeside, hvorfra der bl.a. sælges skærmbeskyttelse til mobiltelefoner. Indklagede er endvidere indehaver af en varemærkeregistrering af et figurmærke indeholdende betegnelsen phoneguard, ligesom indklagede anvender betegnelsen i det registrerede binavn PHONEGUARD ApS. Indklagede har således en reel og loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet phoneguard.dk. 13
Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, finder nævnet det således ikke godtgjort, at klagerens interesser i domænenavnet phoneguard.dk i væsentlig grad overstiger indklagedes. Der er heller ikke oplyst omstændigheder, som giver grundlag for at antage, at indklagede skulle have handlet illoyalt over for klageren. Det forhold, at klagerens varemærkeret på tidspunktet for registreringen af det omtvistede domænenavn omfattede alle varer i klasse 9, kan ikke føre til et andet resultat. Henset til det anførte finder nævnet ikke, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnskik, og nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Per Gravesen, medhold i, at indklagede, 2ndBest ApS, skal overføre registreringen af domænenavnet phoneguard.dk til klageren. Dato: 18. juli 2016 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 14