RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 2 IDENTITET OG RISIKO FOR FORVEKSLING KAPITEL 5 DOMINERENDE KARAKTER Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 1
Indholdsfortegnelse 1 Generelle bemærkninger... 3 2 Vurdering af dominerende karakter... 3 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 2
1 Generelle bemærkninger Der er risiko for forveksling (herunder en risiko for, at der er en forbindelse), hvis der er en risiko for, at kundekredsen kunne tro, at de pågældende varer og tjenesteydelser kommer fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder, idet det antages, at de er forsynet med de pågældende mærker. Om der er risiko for forveksling, afhænger af en samlet vurdering af flere indbyrdes afhængige faktorer, herunder i) ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne, ii) ligheden mellem tegnene, iii) de angrebne tegns særprægede og dominerende elementer, iv) det ældre mærkes særpræg og v) den relevante kundekreds. Det første trin i vurderingen af, om der er risiko for forveksling, er at identificere disse fem faktorer. Det andet trin er at fastslå deres relevans. Formålet med dette kapitel er at gøre rede for, hvordan man vurderer, om de angrebne tegn har en eller flere dominerende bestanddel(e). 2 Vurdering af dominerende karakter Harmoniseringskontorets praksis er at begrænse begrebet dominerende karakter til den visuelle virkning af et tegns elementer, dvs. således at begrebet alene betyder "visuelt fremtrædende". For at kunne konkludere at et tegn indeholder et dominerende element, skal det have mindst to identificerbare bestanddele 1. Første trin er derfor at identificere et tegns bestanddele. EU-Domstolen ("Domstolen") har ikke fastlagt, hvad der skal betragtes som et tegns "bestanddel", men har givet visse indikationer. Visuelle indikationer såsom et udråbstegn eller brug af forskellige fontstørrelser og/eller fonte eller farver kan betragtes som "bestanddele" 2. Det er den relevante kundekreds' opfattelse af tegnet, der er afgørende, ikke om tegnet visuelt kan inddeles i forskellige dele. Andet trin er at identificere, hvilken af et tegns bestanddele der er den dominerende. Som Domstolen har fastslået: Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere og sekundært kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes opbygning. (Se dom af 23. oktober 2002, sag T-6/01, MATRATZEN, præmis 35, dom stadfæstet ved kendelse af 28. april 2004, sag C-3/03 P.) Selv om andre aspekter end det visuelle (såsom den semantiske betydning af en del af et tegn bestående af ét ord) ifølge Domstolens faste retspraksis kan komme i spil i 1 I denne tekst bruges ordene "bestanddel" og "element" i flæng. 2 Eksempler herpå kan ses i Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 2, Dobbelt identitet og risiko for forveksling, kapitel 3, Sammenligning af tegn. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 3
definitionen af begrebet "et tegns dominerende bestanddel", er det Harmoniseringskontorets praksis at begrænse begrebet "dominerende bestanddel" til den visuelle virkning af et tegns bestanddele, dvs. således, at det alene bruges i betydningen "visuelt fremtrædende", så alle andre overvejelser overlades til den samlede vurdering. Følgelig er det Harmoniseringskontorets praksis, at en bestanddels dominerende karakter i et tegn hovedsagelig bestemmes af dets placering, størrelse, dimensioner og/eller anvendelse af farver, i det omfang disse påvirker den visuelle virkning. Desuden har Domstolen fastslået følgende: Et eventuelt svagt særpræg af en bestanddel af et sammensat varemærke indebærer nemlig ikke nødvendigvis, at denne ikke kan udgøre en dominerende bestanddel, da den navnlig som følge af sin placering i tegnet eller af sin størrelse kan sætte sit præg på opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren og forblive i dennes erindring. (Se dom af 13. juni 2006, sag T-153/03, Representation of a cowhide in black and white, præmis 32). Det forhold, at en bestanddel i et varemærke måske kan betragtes som ikke havende fornødent særpræg (eller som havende en lav grad af fornødent særpræg) har følgelig ingen betydning i vurderingen af den dominerende karakter. Som tommelfingerregel bør følgende tages i betragtning: Den dominerende karakter skal vurderes for begge de tegn, der sammenlignes. For at kunne konkludere at et tegn har en dominerende bestanddel, skal det have mindst to identificerbare bestanddele. Ordmærker har ingen dominerende elementer, fordi de pr. definition er skrevet med en standardfont. Ordenes længde eller antal indgår ikke i vurderingen af dominerende karakter, men i den samlede vurdering 3. Figurelementer kan være dominerende i tegn, hvor der også findes ordbestanddele. Om et element er visuelt fremtrædende, kan bestemmes i den visuelle sammenligning af tegnene. Hvis det er tilfældet, skal denne stemme overens med en efterfølgende vurdering af dominerende karakter. Hvis det endelig er vanskeligt at bestemme, hvilken af (mindst) to bestanddele, der er den dominerende, kan dette være en indikation af, at der ikke findes et dominerende element. Fastslås det, at en bestanddel har dominerende karakter, betyder det, at denne skal være visuelt fremtrædende sammenlignet med de andre bestanddele i varemærket. Hvis det er vanskeligt at foretage denne vurdering, er det fordi, der ikke er et dominerende element. 3 Se Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 2, Dobbelt identitet og risiko for forveksling, kapitel 8, Samlet vurdering, Korte tegn. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 4
Eksempler på sager: Tegn Dominerende bestanddel og begrundelse Sag nr. RPT: Det dominerende element i det ældre varemærke er akronymet RPT, hvor bogstavet "p" har dominerende karakter (præmis 33). T-168/07 Free: Ordet "free" dominerer det visuelle indtryk af det varemærke, som det indgår i, fordi det er betydeligt større end de andre bestanddele, og det er desuden meget lettere at huske og udtale end det pågældende slogan (præmis 39). T-365/09 Xtreme: På det visuelle plan må det konkluderes, at udtrykket "XTREME" indtager en central plads i det varemærke, der søges registreret. Fontstørrelsen er større end de andre ordelementer, og ordet fremhæves med en hvid cirkel De øvrige ordelementer "RIGHT GUARD" og "sport" er skrevet med en meget mindre font og er placeret til højre i varemærkets yderkant (præmis 55). T-286/03 (by missako) Green by missako: Det skal som udgangspunkt bemærkes, at gengivelsen af solen indtager en fremtrædende plads i det varemærke, der søges registreret, da den er placeret i midten og dækker næsten to tredjedele af varemærket. Dernæst er ordelementet "green" også fremtrædende i varemærket, da det er gengivet med stor font, stiliserede, sorte versaler og fylder omkring en tredjedel af pladsen. Som appelkammeret anfører i præmis 28 i den angrebne afgørelse, optager disse to elementer således hovedparten af pladsen i det varemærke, der søges registreret, og er derfor slående i det samlede indtryk, som varemærket giver... Med hensyn til ordelementet "by missako" fastslog appelkammeret korrekt i præmis 28 i den angrebne afgørelse, at disse ord næsten var ulæselige på grund af deres størrelse, og at håndskriften gjorde det vanskeligt at tyde dem. Det følger for det første deraf, at den dominerende karakter af ordet "green" og gengivelsen af solen derved fremhæves endnu mere, og for det andet, at ordelementet "by missako" er af ubetydelig karakter (præmis 37 og 39). T-162/08 BÜRGER: Den dominerende bestanddel i det varemærke, der søges registreret, er tydeligvis ordelementet skrevet med stort, der gør det fremtrædende, alene på grund af dets placering og bogstavernes meget store størrelse, i forhold til de øvrige elementer, som etiketten består af (præmis 38). T-460/11 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 5