KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: FJ Trading A/S Kastholmvej 1 Osted 4320 Lejre Indklagede: Per Rasmussen Tonysvej Charlottenlund Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet kolon.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. april 2015 med to bilag (bilag 1-2), svarskrift af 12. juni 2015 med fire bilag (bilag A-D), replik af 8. juli 2015 uden bilag samt duplik af 31. juli 2015 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet kolon.dk er registreret den 28. februar Sagsfremstilling: Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at klager er registreret med startdato den 20. juni 1978 under navnet FJ TRADING A/S BOLIG- OG INSTITUTIONSINVENTAR. Den 8. april 2013 fik klager registreret binavnet TOTALINVENTAR A/S. Til klagers CVR-nummer er knyttet produktionsenheden Kolon Skabssystemer. I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 1

2 Vores virksomhed Kolon Skabssystem er et brand der har eksisteret siden I daglig tale hedder vi KOLON. Vi producerer og leverer inventar til skole og institutions markedet. Vores varemærke er de to prikker i kolontegnet, da vores unikke Kolon hængsel har prikker som kolon se mere her Vi vil bruge domænet erhvervsmæssigt og da domænet ikke bliver brugt at ejeren kan vi ikke se problemet. Jeg har kontaktet modparten pr. sms, hvor jeg spurgte om vi kunne overtage/købe domænet, hvilket modparten ikke ønskede. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at indklagede har fået registreret enkeltmandsvirksomheden KOLON med startdato den 25. november 2013 og med branchekoden Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi, jf. bilag A. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: Domænenavnet KOLON er særligt derved at selve navnet indeholder et betydningsudsagn. Det er et grammatisk tegn til hvilket der er knyttet bestemte regler og forventninger. Derfor vil det i brug som domænenavn associeres med denne betydning og disse regler, hvis det bruges på den måde. Jeg har netop registreret det medhenblik på at udnytte disse egenskaber. I min karriere gennem 40 år har jeg som forlægger og forlagsdirektør stiftet flere forlag: Samfundsfagsnyt, Forlaget Columbus og har desuden oprettet leksikale sites, bl.a. samfundsfag.dk den digitale håndbog, som betjener brugere om året. KOLON er derfor registreret (pr ) med henblik på tilsvarende udgivelsesaktiviteter, hvor selve navnet give brugeren en forventning om hvad der kommer, hvad han kan forvente ved opslag. Navnet har et stort potentiale som forlagsnavn og som leksikalt databasenavn i digital form. Jeg har den erfaring og indsigt der er nødvendig for at etablere en sådan virksomhed og i en sådan aktivitet er navnet umådelig vigtig. Det er fortsat min hensigt at iværksætte denne aktivitet og derved udnytte betydningen som ikke umiddelbart kan opnås ved andre ord. Jeg har stiftet et firma med navnet KOLON i 2013 (Jf bilag A) hvor jeg fratrådte som direktør for nævnte forlag og afventer nu udløbet af kontraktlige forpligtelser pr. 1. februar 2016 førend jeg iværksætter brugen. Min nye virksomhed med navnet Kolon er altså stiftet før Kolon Skabssystemers henvendelse. Omvendt har modparten aldrig fundet det relevant at henvende sig med henblik på at forespørge om muligheden for anvendelse af domænet i forbindelse med salg af køkkenskabe. De har klaret sig uden i de 18 år jeg har været registrant på domænet.. Modparten har henvendt sig pr. 14. april 2015 via SMS. Jeg har tilkendegivet at jeg ikke var interesseret, men begrundede det ikke yderligere før den indgivne klage. Min primære interesse er at realisere mit projekt og anvende domænet i den forbindelse. 2

3 Jeg har derfor hverken været interesseret i at overdrage/ sælge retten, men efter den indgivne klage drøftet mulighederne for en fælles forståelse med modparten. Men vi er ikke kommet frem til nogen enighed. I den forbindelse skal det understreges som det i øvrigt jo fremgår at min fremstilling at mit motiv ikke på noget tidspunkt har været registrering af domæne med henblik på salg eller udleje. Kolon Skabssystemer har registreret et domænenavn der siger hvad de handler med: KolonSkab.dk. et domænenavn der er indarbejdet gennem mange år. De har henvendt sig til mig nu hvor firmaet har fået nye ejere. De handler med institutionelle kunder hvor det efter min vurdering ikke er særligt afgørende hvilken form domænenavnet har. Dette er i modsætning til min tiltænkte anvendelse hvor selve navnet vil have stor betydning fordi det skal henvende sig bredt til studerende og alment interesserede i humanistiske, samfundsvidenskabelige og historiske forhold. Der eksisterer flere virksomheder der anvender navnet KOLON, jf. bilag C fra CVR-registret Af patent- og varemærkestyrelsens oversigt fremgår desuden navnet KOLON og KOLON SPORT, jf. Bilag B. Der begge er registreret som varemærker. Et nært beslægtet navn :Colon er ligeledes varemærkeregistreret bilag D. Men modparten har ikke varemærkeregistreret navnet hverken deres fulde virksomhedsnavn eller det navn sagen omhandler i relevante klasser. Der er derfor efter min vurdering ikke noget der selvstændigt berettiger til at netop modparten skulle have særlig begrundelse for at skulle råde over domænenavnet, som andre virksomheder der også anvender navnet ikke tilsvarende ville være berettigede til. Herunder min påtænkte anvendelse, hvor min påstand er at det er en særlig anvendelse hvor navnet har stor og selvstændig betydning. Modpartens påstand om brud på Markedsføringsloven er efter min mening selvmodsigende. I første påstand anføres at domænet ikke bruges, i anden påstand at brugen kan forveksles? Det er vel i øvrigt ikke indenfor rammerne af forhold som Klagenævnet skal tage stilling til? Og under alle omstændigheder er min påtænkte anvendelse ikke knyttet til den branche FJ Trading opererer i. Der er derfor ingen sandsynlighed for forveksling. Varemærkeregistrering foregår som bekendt i klasser der referer til den aktivitet man har og karakteren af det omhandlede navn, KOLON indebærer som det også fremgår at det kan være anvendt indenfor mange klasser uden at de derved kommer i indbyrdes modstrid med hinanden. Jeg mener derfor at det er berettiget at afvise klagers påstand om overførsel af domænet. At det ikke har været taget i aktiv anvendelse er uden betydning når den manglende anvendelse ikke er blevet udfordret i 18 år før nu hvor der er en proces i gang hvor det netop vil komme i aktiv brug. Som bilag B har indklagede fremlagt skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet rettigheder.dk, hvoraf fremgår at ordet KOLON er registreret som ordvaremærke samt indgår i flere figurmærker. Bilag C er skærmprint fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 3

4 enkeltmandsvirksomheden Kolon v/ Martin W. Hansen, som indehaves af tredjemand. Bilag D er skærmprint fra en ikke nærmere identificeret hjemmeside vedrørende virksomheden Colon Emballage. I replikken er bl.a. anført følgende: At man ikke har gjort brug af domænet siden køb i 1997, sammenholdt med at jeg den 28. maj 2015 bliver tilbudt at købe domænet for kr., kunne tyde på det er købt med salg for øje. Modparten gør meget ud af at nævne hvilke andre virksomheder som også kunne have interesse i domænet. Vi har ikke yderligere kommentarer. I duplikken er bl.a. anført følgende: Det fremgår af klagerens sagsfremstilling ved 1. påstand at jeg på hans forespørgsel tilkendegav ikke at ville overdrage/ sælge domænenavnet. Det ville jeg næppe have gjort hvis min hensigt havde være at opnå gevinst ved registrering. Når jeg så efterfølgende efter klageren har rejst sag i Klagenævnet for Domænenavne d tilbyder ham et forlig for at lukke sagen før behandling er det samtidigt klart, at min interesse i domænenavnet indebærer et beløb af en vis størrelse. Klageren tilbød så mig et mindre beløb, som jeg afviste da jeg har tillid til at min påstand og argumentationen for den vil nyde fremme i sagen Ved opslag på klagers hjemmeside på domænenavnet kolonskab.dk har sekretariatet den 4. oktober 2015 taget følgende kopier, jf. bilag 1: 4

5 Sekretariatet har ved opslag den 4. oktober 2015 konstateret, at der ikke er en aktiv hjemmeside på domænenavnet kolon.dk. Ved en søgning i Google den 4. oktober 2015 på kolon blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 4 søgeresultater som vedrørende omtale af klager eller klagers produkter, mens 46 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter og vedrørte navnlig omtale af det grammatiske tegn kolon. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagers brand Kolon Skabssystem har eksisteret siden 1976, at klager i daglig tale hedder KOLON, at klager producerer og leverer inventar til skole- og institutionsmarkedet, at indklagede på forespørgsel ikke har ønsket at overdrage domænenavnet kolon.dk, at indklagede har handlet i strid med domænelovens 25, stk. 1, at indklagede har handlet i strid med markedsføringslovens 18, og at indklagede den 28. maj 2015 tilbød klager at købe domænenavnet kolon.dk for kr., hvilket kunne tyde på, at domænenavnet er købt med salg for øje. Indklagede har gjort gældende, at udtrykket kolon er et grammatisk tegn til hvilket, der er knyttet bestemte regler og forventninger, 5

6 at indklagede har registreret domænenavnet kolon.dk med henblik på at udnytte navnets meningsindhold i forbindelse med udgivelsesaktiviteter henvendt til studerende og alment interesserede i humanistiske, samfundsvidenskabelige og historiske forhold, at indklagede gennem 40 år har virket som forlægger og forlagsdirektør, at indklagede i 2013 inden klagers henvendelse til indklagede har stiftet et firma med navnet KOLON, at indklagede afventer udløbet af kontraktlige forpligtelser pr. 1. februar 2016, førend indklagede iværksætter brug af domænenavnet kolon.dk, at klager henvendte sig til indklagede den 14. april 2015 via SMS, og indklagede i den forbindelse tilkendegav ikke at være interesseret i at afhænde domænenavnet kolon.dk, at der efter indgivelse af klagen i nærværende sag har pågået forhandlinger mellem parterne, der dog ikke har resulteret i nogen enighed, at der eksisterer flere virksomheder, der anvender navnet KOLON, at navnene KOLON og COLON er registreret af andre som varemærker, at klager ikke har registreret sit fulde virksomhedsnavn som varemærke, at indklagedes påtænkte brug af domænenavnet ikke vil give anledning til forveksling med klager, og at indklagede ikke har registreret domænenavnet kolon.dk med henblik på salg eller udleje. Nævnets bemærkninger: Klager har bl.a. gjort gældende, at indklagede ved registrering af domænenavnet kolon.dk krænker klagers ret til forretningskendetegnet KOLON. Som sagen er oplyst lægger klagenævnet til grund, at klager gennem en længere årrække har markedsført sine produkter under betegnelsen KOLON, herunder at betegnelsen KOLON udgør et væsentligt element i klagers logo samt er den kendetegnsbærende del af det af klager anvendte domænenavn kolonskab.dk. Betegnelsen KOLON må anses for i sig selv at have tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse som varemærke for produktion og salg af skabe og andet inventar. Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at klager har anvendt betegnelsen KOLON i forbindelse med markedsføring og salg af klagers produkter i Danmark. På denne baggrund finder nævnet, at klager har stiftet varemærkeret ved ibrugtagning, jf. herved varemærkelovens 3, stk. 1 nr. 2. Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignede mærker for de samme eller lignende ydelser, som anført i varemærkelovens 4, stk. 1, der har følgende ordlyd: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. 6

7 Det er uanfægtet, at der ikke er eller har været en aktiv hjemmesiden på domænenavnet kolon.dk. Da domænenavnet således ikke har været anvendt erhvervsmæssigt til udbud af varer eller tjenesteydelser, finder klagenævnet ikke, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet kolon.dk skulle være i strid med klagerens ret til varemærket KOLON. Selvom indklagedes brug af domænenavnet kolon.dk ikke er i strid med klagers kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af domænenavnet kolon.dk dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. 7

8 Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Da klager som nævnt må anses for at stiftet varemærkeret til ordmærket KOLON og endvidere driver virksomhed under betegnelsen KOLON, har klager en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet kolon.dk. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet kolon.dk er et almindeligt ord, som har en deskriptiv betydning, hvis signalværdi vil kunne anvendes af mange andre end lige netop sagens parter. Sekretariatets undersøgelser har da også vist, at betegnelsen kolon på internettet ikke i særlig grad forbindes med klager. Indklagede har fået registreret en enkeltmandsvirksomhed med navnet KOLON med startdato den 25. november 2013 mere end et år tidligere end det tidspunkt, hvor klager henvendte sig til indklagede med henblik på at overtage domænenavnet kolon.dk. Indklagede har oplyst, at domænenavnet kolon.dk påtænkes anvendt til en hjemmeside med udgivelsesaktiviteter henvendt til studerende og alment interesserede i humanistiske, samfundsvidenskabelige og historiske forhold. En sådan anvendelse vil være egnet til at afspejle domænenavnets signalværdi og vil ikke indebære en krænkelse af klagers kendetegnsret til mærket KOLON, da mærket vil anvendes for varer og tjenesteydelser af en anden art end klagers. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke at kunne udelukke, at indklagede således måtte have en reel og loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet kolon.dk. Det forhold, at domænenavnet kolon.dk siden dets registrering angiveligt ikke har været anvendt til en aktiv hjemmeside, kan ikke føre til andet resultat. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser i domænenavnet kolon.dk, således som de foreligger på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet, det således ikke godtgjort, at klagerens interesse i domænenavnet i væsentlig grad overstiger indklagedes. Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet kolon.dk ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Klager har endvidere gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet kolon.dk med videresalg for øje i strid med lovens 25, stk. 2. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje. Det er uanfægtet, at der efter indgivelse af klagen i nærværende sag er pågået forligsforhandlinger mellem parterne, og at parterne ikke kunne nå til enighed om vilkårene for en overdragelse af domænenavnet kolon.dk til klager. Klager har oplyst, at indklagede har krævet kr. for en overdragelse af domænenavnet. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet som nævnt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring om en reel interesse i domænenavnet, og det anførte om en mulig overdragelse af domænenavnet til klager mod vederlag kan ikke føre til andet resultat. 8

9 Nævnet finder det herefter ikke godtgjort, at indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet kolon.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 2 Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver klagenævnet anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet kolon.dk i øvrigt skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, FJ Trading A/S, medhold i, at indklagede, Per Rasmussen, skal overføre domænenavnet kolon.dk til klageren. Dato: 22. oktober 2015 Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9