KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0164 Klager: Jaguar Land Rover Limited Abbey Road, Whitley Coventry CV3 4LF United Kingdom v/ advokat Susie P. Arnesen Indklagede: Andrew Christian Anov Mølleparken 166 7190 Billund Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet jaguarshop.dk til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet jaguarshop.dk slettes. Indklagedes påstand Afvisning/frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 14. december 2016 med ti bilag (bilag 1-10), svarskrift af 14. januar 2017 med to bilag (bilag A og B), replik af 24. januar 2017 med fem bilag (bilag 11-15) og duplik af 9. februar 2017 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet jaguarshop.dk er registreret den 29. oktober 2015. Sagsfremstilling: Det er oplyst i klageskriftet blandt andet, at klageren er registrant af domænenavnet jaguar.dk under.dk -internetdomænet, og at klageren gør brug af domænenavnet i forbindelse med sin virksomhed. Ved opslag den 18. marts 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet jaguar.dk er registreret den 12. februar 1997, og at Jaguar Land Rover er anført som registranten. 1
Ved opslag den 18. marts 2017 på jaguar.dk har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: Klager er et selskab etableret i Coventry, England, ved Jaguar Land Rover Limited. Selskabet blev etableret i 1982, og drev tidligere virksomhed under navnet Jaguar Cars Limited. Navnet blev i forbindelse med fusion ændret til Jaguar Land Rover Limited i 2012. Klager er en verdensberømt virksomhed, hvis kerneforretning primært er fremstilling og markedsføring af kvalitetsbiler, herunder sedaner, sportsvogne og SUVer. Klager fremstiller og markedsfører endvidere et bredt udvalg af andre varer og ydelser. Klager anvender og er indehaver af en lang række velkendte varemærker for sine biler, øvrige varer og ydelser, herunder ordmærket JAGUAR. Som bilag 6 vedlægges en oversigt over de mest relevante varemærkeregistreringer med gyldighed for Danmark. Endvidere vedlægges som Bilag 7a-7f udskrifter fra såvel den europæiske varemærkemyndighed EUIPO som fra Patent- og Varemærkestyrelsen, som dokumenterer klagers ejerskab til ordmærket JAGUAR. Som det fremgår af Bilag 6, er klager indehaver af en lang række varemærker, der indeholder ordet Jaguar i kombination med figurlige elementer, herunder ikke mindst klagers berømte figurmærke Klager anvender ikke alene disse varemærker i relation til biler, men har gennem mange år udvidet brugen af mærkerne til også at omfatte en lang række andre varer og tjenesteydelser. 2
Globalt har klager oparbejdet en udbredt goodwill og et væsentligt renommé til bl.a. varemærket JAGUAR, der generelt anses for at være et velkendt varemærke. Klager har med basis i de nævnte varemærkerettigheder eneret til at gøre brug af varemærket JAGUAR for varer og tjenesteydelser af samme lignende art, som de varer og tjenesteydelser klager har registreret og anvender varemærket for. Idet klagers varemærke JAGUAR endvidere er et velkendt varemærke, har klager tillige eneret til at anvende varemærket for varer og tjenesteydelser af anden art, for så vidt en sådan evt. brug af klagers varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. Dette følger såvel af den danske varemærkelov som af EU-forordningen for EU-varemærker. Anvendelse af det velkendte varemærke JAGUAR vil givet gå ud over den tilladte brug og kan være egnet til at give indtryk af, at der er en forbindelse til klager. Klager besidder eller kontrollerer, ud over de anførte varemærkerettigheder, også domænenavne, såvel under generiske toplevel domæner som fx.com, som under nationale domæner som.dk, af såvel jaguarlandrover som jaguar, se fx Bilag 8a-8c. Som eksempel på klagers brug vedlægges udskrift af klagers hjemmeside www.jaguarlandrover.com som Bilag 9. Klager gør primært brug af sine domænenavne for aktive hjemmesider, men visse af klagers domænenavne bruges også til at viderestille til andre domænenavne, som anvendes for aktive hjemmesider. Der kan i sagsfremstillingen ikke gives oplysninger om hvilket formål klager [indklagede] har haft med at registrere domænenavnet, idet indklagede ikke har brugt sit domænenavn for en aktiv hjemmeside siden registreringen af domænenavnet i oktober 2015. Det fremgår af udskrift fra web.archive.org, der vedlægges som Bilag 10. Klager blev i september 2016 opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet jaguarshop.dk. På baggrund af dette rettede undertegnede på vegne af klager henvendelse til indklagede, hvor indklagede blev gjort opmærksom på, at registrering af domænenavnet jaguarshop.dk var i strid med klagerens rettigheder, og med kravet om, at domænenavnet skulle overdrages til klager. Indklagede nægtede at overdrage domænenavnet, og det er under de efterfølgende drøftelser med indklagede ikke lykkedes at finde en mindelig løsning, hvorfor nærværende klage er nødvendiggjort. Klager gør gældende, at indklagede har handlet i strid med domænenavnslovens 25, stk. 1. Det følger af domænenavnslovens 25, stk. 1, at registranter ikke må registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Reglen opstiller en pligt for registranter til at handle i overensstemmelse med god skik på området for internetdomæner. God domænenavnsskik skal overholdes dels ved registreringen af domænenavnet, ved ibrugtagning, markedsføringen, overdragelsen og anvendelsen, samt 3
opgivelse af domænenavnet. Det er ikke begrænset, hvilke handlinger der kan være i strid med god domænenavnsskik. I henhold til forarbejderne til den nugældende bestemmelse, LFF 2013 66, vil indholdet af hvad god domænenavnsskik er ofte bero på en balancering af en række modstående hensyn herunder: den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske eller påtænkte anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. I denne sag må det, i forhold til indklagedes manglende anvendelse af domænenavnet jaguarshop.dk, anføres, at indklagede ikke har brugt domænenavnet for en aktiv hjemmeside eller ved at viderestille til et andet domænenavn siden registreringen. Klager ønsker at anvende domænenavnet enten til at viderestille til en af klagerens andre nationale eller internationale domænenavne eller for en aktiv hjemmeside under.dk, hvorigennem klager får mulighed for at afsætte sine varer og tjenesteydelser samt markedsføring heraf. Værdien af domænenavnet for klager er meget stor. Henset til det faktum, at klagers varemærke JAGUAR er velkendt og indarbejdet, til den lange række af klagers varemærkeregistreringer af bl.a. ordmærket JAGUAR og mærker indeholdende tegnet JAGUAR, samt ikke mindst klagers mangeårige brug af varemærket, har domænenavnet en stor værdi for klager. Der henvises i øvrigt til sag nr. 2005-743 (oregon.dk). I sagen ønskede en generalagent for et amerikansk selskab, som markedsførte og solgte produkter under navnet og varemærket OREGON, at få overdraget domænenavnet oregon.dk til sig. Indklagede var et dansk itselskab og reklamebureau. Indklagede havde endnu ikke gjort brug af hjemmesiden. Indklagede skulle bruge hjemmesiden til en mobiltjeneste, som endnu ikke var blevet udviklet, da indklagede ikke kunne finde kapital til brug for dette. Indklagede havde efter at have modtaget klagen ændret brugen af domænenavnet, således at den viderestillede til hjemmesiden for staten Oregon. Klager havde gjort gældende, at indklagede havde handlet i strid med domænelovens 12, stk. 1 (nugældende 25, stk. 1) og varemærkelovens 4, stk. 1. Klagenævnet foretog, ved vurderingen af hvorvidt indklagede havde handlet i strid med domænelovens 12, stk. 1 (nugældende 25, stk. 1), en afvejning af de ovenfor nævnte hensyn og inddrog følgende forhold i sin afvejning: Indklagede har oplyst, at domænet oregon.dk er registreret til brug for en ny mobiltjeneste, men at denne tjeneste endnu ikke er etableret. Indklagede har dog ikke nærmere dokumenteret disse planer. Indklagede har heller ikke begrundet, hvorfor man netop har valgt Oregon som navn for den påtænkte virksomhed. Navnet forekommer ikke at være et naturligt valg for en mobiltjeneste, og indklagede har heller ikke på anden vis godtgjort at have en særlig tilknytning til betegnelsen. 4
Samtidig udelukker indklagedes registrering af domænenavnet klager fra som repræsentant for varemærkeindehaveren at være til stede under toplevel domænet.dk med et domænenavn, der svarer til det registrerede og gennem mange år anvendte varemærke Oregon. Klagenævnet konkluderede følgende: På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret domænenavnet oregon.dk uden at gøre brug heraf og ved herefter at nægte at overdrage domænet til klageren uden selv at have dokumenteret et reelt behov for at kunne gøre brug af betegnelsen Oregon, som er identisk med det varemærke, som klager repræsenterer, og som klager har en åbenbar interesse i at kunne anvende som domænenavn under top level domænet.dk. Det kan heraf og generelt af klagenævnets praksis udledes, at indklagedes manglende brug tillægges vægt i interesseafvejningen. Endvidere kan af denne afgørelse udledes, at det tillægges vægt, at indklagede ikke kan dokumentere et behov for at anvende netop dette domænenavn. Endvidere anføres også i forarbejderne til den nugældende bestemmelse, LFF 2013 66: Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne være forholdet mellem registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Klagers EU-varemærkerettigheder til ordmærket JAGUAR går helt tilbage til 1996, jf. bilag 7a, mens klagers registrerede danske varemærkerettigheder går helt tilbage til 1948, jf. Bilag 7d. Indklagede foretog registrering af domænenavnet jaguarshop.dk den 29. oktober 2015, jf. Bilag 1. Dertil kommer, at klager har markedsført sine produkter i Danmark gennem de seneste mere end 70 år. Dette forhold må tillige tillægges vægt i forhold til overstående. Klager må på baggrund af overstående anses for at have en væsentlig større interesse i at anvende det påklagede domænenavn, en interesse der klart må anses for at overstige indklagedes interesse. Indklagede kan ikke anses for at have en væsentlig interesse i domænenavnet, siden indklagede ikke har anvendt domænenavnet for en aktiv hjemmeside eller lignende siden registreringen. Klager er anført ikke bekendt med, om indklagede bruger domænenavnet erhvervsmæssigt, og i så fald hvilke varer og tjenesteydelser indklagede udbyder under dette domænenavn. Klager gør dog gældende, at indklagede, såfremt indklagede bruger eller påbegynder brug af domænenavnet erhvervsmæssigt, handler i strid med såvel EU varemærkeforordningens art. 9 som med Varemærkelovens 4. Det følger af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, at EU varemærket giver indehaveren en eneret, og af art. 9, stk. 2, litra a, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssigt brug af et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke EF-varemærket 5
er registreret. Endvidere følger det af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra b, at indehaveren af EU-varemærket tillige kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssigt brug af tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket. Endelig følger det af EU varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, litra c), at indehaveren af et EU-varemærke kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EUvaremærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg og renommé. Bestemmelserne i den danske varemærkelovs 4 stemmer overens med EU varemærkeforordningens art. 9 og finder ligeledes anvendelse, såfremt indklagede bruger eller skulle bruge betegnelsen jaguarshop.dk. Det faktum, at det påklagede domænenavn udover klagers varemærke JAGUAR tillige indeholder elementet shop ses ikke at ændre på ovenstående, idet elementet shop i sig selv ikke har særpræg men alene angiver, at her er en forretning, hvor man kan købe noget. Klager henviser i den forbindelse bl.a. til nævnets afgørelse i sagen J.nr. 2010-0105, vedrørende domænenavnet toyota-privatleasing.dk, hvori nævnet bl.a. anfører: De begrænsninger, der følger af disse bestemmelser [Varemærkelovens 5 og 6] giver imidlertid ikke en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51 og 52 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). EF-Domstolens afgørelse af 17. marts 2005 i sagen C-228/03 (Gillette) har ikke ændret herved, jf. denne doms præmis 42 og 49. Da Toyota udgør en dominerende del af domænenavnet toyota-privatleasing.dk, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Det følger heraf, at klageren vil kunne forbyde den af indklagede påtænkte brug af domænenavnet toyota-privatleasing.dk. Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet toyota-privatleasing.dk. Endelig vil en eventuel anvendelse af domænenavnet jaguarshop.dk også være i strid med Markedsføringslovens 18, der fastslår, at erhvervsdrivende ikke må benytte forretningskendetegn eller lign., der ikke tilkommer dem. 6
Som bilag 1 har klageren fremlagt en udskrift af 14. december 2016 fra DK Hostmasters WHOISdatabase vedrørende domænenavnet jaguarshop.dk. Bilag 2 er en udskrift af 14. december 2016 fra hjemmesiden www.beta.companieshouse.gov.uk vedrørende klagerens virksomhed. Bilag 3 er ifølge klagerens oplysninger tre skærmprint af 14. december 2016 fra klagerens hjemmeside www.jaguarlandrover.com. Bilag 4 er ifølge klagerens oplysninger tre skærmprint af 14. december 2016 fra klagerens hjemmeside www.jaguar.com. Bilag 5 er ifølge klagerens oplysninger tre skærmprint af 14. december 2016 fra klagerens hjemmeside www.jaguar.dk. Bilag 6 er ifølge klagerens oplysninger en oversigt over klagerens varemærkerettigheder med relation til betegnelsen JAGUAR. Af oversigten fremgår blandt andet en række oplysninger om varemærke, varemærkeklasse, ansøgningsdato og registreringsdato. Bilag 7 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 7a-f) indeholder i alt fem udskrifter omhandlende EUvaremærkeregistreringer og danske varemærkeregistreringer vedrørende ordmærket JAGUAR. Af den første udskrift fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) vedrørende EU-varemærkeregistrering 000026625 fremgår, at klageren den 15. september 1998 har fået registreret ordmærket JAGUAR inden for varemærkeklasserne 12, 36 og 37. Af den anden udskrift fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering 001532290 fremgår, at klageren den 25. september 2002 har fået registreret ordmærket JAGUAR inden for varemærkeklasse 35. Endvidere fremgår af den tredje udskrift fra EUIPO vedrørende EUvaremærkeregistrering 015099997 fremgår, at klageren den 26. august 2016 har fået registreret ordmærket JAGUAR inden for varemærkeklasserne 9, 37, 38 og 42. De to øvrige udskrifter knytter sig til klagerens danske varemærkeregistreringer. Det fremgår af den første udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, at klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 1948 00581, hvorved ordmærket JAGUAR den 24. april 1948 er registreret som varemærke inden for varemærkeklasse 12. Desuden fremgår det af den anden udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen, at klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR 1968 00726, hvorved ordmærket JAGUAR den 8. marts 1968 er registreret som varemærke inden for varemærkeklasse 3. Bilag 8 (omlitreret af sekretariatet fra bilag 8a-c) indeholder blandt andet to udskrifter af 14. december 2016 fra hjemmesiden www.uwhois.com. Udskrifterne vedrører henholdsvis domænenavnene jaguarlandrover.com og jaguar.com. Det fremgår af udskrifterne blandt andet, at klageren er registrant af de pågældende domænenavne. Endvidere indeholder bilaget en udskrift af 14. december 2016 fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet jaguar.dk. Det fremgår af udskriften blandt andet, at domænenavnet er registreret den 12. februar 1997, og at Jaguar Land Rover er anført som registranten. 7
Bilag 9 er en udskrift af 14. december 2016 fra klagerens hjemmeside www.jaguarlandrover.com. Bilag 10 er en udskrift af 14. december 2016 fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org). Af udskriften fremgår, at der ikke ses at være lagret en hjemmeside vedrørende det omtvistede domænenavn jaguarshop.dk. Ved sekretariatets opslag den 21. december 2016 og fornyet opslag den 18. marts 2017 på jaguarshop.dk fremkom der ingen hjemmeside. I svarskriftet har indklagede blandt andet anført følgende: Jeg hedder Andrew Christian Anov og er blevet indklagede af Jaguar Land Rover Limited, vedr. et domænenavn som jeg købte i løbet af min uddannelse i 2015. Jeg er pt. ved Livgarden og efterfølgende skal jeg læse videre på universitet inden for markedsføring og ledelse. Jeg købte domænenavnet i oktober 2015 i forbindelse med en ide om, at starte en virksomhed op der skal sælge sportsvarer på nettet. Virksomheden er pt. ikke startet men planerne og konceptet er salg af sport og fitness varer. Jeg blev i september kontaktet af Løje, Arnesen & Meedom advokatpartnerselskab med besked om at jeg skulle overdrage mit domæne, da det var i strid med domænelovens 25, stk. 1. På baggrund af denne henvendelse skrev jeg tilbage at jeg ikke kunne forstå deres henvendelse, da mit domæne intet havde at gøre med biler, men sportsvarer og med relation til dyret Jaguar en, dyret som er kendt for sin hurtighed, klogskab og smukke detalje. Hertil svarede de at jeg var forpligtet til at videregive mit domæne ellers ville de ligge sag an. Jeg tager kontakt til forbrugerstyrelsen som siger at jeg ikke er forpligtet til at overdrage domænenavnet uden at klagenævnet har behandlet sagen. Denne viden viderebringer jeg til advokaten og det næste jeg hører er at nu er sagen videregivet til klagenævnet. Jeg mener ikke at jeg er forpligtet til at overdrage domænet da mine hensigter og varer ikke relatere til Jaguar Land Rover Limited. Der er mange andre shops op nettet som anvender ordet Jaguar, så som rejseselskaber, klubber og sportsshop osv. (Bilag 1). Jeg købte domænenavnet i 2015 på hostmaster.dk, da navnet var sigende i forhold til de vare som jeg påtænker at forhandle. Jeg ved godt, at jeg ikke har en shop kørende nu, men hvis jeg skal vente med at købe navnet til jeg er færdig på universitetet, så er de gode jo opkøbte. I deres skrivelse henviser de flere gange til for hvem dette navn har mest værdi for og de henviser til en tidligere sag med navnet Oregon.dk. Det er korrekt at begge navne ikke har været aktive domænenavne, men jeg har en plan med mit domænenavn og navnet henviser til dyret og ikke til biler. Der er ikke forsøgt at lave et domænenavn, der efter reglerne kan krænke klagers registreringer. Der er ikke aktiviteter, der krænker klagers varemærker i de registrerede varemærkegrupper. Der er ikke sket nogen anvendelse af billeder af dyret, der hermed kunne komme i nærheden af en krænkelse. Jeg kan ikke forstå, hvis det kan være en rettighed til dyrenavnet, der kan opnås enerettighed i forskellige kombinationer, der kan være beskyttelsesværdigt for klager. 8
Domænenavnet har for mig en stor værdi da navnet er sigende og som jeg mener passer perfekt til min virksomhed. Som bilag A har indklagede fremlagt en udateret udskrift vedrørende en søgning fra internettet på andre hjemmesider, som indeholder ordet Jaguar. Af bilaget fremgår, at der ved søgningen er fremkommet blandt andet hjemmesiderne www.jaguartravel.pl, www.jaguar-tr.com og www.jaguartour.com. Endvidere indeholder udskriften tre forskellige skærmprint fra hjemmesiderne www.jaguargruppen.com, www.instagram.com og www.jaguarpc.com. Bilag B er kopi af en e-mailkorrespondance mellem Amal Anov og klagerens advokat v/ advokatfuldmægtig Amalie Victoria Gammelgaard. Af e-mailkorrespondancen fremgår blandt andet, at klagerens advokat har forsøgt at komme i kontakt med indklagede med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet jaguarshop.dk, at der på den baggrund har fundet en telefonsamtale sted mellem Amal Anov og klagerens advokat om en overdragelse af det omtvistede domænenavn, og at klagerens advokat i forlængelse heraf bliver nødt til at meddele klageren, at indklagede ikke frivilligt vil gå med til at løse sagen, hvis indklagede ikke sletter eller overdrager domænenavnet til klageren inden den 12. december 2016. I replikken har klageren blandt andet anført følgende: Det forhold, at indklagede i oktober 2015 havde en idé om at starte en virksomhed, hvorfor der skal sælges sportsvarer på nettet, når indklagede som jeg forstår det engang er færdig med at studere på universitet, er på ingen fyldestgørende eller tilstrækkeligt argument for at lade indklagede opretholde registreringen af domænenavnet jaguarshop.dk. Indklagede har ikke på nogen måde dokumenteret de nævnte planer, den anførte begrundelse med basis i en ordbogsforklaring af betydningen af ordet jaguar for at vælge navnet jaguarshop.dk kan ikke begrunde registreringen, og indklagede har på ingen måde godtgjort nogen særlig tilknytning til det valgte domænenavn. Ved sine handlinger har indklagede ved sin registrering af domænenavnet og den efterfølgende afvisning af at overdrage domænet til klager uden selv at have dokumenteret noget som helst reelt og konkret behov for at kunne gøre brug af betegnelsen jaguarshop handlet i strid med god domænenavnsskik, ikke mindst fordi domænenavnet i realiteten er identisk med klagers verdensberømte varemærke blot med tilføjelse af den generiske betegnelse shop. Der er endvidere ikke nogen tvivl om, at i det øjeblik indklagede måtte vælge at etablere en net-shop under det pågældende domænenavn og dermed tage domænenavnet i brug, det være sig som påstået for sportsvarer eller andet, vil en sådan brug blive anset for at være en krænkelse af klagers varemærkerettigheder. Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at klager er indehaver af en række varemærkeregistreringer af varemærket JAGUAR, der omfatter såvel beklædning, herunder sportsbeklædning, som sportsudstyr, jf. kopi af klagers EU registreringer nr. 000189795, nr. 001474717 og nr. 010935997, Bilag 11-13, samt danske registreringer nr. VR 1992 06325, VR 1998 02711 og VR 1998 02711, Bilag 14-16. 9
Klager markedsfører da også forskellige former for fx beklædning, herunder sportsbeklædning, ligesom varemærket anvendes i forbindelse med forskelligt sportsudstyr, herunder af tredjemand med klagers tilladelse. Endelig for så vidt angår de domænenavnshenvisninger, som indklagede har fremsendt som Bilag A, bemærkes, at der hovedsagelig er tale om udenlandske domæner, som er irrelevante for denne sag. Der er fx tale om et polsk domæne, et tyrkisk domæne, et tunesisk domæne og et par.com domæne, det ene tilsyneladende registreret for en kinesisk virksomhed, det andet for en spansk, samt Twitter og Instagram konti, der ligeledes er uden relevans for denne sag. Klager gør en stor indsats for at beskytte sine varemærke- og andre immaterialretlige rettigheder og har da også med stor succes opnået mindelige aftaler, herunder om overdragelse, når man støder på bl.a. domænenavne, som man finder krænker disse rettigheder. Kun sjældent har det været nødvendigt som her at indgive klage eller anlægge retssag. Som bilag 11 har klageren fremlagt en udskrift fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering 000189795. Af udskriften fremgår, at klageren den 30. november 2001 har fået registreret et figurmærke inden for varemærkeklasserne 1-9, 11, 12, 16, 17, 20-22, 24, 25, 27, 28 og 34-42, som blandt andet omfatter beklædningsgenstande (fodtøj, hovedbeklædning, hovedtøj, sportsbeklædningsartikler). Registreringen knytter sig til følgende figurmærke: Bilag 12 er en udskrift fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering 001474717. Det fremgår af udskriften, at klageren den 10. september 2001 har fået registreret ordmærket JAGUAR RACING inden for varemærkeklasserne 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 og 35, som blandt andet omfatter beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, små strikkede huer, kasketter, poloskjorter, sweatshirts, fleecepullovere, jakker, T-shirts, fodtøj, sportsbeklædningsartikler, spil, gymnastik- og sportsartikler samt modelbiler. Bilag 13 er en udskrift fra EUIPO vedrørende EU-varemærkeregistrering 010935997. Af udskriften fremgår, at klageren den 22. maj 2012 har fået registreret et figurmærke inden for varemærkeklasserne 16, 18, 21, 25 og 28, som blandt andet omfatter beklædningsgenstande (Tshirts, fleecepullovere, sweatere, kedeldragter, sweatshirts, frakker, poloskjorter, hovedbeklædning, solskærmskasketter, handsker, slips, fodtøj, spil og legetøj og gymnastik og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). Registreringen knytter sig til følgende figurmærke: 10
Bilag 14 er en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 1992 06325. Det fremgår af udskriften, at klageren den 17. juli 1992 har fået registreret et figurmærke inden for varemærkeklasserne 3, 14, 18, 25 og 33, der blandt omfatter beklædningsgenstande (registreringen omfatter dog ikke underbeklædning). Registreringen knytter sig til følgende figurmærke: Bilag 15 er udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende dansk varemærkeregistrering VR 1998 02711. Af udskriften fremgår, at klageren den 28. juli 1997 har fået registreret et figurmærke inden for varemærkeklasserne 3, 4, 6-9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 33, 34, 36, 37 og 39, der blandt andet omfatter beklædningsgenstande (registreringen omfatter dog ikke underbeklædning). Registreringen knytter sig til et figurmærke som ses at være identisk med det figurmærke, der vedrører bilag 14, jf. ovenfor herom. I duplikken har indklagede blandt andet anført følgende: Under henvisning til modtaget replik af 23.1.2017, mener jeg ikke at der er kommet yderligere informationer frem som kan retfærdiggøre at jeg skal overdrage eller slette mit domænenavn: Jaguarshop.dk. I replikken kommenteres der på alle de udenlandske domæner indeholdende Jaguar. Disse domæner menes pt. at være uden betydning for denne sag ifølge deres udsagn. Jeg undrer mig over at der ikke er kommenteret på den danske side Jaguar.com som er et stort og kendt domæne for jagtinteresserede. Dette domæne har eksisteret i mange år og har intet med Jaguar Land Rover Limited at gøre. Jeg ønsker som tidligere beskrevet at anvende domænenavnet jaguarshop.dk til salg af sportstøj. Jeg er uforstående overfor klagers påstand om krænkelse af deres varemærkerettigheder. Jeg ønsker at sælge sportstøj og har på intet tidspunkt udtalt at mærket på tøjet ville være Jaguar. Der er tale om sportstøj af forskellige mærker og leverandører. 11
Jeg håber at man med baggrund i mine svar og begrundelser til valg af navnet indikere at jeg har handlet efter god domænenavnsskik og på intet tidspunkt handlet i strid med det. Sekretariatet har ved opslag den 18. marts 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet jaguarshop.dk. I samme anledning har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (CA17313-DK) ikke er registrant af andre domænenavne under.dk -internetdomænet. Ved sekretariatets opslag den 18. marts 2017 i Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk) på jaguar fremkom følgende under Betydninger : op til 1,8 m langt rovdyr som har en gyldengul pels med rosetformede sorte pletter, og som lever i Syd- og Mellemamerikas regnskove. Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 18. marts 2017 på jaguar shop blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 225, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk, idet Google udelod nogle søgeresultater der lignede de viste søgeresultater. Ingen af søgeresultaterne vedrørte indklagede, mens en del af søgeresultaterne relaterede sig til klageren eller omtale af klagerens produkter, herunder som led i salg af reservedele og servicering af biler af mærket Jaguar. Endvidere vedrørte enkelte af søgeresultaterne salg af ure under mærket Jaguar. Ved en lignende søgning i Google på jaguar blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 459.000. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ingen indklagede, mens 21 af søgeresultaterne vedrørte klageren eller omtale af klagerens produkter, herunder som led i salg af biler, reservedele og servicering af biler af mærket Jaguar. De resterende 29 søgeresultaterne vedrørte en række forskellige forhold, herunder navnlig omtale af ordet i sin generiske betydning (det vil sige et dyr), ure og presseomtale af en kriminalsag. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er et selskab etableret i Coventry, UK, under navnet Jaguar Land Rover Limited, som blev etableret tilbage i 1982, at klageren er en verdensberømt virksomhed, hvis kerneforretning er fremstilling og markedsføring af kvalitetsbiler, herunder sportsvogne, at klageren herudover fremstiller og markedsfører et bredt udvalg af varer og ydelser, herunder sportsbeklædningsgenstande, at klageren inden for EU og i Danmark er indehaver af en lang række velkendte varemærker for sine biler samt øvrige varer og ydelser, herunder ordmærket JAGUAR, at klageren desuden er indehaver af en lang række varemærker, der indeholder ordet Jaguar i kombination med figurlige elementer (såkaldte figurmærker), at klageren ikke alene anvender disse varemærker i relation til biler, men gennem mange år har udvidet brugen til også at omfatte andre varer og ydelser, at klageren desuden er registrant af forskellige domænenavne herunder under.dk - internetdomænet med relation til betegnelsen JAGUAR, at klageren for nylig i september 2016 blev opmærksom på indklagedes registrering af domænenavnet jaguarshop.dk, at klageren derfor rettede henvendelse til indklagede med henblik på at få overdraget domænenavnet jaguarshop.dk, 12
at indklagede imidlertid ikke var indstillet på at overdrage domænenavnet jaguarshop.dk, hvorfor klageren har været nødsaget til at indbringe sagen for klagenævnet, at klageren gør en stor indsats for at beskytte sine varemærkeregistreringer og andre immaterielle rettigheder, men at det kun sjældent er nødvendigt at klage eller anlægge retssag, at klageren er af den opfattelse, at indklagede med registreringen af domænenavnet jaguarshop.dk har handlet i strid med domænelovens 25, stk. 1, at indklagede på nuværende tidspunkt ikke gør brug af domænenavnet jaguarshop.dk, hvorfor klagerens interesse i domænenavnet klart overstiger indklagedes, at indklagede har anført, at han påtænker at bruge domænenavnet jaguarshop.dk i forbindelse med salg af sportsvarer, når han har afsluttet sin universitetsuddannelse, at indklagedes planer om på et tidspunkt, når han er færdig med at studere, at gøre brug af domænenavnet jaguarshop.dk ikke er tilstrækkeligt til at opretholde registreringen, at klageren på baggrund af sine varemærkeregistreringer har opnået en eneret til at gøre brug af varemærket JAGUAR for varer og ydelser af samme og lignende art, som de varer og ydelser klageren har registreret varemærkerne for, jf. EU-varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra a og b, samt varemærkelovens 4, at klagerens beskyttelse kan udstrækkes til enhver erhvervsmæssig brug af tegn, der er identisk med eller ligner klagerens varemærker, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller ydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærkerne er registreret, jf. EU-varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra c, og varemærkelovens 4, at klagerens varemærke JAGUAR er velkendt, og at indklagedes påtænkte anvendelse af domænenavnet jaguarshop.dk efter klagerens vurdering vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, at den af den indklagede påtænkte brug af domænenavnet jaguarshop.dk dermed vil være i strid med EU-varemærkeforordningens art. 9 og varemærkelovens 4, at det forhold, at indklagedes domænenavn jaguarshop.dk udover klagerens varemærke JAGUAR indeholder elementet shop ikke kan ændre på denne vurdering, at elementet shop i domænenavnet i sig selv ikke har særpræg og således alene angiver, at der er tale om et sted, hvor der kan købes noget, og at domænenavnet jaguarshop.dk på den baggrund bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at indklagede pt. er ved Livgarden, men efterfølgende skal læse videre på universitetet inden for markedsføring og ledelse, at indklagede erhvervede domænenavnet jaguarshop.dk i oktober 2015 i forbindelse med en idé om at starte en virksomhed op, at virksomheden endnu ikke etableret, men at konceptet omfatter salg af sportstøj under domænenavnet jaguarshop.dk, at indklagede i september 2016 blev kontaktet af indklagedes advokat med en besked om, at han skulle overdrage domænenavnet jaguarshop.dk til klageren, at indklagede over for klagerens advokat tilkendegav, at han ikke forstod baggrunden for henvendelsen, da domænenavnet jaguarshop.dk intet har at gøre med biler, at indklagede efterfølgende var i kontakt med Forbrugerstyrelsen, som gav udtryk for, at indklagede ikke var forpligtet til at overdrage domænenavnet jaguarshop.dk, at indklagede meddelte klagerens advokat ovenstående, og at klageren på den baggrund har valgt at indbringe sagen for klagenævnet, at indklagede har valgt domænenavnet jaguarshop.dk på grund af relationen til dyret jaguar, som er kendt for sin hurtighed, klogskab, smidighed mv., 13
at indklagede kan konstatere, at der på internettet findes mange andre hjemmesider, som anvender ordet jaguar, herunder rejseselskaber, klubber og sportsshops, at indklagede ikke har registreret domænenavnet jaguarshop.dk med det formål at krænke klagerens (varemærke)rettigheder, at klagerens varemærkeregistreringer således ikke omfatter de varer, som indklagede påtænker at sælge fra domænenavnet jaguarshop.dk, at indklagede således påtænker at sælge sportstøj af forskellige mærker og fra forskellige leverandører via domænenavnet jaguarshop.dk, at indklagede gør opmærksom på, at der ikke er sket nogen anvendelse af billeder af dyret, der kunne komme i nærheden af en krænkelse af klagerens (varemærke)rettigheder, at domænenavnet jaguar.dk har meget stor værdi for indklagede, da navnet er sigende og passer perfekt til indklagedes virksomhed, og at domænenavnet jaguarshop.dk på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. Nævnets bemærkninger: Indklagede har under sagen oplyst, at domænenavnet jaguarshop.dk er blevet registreret til brug for en påtænkt webshop, hvorfra der skal markedsføres og sælges sportstøj af forskellige mærker. Ifølge indklagede er planerne ikke på nuværende tidspunkt gennemført, men afventer foreløbig at indklagede færdiggør sin universitetsuddannelse. På den baggrund lægger klagenævnet til grund, at registreringen af domænenavnet jaguarshop.dk er sket i erhvervsmæssigt øjemed, og at domænenavnet dermed har erhvervsmæssig betydning for indklagede. Klageren er ifølge sagens oplysninger indehaver af et større antal EU-varemærkeregistreringer og danske varemærkeregistreringer til ordmærket JAGUAR for en række forskellige varer og tjenesteydelser, herunder befordringsmidler samt dele og tilbehør hertil. Hertil kommer, at klageren er indehaver af en række varemærkeregistreringer i form af figurmærker, hvori betegnelsen JAGUAR indgår, for blandt andet beklædningsgenstande og sportsartikler. Der henvises i den forbindelse til navnlig sagens bilag 6, 7 og 11-15. Klageren kan derfor forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker som senest ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 2015/2424 af 16. december 2015 (EU-varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b. Da varemærket JAGUAR er velkendt i Danmark, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket JAGUAR, for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, og stk. 2, litra c, og EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25. EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: Artikel 9 Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 14
2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Da jaguar er betegnelsen for et dyr, kan beskyttelsen af varemærket JAGUAR dog ikke udstrækkes så vidt, at enhver erhvervsmæssig anvendelse af ordet jaguar indebærer en krænkelse af klagerens varemærke, jf. herved princippet i EU-varemærkeforordningens art. 12, stk. 1, litra b. Indklagede påtænker imidlertid ikke blot at gøre brug af ordet jaguar i dets generiske betydning, men påtænker at gøre brug af ordet i forbindelse med markedsføring og salg af sportstøj. Ordet jaguar har efter klagenævnets opfattelse også særpræg i forhold til en sådan virksomhed og fremstår som den dominerende del af indklagedes domænenavn, som udover jaguar der er identisk med klagerens velkendte ordmærke alene indeholder ordet shop. Det forhold, at der i domænenavnet er føjet ordet shop til, indebærer således ikke, at domænenavnet adskiller sig væsentligt fra klagerens velkendte ordmærke, da shop, som er det engelske ord for butik, er et rent beskrivende ord, der i sig selv er uden særpræg. Indklagede har som nævnt endnu ikke iværksat en erhvervsmæssig brug af domænenavnet jaguarshop.dk. Klagenævnet finder imidlertid, at indklagedes påtænkte brug af domænenavnet jaguarshop.dk som hjemmeside for online markedsføring og salg af sportstøj ville indebære en krænkelse af klagerens rettigheder efter EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, idet en sådan brug ville indebære en utilbørlig udnyttelse af JAGUAR-varemærket særpræg eller renommé eller ville kunne skade særpræget eller renommeet, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at domænenavnet har en særlig tilknytning til klageren, eller at der består en kommerciel forbindelse parterne imellem. Det er blandt andet indgået i klagenævnets vurdering, at det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af en række figurmærker i EU (og Danmark), hvori ordet JAGUAR indgår, og at disse varemærkeregistreringer blandt andet omfatter beklædningsgenstande, herunder visse 15
sportsartikler. Det er endvidere indgået i klagenævnets vurdering, at klageren er indehaver af EUvaremærkeregistrering til ordmærket JAGUAR RACING, og at denne varemærkeregistrering omfatter blandt andet sportsbeklædningsartikler. Desuden har klageren over for klagenævnet oplyst, at klageren udover køretøjer markedsfører og sælger et bredt udvalg af varer og ydelser, herunder sportsbeklædning. Da indklagede således ikke ses at kunne udnytte domænenavnet jaguarshop.dk på en måde, som ikke strider mod klagerens varemærkerettigheder, og da indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet endvidere afskærer klageren fra at gøre brug af sit velkendte varemærke på en måde, som naturligt afspejler dettes værdi for klageren, findes indklagede, for hvem disse forhold må have stået klart, at have handlet i strid med princippet om god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1, der har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Registreringen af domænenavnet jaguarshop.dk skal overføres til klageren, Jaguar Land Rover Limited. Overførslen skal gennemføres 4 uger fra nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 19. april 2017 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 16