KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 743 Klager: P.J. Skovværktøj Thistedvej Nørresundby Indklagede: think UnLimited Slagelsegade 18, København Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet oregon.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 19. november 2004 med 15 bilag (1-15), svarskrift af 15. april 2005, replik af 28. april 2005, duplik af 13. maj 2005, klagers supplerende skrift af 27. maj 2005 med 1 bilag (16) og registrantens supplerende skrift af 15. juni Registreringsdato: Domænenavnet oregon.dk er registreret den 10. juli Sagsfremstilling: Klageren har gennem 35 år været importør af varer af mærket OREGON og ønsker at erhverve domænenavnet oregon.dk til brug for markedsføring af disse produkter via Internet. Klager har i alle årene anvendt betegnelsen OREGON i forskelligt markedsføringsmateriale, jf. bilag Klager har oplyst, at varemærkeindehaveren Blount SA har hovedsæde i staten Oregon, og at klager er dennes generalagent i Danmark. Klager har som bilag 3 vedlagt brev af 2. marts 2005 fra Blount Europe SA, hvori der gives klager fuldmagt til at registrere domænenavnet oregon.dk. Indklagede driver en IT-virksomhed og reklamebureau, som dels udfører opgaver for kunder, dels markedsfører egne produkter primært via Internet. Indklagede registrerede domænenavnet oregon.dk til brug for en mobiltjeneste, hvorigennem brugerne via indklagedes hjemmeside vil kunne hente spil, underholdning mv. ned til deres mobiltelefoner. På hjemmesiden skal endvidere udbydes tilhørende merchandise samt undertøj og

2 foner. På hjemmesiden skal endvidere udbydes tilhørende merchandise samt undertøj og accessories. Indklagede har imidlertid måttet indse, at projektet krævede fremmedkapital, som for nærværende er under fremskaffelse. Indklagedes første oregon-produkt er sat i produktion og forventes at blive udbudt på det danske marked omkring 1. august Indklagede har anført, at indklagede aldrig har solgt et domænenavn og heller ikke agter at gøre det. Indklagede har oplyst, at en søgning på betegnelsen oregon i søgemaskinen Google resulterer i henvisninger, og at der, selvom man sorterer henvisningerne til staten Oregon fra, resterer et svimlende antal henvisninger til talrige relationer, produkter og ydelser, herunder levering af træ, levering af fitness-produkter med tilbehør, levering af el-værktøjer, kameraer, pulsmålere og sportsure, liggeunderlag, stole, damecykler, sofaer, MP3-afspillere, vandrestøvler samt fiskeredskaber. Klager har anført, at indklagede i forbindelse med klagen har ændret brugen af domænenavnet oregon.dk fra at være en passiv hjemmeside, til at indklagede har ladet opslag på domænenavnet viderestille til hjemmesiden for staten Oregon. Klager har oplyst, at man i 2001 kontaktede indklagede telefonisk vedrørende domænenavnet oregon.dk, og at klager her blev tilbudt at erhverve domænenavnet for et betydeligt beløb. Klager har endvidere den 11. november 2004 via , jf. bilag 2, forespurgt indklagede om muligheden for at erhverve domænenavnet oregon.dk. Indklagede svarede samme dag, at domænenavnet ikke var til salg eller overdragelse, idet indklagede selv skulle bruge domænenavnet. Klager spurgte ligeledes samme dag, hvilke produkter eller virksomhed, domænenavnet skulle anvendes for, idet betegnelsen var registreret som varemærke. Indklagede har ikke besvaret denne . Indklagede har anført, at klagers oplysninger om telefonsamtalen i 2001 må bero på en erindringsforskydning, idet indklagede ikke var registrant af domænenavnet på daværende tidspunkt. Sekretariatet har ved søgning i Patent- og Varemærkestyrelsens database kunnet konstatere, at virksomheden Blount, Inc. har fået ordmærket OREGON registreret i klasse 6 (fileskruestikke til savkæder), 7 (savkæder, savsværd og kædehjul, alt til maskiner) og 8 (justerorgan til anvendelse ved slibning af tænder på savkæder, savkædefile og holdere dertil, afbrydere til savkæder, alt i form af dele til håndværktøj) den 8. december Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet oregon.dk den 15. marts 2005 inden fremsendelsen af klagen til indklagede taget følgende kopi:

3 Ved opslag på domænenavnet den 28. oktober 2005 kunne konstateres, at domænet fortsat benyttes til at henvise til statens Oregons hjemmeside. Sekretariatet har endvidere ved opslag i DK WHOIS databasen kunnet konstatere, at indklagede er indehaver af en række andre domænenavne. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at betegnelsen OREGON er registreret som varemærke, at dette mærke er yderst velkendt og i denne henseende i en klasse lige under varemærker som Coca-Cola, Sony mv., at klager er generalagent for varemærkeindehaveren, at klager gennem en lang årrække har markedsført sig under betegnelsen OREGON, og at betegnelsen herved er blevet et synonym for klager, at indklagedes brug af domænenavnet oregon.dk er egnet til at skabe forveksling med varemærket OREGON, og at indklagedes brug af domænenavnet oregon.dk er retsstridig og i strid med markedsføringslovens 1. Indklagede har gjort gældende, at ordet oregon alene er en stedbetegnelse, som der som udgangspunkt ikke kan erhverves særlige kendetegnsrettigheder til, jf. herved klagenævnets afgørelser i sag nr. 496 og 567 vedrørende domænenavnene ålsgårde.dk og ganløse.dk, at klagers varemærke således må anses som svagt, jf. herved også den udbredte brug af betegnelsen som kendetegn, at klagers varemærke ikke kan betragtes som velkendt,

4 at klager kun kan hævde varemærkeret inden for de klasser, som varemærket er registreret for, at der er væsentlig forskel på parternes brancheområder, at indklagede har registreret og anvendt domænenavnet oregon.dk i god tro, og at indklagede således hverken har handlet i strid med varemærkelovens 4 eller markedsføringslovens 1. Nævnets bemærkninger: Virksomheden Blount, Inc. har i 1975 fået registreret ordmærket OREGON og er derfor beskyttet imod, at andre gør brug af betegnelsen på en måde, som strider mod varemærkelovens 4, stk. 1, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2. tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Det må ud fra sagens oplysninger, herunder navnlig bilag 3, lægges til grund, at klager er berettiget til at håndhæve varemærkeindehaverens rettigheder. Domænenavnet oregon.dk er identisk med Blount Inc. s varemærke, men har efter det oplyste ikke været anvendt til udbud af varer af samme eller lignende art, som dem for hvilke varemærket er registreret. Der er derfor ikke holdepunkter for at antage, at registreringen eller brugen af domænenavnet oregon.dk er sket i strid med Blount Inc. s varemærkeret. Sagen giver imidlertid anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, (domæneloven), som er trådt i kraft pr. 1. juli 2005, og som også finder anvendelse på domænenavnsregistreringer, der er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens , stk. 1, er sålydende: 12, stk.1. Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Det er i forarbejderne til domæneloven forudsat, jf. Lovforslag L 165, s , at 12, stk. 1, inden for det erhvervsmæssige område som udgangspunkt i det væsentlige skal anvendes, således som markedsføringslovens 1 er blevet anvendt i nævnets hidtidige praksis. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi.

5 Indklagede har oplyst, at domænenavnet oregon.dk er registreret til brug for en ny mobiltjeneste, men at denne tjeneste endnu ikke er etableret. Indklagede har dog ikke nærmere dokumenteret disse planer. Indklagede har heller ikke begrundet, hvorfor man netop har valgt Oregon som navn for den påtænkte virksomhed. Navnet forekommer ikke at være et naturligt valg for en mobiltjeneste, og indklagede har heller ikke på anden vis godtgjort at have en særlig tilknytning til betegnelsen Oregon. Det forekommer endvidere påfaldende, at indklagede efter at være blevet kontaktet af klager aktiverede domænenavnet, således at dette nu peger mod staten Oregons officielle hjemmeside. Samtidig udelukker indklagedes registrering af domænenavnet klager fra som repræsentant for varemærkeindehaveren at være til stede under toplevel domænet.dk med et domænenavn, der svarer til det registrerede og gennem mange år anvendte varemærke Oregon. Af domænelovens forarbejder fremgår det - jf. ovenfor - at domænelovens 12, stk. 1, bl.a. kan anvendes i en sådan situation, hvor der er en klar interesse for klageren i at få adkomst til det omhandlede domænenavn, og hvor denne interesse klart overstiger den mulige interesse, som indklagede måtte have i at opretholde registreringen af domænenavnet. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har handlet i strid med god domænenavnsskik ved at have registreret domænenavnet oregon.dk uden at gøre brug heraf og ved herefter at nægte at overdrage domænenavnet til klageren uden selv at have dokumenteret et reelt behov for at kunne gøre brug af betegnelsen Oregon, som er identisk med det varemærke, som klager repræsenterer, og som klager har en åbenbar interesse i at kunne anvende som domænenavn under top level domænet.dk. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, think Unlimited, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet oregon.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, P.J. Skovværktøj. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 9. november 2005 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo