KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: NAE Group A/S Kalkbrænderiløbskaj København Ø Indklagede: M.profil Uglekær Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstande Domænenavnet mshop.dk skal overføres til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. november 2016 med otte bilag (bilag 1-8). Registreringsforhold: Domænenavnet mshop.dk er registreret den 21. maj Sagsfremstilling: Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (herefter CVR) er registreret med navnet NAE GROUP A/S og binavnene M Shop A/S, M-shop A/S, MShop A/S og xmx A/S, med startdo den 11. december 2006 i branchekoden Udgivelse af ugeblade og magasiner og med følgende formål: drive handel, håndværk, industri og forlagsvirksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed, jf. også klagerens bilag 5. I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: NAE Group A/S og dterselskabet NAE Group AB er en skandinavisk baseret virksomhed, bl.a. med dterselskabet NAE Group AB. 1

2 Koncernen driver virksomhed i både Sverige, Norge og Danmark med en tocifret million omsætning indenfor forretningsområdet lingeri, wellness, samt sexlegetøj. Koncernens primære varemærke er MSHOP, hvilket alle koncernens fysiske butikker bærer, samt koncernens webshop som findes på jf. skærmprint vedlagt som bilag 1. Dette domæne er ejet af NAE Group AB. I Sverige er MSHOP registreret som varemærke, jf. bilag 2, indenfor Varer og Tjenesteydelser. Koncernen har gennem de seneste 15 år investeret betydelige markedsføringskroner i indarbejdelsen af varemærket via Google AdWords, bannerannoncering, nionale radioreklamer, printannoncering, outdoor billboards samt udgivelse af adskillige annonceblade (opslag ) hver gang. NAE Group AB har registreret MSHOP som et EU varemærke, jf. bilag 3, inden for kegori 35 Virksomhed vedrørende reklame, markedsføring og salgsfremstød. Koncernen ejer også domænet jf. skærmprint vedlagt som bilag 4. I NAE Group A/S er navnet M shop hhv. M.shop hhv. Mshop selskabsretligt optaget som binavn under NAE Group A/S, jf. den som bilag 5 vedlagte udskrift fra Erhvervsstyrelsen. Koncernen ønsker starte Mshop i Danmark. I den forbindelse er det konsteret, domænenavnet tilsyneladende er optaget, jf. det som bilag 6 vedlagte udskrift fra DK Whois dabase. Registranten er anonym. NAE Group A/S har ad flere omgange taget kontakt med registranten af med henblik på afsøge mulighederne for, købe domænenavnet, men uden held, jf. e- mailkorrespondancen vedlagt som bilag 7. Som det ses har registranten registreret domænenavnet tilbage i 2003, jf. det som bilag 8 vedlagte aktivitetsoversigt fra waybackmachine, som registrerer domænehistorik. Til støtte for klagen, har klageren bl.a. anført følgende: klagerens forretningskendetegn MSHOP er beskyttet efter markedsføringslovens 18, indklagede ikke har vist nogen interesse i domænenavnet i over 10 år, er der ikke noget, der understøtter, indklagede har en reel interesse i råde over domænenavnet mshop.dk, hvorfor indklagedes interesser må kunne varetages mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn end netop domænenavnet mshop.dk, det har en langt større interesse for klageren end for indklagede kunne gøre brug af domænenavnet mshop.dk, NAE Group A/S og/eller dterselskabet NAE Group AB har fået registreret ordmærket MSHOP som EU varemærke såvel som svensk varemærke, 2

3 domænenavnet mshop.dk er identisk med ordmærket MSHOP, som er et såvel svensk som EU varemærkeregistreret varemærke ejet af NAE Group AB og NAE Group A/S, som har en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse i benytte domænenavnet mshop.dk i forbindelse med udbud af sine varer. Dette understøttes af, betegnelsen mshop ikke har anden kendt betydning i Danmark end som refererende til varemærket mshop. Det må således formodes, internetbrugere, der slår op på mshop.dk, har en forventning om blive ledt til en hjemmeside, som relerer sig til varemærket MSHOP, indklagedes fortste registrering af domænenavnet MSHOP indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, domænenavnet mshop.dk derfor skal overdrages til klageren. Klageren har som bilag 2 fremlagt registreringsbevis fra Pent- och registreringsverket vedrørende svensk varemærkeregistrering af mærket MSHOP, som er registreret til NAE Group Sweden AB den 3. februar 2015 med registreringsnummeret Varemærket er registreret i følgende vareklasse: 35: Företagsledning avseende butiker. Som bilag 3 har klageren fremlagt registreringsbevis fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) vedrørende EU-varemærkeregistrering af mærket MSHOP, som er registreret til NAE Group Sweden AB den 7. oktober 2015 med registreringsnummeret Sekretariet har ved opslag på EU-varemærkets registreringsnummer konsteret, varemærket er registreret i følgende vareklasse: 35 Virksomhed vedrørende reklame, marketing og salgsfremstød. Som bilag 7 er fremlagt et sammendrag af telefonsamtaler og korrespondance mellem klageren og indklagede m.fl., hvoraf bl.a. fremgår, klageren i perioden mellem den 28. august 2015 og den 3. juni 2016 har forsøgt kontakte indklagede telefonisk og pr. og gentagne gange har tilbudt købe domænenavnet mshop.dk for DKK og i den forbindelse har talt med Ole Madsen, Ole Madsens hustru og Ole Madsens søn uden nå til enighed. Det fremgår endvidere, indklagede ikke har besvaret tilbuddet skriftligt, men Ole Madsens hustru telefonisk bl.a. har meddelt, der aldrig nogensinde kan være tale om overdrage domænenavnet til klageren. Klageren har som bilag 8 fremlagt fem skærmprint af en søgning på i Internet Archive WaybackMachine, hvoraf fremgår, hjemmesiden er arkiveret 11 gange i perioden mellem den 8. august 2003 og 15. juni 2006, og hjemmesiden ikke er arkiveret siden Af de fremlagte skærmprint fremstår det endvidere som om, der ikke er arkiveret reelt indhold på hjemmesiden i perioden Ved sekretariets opslag på mshop.dk den 30. november 2016 fremkom ingen hjemmeside. Ved sekretariets fornyede opslag den 9. januar 2017 fremkom forts ingen hjemmeside. 3

4 Ved opslag på domænenavnet mshop.se den 22. januar 2017 har sekretariet taget følgende kopi: Ved opslag på klagerens domænenavn mshop.eu den 22. januar 2017 har sekretariet taget følgende kopi: 4

5 Ved sekretariets søgning i Google ( den 24. januar 2017 på mshop blev antallet af søgeresulter oplyst til være 1.330, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresulter vedrørte tre klageren (herunder omtale af MSHOPs produkter hhv. henvisning til den danske hjemmeside og den svenske hjemmeside mens ingen af søgeresulterne vedrørte indklagede. De øvrige resulter viste stor variion og vedrørte bl.a. webshops med salg af mobiltelefoner og tilbehør. Sekretariet har konsteret, der forud for klagens indgivelse stod en tredjemand på venteliste til domænenavnet mshop.dk. Parternes anbringender kan sammenftes således: Klageren har bl.a. gjort gældende, klageren er en del af en koncern, der driver virksomhed i Sverige, Norge og Danmark med salg af lingeri, wellness og sexlegetøj, klagerens primære varemærke er MSHOP, alle klagerens fysiske butikker samt koncernens webshops på domænenavnene mshop.se og mshop.eu benytter navnet MSHOP, klagerens forretningskendetegn MSHOP er beskyttet efter markedsføringslovens 18, klageren ønsker benytte domænenavnet mshop.dk til sin danske virksomhed, indklagede ikke har vist nogen interesse i domænenavnet i over 10 år, der ikke er noget, der understøtter, indklagede har en reel interesse i råde over domænenavnet mshop.dk, indklagedes interesser må kunne varetages mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn end netop domænenavnet mshop.dk, 5

6 det har en langt større interesse for klageren end for indklagede kunne gøre brug af domænenavnet mshop.dk, domænenavnet mshop.dk er identisk med ordmærket MSHOP, som er klagerens dterselskabs (NAE Group AB s) registrerede varemærke i Sverige såvel som i EU, klageren har en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse i kunne benytte domænenavnet mshop.dk i forbindelse med udbud af sine varer, dette understøttes af, betegnelsen mshop ikke har anden kendt betydning i Danmark end som refererende til varemærket mshop, det således må formodes, internetbrugere, der slår op på mshop.dk har en forventning om blive ledt til en hjemmeside, som relerer sig til varemærket MSHOP, indklagedes fortste registrering af domænenavnet MSHOP indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, og domænenavnet mshop.dk derfor skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst, giver den særligt anledning til overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet mshop.dk er i strid med klagerens kendetegnsrettigheder. Klagerens dterselskab, NAE Group Sweden AB opnåede den 7. oktober 2015 endelig EUvaremærkeregistrering af ordmærket MSHOP i vareklasse 35. Klageren er på denne baggrund berettiget til forbyde andre gøre erhvervsmæssig brug af identisk eller lignende mærke for vare eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker med senere ændringer (varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og 2. Domænenavnet mshop.dk blev imidlertid registreret den 10. maj 2003, og således forud for klagerens registrering af ordmærket MSHOP. Der er på denne baggrund og under hensyn til indklagedes manglende brug af domænenavnet ikke grundlag for anse indklagedes registrering og brug af domænenavnet for være i strid med klagerens kendetegnsrettigheder. Som sagen er oplyst, giver den herefter anledning til overveje, om der kan gives klageren medhold i medfør af 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven), der har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. foruds, kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og det således ikke er tilsigtet lægge 6

7 nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil vedrøre ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er i forarbejderne endvidere tilkendegivet, der forts i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem prive registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, lovgiver har foruds, der ved anvendelse af domænelovens 25, stk.1, i en situion som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Klageren ønsker anvende domænenavnet mshop.dk til brug for sin danske del af virksomheden under navnet MSHOP, der efter det oplyste sælger lingeri, wellness og sexlegetøj. Klageren driver desuden virksomhed fra domænenavnene mshop.eu og mshop.se. Klageren har dermed en nurlig interesse i kunne anvende det omtvistede domænenavn. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i forts kunne råde over domænenavnet mshop.dk. Efter 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt medvirke til sagens oplysning. 7

8 Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, indklagede registrerede domænenavnet for mere end 13 år siden, hjemmesiden ikke er aktiv, og der i en længere årrække ikke har været aktivitet på hjemmesiden. Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der understøtter, indklagede har en reel interesse i råde over domænenavnet mshop.dk. På denne baggrund lægger nævnet herefter bevismæssigt til grund, indklagedes interesser kan varetages mindst lige så godt ved brug af et andet domænenavn end netop domænenavnet mshop.dk. På baggrund af det ovenfor anførte, er det nævnets opftelse, det har langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede kunne gøre brug af domænenavnet mshop.dk, og den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens 25, stk. 1. Det bemærkes, nævnet ikke herved har taget stilling til retsforholdet mellem klageren og den tredjemand, som har stået på venteliste til domænenavnet. I medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, M.profil, skal anerkende, den foreliggende registrering af domænenavnet mshop.dk er i strid med gældende dansk ret, og registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, NAE Group A/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående do. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Do: 15. februar 2017 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 8