KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: BilligToner ApS (Nordico Supply ApS) Bellahøj Vanløse v/advokat Søren Danelund Reipurth Indklagede: INKPRO v/lasse Petersen Glerupvej 7 C 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet billigstetoner.dk til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet billigstetoner.dk inddrages (slettes). Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. december 2013 med 15 bilag (bilag 1-15). Registreringsforhold: Domænenavnet billigstetoner.dk er registreret den 15. februar Sagsfremstilling: Klageren er et anpartsselskab med navnet NORDICO SUPPLY ApS, der er stiftet den 20. august 2010, og som har registreret bl.a. BILLIGTONER ApS som binavn, jf. bilag 1. I klageskriftet er bl.a. oplyst følgende om baggrunden for klagen: Om klagers virksomhed Klager har siden medio 2010 drevet erhvervsvirksomhed med salg over internettet af blækpatroner fra klagers hjemmeside 1

2 Forud for stiftelsen af BilligToner ApS var klagers ejer og direktør, Peter Andreas Munck, ansat hos indklagede, hvor Peter Andreas Munck opbyggede hele indklagedes hjemmeside, webshop, søgemaskineoptimering og lagerstyringssoftware. Peter Andreas Munck fik løn for dette arbejde. Herudover var det aftalt mellem parterne, at Peter Andreas Munck, når arbejdet var færdiggjort, skulle oprette en hjemmeside, der svarede til indklagedes med salg af printertoner, hvor indklagede ville fungere som underleverandør. Så langt nåede parterne dog aldrig. Indklagede bragte pludseligt og uden ophør samarbejdet til ophør i sommeren Peter Andreas Munck gik videre med planerne om oprettelse af en hjemmeside med salg af printertoner, dog uden indklagede som underleverandør. Peter Andreas Munck stiftede selskabet Webshoppartner ApS (nu Nordico Supply ApS), som er klager i denne klagesag, den 20. august 2010, jf. Bilag 1. Herefter registrerede klager i perioden 24. august 2010 til 8. september 2010 domænenavnene billigstetonere.dk, jf. bilag 2, og billigtoner.dk, jf. bilag 3. Domænenavet billigtoner.dk skulle oprindelig være klagers primære domænenavn, mens domænenavnet billigstetonere.dk skulle opfange kunder, der måtte huske klagers domænenavn forkert. Domænenavnet billigstetonere.dk bruges dog ikke i dag, idet domænenavnet billigtoner.dk nu er tilstrækkeligt indarbejdet, jf. nedenfor. Den 15. oktober 2010 antog klager desuden binavnet BilligToner.dk ApS, hvilket den 24. maj 2011 ændredes til BilligToner ApS, jf. bilag 4. Lige siden registreringen af domænenavnet billigtoner.dk i sommeren 2010 har klager primært drevet virksomhed fra den hjemmeside, hvorpå domænenavnet billigtoner.dk peger, samt under varemærket/forretningskendetegnet BILLIGTONER, der altså er registreret som domænenavn samt binavn. Således er BILLIGTONER i dag indarbejdet for salg af blækpatroner til printere og kopimaskiner. BILLIGTONER forbindes udelukkende med klager, herunder klagers salg af blækpatroner til printere, hvilket bl.a. understøttes af, at klager har fået ikke færre end ratings på virksomhedsrating-hjemmesiden jf. bilag 5. Markedsføringen af klagers virksomhed sker bl.a. via klagers hjemmeside, hvorfra der sælges blækpatroner til printere fra alle større producenter. Derudover sker markedsføringen i vidt omfang på søgemaskiner vha. søgemaskineoptimering. Som bilag 6 fremlægges en udskrift af åbningssiden på Klagers virksomhed markedsføres altså stort set udelukkende online, ligesom klagers salgsaktiviteter udelukkende foregår online. Klager er dermed voldsomt afhængig af den trafik, der skabes via internettet. Om indklagedes virksomhed Indklagede driver, ligesom og i nogen grad takket være klager, virksomhed med salg over internettet af blækpatroner til printere fra alle større producenter. Indklagede sælger primært blækpatroner via domænenavnet inkpro.dk, som er registreret den 13. december 2006, jf. bilag 7, og som for øjeblikket markedsføres intensivt på københavnske 2

3 busser. Der er altså ingen tvivl om, at domænenavnet inkpro.dk er indklagedes primære og foretrukne domænenavn, og at indklagede primært driver virksomhed under varemærket INKPRO. Indklagede driver også virksomhed fra hjemmesiden hvor priserne typisk er billigere end på hjemmesiden Om indklagedes krænkelser Den 11. oktober 2013 konstaterede klager, at indklagede pludselig var begyndt at drive konkurrerende virksomhed via domænenavnet billigstetoner.dk, jf. bilag 8. Klager blev opmærksom herpå, fordi klagers modtog en henvendelse fra en af indklagedes kunder, som troede, at hun havde handlet hos klager frem for indklagede. [...] Dette kom som en stor overraskelse for klager, der ikke var klager over, at indklagede havde registreret domænenavnet billigstetoner.dk. Klager var bekendt med, at indklagede var indehaver af en lang række domænenavne, men klager var ikke bekendt med, at billigstetoner.dk var blandt disse. I klagers optik har indklagede alene taget domænenavnet i brug for at genere klager og snylte på den goodwill, som i kraft af klagers indarbejdelse tilkommer domænenavnet billigtoner.dk samt varemærket BILLIGTONER. [...] Indklagedes krænkelser er voldsomt generende for klager, der mister kunder og dermed taber omsætning, fordi potentielle kunder tror, at indklagede og klager er en og samme virksomhed. Således har klager siden indklagedes ibrugtagning af domænenavnet billigtetoner.dk oplevet talrige eksempler på faktisk forveksling af klagers og indklagedes virksomheder. [...] Undertegnede har på vegne af klager rettet henvendelse til indklagede om indklagedes krænkelser, men indklagede har ikke besvaret undertegnedes henvendelse, hvorved nærværende klagesag er nødvendiggjort. Det fremgår af de omtalte bilag 2 og 3, at klageren er registrant af domænenavnene billigstetonere.dk og billigtoner.dk, som er registreret henholdsvis den 24. august 2010 og den 8. september Det omtalte bilag 4 indeholder en Fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Det fremgår heraf, at klageren er stiftet den 20. august 2010 under navnet WEBSHOPPARTNER ApS og med bl.a. BILLIGSTETONERE.DK ApS som binavn, og at dette binavn blev slettet igen ved en vedtægtsændring den 15. oktober Det fremgår endvidere, at klageren ved vedtægtsændringen den 15. oktober 2010 bl.a. antog BILLIGTONER.DK ApS som nyt binavn, 3

4 hvilket binavn blev slettet igen ved en vedtægtsændring den 24. maj 2011, og at klageren i denne forbindelse antog bl.a. BILLIGTONER ApS som nyt binavn. Ved en vedtægtsændring den 22. oktober 2013 blev klagerens navn ændret til det nuværende NORDICO SUPPLY ApS. Det omtalte bilag 5 indeholder en udskrift fra hjemmesiden TRUSTPILOT ( hvoraf det bl.a. fremgår, at der er Trustpilot anmeldelser vedrørende klageren. Det omtalte bilag 6 indeholder en kopi af hjemmesiden Ved opslag herpå den 26. april 2014 har sekretariatet taget følgende lignende kopi: Indklagede er registrant af domænenavnet inkpro.dk, som er registreret den 13. december 2006, jf. bilag 7. Ved opslag herpå den 26. april 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Ved opslag på domænenavnet billigstetoner.dk den 13. januar 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 Klageren har som bilag 9 og fremlagt udskrifter af korrespondance med kunder, der har forvekslet klagerens hjemmeside BilligToner.dk med indklagedes hjemmeside BilligsteToner. Klageren har som bilag 20 fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters hjemmeside, hvoraf det fremgår, at indklagede under bruger-id I8169-DK har registreret i alt 60.dk-domænenavne, som især består af generiske betegnelser for salg af billigere (blæk)patroner. Det drejer sig foruden det omtvistede domænenavn bl.a. om domænenavnene billigetoner.dk og billigeretonere.dk. Ved opslag på domænenavnet billigetoner.dk de 26. april 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: En tilsvarende hjemmeside fremkom ved opslag på domænenavnet billigeretonere.dk. Ved en søgning i Google den 26. april 2014 på billigtoner blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte omtale af klageren eller domænenavnet billigtoner.dk. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren ved ibrugtagning og indarbejdelse har opnået varemærkerettigheder til ordmærket BILLIGTONER for salg af blækpatroner til printere og kopimaskiner, at indklagede anvender domænenavnet billigstetoner.dk til salg af blækpatroner til printere og kopimaskiner, hvilket indebærer en risiko for forveksling med klageren, at dette underbygges af, at der i flere tilfælde er sket faktisk forveksling hos kunder, at klageren derfor kan forbyde indklagedes brug af domænenavnet billigstetoner.dk, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens 18, 6

7 at indklagede er underlagt en udvidet loyalitetsforpligtelse i forhold til klageren som følge af det tidligere samarbejdsforhold mellem parterne, at indklagede har overtrådt denne loyalitetsforpligtelse ved at tage domænenavnet billigstetoner.dk i brug på et tidspunkt, hvor klageren havde påbegyndt sin brug af varemærket BILLIGTONER og domænenavnet billigtoner.dk, samt registreret binavnet BilligToner ApS, at indklagede herved tillige har overtrådt god domænenavnsskik, at indklagede ved udformningen af sit figurmærke BilligsteToner på hjemmesiden har tilstræbt lighed med klagerens figurmærke BilligToner.dk, der fremgår af klagerens hjemmeside hvilket understreger indklagedes illoyalitet og snyltende adfærd over for klageren, og at det i denne forbindelse er uden betydning, at indklagede har registreret domænenavnet billigstetoner.dk før klagerens registrering af domænenavnene billigtoner.dk og billigstetonere.dk. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af 47, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014- domæneloven) der trådte i kraft den 1. marts 2014 og samtidig ophævede lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), jf domænelovens 47, stk. 1 og 3 at sager, der er indbragt for Klagenævnet for Domænenavne før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Sager vedrørende 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, som er indbragt for klagenævnet før lovens ikrafttræden, afgøres dog efter reglerne i 2014-domæneloven. Da denne sag er indbragt for klagenævnet før 2014-domænelovens ikrafttræden, skal sagen således afgøres efter reglerne i 2005-domæneloven bortset fra spørgsmål om god domænenavnsskik, som skal afgøres efter 2014-domænelovens 25, stk. 1. Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 14, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har bl.a. gjort gældende, at klageren har stiftet en kendetegnsret til betegnelsen BILLIGTONER, og at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet billigstetoner.dk indebærer en krænkelse af denne kendetegnsret efter varemærkeloven og/eller markedsføringslovens 18. BILLIGTONER er en rent beskrivende betegnelse for en virksomhed, der sælger blækpatroner til printere og kopimaskiner på internettet. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. 7

8 Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen BILLIGTONER, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt og ofte umuligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen BILLIGTONER. Det ændrer ikke herved, at klageren på internettet i høj grad forbindes med betegnelsen billigtoner. Klageren har desuden gjort gældende, at der foreligger en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. nu 2014-domænelovens 25, stk. 1. Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde, som 2005-domænelovens 12, stk. 1, lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til 2014-domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. 8

9 Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime aktiviteter. Ved at vælge at markedsføre sin virksomhed under navnet BILLIGTONER løber klageren den risiko, at denne betegnelse der som nævnt er beskrivende for klagerens virksomhed eller lignende betegnelser også anvendes af andre erhvervsdrivende, som ligeledes driver virksomhed med salg af blækpatroner til printere og kopimaskiner. Indklagede anvender domænenavnet billigstetoner.dk til at markedsføre en sådan virksomhed, og indklagede anvender ikke domænenavnet billigstetoner.dk på en sådan måde, at der f. eks. gives indtryk af, at der er en forbindelse mellem klageren og indklagede. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet billigstetoner.dk fremstår dermed ikke som værende i strid med god domænenavnsskik. Klagenævnet finder det ikke godtgjort, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet billigstetoner.dk har handlet i strid med en loyalitetspligt, som måtte følge af det tidligere samarbejdsforhold mellem parterne. Der er heller ikke i øvrigt under sagen fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet billigstetoner.dk skulle være retsstridig i forhold til klageren. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, BilligToner ApS, medhold i, at indklagede, INKPRO v/lasse Petersen, skal overdrage registreringen af domænenavnet billigstetoner.dk til klageren, eller i at domænenavnet billigstetoner.dk skal slettes. Dato: 13. maj 2014 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9