RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL B UNDERSØGELSE AFSNIT 4 ABSOLUTTE HINDRINGER FOR REGISTRERING Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 1
Indholdsfortegnelse 1 Generelle principper... 4 1.1 Begrundet indsigelse... 4 1.2 Dialog med ansøgeren... 4 1.3 Europæiske kriterier... 5 1.4 Irrelevante kriterier... 6 1.4.1 Ikke anvendt udtryk... 6 1.4.2 Behov for friholdelse... 6 1.4.3 Faktisk monopol... 6 1.4.4 Dobbelt betydning... 7 1.5 Omfanget af indsigelser vedrørende varer og tjenesteydelser... 7 1.6 Frist for indsigelse... 8 1.7 Fraskrivelser... 8 1.8 Forbindelse mellem de forskellige hindringer for registrering... 9 2 Absolutte hindringer (artikel 7 i EF-varemærkeforordningen)... 9 2.1 Grafisk gengivelse (artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen... 9 2.1.1 Generelle bemærkninger... 9 2.1.2 Eksempler på varemærkeansøgninger, der er blevet afslået eller accepteret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a).... 10 2.1.2.1 Duftmærker... 10 2.1.2.2 Smagsmærker... 11 2.1.2.3 Lydmærker... 11 2.1.2.4 Bevægelsesmærker... 11 2.1.2.5 Form- og konturløs kombination af to eller flere farver "i enhver manifestation".... 12 2.1.2.6 Tvetydige og selvmodsigende beskrivelser uden nogen sammenhæng med tegnets art... 12 2.1.3 Forbindelse med andre bestemmelser i EF-varemærkeforordningen... 13 2.2 Fornødent særpræg (artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen.... 13 2.2.1 Generelle bemærkninger... 13 2.2.2 Ordelementer... 14 2.2.3 Bogtitler... 15 2.2.4 Farver... 16 2.2.4.1 Enkelte farver... 16 2.2.4.2 Farvekombinationer... 16 2.2.5 Enkelte bogstaver... 18 2.2.5.1 Generelle betragtninger... 18 2.2.5.2 Eksempler... 19 2.2.6 Sloganer: vurdering af fornødent særpræg... 20 2.2.7 Enkle figurelementer... 22 2.2.8 Almindelige figurelementer... 24 2.2.9 Typografiske symboler... 24 2.2.10 Piktogrammer... 25 2.2.11 Almindeligt anvendte etiketter/etiketter uden særpræg... 26 2.2.12 Tredimensionale varemærker... 27 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 2
2.2.12.1 Indledende bemærkninger... 27 2.2.12.2 Former, der ikke har forbindelse med selve varerne eller tjenesteydelserne... 28 2.2.12.3 Formen af selve varerne eller former, der har forbindelse med varerne eller tjenesteydelserne... 28 2.2.12.4 Emballagens form... 31 2.2.13 Mønstermærker... 33 2.2.14 Positionsmærker... 36 2.3 Beskrivende karakter (artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen)... 37 2.3.1 Generelle bemærkninger... 37 2.3.1.1 Begrebet beskrivende karakter... 37 2.3.1.2 Referencegrundlag... 37 2.3.1.3 Egenskaber, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen... 39 2.3.2 Ordmærker... 40 2.3.2.1 Ét ord... 40 2.3.2.2 Kombinationer af ord... 41 2.3.2.3 Forkert stavning og udeladelser... 42 2.3.2.4 Forkortelser og akronymer... 44 2.3.2.5 Sloganer... 45 2.3.2.6 Geografiske udtryk... 45 2.3.2.7 Udtryk, der beskriver varers og tjenesteydelsers anvendelsesområde eller genstand... 48 2.3.2.8 Enkelte bogstaver og tal... 51 2.3.2.9 Farvenavne... 53 2.3.2.10 Plantesortsnavne... 54 2.3.3 Figurmærker... 55 2.3.4 Figurativ tærskel... 56 2.3.4.1 Indledende bemærkninger... 56 2.3.4.2 Stiliserede ordelementer... 58 2.3.4.3 Ordelementer kombineret med andre figurelementer... 59 2.4 Almindelige tegn eller angivelser (artikel 7, stk. 1, litra d), i EFvaremærkeforordningen)... 64 2.4.1 Generelle bemærkninger... 64 2.4.2 Tidspunkt, hvor et udtryk bliver almindeligt... 64 2.4.3 Vurdering af almindelige udtryk... 65 2.4.4 Anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen på plantesortsnavne... 65 2.5 Udformninger med en i alt væsentligt teknisk funktion, væsentlig æstetisk værdi, eller som følger af varens egen karakter (artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen)... 66 2.5.1 Generelle bemærkninger... 66 2.5.2 Udformning, der følger af varens egen karakter... 68 2.5.3 Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat... 68 2.5.4 Udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi... 72 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 3
1 Generelle principper 1.1 Begrundet indsigelse Såfremt undersøgeren konstaterer, at der findes en absolut hindring for registrering, skal der rejses en begrundet indsigelse med angivelse af alle de konstaterede individuelle hindringer for registrering og en klar og særskilt begrundelse for hver hindring. Enkeltvise indsigelser (såkaldte trin-for-trin-indsigelser) bør undgås. Med andre ord bør hver hindring for registrering have sin egen begrundelse. I mange tilfælde overlapper nogle hindringer for registrering hinanden, f.eks. et varemærkes manglende særpræg og beskrivende karakter. Selv i disse tilfælde skal der gives en separat begrundelse for hver hindring for registrering. Når det f.eks. konstateres, at et ordmærke har en semantisk betydning, som gør det muligt at rejse indsigelse i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, skal hver af disse hindringer behandles i separate afsnit i meddelelsen om hindringer for registrering. I et sådant tilfælde bør det klart angives, om det manglende særpræg skyldes de samme overvejelser som dem, der førte til, at mærket blev betragtet som beskrivende, eller andre overvejelser. Når en af de hindringer, der er nævnt i artikel 7, kun gør sig gældende i en del af EU, er det tilstrækkeligt til at hindre registrering af et EF-varemærke. Undersøgerne opfordres dog til på dette trin at anføre alle hindringer for registrering, der gør sig gældende. Lejlighedsvist vil de argumenter, der er fremsat af ansøgeren, eller en begrænsning (delvis tilbagetagelse) af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser føre til påberåbelse af andre hindringer for registrering. Undersøgerne mindes om, at hvis det var nødvendigt at basere afslaget på en EF-varemærkeansøgning på nye hindringer for registrering eller nye argumenter, skal den pågældende part have mulighed for at fremsætte bemærkninger hertil. 1.2 Dialog med ansøgeren Under sagsbehandlingen bør undersøgeren forsøge at komme i dialog med ansøgeren. På alle trin af sagsbehandlingen bør undersøgeren omhyggeligt overveje de bemærkninger, som ansøgeren har fremsendt. Undersøgeren bør ligeledes ex officio overveje nye kendsgerninger eller argumenter, der taler for at acceptere mærket. Dette skyldes, at ansøgningen kun kan afslås, hvis undersøgeren på det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes, er overbevist om, at indsigelsen er velbegrundet. Såfremt ansøgeren ikke har fremsendt nogen bemærkninger og under forudsætning af, at undersøgeren ikke ex officio har fundet nogen grunde, der kunne ændre pågældendes opfattelse, vil ansøgningen blive afslået ved en meddelelse, der skal indeholde den/de oprindelige indsigelsesskrivelse(r), gøre opmærksom på, at ansøgningen hermed er afslået, og indeholde en notits om klageadgang. Det er ikke korrekt blot at anføre i den endelige afgørelse, at ansøgningen er afslået af "de grunde, der er nævnt i indsigelsen". Hvis ansøgeren anfægter begrundelsen i den oprindelige meddelelse, skal afslaget først angive den oprindelige begrundelse, hvorefter ansøgerens argumenter gennemgås. Såfremt undersøgeren har behov for nye kendsgerninger eller argumenter Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 4
som begrundelse for et afslag, skal ansøgeren have lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil, inden den endelige afgørelse træffes. Såfremt ansøgeren forsøger at imødegå indsigelsen ved at begrænse fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, er det muligt, at begrænsningen skaber nye hindringer for registrering, f.eks. fordi mærket ikke blot er af beskrivende karakter, men også af vildledende karakter. I så fald skal der sendes en anden indsigelsesskrivelse for at give ansøgeren mulighed for at fremsætte bemærkninger til alle de hindringer for registrering, der anses for at være relevante. En angivelse af varer og tjenesteydelser, der er betinget af, at varerne eller tjenesteydelserne ikke besidder en bestemt egenskab, bør ikke accepteres (se dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 114). F.eks. bør angivelsen "bøger, undtagen bøger om teater" ikke accepteres i forbindelse med varemærket "teater". Derimod kan begrænsninger, der er affattet positivt, normalt accepteres, f.eks. "bøger om kemi". Med hensyn til bevis for erhvervet fornødent særpræg [artikel 7, stk. 3] har ansøgeren ret til at påberåbe sig, at mærket har erhvervet fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af det, og fremlægge det relevante bevis for brug. Det tidspunkt, hvor ansøgeren skal fremsende sit bevis for brug, er efter indsigelsesskrivelsen, og inden undersøgeren træffer den endelig afgørelse. I den forbindelse kan ansøgeren indgive en anmodning om forlængelse af fristen efter indsigelsesskrivelsen, jf. regel 71 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Hvis undersøgeren ønsker at acceptere mærket på grundlag af artikel 7, stk. 3, skal der ikke sendes noget afslag. Hvis undersøgeren til trods for det fremsendte bevis for brug fastslår, at EFvaremærket ikke er i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, fordi beviset for brug ikke var overbevisende, skal det fremgå af afslaget, at det er muligt at indgive en klage til appelkamrene. Afslaget skal også indeholde begrundelsen for, at mærket ikke er omfattet af nogen af de hindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, og en særskilt begrundelse for, at ansøgerens påstand om erhvervet fornødent særpræg ikke kan antages. 1.3 Europæiske kriterier Artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen er en europæisk bestemmelse og skal fortolkes på grundlag af en fælles europæisk standard. Det ville ikke være korrekt at anvende forskellige standarder for særpræg baseret på forskellige nationale traditioner eller at anvende forskellige (dvs. lempeligere eller strengere) standarder for overtrædelse af den offentlige orden eller sædelighed, afhængigt af det pågældende land. I henhold til artikel 7, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen er en ansøgning dog udelukket fra registrering, hvis registreringshindringerne kun er til stede i en del af EU. Dette betyder, at der er tilstrækkelig grund til at afvise varemærket, hvis det er af beskrivende karakter eller mangler fornødent særpræg på et af de officielle EU-sprog. Med hensyn til andre sprog vil der blive påberåbt hindringer for registrering, hvis der kan rejses indsigelse mod varemærket i henhold til artikel 7, stk. 1, på et sprog, der forstås af en betydelig del af den relevante kundekreds i det mindste i en del af EU (se punkt 2.3.1.2 "Referencegrundlag" i det følgende og dom af 13. september 2012, sag T-72/11, Espetec, præmis 35-36). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 5
Såfremt indsigelsen ikke er baseret på en semantisk betydning af et ord, vil hindringen for registrering normalt gælde for hele EU. Den måde, hvorpå den relevante kundekreds opfatter tegnet, handelspraksis eller den påberåbte brug af de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet, kan være forskellig i nogle dele af EU. 1.4 Irrelevante kriterier Ansøgere fremsætter ofte argumenter, som retterne allerede har erklæret for irrelevante. Disse argumenter bør afvises med henvisning til de tilsvarende passager i de relevante domme. 1.4.1 Ikke anvendt udtryk Det er irrelevant, at det ikke kan fastslås, at det udtryk, der er ansøgt om, bruges beskrivende. Gennemgangen af artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen skal finde sted ved hjælp af prognoser (idet det antages, at mærket vil blive brugt i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet). Det fremgår klart af teksten til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, at det er tilstrækkeligt, hvis mærket "kan tjene" til at betegne varens eller tjenesteydelsens egenskaber (se dom af 23. oktober 2003, sag C-191/01, Doublemint, præmis 33). 1.4.2 Behov for friholdelse Det hævdes ofte, at andre handlende ikke har behov for det udtryk, der er ansøgt om, at de kan benytte mere direkte og ligefremme angivelser, eller at de råder over synonymer til beskrivelse af varernes respektive egenskaber. Alle disse argumenter skal afvises som irrelevante. Selv om der ligger en almen interesse til grund for artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen, nemlig at beskrivende udtryk ikke bør registreres som varemærker, men være frit tilgængelige for alle konkurrenter, er det ikke nødvendigt for Harmoniseringskontoret at godtgøre, at tredjepart har et aktuelt eller fremtidigt behov for eller en konkret interesse i at bruge det beskrivende udtryk, der ansøges om (intet "konkretes Freihaltebedürfnis") (se dom af 4. maj 1999, sag C-108/97, Chiemsee, præmis 35 dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 61). Det er derfor irrelevant, om der er synonymer eller andre, endnu mere almindelige måder at udtrykke den beskrivende betydning på (se dom af 12. februar 2004, sag C-265/00, Biomild, præmis 42). 1.4.3 Faktisk monopol Den omstændighed, at ansøgeren er den eneste person, der tilbyder de varer og tjenesteydelser, som mærket er beskrivende for, er ikke relevant for artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. I dette tilfælde er det imidlertid mere sandsynligt, at ansøgeren vil få medhold i sin påstand om erhvervet fornødent særpræg. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 6
1.4.4 Dobbelt betydning Det hyppige argument fra ansøgere om, at de udtryk, der er ansøgt om, har mere end én betydning, og at en af dem ikke er beskrivende for varerne/tjenesteydelserne, bør afvises. Det er en tilstrækkelig hindring for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, hvis mindst én af de mulige betydninger af udtrykket er beskrivende for de relevante varer og tjenesteydelser (se dom af 23. oktober 2003, sag C-191/01, Doublemint, præmis 32, stadfæstet ved dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 97). Da undersøgelsen skal fokusere på de varer/tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen, er argumenter om andre mulige betydninger af det eller de ord, der udgør varemærket (og som ikke har nogen forbindelse med de pågældende varer/tjenesteydelser) irrelevante. På tilsvarende vis er det, der betyder noget for undersøgelsen, når det varemærke, der ansøges om, er et sammensat ordmærke, den eventuelle betydning, som er forbundet med tegnet som helhed, og ikke de mulige betydninger af dets individuelle bestanddele betragtet hver for sig (se dom af 8. juni 2005, sag-t-315/03, Rockbass, præmis 56). 1.5 Omfanget af indsigelser vedrørende varer og tjenesteydelser Næsten alle absolutte hindringer for registrering, herunder navnlig de mest relevante hindringer vedrørende mærkets særpræg, beskrivende karakter, generiske og vildledende karakter, skal vurderes i forhold til de varer og tjenesteydelser, der reelt søges beskyttet. Hvis der rejses indsigelse, skal undersøgeren specifikt angive, hvilke(n) hindring(er) for registrering der gælder for det pågældende mærke i relation til hver vare eller tjenesteydelse, der søges beskyttet. Det er tilstrækkeligt, at en hindring for registrering gælder for en enkelt homogen kategori af varer og tjenesteydelser. En homogen kategori betragtes som en gruppe af varer og/eller tjenesteydelser, der har en direkte og konkret indbyrdes forbindelse (dom af 2. april 2009, sag T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, præmis 28). Såfremt de(n) samme registreringshindring(er) gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, er det tilstrækkeligt at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser (dom af 15. februar 2007, sag C-239/05, Kitchen Company, præmis 38). Med hensyn til et mærkes beskrivende karakter gælder en indsigelse ikke kun for de varer/tjenesteydelser, for hvilke de(t) udtryk, som udgør det varemærke, der ansøges om, er direkte beskrivende, men også for den brede kategori, der (i det mindste potentielt) indeholder en identificerbar underkategori eller konkrete varer/tjenesteydelser, for hvilke det varemærke, der ansøges om, er direkte beskrivende. Medmindre ansøgeren foretager en passende begrænsning, berører indsigelsen vedrørende mærkets beskrivende karakter hele den brede kategori. F.eks. skal registreringen af ordet "EUROHEALTH" afvises for "forsikringsvirksomhed" som helhed og ikke kun for sygeforsikringer (se dom af 7. juni 2001, sag T-359/99, Eurohealth, præmis 33). Der rejses også indsigelse vedrørende de varer og tjenesteydelser, der er direkte knyttet til dem, for hvilke den beskrivende betydning gælder. Det forholder sig endvidere således, at hvis den beskrivende betydning gør sig gældende for en aktivitet, der indebærer brug af flere varer eller tjenesteydelser, som er nævnt separat i angivelsen, gælder indsigelsen for dem alle (se dom af 20. marts 2002, sag T-355/00, Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 7
Tele Aid, for en række varer og tjenesteydelser, der er forbundet med eller anvendes i forbindelse med tilbud om hjælp til billister på afstand). Det er muligt at påberåbe sig, at varer og tjenesteydelser er såkaldte hjælpevarer eller hjælpetjenesteydelser i den forstand, at de er bestemt til at blive anvendt sammen med eller støtte anvendelsen af de primære varer eller tjenesteydelser. Dette omfatter typisk papir og instruktionsbøger til de varer, de tilhører, eller som emballeres heri, samt reklame- eller reparationsvirksomhed. I disse tilfælde er hjælpevarerne pr. definition bestemt til at blive anvendt og solgt sammen med det primære produkt (f. eks. befordringsmidler og instruktionsbøger). Heraf følger, at hvis det fastslås, at EFvaremærket er beskrivende for de primære varer, er det også beskrivende for hjælpevarerne, der er så tæt forbundet med dem. 1.6 Frist for indsigelse Indsigelser skal rejses så tidligt som muligt og være så fuldstændige som muligt. I sjældne tilfælde vil Harmoniseringskontoret dog automatisk genåbne undersøgelsesproceduren, hvis mærket klart er blevet accepteret ved en fejl, eller hvis de samme konklusioner ifølge ny retspraksis finder anvendelse på et mærke, som tidligere er blevet accepteret (dom af 8. juli 2004, sag T 289/02, Telepharmacy Solutions). I tilfælde af EF-varemærkeansøgninger kan dette ske på et hvilket som helst tidspunkt inden registreringen, dvs. selv efter bekendtgørelsen. I tilfælde af internationale registreringer, hvor EU er designeret, kan dette ske, så længe indsigelsesperioden (seks måneder efter den fornyede bekendtgørelse) ikke er begyndt (regel 112, stk. 5, i gennemførelsesforordningen til EFvaremærkeforordningen), og en eventuel midlertidig, tidligere sendt erklæring om meddelelse af beskyttelse ville blive trukket tilbage. Harmoniseringskontoret kan også genåbne undersøgelsesproceduren som følge af bemærkninger fra tredjepart (artikel 40 i EF-varemærkeforordningen). 1.7 Fraskrivelser Artikel 37, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen giver undersøgeren mulighed for som en betingelse for registrering at kræve, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til en bestanddel af et mærke, der ikke har fornødent særpræg. I praksis vil undersøgerne generelt ikke anvende denne bestemmelse. Såfremt et mærke hverken skønnes at være udelukkende beskrivende eller mangle fornødent særpræg, vil det generelt blive accepteret uden en fraskrivelse. Som hovedregel vil en fraskrivelse ikke bidrage til at imødegå en indsigelse mod absolutte hindringer for registrering. Såfremt et varemærke består af en kombination af bestanddele, der hver især klart ikke har fornødent særpræg, er der ikke behov for en fraskrivelse af de separate bestanddele. Hvis f.eks. et tidsskrift som varemærke har "Alicante Local and International News", ville det ikke være nødvendigt at fraskrive sig de enkelte bestanddele af det. Hvis ansøgerens fraskrivelse ikke imødegår hindringen for registrering, eller hvis ansøgeren ikke indvilliger i betingelsen, skal ansøgningen afslås i det omfang, det er nødvendigt. Såfremt ansøgeren i sin ansøgning har fraskrevet sig en bestanddel, som ikke har fornødent særpræg, bør denne fraskrivelse stå ved magt, selv om undersøgen ikke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 8
finder det nødvendigt. Undersøgeren skal afvise fraskrivelser af bestanddele uden fornødent særpræg, da de ville resultere i et varemærke med et uklart beskyttelsesomfang. 1.8 Forbindelse mellem de forskellige hindringer for registrering En indsigelse og en efterfølgende afvisning skal omfatte alle relevante hindringer for registrering. En registreringshindring bør begrundes særskilt. Navnlig for at undgå usikkerhed om, hvorvidt et afslag var baseret på artikel 7, stk. 1, litra b), eller artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen eller begge to, skal hver af disse hindringer for registrering behandles i et separat afsnit. Hvis ansøgeren ændrer fortegnelsen over varer og tjenesteydelser på en sådan måde, at en ny hindring for registrering bliver relevant, bør denne hindring påberåbes. Dette kan f.eks. ske, når ansøgeren begrænser fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet, på en sådan måde at mærket bliver vildledende. Hvis der påberåbes flere hindringer for registrering, skal ansøgeren imødegå dem alle, eftersom et afslag kan baseres på en enkelt hindring for registrering (dom af 19. september 2002, sag C-104/00 P, Companyline, præmis 28). I de følgende punkter i disse retningslinjer vil hver enkelt underafsnit af artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen blive behandlet i alfabetisk orden fra artikel 7, stk. 1, litra a), til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. Herefter følger et punkt om erhvervet fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 3, i EFvaremærkeforordningen og endelig et punkt om fællesmærker. 2 Absolutte hindringer (artikel 7 i EFvaremærkeforordningen) 2.1 Grafisk gengivelse (artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen 2.1.1 Generelle bemærkninger Dette punkt afspejler Harmoniseringskontorets forpligtelse til at afvise tegn, der ikke er i overensstemmelse med kravene i artikel 4 i EF-varemærkeforordningen. I henhold til artikel 4 i EF-varemærkeforordningen kan et EF-varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form og emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Derfor indeholder artikel 4 i EF-varemærkeforordningen to krav: tegnet skal kunne a) gengives grafisk og b) kunne adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Kravet om grafisk gengivelse har til formål at afgrænse selve mærket for at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede mærke giver indehaveren. Det er fast retspraksis, at en grafisk gengivelse som omhandlet i artikel 2 i Rådets første direktiv, der svarer til artikel 4 i EF-varemærkeforordningen, skal gøre det muligt at gengive tegnet visuelt, navnlig ved hjælp af figurer, linjer eller skrifttegn, og at gengivelsen er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv (dom af 12. december 2002, sag C-273/00, Sieckmann, præmis 46-55, og dom af 6. maj 2003, Libertel, sag C-104/01, præmis 28-29). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 9
Med andre ord vil et tegn, der ikke kan gengives grafisk, blive udelukket fra registrering som et EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen. Domstolen understreger endvidere, at opfattelsen af et tegn skal være stadig og sikker, så varemærkets funktion som angivelse af oprindelse varetages. Formålet med gengivelsen er specifikt at undgå enhver form for subjektivitet ved identifikationen og opfattelsen af tegnet. Derfor skal midlet til grafisk gengivelse være utvetydigt og objektivt. Hvis tegnet i sig selv ikke kan gengives grafisk, kan det være tilstrækkeligt med en beskrivelse, forudsat at denne beskrivelse er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. Derfor kan lydmærker registreres på grundlag af en beskrivelse, mens dufte ikke kan registreres (se nedenfor). 2.1.2 Eksempler på varemærkeansøgninger, der er blevet afslået eller accepteret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a). Nedenstående liste over eksempler er ikke udtømmende. 2.1.2.1 Duftmærker Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at gengive dufte grafisk på en tilfredsstillende måde. Kun få mennesker ville genkende den pågældende duft i en kemisk formel. Endvidere ville deponering af en duftprøve ikke opfylde kravet om grafisk gengivelse i artikel 4 i EF-varemærkeforordningen, da en duftprøve ikke er tilstrækkeligt uforanderlig og bestandig. Med andre ord er kravene om grafisk gengivelse af et duftmærke ikke opfyldt med en kemisk formel, en beskrivelse med ord, en deponering af en duftprøve eller en kombination af disse (se dom af 12. december 2002, sag C-273/00, Sieckmann, præmis 69-73). På nuværende tidspunkt findes der ikke en generelt anerkendt international klassificering af dufte, som i lighed med den internationale kodeks for farver eller noder gør det muligt at identificere et dufttegn objektivt og præcist, ved at hvert tegn har fået sin egen præcise betegnelse eller kode (dom af 27. oktober 2005, sag T-305/04, Smell of ripe strawberries, præmis 34). Selv om en beskrivelse, således som det fremgår af Sieckmann-dommen, ikke grafisk kan gengive dufttegn, der kan være genstand for flere beskrivelser, kan det imidlertid ikke udelukkes, at et duftmærke kan være omfattet af en beskrivelse, der opfylder alle betingelserne i artikel 4 i EFvaremærkeforordningen, som fortolket i retspraksis (dom af 27. oktober 2005, sag T-305/04, Smell of ripe strawberries, præmis 28). I ovennævnte sag blev hverken den geografiske gengivelse (af et rødt jordbær) eller beskrivelsen i ord ("smell of ripe strawberries" [duft af modent jordbær]) anset for at opfylde de fastsatte krav. Duften af jordbær varierer fra den ene sort til den anden, og beskrivelsen "duften af modent jordbær" kan henvise til flere sorter og følgelig til flere forskellige dufte. Det blev fastslået, at beskrivelsen hverken er entydig eller præcis, ligesom det er umuligt at udelukke enhver form for subjektivitet ved identifikationen og opfattelsen af det tegn, der søges beskyttet. På samme måde er billedet af et jordbær ikke en grafisk gengivelse af dufttegnet, eftersom det udelukkende gengiver den frugt, som afgiver en duft, der hævdes at være identisk med det omhandlede duftmærke, men ikke den duft, som ønskes registreret. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 10
2.1.2.2 Smagsmærker De argumenter, der er nævnt i punkt 2.1.2.1 ovenfor, finder tilsvarende anvendelse på smagsmærker (se afgørelse R 120/2001-2 af 4. august 2003, The taste of artificial strawberry flavour. 2.1.2.3 Lydmærker Hvis et lydmærke består af musik, vil Harmoniseringskontoret kun acceptere traditionelle noder som en grafisk gengivelse af den lyd, for hvilken der ansøges om varemærkebeskyttelse (i overensstemmelse med kriterierne i dom af 27. november 2003, sag C-283/01, Shield Mark). Såfremt mærket består af ikkemusisk lyd, vil en grafisk gengivelse, der består af et oscillogram eller spektogram, være acceptabel, forudsat at den ledsages af en tilsvarende lydfil, der er indgivet via e- ansøgning (se præsidentens afgørelse EX-05-3 af 10. oktober 2005). 2.1.2.4 Bevægelsesmærker Bevægelsesmærker skal også overholde kravene med hensyn til grafisk gengivelse. I sin afgørelse R 443/2010-2 af 23. september 2010, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), fastslog Andet Appelkammer, at i tilfælde, hvor et tegn er afgrænset af både en grafisk gengivelse og en tekstbeskrivelse, skal beskrivelsen for bl.a. at være klar, præcis, forståelig og objektiv være sammenfaldende med det, der kan ses i den grafiske gengivelse. I det foreliggende tilfælde var undersøgeren af den opfattelse, at stillbillederne i gengivelsen, kombineret med beskrivelsen, ikke klart viste bevægelsen, navnlig da det ikke var tilstrækkeligt klart, hvordan bevægelsen skred frem mellem de forskellige stillbilleder. Andet Appelkammer fandt dog i denne henseende, at den grafiske gengivelse og den verbale beskrivelse af tegnet er fuldt kompatible og komplementære. Ansøgeren havde indsendt et tilstrækkeligt antal stillbilleder for klart at gengive strømmen i bevægelsen samt en præcis og detaljeret tekstbeskrivelse af den fremadskridende bevægelse og Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 11
efterlod således ikke nogen tvivl om begrebet bevægelsesmærke. Ifølge de kriterier, der var fastsat af Andet Appelkammer, kan et bevægelsesmærke kun nægtes registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen, når en "rimeligt opmærksom person skal udfolde usædvanligt store intellektuelle anstrengelser for at opfatte, hvad bevægelsesmærket er". Der er ikke fastsat nogen grænse, og antallet af stillbilleder afhænger af den pågældende bevægelse, så længe de opfylder de formelle krav. Med hensyn til beskrivelsen af mærket skal dets indhold være præcist og afpasset efter mærkets sammenhæng og kompleksitet for korrekt og effektivt at beskrive tegnet. 2.1.2.5 Form- og konturløs kombination af to eller flere farver "i enhver manifestation". Den form- og konturløse kombination af to eller flere farver "i enhver manifestation" opfylder ikke kravene i Sieckmann- og Libertel-sagerne vedrørende klare og sammenhængende grafiske gengivelser, der er en betingelse for at fungere som et varemærke (se også afgørelse R 730/2001-4 af 27. juli 2004, YELLOW/BLUE/RED). Den blotte sammenstilling af to eller flere farver, der hverken har nogen form eller kontur, eller angivelsen af to eller flere farver "på enhver tænkelig måde" er ikke af en sådan præcis og uforanderlig karakter, som kræves i henhold til artikel 4 i EFvaremærkeforordningen (dom af 24. juni 2004, Colours blue and yellow, sag C-49/02, præmis 34). Endvidere ville præsentationer af den art åbne mulighed for mange forskellige kombinationer, hvilket ville indebære, at forbrugerne ikke kan gøre sig bekendt med og huske en bestemt kombination, som de kan anvende til med sikkerhed at gentage en købserfaring, ligesom sådanne præsentationer heller ikke giver de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende mulighed for at fastslå rækkevidden af varemærkeindehaverens beskyttede rettigheder. Derfor skal en grafisk gengivelse af to eller flere farver, der er angivet abstrakt og uden konturer, indeholde en systematisk opstilling, der forbinder de pågældende farver med hinanden på en uforanderlig og forudbestemt måde (dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, Colour per se, præmis 50). 2.1.2.6 Tvetydige og selvmodsigende beskrivelser uden nogen sammenhæng med tegnets art En beskrivelse, der er flertydig og selvmodsigende, er ikke acceptabel. Beskrivelsen skal endvidere hænge sammen med tegnets art. I dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, SEVEN SQUARES OF DIFFERENT COLOURS, fandt Retten, at beskrivelsen af mærket ("seks flader, der er geometrisk anbragt i tre par af parallelle flader, hvor hvert par er anbragt vinkelret på de andre to par, som er kendetegnet ved: i) at hver to tilstødende flader har forskellige farver, og ii) at hver flade har en netstruktur med sorte kanter, der inddeler fladen i ni lige store segmenter") var for vanskelig at forstå: Et tegn, der er beskrevet på denne måde, er ikke et rent farvemærke, men et tredimensionalt mærke eller figurmærke, der svarer til den ydre fremtræden af en bestemt genstand med en specifik form, en kubus dækket af kvadrater med et særligt farvearrangement. Selv om beskrivelsen havde været klar og let forståelig hvilket den Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 12
ikke var ville den under alle omstændigheder have indeholdt en iboende modsigelse, for så vidt angår tegnets sande karakter (præmis 64 og 66). 2.1.3 Forbindelse med andre bestemmelser i EF-varemærkeforordningen Når der kan rejses indsigelse mod mærket i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen, er det ikke nødvendigt at undersøge mærket yderligere for eventuelle andre hindringer for registrering, såsom artikel 7, stk. 1, litra b), eller artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen kan de absolutte hindringer for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EFvaremærkeforordningen ikke imødegås gennem fornødent særpræg, der er erhvervet ved den brug, som er gjort af mærket. 2.2 Fornødent særpræg (artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen. 2.2.1 Generelle bemærkninger Ifølge fast retspraksis betyder et mærkes fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen, at tegnet har til formål at identificere de produkter og/eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, som havende oprindelse i en bestemt virksomhed og dermed adskille dette produkt fra andre virksomheders produkter (dom af 29. april 2001, forenede sager C-468/01 P til C-472/01 P, præmis 32, dom af 21. oktober 2004, sag C-64/02 P, præmis 42, dom af 8. maj 2008, sag C-304/06 P, præmis 66, og Audi mod OHIM, præmis 33). Ifølge fast retspraksis kan et sådant fornødent særpræg kun vurderes under henvisning til for det første de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, og for det andet den relevante kundekreds' opfattelse af dette tegn (dom af 29. april 2001, forenede sager C-468/01 P til C-472/01 P, præmis 33, dom af 8. maj 2008, sag C-304/06 P, præmis 67, og Audi mod OHIM, præmis 34) (dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, Colour per se, dom af 12. juli 2012, sag C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, præmis 23). Selv om det er alment accepteret, at et minimum af fornødent særpræg er tilstrækkeligt, skal det også tages i betragtning, at et EF-varemærke, for at det kan have fornødent særpræg, skal have særpræg for EU som helhed. Ifølge de europæiske retters retspraksis mangler et ordmærke, som er beskrivende for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen, af den grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) (se dom af 12. juni 2007, sag T-190/05, TWIST & POUR, præmis 39). Selv om et givet udtryk måske ikke er klart beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser, således at en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen ikke ville finde anvendelse, ville der ud fra samme logik fortsat kunne rejses indsigelse mod det i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen med den begrundelse, at den relevante kundekreds ville opfatte det, som om det kun giver information om de pågældende varers og/eller tjenesteydelsers art og ikke om deres oprindelse. Dette var tilfældet med udtrykket Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 13
"medi", der blev anset for udelukkende at informere den relevante kundekreds om varernes medicinske og terapeutiske formål eller om deres generelle reference til det medicinske område (dom af 12. juli 2012, sag T-470/09, Medi, præmis 22). En indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen vil også finde anvendelse i de tilfælde, hvor den leksikale struktur, der er anvendt, selv om den ikke er korrekt ud fra et grammatisk synspunkt, kan anses for at være almindeligt udbredt i reklamesprog og i den relevante kommercielle sammenhæng. Dette var tilfældet med kombinationen ECO PRO, hvor den lovprisende bestanddel PRO er anbragt efter den beskrivende bestanddel ECO, og som den relevante kundekreds ville opfatte som en angivelse af, at de betegnede varer er bestemt for "fagfolk på det økologiske område" eller "støtter økologi" (dom af 25. april 2013, sag T-145/12, ECO PRO, præmis 29-32). 2.2.2 Ordelementer Ord har ikke særpræg og kan ikke give et sammensat tegn fornødent særpræg, hvis de benyttes så ofte, at de har mistet enhver evne til at adskille varer og tjenesteydelser fra andre varer og tjenesteydelser. Følgende udtryk, alene eller i kombination med andre bestanddele, der ikke kan registreres, er ikke omfattet af denne bestemmelse. Udtryk, der udelukkende betegner en særlig positiv eller tiltalende egenskab eller funktion ved varerne og tjenesteydelserne, bør afvises, hvis der ansøges herom enten alene eller i kombination med beskrivende udtryk: ECO i betydningen "økologi" (dom af 24. april 2012, sag T-328/11, EcoPerfect, præmis 25, og dom af 15. januar 2013, sag T-625/11, ecodoor, præmis 21) MEDI som henvisning til "medicinsk" (dom af 12. juli 2012, sag T-470/09, medi) MULTI som henvisning til "meget, mange, mere end én" (afgørelse R 99/1999-1 af 21. juli 1999, MULTI 2 n 1, afgørelse R 904/2004-2 af 17. november 2005, MULTI). MINI i betydningen "meget lille" eller "lille bitte" (afgørelse R 62/1999-2 af 17. december 1999, MINIRISC) Premium/PREMIUM som henvisning til "bedste kvalitet" (dom af 22. maj 2012, sag T-60/11, præmis 46-49, 56 og 58, og dom af 17. januar 2013, forenede sager T-582/11 og T-583/11, PREMIUM L, PREMIUM XL, præmis 26) PLUS i betydningen "mere, ekstra, af høj kvalitet, fremragende af sin art" (afgørelse R 329/1999-1 af 15. december 1999, PLATINUM PLUS) ULTRA 1 i betydningen "ekstremt" (afgørelse R 333/2002-1 af 9. december 2002, ULTRAFLEX) UNIVERSAL som henvisning til varer, der er beregnet til almindelig eller universel brug (dom af 2. maj 2012, sag T-435/11, UniversalPHOLED, præmis 22 og 28) 1 Ændret den 23. juni 2010. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 14
Topdomæneendelser, såsom ".com" angiver kun det sted, hvor der kan fås oplysninger på internettet, og kan derfor ikke fjerne hindringerne for registrering af et beskrivende mærke eller et mærke, som der af andre grunde kan rejses indsigelse mod. Derfor kan der lige så vel rejses indsigelse mod www.books.com i dets egenskab af tryksag som mod udtrykket "books" alene. Dette blev stadfæstet Rettens dom af 21. november 2012, sag T-338/11, photos.com, præmis 22, hvor det fastslås, at bestanddelen ".com" er en teknisk og generisk bestanddel, som indgår i den normale struktur af adressen på en kommerciel internetside. Det kan endvidere også angive, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, kan fås eller ses online, eller at de er internetrelateret. Derfor må den pågældende bestanddel også anses for at mangle fornødent særpræg for de pågældende varer eller tjenesteydelser. Forkortelser af en virksomheds juridiske form, såsom Ltd., GmbH, kan ikke føje noget til et tegns særpræg. På tilsvarende vis kan udtryk, der angiver, at varerne og tjenesteydelserne kommer fra en gruppe af mennesker, f.eks. "virksomhed, mennesker" og (for etablissementer) "klub", ikke registreres. F.eks. kan "Kitchen Company" ikke registreres for køkkener. Dette er anderledes, hvis tegnet som helhed ikke udelukkende henviser til varer og tjenesteydelser rent abstrakt, men skaber et samlet indtryk af en særskilt, identificerbar enhed. Eksempler: "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (kongeligt selskab til bekæmpelse af dyrplageri) og "International Trade Mark Association" (international varemærkesammenslutning) ville begge kunne registreres. Navne på enkeltpersoner har et særpræg, uanset hvor hyppigt navnet forekommer, og selv i forbindelse med de mest almindelige efternavne som Smith eller García. Se dom af 16. september 2004, sag C-404/02, Nichols, præmis 26 og 30. Det samme gælder for navne på fremtrædende personer, herunder statsoverhoveder. 2.2.3 Bogtitler Varemærker, der udelukkende består af en berømt historie- eller bogtitel, kan mangle fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), når det drejer sig om varer og tjenesteydelser, der kunne have denne historie som emne. Grunden hertil er, at nogle historier (eller deres titler) går så langt tilbage og er blevet så kendt, at de er "kommet ind i sproget" og ikke kan tillægges nogen betydning ud over den betydning, der er knyttet til en bestemt historie. F.eks. kan "Peter Pan" eller "Askepot" eller "Iliaden" udmærket være varemærker med fornødent særpræg for (eksempelvis) maling, tøj eller blyanter. De kan dog ikke spille en rolle som varemærker med fornødent særpræg i forbindelse med (eksempelvis) bøger eller film, fordi forbrugerne ganske enkelt vil tro, at disse varer henviser til historien om Peter Pan og Askepot, da dette er de pågældende udtryks eneste betydning. Der bør kun rejses indsigelser i sådanne tilfælde, når den pågældende titel er tilstrækkeligt berømt til at være kendt af den relevante forbruger, og når mærket i forbindelse med varerne/tjenesteydelserne kan opfattes, som om det primært hentyder til en berørt historie- eller bogtitel. Det er i den forbindelse mere sandsynligt, at det vil blive fastslået, at et mærke mangler fornødent særpræg, når det kan godtgøres, at der er udkommet et stort antal offentliggjorte udgaver af historien, og/eller når der har været talrige nyopsætninger på tv, teater og film, som er nået ud til et bredt publikum. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 15
Afhængigt af det pågældende mærkes art kan der rejses indsigelse i forbindelse med tryksager, film, optagelser, teaterstykker og show (listen er ikke udtømmende). 2.2.4 Farver Dette punkt omhandler enkeltfarver eller kombinationer af farver ("rene farvemærker"). Når der ansøges om egentlige farver eller farvekombinationer, går den relevante undersøgelsesstandard ud på at fastslå, om de har fornødent særpræg, enten hvis de anvendes i kombination med varerne eller deres emballage, eller hvis de anvendes i forbindelse med leveringen af tjenesteydelser. Det er en tilstrækkelig hindring for registrering, hvis mærket ikke har fornødent særpræg i disse situationer. For farvekombinationer bør undersøgelsen af det fornødne særpræg baseres på den antagelse, at farvekombinationen i den form, hvori der er ansøgt om den, er synlig på varerne eller deres emballage eller i reklamer eller salgsfremmende materiale for tjenesteydelser. 2.2.4.1 Enkelte farver Som det er blevet stadfæstet af Domstolen, er forbrugerne ikke vant til at udlede en vares oprindelse på baggrund af dens farve eller dens emballages farve uden noget grafisk eller tekstmæssigt element, da en farve i sig selv ikke i den nuværende handelsmæssige brug principielt anvendes som et identifikationsmiddel (dom af 6. maj 2003, sag C-104/01, Libertel). Den væsensbegrundede egenskab, der kendetegner varer fra en bestemt virksomhed, er almindeligvis ikke farven i sig selv (præmis 65). Derfor er enkelte farver ikke kendetegn for nogen varer og tjenesteydelser undtagen under ganske særlige omstændigheder. Sådanne ganske særlige omstændigheder kræver, at ansøgeren godtgør, at mærket er helt usædvanligt eller slående i forbindelse med disse konkrete varer. Disse tilfælde vil være yderst sjældne, som f.eks. når farven sort benyttes for mælk. Det er ikke nødvendigt for en afvisning, at én af faktorerne i punkt 2.2.4.2 er til stede, men hvis dette er tilfældet, bør det være et yderligere argument for afvisning. Når det fastslås, at en enkelt farve er almindeligt udbredt i de relevante sektorer og/eller tjener et dekorativt eller funktionelt formål, skal farven afvises. Hensynet til almenvellet er ifølge Retten en hindring for at monopolisere en enkelt farve, uanset om det relevante interessefelt tilhører et meget specifikt markedssegment (dom af 13. september 2010, sag T-97/08, Shade of orange, præmis 44-47). 2.2.4.2 Farvekombinationer Når der ansøges om en ren kombination af farver, skal den grafiske gengivelse, der er indgivet, rumligt adskille disse farver for at fastlægge omfanget af den rettighed, der ansøges om ("what you see is what you get")). Den grafiske gengivelse bør klart angive de forskellige farvers størrelsesforhold og position og således indeholde en systematisk opstilling, der forbinder farverne med hinanden på en uforanderlig og forudbestemt måde (dom af 24. juni 2004, sag C-49/02, Blue and yellow, præmis 33, og dom af 14. juni 2012, sag T-293/10, Colour per se, præmis 50). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 16
F.eks. er et mærke med en lille gul stribe oven over rød forskelligt fra rød og gul, som er gengivet i samme størrelsesforhold, med rødt på venstre side. En abstrakt ansøgning, navnlig med hensyn til to farver "i enhver mulig kombination" eller "i ethvert størrelsesforhold", er ikke tilladt og fører til afvisning i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen (afgørelse R 730/2001-4 af 27. juli 2004, GELB/BLAU/ROT, præmis 34). Dette må holdes adskilt fra angivelsen af, hvordan farvekombinationen ville se ud på produktet, hvilket ikke kræves, fordi det, det drejer sig om, er genstanden for registreringen, ikke den måde, hvorpå den bruges eller kan bruges på produktet. I tilfælde af en farvekombination kan en afvisning kun baseres på konkrete kendsgerninger eller argumenter, og når der ikke kan fremsættes sådanne konkrete argumenter, skal mærket accepteres. Hvis en af de to farver enten er den gennemgående farve, der kendetegner produktet, eller produktets naturlige farve, dvs. hvis der tilføjes en farve til produktets sædvanlige eller naturlige farve, gælder en indsigelse på samme måde, som hvis der kun var én farve. Eksempler: Grå er den sædvanlige farve for grebet på haveredskaber, og hvid er den naturlige farve for vaskemiddeltabletter. Derfor skal en vaskemiddeltablet, der er hvid med et andet lag i rødt, faktisk bedømmes som en sag, der involverer tilføjelse af en farve. De situationer, hvor en kombination af to farver ikke desto mindre bør afvises, omfatter følgende: I mange tilfælde vil en farve blot være et dekorativt element af varerne eller opfylde forbrugerens ønske (f.eks. farver på biler eller T-shirts) uanset antallet af farver. En farve kan være selve varernes natur (f.eks. for farvenuancer). En farve kan have en teknisk funktion (f.eks. farven rød for ildslukkere, forskellige farver for elektriske ledninger). En farve kan også være sædvanlig eller generisk (f.eks. igen rød for ildslukkere og gul for posttjenester). En farve kan angive en bestemt egenskab ved varerne, såsom en smag (gul for citronsmag, lyserød for jordbærsmag). En farvekombination bør også afvises, hvis farvekombinationen allerede findes på markedet, navnlig hvis den benyttes af flere forskellige konkurrenter (f.eks. kunne vi godtgøre, at farvekombinationen rød og gul benyttes af forskellige virksomheder på øl- og sodavandsdåser). I alle disse tilfælde bør der rejses indsigelse mod varemærket, men med en omhyggelig analyse af de pågældende varer og tjenesteydelser og markedssituationen. Kriterierne for vurdering af det fornødne særpræg af farvemærker, der betegner tjenesteydelser, bør ikke adskille sig fra dem, der gælder for farvemærker, som betegner varer (som Retten gjorde opmærksom på i sin dom af 12. november 2010, sag T-404/09, GREY-RED). I dette tilfælde blev den farvekombination, der var ansøgt om, anset for på en for forbrugeren forståelig måde at skille sig ud fra de farver, der normalt benyttes i forbindelse med de pågældende tjenester. Retten konkluderede, at den farvekombination, der var ansøgt om, lå meget tæt på den kombination af Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 17
"hvid/rød", der benyttes ved jernbaneoverskæringer og trafiksignaler i tilknytning til jernbanetrafik, og at tegnet som helhed ville blive genkendt af den relevante kundekreds som et funktionelt eller dekorativt element og ikke som en angivelse af tjenesteydelsernes kommercielle oprindelse. Jo større antallet er, desto mindre er sandsynligheden for særpræg på grund af vanskeligheden med at huske et stort antal forskellige farver og deres rækkefølge. Med hensyn til farvenavne henvises til punkt 2.3.2.9. 2.2.5 Enkelte bogstaver 2 2.2.5.1 Generelle betragtninger I sin dom af 9. september 2010, sag C-265/09 P (α), fastslog Domstolen, at det i tilfælde af varemærker bestående af et enkelt bogstav uden grafisk ændring i forbindelse med en konkret undersøgelse af de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser er nødvendigt at vurdere, om det pågældende tegn er egnet til at adskille de forskellige varer og tjenesteydelser (præmis 39). Domstolen mindede om, at i henhold til artikel 4 i EF-varemærkeforordningen indgår bogstaver i den kategori af tegn, som kan udgøre EF-varemærker, for så vidt som de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (præmis 28), og understregede, at registrering af et tegn som varemærke ikke kræver et bestemt sprogligt eller kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau fra varemærkeindehaverens side. Selv om Domstolen erkender, at det er tilladt at tage de vanskeligheder i betragtning, som selve beskaffenheden af visse kategorier af varemærker kan indebære for fastlæggelsen af fornødent særpræg, og at det kan vise sig sværere at fastslå fornødent særpræg for varemærker, der består af et enkelt bogstav end for andre ordmærker (præmis 39), har den klart slået fast, at dette ikke berettiger fastsættelsen af supplerende specifikke kriterier eller undtagelser i forhold til det kriterium for fornødent særpræg, som er fortolket i retspraksis (præmis 33-39). Med hensyn til bevisbyrden slog Domstolen fast, at Harmoniseringskontoret, når det foretager undersøgelse af absolutte registreringshindringer, i henhold til artikel 76, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, ex officio skal prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne få det til at rejse en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, og at dette krav hverken relativiseres eller ændres til skade for varemærkeansøgeren (præmis 55-58). Derfor skal Harmoniseringskontoret med en motiveret begrundelse forklare, hvorfor et varemærke bestående af et enkelt bogstav med almindelig skrift mangler det fornødne særpræg. Det er derfor nødvendigt at foretage en grundig undersøgelse på grundlag af sagens faktiske omstændigheder for at vurdere, om et givet enkelt bogstav med almindelig skrift kan fungere som et varemærke for de pågældende varer/tjenesteydelser. Dette behov for en faktuel vurdering indebærer, at det ikke er muligt at basere sig på formodninger (som f.eks. at forbrugerne generelt ikke er vant til at se enkelte bogstaver som varemærker). 2 Denne del omhandler enkeltstående bogstaver i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b). Med hensyn til enkeltstående bogstaver i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), henvises til punkt 2.3.2.8. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 18
Ved undersøgelsen af varemærker bestående af et enkelt bogstav bør generelle, uunderbyggede argumenter f.eks. vedrørende tilgængeligheden af tegn, undgås på grund af det begrænsede antal bogstaver. Harmoniseringskontoret er forpligtet til på grundlag af en faktuel vurdering at fastslå, hvorfor der skulle kunne rejses indsigelse mod det varemærke, der er ansøgt om. Det er derfor klart, at undersøgelsen af varemærker bestående af et enkelt bogstav bør være grundig og stringent, og at hver enkelt sag skal gøres til genstand for en omhyggelig undersøgelse af, om et givet bogstav kan betragtes som havende et iboende særpræg for de pågældende varer og/eller tjenesteydelser. 2.2.5.2 Eksempler På tekniske områder som dem, der involverer computere, maskiner, motorer og værktøjer, er det f.eks. mere sandsynligt, at enkelte bogstaver vil blive opfattet som tekniske henvisninger eller henvisninger til modeller eller kataloger end som oprindelsesindikatorer, selv om det bør fremgå af en faktuel vurdering, at dette er tilfældet. Afhængigt af resultatet af den forudgående undersøgelse kan der i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen rejses indsigelse mod et varemærke bestående af et enkelt bogstav gengivet i normal skrift med den begrundelse, at det mangler iboende særpræg for de pågældende varer og/eller tjenesteydelser eller dele heraf. Dette ville f.eks. være tilfældet med et varemærke, der kun består af bogstavet "C" for "frugtsaft", da dette bogstav normalt anvendes til at betegne C-vitamin. Den relevante kundekreds ville ikke opfatte det som et tegn, der kendetegner de pågældende varers oprindelse. Andre eksempler på manglende særpræg ville være varemærker bestående af et enkelt bogstav, som der ansøges om for legetøjsterninger, der ofte benyttes til at lære børn, hvordan man konstruerer ord ved at kombinere bogstaverne på selve terningerne, dog uden at beskrive produktet som sådan, eller enkelte bogstaver, der ansøges om for lotteritjenester, en sektor, hvor der ofte benyttes bogstaver til angivelse af forskellige talrækker. Selv om der i begge ovennævnte tilfælde ikke er nogen direkte beskrivende forbindelse mellem bogstaverne og varerne/tjenesteydelserne, ville et varemærke bestående af et enkelt bogstav mangle fornødent særpræg, fordi forbrugerne, når det drejer sig om terninger og lotterier, er mere vant til at se enkelte bogstaver som havende enten har en funktions- eller nyttemæssig konnotation end som indikatorer for handelsmæssig oprindelse. Hvis det på den anden side ikke kan fastslås, at et givet enkelt bogstav mangler fornødent særpræg for de pågældende varer og tjenesteydelser, skal det accepteres, selv om det er gengivet i normalskrift eller på en ret basal måde. F.eks. blev bogstavet accepteret for "transport, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser" i klasse 39 og for "tilvejebringelse af mad og drikke, Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 19
midlertidig indkvartering" i klasse 43 (se afgørelse R 1008/2010-2 af 30. september 2010, præmis 12-21). Se flere eksempler i punkt 2.3.2.8 nedenfor. 2.2.6 Sloganer: vurdering af fornødent særpræg Domstolen har slået fast, at der ikke er grund til at anvende strengere kriterier på reklamesloganer end dem, der anvendes på andre varemærker, ved vurderingen af, om de har fornødent særpræg (dom af 12. juli 2012, sag C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, og den citerede retspraksis). Der kan i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen rejses indsigelse mod reklamesloganer, når den relevante kundekreds kun opfatter dem som et salgsfremmende udtryk. De skal dog anses for at have fornødent særpræg, hvis kundekredsen, når der ses bort fra deres salgsfremmende funktion, opfatter dem som en angivelse af de pågældende varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Domstolen har fastlagt følgende kriterier, der bør anvendes ved vurderingen af, om et slogan har fornødent særpræg (dom af 21. januar 2010, sag C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, præmis 47, og dom af 13. april 2011, sag T-523/09, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, præmis 37). Et reklameslogan har sandsynligvis fornødent særpræg, når det betragtes som mere end blot et reklamebudskab, der fremhæver egenskaberne ved de pågældende varer eller tjenesteydelser, fordi det: har adskillige betydninger og/eller er et ordspil og/eller indebærer en spænding mellem begreberne eller et overraskelsesmoment, således at det kan blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet, og/eller har samme originale karakter eller prægnans og/eller afføder en kognitiv proces eller fortolkning i den relevante kundekreds bevidsthed. Endvidere kan følgende træk ved et slogan bidrage til at fastslå, at det har fornødent særpræg: usædvanlige syntaktiske strukturer brugen af sproglige og stilistiske virkemidler, såsom bogstavrim, metaforer, rytme, paradokser osv. Brugen af usædvanlige grammatiske former skal dog vurderes forsigtigt, fordi reklamesloganer ofte skrives i en forenklet form for at gøre dem mere koncise og ligefremme (se bl.a. dom af 24. januar 2008, sag T-88/06, SAFETY 1ST, præmis 40). Dette betyder, at manglende grammatiske elementer såsom bestemt artikel eller pronominer (DEN, DET osv.), konjunktioner (ELLER, OG osv.) eller præpositioner (AF, FOR osv.) måske ikke altid er tilstrækkeligt til at give sloganet fornødent særpræg. I "SAFETY 1ST"-dommen slog Retten fast, at brugen af "1ST" i stedet for "FIRST" ikke var tilstrækkeligt usædvanlig til at give mærket fornødent særpræg. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 20
Et slogan, hvis betydning er vag eller ikke har gennemslagskraft, eller hvis fortolkning kræver betydelige mentale anstrengelser fra de relevante forbrugeres side, vil sandsynligvis også have særpræg, da forbrugerne ikke ville være i stand til at se en klar og direkte forbindelse til de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet. Den omstændighed, at den relevante kundekreds består af specialister og har en højere opmærksomhedsgrad end gennemsnittet, kan ikke have afgørende betydning for de juridiske kriterier, der anvendes ved bedømmelsen af, om et tegn har fornødent særpræg. Som Domstolen har fastslået, "følger det ikke nødvendigvis heraf, at der kræves mindre for at anse et tegn for at have fornødent særpræg, når den relevante kundekreds består af specialister" (dom af 12. juli 2012, sag C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, præmis 48). Følgende eksempler viser nogle af de forskellige funktioner, sloganer kan have, og argumenterne for at rejse indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen. EF-varemærke Hovedfunktion Sag nr. EF-varemærkenr. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD for klasse 36 (bankvirksomhed, tjenesteydelser vedrørende kreditkort og betalingskort) Indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1. litra b), i EF-varemærkeforordningen Meddelelse om kundetjenesteydelser R 1608/2007-4 Det pågældende slogan gav udelukkende oplysninger om de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet. Det er det sprog, en engelsktalende ville bruge til at beskrive et bankkort, der er lidt ud over det sædvanlige. Det er et udtryk for, at kortet har nogle kærkomne træk, der ikke umiddelbart er synlige. Den omstændighed, at sloganet ikke præciserer, hvad disse træk er, dvs. at mærket ikke beskriver en konkret tjeneste eller egenskab ved "kortet", giver ikke mærket fornødent særpræg. EF-varemærke Hovedfunktion Sag nr. EF-varemærkenr. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST, AND KEEP YOU AHEAD For klasse 40 Meddelelse om kundetjenesteydelser - Indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1. litra b), i EF-varemærkeforordningen Mærket er et salgsfremmende, lovprisende budskab, der fremhæver de positive aspekter ved tjenesteydelserne, nemlig at de bidrager til at opnå den bedste position i virksomheden og beholde denne position fremadrettet. EF-varemærke Hovedfunktion Sag nr. EF-varemærkenr. 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW For klasse 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 og 28 Indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1. litra b), i EF-varemærkeforordningen Værdierklæring eller politisk motto R 1198/2008-4 Tegnet er en enkel og ligefrem opfordring om at gribe ind og bidrage til jordens velbefindende ved at fremme købet af miljøvenlige produkter. I modsætning til klagerens påstande om, at ordet "now" (nu) udgør en oprindelig bestanddel, da ingen vil tro, at de ved at købe de pågældende varer bogstaveligt talt vil redde jorden nu, er ordet "NOW" et følelsesladet ord, der normalt bruges inden for markedsføring for at få forbrugerne til at forbruge, dvs. at få det, de ønsker, her og nu, og er dermed en opfordring til handling. Den relevante forbruger vil straks genkende og opfatte tegnet som et salgsfremmende, lovprisende budskab, der antyder, at varerne udgør et miljøvenligt alternativ til andre varer af samme type, og ikke som en angivelse af handelsmæssig oprindelse. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 21
EF-varemærke Hovedfunktion Sag nr. EF-varemærkenr. 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR for klasse 32 og 33 Inspirerende eller motiverende udtalelse Indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1. litra b), i EF-varemærkeforordningen R 718/2007-2 Mærket er et banalt slogan, der blot udtrykker den idé, at forbrugeren kommer til at drikke rigtigt vand og ikke en sukkerholdig drik. Mærket mangler enhver sekundær eller fordækt betydning, har ingen fantasifulde elementer, og budskabet til forbrugeren er ligefremt, direkte og utvetydigt. Derfor er det ikke sandsynligt, at det vil blive opfattet som et tegn, der angiver handelsmæssig oprindelse. Det er let at se, at mærket udelukkende består af gode råd, nemlig at det ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er bedre at drikke vand, som ikke er tilsat sukker. Er der nogen bedre måde at promovere sådanne varer på end gennem et udtryk som DRINK WATER, NOT SUGAR? Forbrugerne vil bifalde dette, når de læser det, men vil kigge efter varemærket andre stedet på produktet. Nogle eksempler på accepterede sloganer: DEFINING TOMORROW, TODAY afgørelse R 1264/2011-2 af 7. februar 2012, EF-varemærkenr. 9 694 431, for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 10, 16, 35, 41, 44 og 45. SITEINSIGHTS, appelkammerets afgørelse R 879/2011-2 af 8. november 2011, EF-varemærkenr. 9 284 597, for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 42. THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION, IR nr. W 01 096 100 for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 16 og 42. UNMASKING THE SOCIAL NETWORK OF FRAUD, EFvaremærkenr. 10 477 941, for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 36 og 45. Der kan rejses indsigelse mod et slogan i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen, hvis det direkte indeholder oplysninger om varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, anvendelse eller andre egenskaber (se punkt 2.3.2.5 nedenfor). 2.2.7 Enkle figurelementer Enkle geometriske elementer såsom cirkler, linjer, rektangler eller almindelige femkanter kan ikke udtrykke et budskab, der vil blive husket af forbrugerne, hvorfor de ikke vil betragte dem som et varemærke. Som Retten har slået fast, kan et yderst enkelt tegn bestående af en basal geometrisk figur, såsom en cirkel, en linje, et rektangel eller en femkant, ikke som sådan udtrykke et budskab, som forbrugerne kan huske, med det resultat, at de ikke vil betragte det som et varemærke (se sag T-304/05, præmis 22). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 22
Eksempler på afviste varemærker Tegn Varer og tjenesteyde lser Begrundelse Sag Klasse 33 Tegnet består udelukkende af en almindelig femkant, en enkel geometrisk figur. Den geometriske form, hvis det tilfældigvis var formen på etiketten, ville snarere blive opfattet, som om den havde et funktionelt eller æstetisk formål end en oprindelig funktion. Dom af 12. september 2007, sag T-304/05, Pentagon Klasse 9, 14,16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45 Tegnet vil blive opfattet som en ekstremt enkel geometrisk form, i alt væsentligt som et parallelogram. For at et parallelogram kan leve op til et varemærkes identifikationsfunktion skal det indeholde bestanddele, der fremhæver det i forhold til gengivelser af andre parallelogrammer. De to ting, der karakteriserer tegnet, er, at det hælder lidt mod højre, og at grundlinjen er let afrundet og udstrakt mod venstre. Sådanne nuancer ville ikke blive opfattet af den almindelige forbruger. Dom af 13. april 2011, sag T-159/10, Parallelogram Klasse 14, 18, 25 Tegnet indeholder ikke nogen bestanddel, som den opmærksomme relevante kundekreds let og øjeblikkeligt kan huske. Det vil kun blive opfattet som et dekorativt element, uanset om det vedrører varer i klasse 14 eller varer i klasse 18 og 25. Dom af 29. september 2009, sag T-139/08, Representation of the half a smiley smile Klasse 9 Tegnet indeholder en almindelig ligesidet trekant. Trekantens omvendte fremtoning og røde kontur har ikke til formål at give tegnet fornødent særpræg. Tegnet har fortsat samme samlede virkning som en enkel geometrisk form, der ikke umiddelbart er egnet til at udtrykke et varemærkes budskab. International registrering nr. W01 091 415 Klasse 3, 18, 24, 43, 44 Tegnet består blot af en enkel geometrisk figur og en grøn farve. Den konkrete farve er almindeligt brugt i forbindelse med reklame og markedsføring af varer og tjenesteydelser på grund af sin tiltrækningskraft uden at indeholde noget nøjagtigt budskab. Dom af 9. december 2010, sag T-282/09, Green square Eksempel på et accepteret varemærke Tegn Varer og tjenesteydelser Klasse 35, 41 Begrundelse Tegnet består af en afbildning af trekanter, som overlapper hinanden. Det samlede indtryk, der skabes, er langt mere komplekst end det indtryk, som en enkel geometrisk form efterlader. Sag EFvaremærkenr. 10 948 222 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 23
2.2.8 Almindelige figurelementer Følgende gengivelse af et vinblad har ikke fornødent særpræg i forbindelse med vin: På tilsvarende vis har følgende gengivelse af en ko i forbindelse med mejeriprodukter ikke fornødent særpræg: EF-varemærkenr. 11 345 998, hvor der ansøgt om varemærkebeskyttelse for klasse 29 (mælk og mejeriprodukter osv.) og 35. Ovennævnte tegn blev afvist, da gengivelser af køer er almindeligt brugt i forbindelse med mælk og mejeriprodukter. Den omstændighed, at mærket består af et "luftbillede" af en ko, er ikke tilstrækkeligt til at give tegnet fornødent særpræg, da mindre ændringer af et almindeligt tegn ikke vil give det særpræg. Det samme ræsonnement gælder for beslægtede varer som "mælkechokolade". 2.2.9 Typografiske symboler Typografiske symboler som punktum, komma, semikolon, anførselstegn og udråbstegn vil af offentligheden ikke blive opfattet som en angivelse af oprindelse. Forbrugerne vil opfatte dem som et tegn, der skal fange forbrugerens interesse, men ikke som et tegn, der angiver handelsmæssig oprindelse. Et tilsvarende ræsonnement gælder for almindelige valutasymboler, såsom -, $-, -tegn; afhængigt af de pågældende varer vil disse tegn kun informere kunderne om, at et bestemt produkt eller bestemte tjenesteydelser handles i denne valuta. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 24
Der blev rejst indsigelse mod følgende mærker: Tegn Varer og tjenesteyde lser Begrundelse Sag Klasse 14, 18 og 25 Klasse 29, 30, 31 og 32 Retten stadfæstede appelkammerets konklusion om, at det varemærke, der var ansøgt om, mangler fornødent særpræg. Det består blot af et skilletegn uden nogen særlige ekstra træk, som umiddelbart er synlige for forbrugerne, og det er et almindeligt tegn, der hyppigt benyttes i erhvervslivet eller i reklameverdenen. I betragtning af dets hyppige anvendelse vil forbrugeren opfatte udråbstegnet som værende rent lovprisende reklame eller blikfang (se dom af 30. september 2009, sag T-75/08,!). Det tegn, der er ansøgt om, blev afvist, fordi procenter er meget vigtige i forbindelse med prisen på de varer, der søges beskyttet (føde- og drikkevarer). F.eks. angiver procenttegnet klart, at der er et gunstigt cost/benefit-forhold, fordi prisen er blevet reduceret med en bestemt procentdel sammenlignet med normalprisen. Et sådant procenttegn i en rød cirkel bruges også ofte i forbindelse med ophørsudsalg, specialtilbud, lagertømninger eller billige anonyme varer osv. Forbrugeren vil blot betragte tegnet som et piktogram, der videregiver den oplysning, at de varer, der søges beskyttet, sælges til nedsat pris (se afgørelse R 998/2008-1 af 16. oktober 2008, Prozentzeichen). EF-varemærkenr. 5 332 184 EF-varemærkenr. 5649256 2.2.10 Piktogrammer Piktogrammer er basale og uforskønnede tegn og symboler, der vil blive fortolket som havende en rent informativ og vejledende værdi i forbindelse med de pågældende varer og tjenesteydelser. Eksempler herpå vil være tegn, der angiver en anvendelsesmetode (såsom et billede af en telefon i forbindelse med pizzaudbringningstjenester), eller som rummer et universelt forståeligt budskab (såsom kniv og gaffel i forbindelse med fødevareforsyning). Almindeligt brugte piktogrammer, f.eks. et hvidt "P" på en blå baggrund til angivelse af en parkeringsplads (der kunne også rejses indsigelse mod tegnet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra d)), eller en tegning af en is for at angive, at der sælges is i nærheden, har ikke fornødent særpræg i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, for hvilke de anvendes. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 25
Tegn Begrundelse Sag EF-varemærkenr. 9 894 528 for varer i klasse 9 Under hensyn til den form for varer og tjenesteydelser, der ansøges om i klasse 9, 35, 36, 38 og 42 (f.eks. pengeautomater, bankvirksomhed), vil offentligheden se tegnet som en praktisk angivelse eller som retningsgivende pile, der viser, hvor magnetkortet skal indsættes i automaten. Når trekanterne forbindes med andre bestanddele i det varemærke, der ansøges om, betyder det, at den relevante kundekreds vil opfatte dem som retningsgivende pile. Forbrugerne ser denne form for praktisk information hver dag alle mulige steder, såsom banker, supermarkeder, stationer, lufthavne, parkeringspladser, telefonbokse osv. (præmis 37-42). Tegnet til venstre blev afvist, da det er identisk med kernen i det internationale sikkerhedssymbol, der er kendt som "højspændingssymbol", eller "pas på, risiko for elektrisk stød". Det er officielt defineret som sådan i ISO 3864 som standardhøjspændingssymbolet, og det element, der ansøges om, er indeholdt i den trekant, som angiver, at det er et faresymbol. Tegnet blev afvist i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen, fordi det i alt væsentligt er sammenfaldende med det sædvanlige internationale tegn til angivelse af højspændingsrisiko. Dom af 2. juli 2009, sag T-414/07, A hand holding a card with three triangles Afgørelse R 2124/2011-5 af 21. september 2012, Device of lightning bolt 2.2.11 Almindeligt anvendte etiketter/etiketter uden særpræg Det figurelement, der udgør tegnet, kan også bestå af former, tegninger eller figurer, der af den relevante kundekreds vil blive opfattet som etiketter uden særpræg. I dette tilfælde skyldes afvisningen således, at sådanne figurelementer ikke kan efterlade noget indtryk i kundekredsens bevidsthed, da de er for enkle og/eller er almindeligt udbredt i forbindelse med de varer/tjenesteydelser, der søges beskyttet. Se følgende eksempler Tegn Begrundelse Sag EF-varemærkenr. 4373403, der er indgivet som et tredimensionalt mærke for varer i klasse 16 (etiketter; etiketter til etiketteringsapparater [håndredskaber]; etiketter (ikke af tekstil)) Det mærke, der var ansøgt om, "mangler fornødent særpræg" og blev afvist i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen, da det er så banalt og almindeligt, som det kan være i forbindelse med etiketter. Tegnet siger meget om varernes art og meget lidt, hvis noget overhovet, om producentens identitet (præmis 11). Afgørelse R 1146/2005-2 af 22. maj 2006 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 26
Tegn Begrundelse Sag EF-varemærkenr. 9 715 319 for varer i klasse 6, 7, 8, 9 og 20 Mærket blev afvist, da dets grundform, der kun er kombineret med en stærk gul farve, i den relevante kundekreds' bevidsthed ikke er egnet til at angive, at de varer, der søges beskyttet, har oprindelse i en bestemt virksomhed. Her kan farven gul opfattes som en dekoration af varerne og som havende til formål at fremhæve varerne uden at give konkrete oplysninger eller et præcist budskab om varernes handelsmæssige oprindelse. Som det er almindeligt kendt, har den stærke gule farve endvidere en almindelig funktion i forbindelse med en lang række varer, bl.a. for at gøre en genstand mere synlig og fremhæve den eller som advarsel. Derfor vil de relevante forbrugere ikke genkende denne farve som et varemærke, men opfatte den som en advarsel eller dekoration. Afgørelse 444/2012-2 af 15. januar 2013, Device of a label in yellow colour På samme måde blev følgende mærker afvist: EF-varemærkenr. 11 177 912 for varer i klasse 29, 30 og 31 EF-varemærkenr. 11 171 279 for varer i klasse 29, 30 og 31 EF-varemærkenr. 10 776 599 for bl.a. varer i klasse 32 og 33 I de tre foregående tilfælde er både etiketternes farve og form ret almindelige. Det samme ræsonnement gælder for den stiliserede gengivelse af frugterne i det sidste af de tre tilfælde. Endvidere forestiller eller i det mindste antyder det omtalte figurelement ingredienserne i nogle af de varer, der søges beskyttet, som f.eks. frugtsaft. 2.2.12 Tredimensionale varemærker 2.2.12.1 Indledende bemærkninger Artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen, skelner ikke mellem forskellige kategorier af varemærker ved bedømmelsen af, om et varemærke er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (se dom af 5. marts 2003, sag T-194/01, Ovoid tablet, præmis 44). Ved anvendelsen af denne ensartede juridiske standard på forskellige varemærker og kategorier af varemærker, skal der foretages en sondring afhængigt af forbrugerens opfattelse og markedsvilkårene. For tegn, der består af selve varernes form, anvendes der ikke strengere kriterier end for andre mærker, men det kan være vanskeligere at fastslå, om de har fornødent særpræg, da den relevante kundekreds ikke nødvendigvis vil opfatte sådanne mærker på samme måde som et ord eller et figurmærke (se dom af 8. april 2002, sag C-136/02 P, Maglite, præmis 30). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 27
Tredimensionale varemærker kan inddeles i tre kategorier: former, der ikke har forbindelse med selve varerne og tjenesteydelserne former, der har samme form som selve varerne eller en del heraf emballagens eller beholdernes form. 2.2.12.2 Former, der ikke har forbindelse med selve varerne eller tjenesteydelserne Former, der ikke har forbindelse med selve varerne eller tjenesteydelserne (f.eks. Michelinmanden) har normalt fornødent særpræg. 2.2.12.3 Formen af selve varerne eller former, der har forbindelse med varerne eller tjenesteydelserne. Den retspraksis, der er udviklet for tredimensionale mærker bestående af gengivelsen af selve produktets form, er også relevant for figurmærker bestående af todimensionale gengivelser af produktet eller bestanddele heraf (se dom af 14. september 2009, sag T-152/07, Representation of a watch). For en form, der afspejler formen af eller emballagen til de varer, for hvilke der er ansøgt, bør undersøgelsen afvikles i følgende tre trin. Trin 1: Analyse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen I princippet bør undersøgeren først undersøge, om en af hindringerne for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen, gør sig gældende, da disse ikke kan imødegås ved erhvervet fornødent særpræg. Med hensyn til første trin henvises til punkt 2.5. Former med en i alt væsentligt teknisk funktion, væsentlig æstetisk værdi, eller som er resultatet af varernes art. Trin 2: Identifikation af elementerne i det tredimensionale varemærke På det andet trin bør undersøgeren fastslå, om gengivelsen af det tredimensionale varemærke indeholder andre elementer såsom ord eller etiketter, der kunne give varemærket fornødent særpræg. Som et generelt princip vil ethvert element, der i sig selv har særpræg, give 3D-varemærket fornødent særpræg, så længe det er forståeligt ved normal brug af produktet. Typiske eksempler er ord eller figurelementer eller den kombination af dem, der står på formens ydre og forbliver klart synlig, såsom etiketter på flasker. Derfor kan selv standardformen på et produkt registreres som et 3Dvaremærke, hvis den er forsynet med et ordmærke eller en etiket med fornødent særpræg. Elementer uden fornødent særpræg eller beskrivende elementer med en standardform vil ikke give denne form fornødent særpræg (dom af 18. januar 2013, sag T-137/12, Shape of a vibrator, præmis 34-36). Trin 3: Kriterier for, at selve formen har fornødent særpræg Til sidst skal kriterierne for, om selve formen har fornødent særpræg, undersøges. Den grundlæggende test er, om formen er så materielt forskellig fra grundformer, almindelige eller forventede former, at den gør det muligt for en forbruger at identificere Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 28
varerne blot ud fra deres form og købe den samme artikel igen, hvis vedkommende har haft positive erfaringer med varerne. Et godt eksempel herpå er frosne grøntsager i form af en krokodille. Følgende kriterier er relevante ved bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der udelukkende består af formen på selve varerne, har fornødent særpræg: En form har ikke fornødent særpræg, hvis den er en grundform (se dom af 19. september 2001, sag T-30/00, TABS-SQUARE / RED / WHITE) eller en kombination af grundformer (se afgørelse R 263/1999-3 af 13. april 2000). For at formen kan have fornødent særpræg, skal den afvige væsentligt fra den form, som forbrugeren forventer, og den skal afvige væsentligt fra normer eller sædvaner i sektoren. Jo mere formen ligner den form, som der er størst sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mere sandsynligt er det, at den pågældende form mangler fornødent særpræg (se dom af 8. april 2002, sag C-136/02 P, Maglite, præmis 31). Det er ikke tilstrækkeligt, at formen blot er en variant af en af de sædvanlige former eller flere former på et område, som har en stor designmæssig bredde (se dom af 8. april 2002, sag C-136/02 P, Maglite, præmis 32, og dom af 7. februar 2002, sag T-88/00, Maglite, præmis 37). Tredimensionale mærkers funktionelle former og træk vil blive opfattet af forbrugeren som sådanne. F.eks. for vaskemiddeltabletters vedkommende undgår afrundede hjørner at beskadige vasketøjet, og lagene af forskellige farver viser tilstedeværelsen af forskellige aktive ingredienser. Mens kundekredsen er vant til at genkende et tredimensionalt mærke som en angivelse af oprindelse, er det ikke nødvendigvis tilfældet, når det tredimensionale tegn ikke kan adskilles fra selve produktet. Derfor kan en bedømmelse af det fornødne særpræg ikke føre til et andet resultat ved et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens fremtræden, og ved et figurmærke, der består af en virkelighedstro gengivelse af den samme vare (dom af 19. september 2001, sag T-30/00, TABS- SQUARE / RED / WHITE, præmis 49). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 29
Følgende er en liste over eksempler på former på varer, der er ansøgt om, og analysen af dem. Tegn Begrundelse Sag Figurmærker, der viser en grafisk gengivelse af en naturalistisk afbildning af selve varerne, har ikke fornødent særpræg i forbindelse med sådanne varer. Gengivelsen af et "produkt til brug i vaskemaskiner og opvaskemaskiner i tabletform" blev afvist. Formen, nemlig en rektangulær tablet, er en grundform og en af de former, der er naturlig for en tablet til anvendelse i vaskemaskiner eller opvaskemaskiner. Tablettens let afrundede hjørner kan ikke af gennemsnitsforbrugeren opfattes som en særegenhed ved den pågældende form (dom af 19. september 2001, sag T-30/00, TABS- SQUARE / RED / WHITE, præmis 44 og 53). Samme holdning er blevet stadfæstet i flere domme, herunder dom af 4. oktober 2007, sag C-144/06 P, TABS. Dom af 19. september 2001, sag T-30/00, TABS- SQUARE / RED / WHITE Denne form blev afvist, da den blot er en variant af en af de sædvanlige former af denne type varer, dvs. lommelygter (præmis 31). Dom af 8. april 2002, sag C-136/02 P, Maglite Denne form blev afvist, fordi den ikke afviger væsentligt fra normen eller branchesædvanen. Selv om varerne i denne branche typisk består af lange former, findes der forskellige andre former på markedet, som er kugleformede eller runde (præmis 29). Tilføjelsen af det lille beskrivende ordelement "fun factory" ændrer ikke ved, at den generelle form mangler fornødent særpræg (præmis 36). Domstolen stadfæstede afvisningen af dette tredimensionale tegn, fordi det ikke var tilstrækkeligt forskelligt fra de former og farver, der almindeligvis anvendes i slik- og chokoladebranchen. Kombinationen med figurelementer vil ikke føre til anvendelse af kriterierne for todimensionale mærker. Hvis det ikke fremgår klart af gengivelsen af mærket, sammenholdt med fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, hvad det mærke, der er ansøgt om, forestiller, er der en iboende vanskelighed: Når man ikke ved, hvad formen er, kan det ikke fastslås, om den vil have fornødent særpræg, eller om den er almindelig eller funktionel. Ansøgeren bør anmodes om at præcisere formens art (ansøgeren er forpligtet til at samarbejde og give sandfærdige oplysninger). Under alle omstændigheder bør disse former afvises, hvis de består af grundformer eller banale elementer. Dom af 18. januar 2013, sag T-137/12, Shape of a vibrator Dom af 6. september 2012, sag C-96/11 P, Milk mice Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 30
Tegn Begrundelse Sag Med dette tredimensionale mærke bestående af et håndtag blev der ansøgt om beskyttelse for varer i klasse 8 (håndværktøj og redskaber til brug inden for landbrug, havebrug og skovbrug, inklusive beskæresakse, klippere, hækkeklippere, sakse (hånddrevne)), og det blev afvist. Dom af 16. september 2009, sag T-391/07, Hand grip Analoge kriterier finder med de fornødne ændringer anvendelse på former i relation til tjenesteydelser, f.eks. motiv med en vaskemaskine for vaskeriydelser. 2.2.12.4 Emballagens form De samme kriterier gælder for formen på flasker eller beholdere til varerne. Den form, der ansøges om, skal være materielt forskellig fra en kombination af grundlæggende eller fælles elementer og skal være slående. Med hensyn til beholdere skal der også tages hensyn til et givet elements funktionelle karakter. Da den handelsmæssige brug af beholdere og flasker kan være forskellig for forskellige typer af varer, anbefales det at undersøge, hvilke former der findes på markedet, ved at vælge en tilstrækkeligt bred kategori af de pågældende varer (dvs. at man for at vurdere, om en mælkebeholder har fornødent særpræg, skal søge efter beholdere til drikkevarer generelt; se i den forbindelse generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-173/04, Standbeutel). Tegn Begrundelse Sag Den form, der var ansøgt om, blev afvist, da det blev konkluderet, at chokolade i form af en hare med guldindpakning er et almindeligt fænomen på markedet i den pågældende branche. En detaljeret undersøgelse af de enkelte bestanddele, dvs. formen på en hare, guldfolien og det røde bånd med en bjælde, førte til den konklusion, at disse såvel individuelt som samlet manglede det fornødne særpræg (præmis 44-47). Mærket til venstre, nemlig gengivelsen af en indpakning med snoede ender til indpakning af bolsjer (og således ikke selve produktet), blev afslået, da det er "formen på en normal og traditionel bolsjeindpakning, og da der findes et stort antal bolsjer på markedet, der er indpakket således" (præmis 56). Det samme gælder for farven på den pågældende indpakning, nemlig "lysebrun (karamel)". Denne farve indeholder intet usædvanligt i sig selv og er heller ikke sjælden (præmis 56). Derfor vil gennemsnitsforbrugeren ikke opfatte selve indpakningen som en angivelse af varens handelsmæssige oprindelse, men blot som en bolsjeindpakning. Dom af 24. maj 2012, sag C-98/11 P, Shape of a bunny made of chocolate with a red ribbon Dom af 10. november 2004, sag T-402/02, Sweet wrapper Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 31
Tegn Begrundelse Sag Retten stadfæstede afvisningen af den form, der blev søgt beskyttet. Den langstrakte hals og den flade krop afviger ikke fra den sædvanlige form på en flaske, der indeholder varer som dem, der søges beskyttet, nemlig fødevarer inklusive saft, krydderier og mejeriprodukter. Endvidere skiller hverken halsens længe, dens diameter eller størrelsesforholdet mellem flaskens bredde og tykkelse sig ud på nogen måde (præmis 50). Selv om forhøjningerne på siderne af flasken kunne anses for at have fornødent særpræg, er dette ikke i sig selv tilstrækkeligt til at påvirke helhedsindtrykket af det ansøgte varemærke i en sådan grad, at varemærket vil afvige betydeligt fra normen eller branchesædvanen (præmis 53). Dom af 15. marts 2006, sag T-129/04, Shape of a plastic bottle Følgende former blev accepteret. Appelkammerets afgørelse R 139/1999-1 af 4. august 1999 Granini Bottle Dom af 24. november 2004, sag T-393/02, Shape of a white and transparent bottle Retten fandt, at ovennævnte flakon var usædvanlig og kunne gøre det muligt at adskille de varer, der søges beskyttet, nemlig vaskemidler og beholdere af plastic til flydende midler, fra varer, der har en anden handelsmæssig oprindelse (præmis 47). Retten påpegede tre særegenheder ved beholderne. For det første har beholderen et stort antal vinkler, kanter og overflader, hvilket får den til at ligne en krystal. For det andet fremkalder beholderen et monolitisk indtryk, da beholderens prop er integreret i helhedsbilledet. Endelig er beholderen særligt flad, hvilket giver beholderen et særligt og usædvanligt udseende (præmis 40). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 32
2.2.13 Mønstermærker Et figurmærke kan betragtes som et "mønstermærke", når det består af et sæt elementer, som gentages regelmæssigt. Mønstermærker kan omfatte alle slags varer og tjenesteydelser. I praksis er det dog mere almindeligt, at der ansøges om dem i forbindelse med varer som papir, stoffer, beklædningsgenstande, lædervarer, smykker, tapet, møbler, fliser, dæk, byggevarer osv., dvs. varer, der normalt viser motiver. I disse tilfælde er mønsteret blot varernes ydre fremtræden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at selv om mønstre kan gengives i form af kvadratiske/rektangulære etiketter, skal de ikke desto mindre vurderes, som om de dækker hele overfladen af de varer, der søges beskyttet. Der skal også tages hensyn til, at når et mønstermærke omfatter varer såsom drikkevarer eller væsker generelt, dvs. varer, der normalt distribueres og sælges i beholdere, skal vurderingen af motivet finde sted, som om den omfattede selve beholderens/emballagens udvendige overflade. Det følger af ovenstående, at undersøgeren ved vurderingen af mønstrenes særpræg som hovedregel skal anvende de samme kriterier, som gælder for tredimensionale mærker, der består af selve produktets fremtræden (se dom af 19. september 2012, sag T-329/10, Black, grey, beige and dark red coloured checked pattern). Med hensyn til tjenesteydelser bør undersøgerne holde sig for øje, at mønstermærker i praksis vil blive brugt på brevhoveder og korrespondance, fakturaer, internetwebsteder, reklamer, forretningsskilte osv. Hvis et mønster er almindeligt, traditionelt og/eller typisk, mangler det i princippet fornødent særpræg. Endvidere mangler mønstre, som består af grundlæggende/enkle motiver, normalt fornødent særpræg. Årsagen til afvisningen er, at sådanne mønstre ikke videregiver noget "budskab", som kunne gøre det let for forbrugerne at huske tegnet. Paradoksalt nok gælder det samme for mønstre, der består af usædvanligt komplekse motiver. I disse tilfælde vil kompleksiteten af det samlede motiv ikke gøre det muligt at fastholde motivets særlige detaljer (dom af 9. oktober 2002, sag T-36/01, Texture of glass surface, præmis 28). I mange tilfælde ville målkundekredsen således blot opfatte mønstre som rent dekorative elementer. I den henseende skal det tages i betragtning, at gennemsnitsforbrugeren normalt ikke er tilbøjelig til at betragte ting analytisk. Et varemærke skal derfor sætte den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger af de nævnte varer i stand til at adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer uden at foretage undersøgelser eller sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed (Domstolens dom af 12. februar 2004, sag C-218/01, Perwoll bottle, præmis 53, og dom af 12. januar 2006, sag C-173/04, Stand-up pouches, præmis 29). Den omstændighed, at mønsteret også kan have andre funktioner og/eller virkninger, er et yderligere argument for, at det mangler fornødent særpræg. Hvis et mønster derimod er fantasifuldt, usædvanligt og/eller vilkårligt, afviger fra normen eller branchesædvane eller, mere generelt, let kan huskes af målforbrugerne, fortjener det normalt beskyttelse som EF-varemærke. Som det følger af ovenstående, skal mønstermærkers særpræg normalt vurderes i forhold til varerne. Ikke desto mindre skal et mønstermærke, der anses for at mangle fornødent særpræg for de varer, det omfatter, også anses for at mangle fornødent Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 33
særpræg for tjenesteydelser, som er tæt forbundet med disse varer. Et symønster uden fornødent særpræg til beklædningsgenstande og lædervarer skal anses for også at mangle fornødent særpræg i relation til detailhandelstjenester vedrørende disse varer (se i den forbindelse afgørelse R 868/2009-4 af 29. juli 2010, Device of a pocket). De samme betragtninger ville gælde for tekstilmønstre i relation til tjenesteydelser, såsom fremstilling af tekstilstoffer. Her følger en ikkeudtømmende liste over eksempler på mønstermærker. Tegn Begrundelse Sag EFvaremærkenr. 8 423 841, hvorom der er ansøgt som et figurmærke i klasse 18, 24 og 25 Kriterierne for tredimensionale mærker bestående af selve produktets udseende gælder også for figurmærker bestående af selve produktets udseende. Generelt anses et mærke bestående af et dekorativt, enkelt og almindeligt mønster for at mangle ethvert element, der kunne tiltrække kundernes opmærksomhed, og for at være utilstrækkeligt til at angive varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse. Mønstermærket til venstre var et tekstilmønster og blev derfor anset for at omfatte selve produktets udseende, da det mærke, der blev ansøgt om, omfattede klasse 18, 24 og 25. Dom af 19. september 2012, sag T-326/10, Light grey, dark grey, beige, dark red and brown coloured checked pattern, præmis 47 og 48 EFvaremærkenr. 8 423 501, hvorom der er ansøgt som et figurmærke for varer i klasse 18, 24 og 25 I dette tilfælde stadfæstede Retten som i det foregående tilfælde afvisningen af mærket. Dom af 19. september 2012, sag T-329/10, Black, grey, beige and dark red coloured checked pattern EFvaremærkenr. 5 066 535, hvorom der er ansøgt som et figurmærke i klasse 12 (dæk) Såfremt mærket består af en stiliseret gengivelse af varerne eller tjenesteydelserne, vil den relevante forbruger umiddelbart kun se en bestemt del af eller hele produktet. I dette tilfælde, hvor det drejede sig om en ansøgning om dæk, ville den relevante kunde kun opfatte mærket som en gengivelse af mønsteret i et dæk, og ikke som en angivelse af dets oprindelse. Mønsteret er banalt, og mærket kan ikke opfylde sin funktion som angivelse af oprindelse. - Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 34
Tegn Begrundelse Sag EFvaremærkenr. 9 526 261, hvorom der er ansøgt som et figurmærke (række af stiliserede V'er) for varer i klasse 16, 18, 25 Mærket blev afvist for klasse 18 og 25. Det blev dog accepteret for klasse 16. Selv om tegnet var beskrevet som en "stiliseret række af V'er", ville tegnet højst sandsynligt af den relevante kundekreds blive opfattet som en række af zigzag-sting eller som et sæt rombeformede geometriske figurer. Under alle omstændigheder er mønsteret ret enkelt og banalt og mangler således ethvert fornødent særpræg. - EFvaremærkenr. 9 589 219, hvorom der er ansøgt som et figurmærke for varer i klasse 9 Tegnet, der skulle omfatte "multiwell-plader, der kan anvendes til kemisk eller biologisk analyse ved hjælp af elektrokemiluminescens til videnskabelig, laboratoriemæssig eller medicinsk brug" blev afvist, da det ikke har til formål at angive oprindelse. I ansøgningen var mærket beskrevet som svarende til et afgrænset mønster på varernes bund, og undersøgeren fik medhold i sin udtalelse om, at forbrugeren på grund af manglende iøjnefaldende træk ikke ville være i stand til at opfatte det som andet end blot en dekoration på varerne. Afgørelse R 412/2012-2 af 9. oktober 2012 Device of four identically sized circles EF-varemærkenr. 6 900 898 for varer i klasse 18 og 25 EFvaremærkenr. 3 183 068, hvorom der er ansøgt som et figurmærke for varer i klasse 19 og 21 Ovenstående mærke blev afvist, da mønstre, der er påsyet lommer, er almindelige i modebranchen, og da dette specielle mønster ikke indeholder nogen træk, der vil kunne huskes eller er iøjnefaldende, og som vil kunne tilføre et minimum af særpræg, der vil sætte forbrugeren i stand til at opfatte det som andet end blot et dekorativt element. Mærket, der skulle anbringes på glasoverflader, blev afvist i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen. Det blev skønnet, at den relevante forbruger ikke er vant til at opfatte tegn på glasoverflader som en angivelse af oprindelse, og at tegnet kan genkendes som et funktionelt element for at gøre glasset uigennemsigtigt. Endvidere er mønsterets komplekse og fantasifulde egenskab ikke tilstrækkelig til at fastslå, at det har det fornødne særpræg, der kan tilskrives motivets æstetiske eller dekorative finish, og gør det ikke muligt at fastholde særlige detaljer fra dette motiv eller at se det uden samtidig at opfatte varens egentlige karakteristika. Dom af 28. september 2010, sag T-388/09, præmis 19-27 Dom af 9. oktober 2002, sag T-36/01, Glasssheet surface, præmis 26-28 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 35
Tegn Begrundelse Sag EFvaremærkenr. 10 144 848, hvorom der er ansøgt som et figurmærke for varer i klasse 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 og 21 Mærket blev afvist, da det består af meget enkle bestanddele og er et grundlæggende og banalt tegn som helhed. Med hensyn til de varer, der blev søgt beskyttet, såsom rengøringsklude og antiseptiske klude, kan det tegn, der er ansøgt om, gengive deres udseende på den måde, at det anvendte stof kan have denne struktur. Tegnet er kun en gentagelse af identiske firkanter, der ikke udviser noget element eller nogen iøjnefaldende variation, navnlig i henseende til fantasifuldhed eller den måde, hvorpå dets komponenter er kombineret, hvilket ville adskille det fra den normale gengivelse af et andet regelmæssigt mønster bestående af et forskelligt antal firkanter. Hverken formen af hver enkel firkant eller den måde, hvorpå de er kombineret, er umiddelbart iøjnefaldende træk, som kan fange gennemsnitsforbrugerens opmærksomhed og få forbrugeren til at opfatte tegnet som havende fornødent særpræg. Afgørelse R 2600/2011-1 af 14. november 2012, Device of a black and white pattern 2.2.14 Positionsmærker Ansøgninger om positionsvaremærker søger effektivt at beskytte et tegn bestående af elementer (figurer, farver osv.), der er anbragt på en bestemt del af produktet, og som har en bestemt størrelse i forhold til produktets størrelse. Gengivelsen af det indsendte mærke skal ledsages af en beskrivelse, der angiver den pågældende rets nøjagtige art. De faktorer, der skal tages i betragtning ved undersøgelsen af tredimensionale mærker, er også relevante for positionsvaremærker. Undersøgeren skal navnlig overveje, om den relevante forbruger vil være i stand til at identificere et mærke, der er uafhængigt af selve produkternes normale udseende. En anden relevant betragtning i forbindelse med behandlingen af positionsvaremærker er, om det er sandsynligt, at mærkets anbringelse på varerne vil blive opfattet, som om det indgår i en varemærkesammenhæng. Det bedes bemærket, at selv om det er accepteret, at den relevante kundekreds måske er opmærksom på et produkts forskellige æstetiske detaljer, indebærer dette ikke nødvendigvis, at den vil opfatte det som et varemærke. I visse sammenhænge og i betragtning af særlige normer og branchesædvaner kan et positionsvaremærke appellere til øjet som et uafhængigt træk, der kan adskilles fra selve produktet og således videregive et varemærkes budskab. Her følger nogle eksempler på vurderingen af positionsvaremærker. Tegn Begrundelse Sag I denne sag blev en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen taget til følge af Retten. I beskrivelsen af mærket stod der, at "mærket består af de cirkelformede og rektangulære felter på en urskive". Retten slog fast, at mærket ikke var uafhængigt eller ikke kunne adskilles fra selve produktets form eller design, og at de anbragte elementer blev anset for ikke at være væsensforskellige fra andre design på markedet. Dom af 14. september 2009, sag T-152/07, Representation of a watch Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 36
Tegn Begrundelse Sag I denne sag, der omfattede strikvarer bestående af et orange bånd, der dækker tåen, var Retten af den opfattelse, at der ikke var belæg for, at farvning af denne del af produktet normalt ville blive opfattet som havende karakter af et varemærke. Det blev derimod slået fast, at dette træk sandsynligvis ville blive opfattet som et dekorativt træk, der ligger inden for markedssektorens normer og sædvaner. Indsigelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen blev derfor taget til følge. Dom af 15. juni 2010, sag T-547/08, Orange colouring of the toe of a sock 2.3 Beskrivende karakter (artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen) 2.3.1 Generelle bemærkninger 2.3.1.1 Begrebet beskrivende karakter Et tegn skal afvises som beskrivende, hvis det har en betydning, der af den relevante kundekreds umiddelbart opfattes som indeholdende oplysninger om de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet. Dette er tilfældet, når tegnet giver oplysninger om bl.a. varernes eller tjenesteydelsernes mængde, kvalitet, egenskaber, formål, type og/eller størrelse. Forbindelsen mellem udtrykket og varerne og tjenesteydelserne skal være tilstrækkeligt direkte og specifik (dom af 20. juli 2004, sag T-311/02, Limo, præmis 30, dom af 30. november 2004, sag T-173/03, Nurseryroom, præmis 20) samt konkret, direkte og kunne forstås uden yderligere overvejelser (dom af 26. oktober 2000, sag T-345/99, Trustedlink, præmis 35). Hvis et mærke er beskrivende, har det heller ikke fornødent særpræg. Artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen finder ikke anvendelse på udtryk, der kun leder tanken hen på eller antyder visse egenskaber ved varerne. Undertiden omtales dette også som vage eller indirekte henvisninger til varerne (dom af 31. januar 2001, sag T-135/99, Cine Action, præmis 29). Almenhedens interesse, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1. litra c) i EFvaremærkeforordningen, er, at der ikke bør gælde enerettigheder for rent beskrivende udtryk, som andre handlende også måtte ønske at bruge. Undersøgeren behøver dog ikke at godtgøre, at ansøgeren eller dennes konkurrenter allerede bruger beskrivende udtryk. Som følge heraf er antallet af konkurrenter, der kunne blive berørt, fuldstændig irrelevant. Hvis et ord er beskrivende i dets almindelige eller ligefremme betydning, kan denne hindring for registrering dog ikke imødegås ved at påvise, at ansøgeren er den eneste person, der fremstiller eller er i stand til at fremstille de pågældende varer. 2.3.1.2 Referencegrundlag Referencegrundlaget er den relevante kundekreds' almindelige forståelse af det pågældende ord. Dette kan underbygges ved ordbogsopslag, eksempler på en beskrivende brug af udtrykket, som er fundet på websteder, eller det kan fremgå klart af den almindelige forståelse af udtrykket. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 37
Undersøgeren behøver ikke at godtgøre, at ordet findes i ordbogen, for at afvise et tegn. Navnlig for sammensatte udtryk nævner ordbøgerne ikke alle mulige kombinationer. Det vigtigste er den almindelige og ligefremme betydning. Endvidere skal udtryk, der anvendes som specialterminologi for at betegne de respektive relevante egenskaber ved varerne og tjenesteydelserne, betragtes som beskrivende. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt at påvise, at betydningen af udtrykket er umiddelbart indlysende for de relevante forbrugere, som varerne og tjenesteydelserne henvender sig til. Det er tilstrækkeligt, at udtrykket er beregnet til at blive brugt, eller kunne blive forstået af en del af den relevante kundekreds, som en beskrivelse af de varer og tjenester, der søges beskyttet, eller en egenskab ved varerne og tjenesteydelserne (se dom af 17. september 2008, sag T-226/07, PRANAHAUS, præmis 36). Følgende principper for såvel sprog som brug af ordbøger finder anvendelse på referencegrundlaget: Tegnet skal afvises, hvis det er beskrivende på et af de officielle EU-sprog, uanset det pågældende lands størrelse eller befolkning. Systematisk sprogkontrol foretages kun på de officielle EU-sprog. Hvis der er overbevisende belæg for, at et givet udtryk har en betydning på et andet sprog end de officielle EU-sprog og forstås i en del af EU, skal dette udtryk imidlertid også afvises. Dette belæg kan bero på den pågældende undersøgers personlige viden eller fremlægges i form af en tredjeparts bemærkninger eller dokumentation, som er vedlagt begæringer om annullation. Derfor skal et tegn også afvises, hvis det er på et sprog, som har officiel status i en medlemsstat, selv om dette sprog ikke er et officielt EU-sprog. F.eks. er ordet HELLIM den tyrkiske oversættelse af ordet "Halloumi", der er en ostetype. Da tyrkisk er et officielt sprog i Cypern, er det et sprog, der forstås og tales af en del af den cypriotiske befolkning, og derfor kan gennemsnitsforbrugeren i Cypern muligvis forstå, at HELLIM er et beskrivende udtryk for ost (se dom af 13. juni 2012, sag T-534/10, HELLIM/HALLOUMI). Såfremt Harmoniseringskontoret har modtaget den nødvendige dokumentation, vil et tegn blive afvist, hvis det er beskrivende på et hvilket som helst sprog, for så vidt dette sprog forstås i en del af EU (se artikel 7, stk. 2, i EFvaremærkeforordningen og dom af 13. september 2012, sag T-72/11, Espetec, præmis 35-36). Den omstændighed, at et sprog forstås i en del af EU, samt betydningen af et bestemt udtryk på dette sprog, vil normalt blive meddelt Harmoniseringskontoret enten gennem en bemærkning fra tredjepart eller et annullationssøgsmål. En internetsøgning er også et gyldigt bevismiddel for den beskrivende betydning, navnlig for nye udtryk eller slangord, men beviset bør vurderes omhyggeligt, for at fastslå om ordet faktisk bruges beskrivende, især da forskellen mellem den beskrivende brug af udtrykket og brugen af udtrykket som varemærke ofte er uklar på internettet, og da internettet indeholder en stor mængde ustrukturerede, uunderbyggede oplysninger og udtalelser. Det bør klart fremgå af indsigelsen, hvilke(t) sprog det drejer sig om, hvorved hindringen for registrering i det mindste kommer til at gælde for de Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 38
medlemsstater, hvor dette sprog er det officielle sprog eller et af de officielle sprog, og hvorved konvertering til national ansøgning udelukkes for denne medlemsstat (se regel 45, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EFvaremærkeforordningen). 2.3.1.3 Egenskaber, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen Type af varer og tjenesteydelser Dette omfatter selve varerne eller tjenesteydelserne, dvs. deres type eller art. F.eks. "bank" for finansielle tjenesteydelser eller "Universaltelefonbuch" for en universel telefonbog (dom af 14. juni 2001, forenede sager T-357/99 og T-358/99, Universaltelefonbuch). Kvalitet Dette omfatter både lovprisende udtryk med henvisning til en af de respektive varers højere kvalitet og varernes iboende kvalitet. Det dækker udtryk som "let", "ekstra", "frisk", "superlet" for varer, der kan være meget lette (afgørelse R 1215/00-3 af 27. juni 2001, Hyperlite). Endvidere kan tal henvise til et produkts kvalitet, såsom "2000", der henviser til motorens størrelse, eller "75", der henviser til motorens effekt (kw). Mængde Dette omfatter angivelser af den mængde, hvori varerne normalt sælges, f.eks. "sixpack" for øl, "en liter" for drikkevarer, "100" g for chokoladebarer. Kun mængdemål, der anvendes i handelen, ikke dem, der er hypotetisk mulige, tæller. F.eks. ville 99.999 for chokolade kunne accepteres. Anvendelsesformål Anvendelsesformålet kan være den måde, hvorpå en vare eller tjenesteydelse skal anvendes, eller de forbindelser eller den funktion, som de skal indgå i. Et eksempel er "Trustedlink" for varer og tjenesteydelser i it-sektoren med henblik på at opnå en sikker (pålidelig) forbindelse (dom af 26. oktober 2000, sag T-345/99, Trustedlink). Mærker, der er blevet nægtet registrering på dette grundlag, omfatter "Inhale" for lægemidler, der kan inhaleres (afgørelse R 6/00-2 af 21. maj 2002, Inhale), og "Therapy" for massageredskaber (afgørelse R 144/99-3 af 8. september 1999, THERAPY). Denne indsigelse gælder også for tilbehør: Et udtryk, der beskriver typen af varer, beskriver også anvendelsesformålet med tilbehøret til disse varer. Derfor kan der rejses indsigelse mod "New Born Baby" for tilbehør til dukker og mod "Rockbass" for tilbehør til rockguitarer (dom af 8. juni 2005, sag T-315/03, Rockbass (sag C-301/05 P, appel afsluttet)). Værdi Dette omfatter den (høje eller lave) pris, der skal betales, samt værdien målt i kvalitet. Det dækker derfor ikke kun udtryk som "ekstra" eller "top", men også udtryk som "billig" eller "mere for pengene" Det dækker også udtryk, der i almindeligt sprog angiver varer af en højere kvalitet. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 39
Geografisk oprindelse Se afsnittet Vurdering af geografiske udtryk i punkt 2.3.2.6 nedenfor. Tidspunktet for fremstillingen af varerne eller leveringen af tjenesteydelsen Dette omfatter udtryk vedrørende det tidspunkt, hvor tjenesteydelserne leveres, enten udtrykkeligt ("aftennyheder", "24 timer") eller en på sædvanlig måde (24/7). Det omfatter også det tidspunkt, hvor varerne er fremstillet, hvis det er relevant for varerne (sen høst for vin). For vin ville tallet "1998" som angivelse af høståret være relevant, men ikke for chokolade. Andre egenskaber Dette omfatter andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne og viser, at den tidligere opremsning i artikel 7, stk. 1, litra c), ikke er udtømmende. I princippet skal alle egenskaber ved varerne og tjenesteydelserne føre til afslag i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Det er også uden betydning, om egenskaberne ved varerne eller tjenesteydelserne i forretningsmæssig henseende måtte være væsentlige eller underordnede, og om der findes synonymer for disse egenskaber (dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 102, og dom af 24. april 2012, sag T-328/11, EcoPerfect, præmis 41). Eksempler på "andre egenskaber" den genstand, der er indeholdt i de varer eller tjenesteydelser, som søges beskyttet: Se afsnittet Varer og tjenesteydelser, der kan omfatte en genstand i punkt 2.3.2.7 nedenfor. definitionen af målforbruger: "børn" eller "ellos" (dom af 27. februar 2002, sag T-219/00, Ellos) i forbindelse med beklædningsgenstande. 2.3.2 Ordmærker 2.3.2.1 Ét ord Beskrivende udtryk består af oplysninger om egenskaberne ved varerne og tjenesteydelserne for at adskille dem fra lignende varer og tjenesteydelser i henseende til deres art (snarere end deres handelsmæssige oprindelse), og på denne måde sætte forbrugeren i stand til at træffe sit valg på grundlag af den iboende beskaffenhed, funktion, art eller andre egenskaber ved varerne og tjenesteydelserne snarere end på grundlag af deres handelsmæssige oprindelse. Derfor kan beskrivende udtryk ikke fungere som et varemærke. Af samme årsag gælder hindringen for registrering, uanset om det respektive udtryk allerede anvendes beskrivende af andre konkurrenter for de respektive varer og tjenesteydelser. Et ord er navnlig beskrivende, hvis varemærket har en beskrivende betydning enten for en bred kundekreds (hvis varerne henvender sig til dem) eller for en specialiseret kundekreds (uanset om varerne også henvender sig til en bred kundekreds): Udtrykket "AIRSHOWER" er, selv om det ikke anvendes på markedet, beskrivende for brusesystemer (dom af 21. januar 2009, sag T-307/07). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 40
MEDIGYM er beskrivende for gymnastikredskaber til medicinske formål (dom af 8. februar 2013, sag T-33/12). Endvidere bør der rejses indsigelse mod udtryk, der beskriver ønskelige egenskaber ved varerne og tjenesteydelserne: PRIMA (afgørelse R 83/1999-2 af 22. marts 2000). LITE (dom af 27. februar 2002, sag T-79/00). Sådanne udtryk er udelukket fra registrering for næsten alle varer og tjenesteydelser. Det er dog vigtigt at adskille anprisende udtryk, der om end i generelle vendinger beskriver ønskelige egenskaber ved varer og tjenesteydelser som værende billige, nemme at bruge, af høj kvalitet osv., og som er udelukket fra registrering, fra udtryk, der er lovprisende i bredere forstand, dvs. som henviser til vage positive konnotationer eller til køberen eller producenten af varerne uden specifikt at henvise til selve varerne og tjenesteydelserne. Ikke beskrivende: "BRAVO", da det er uklart, hvem der siger "BRAVO" til hvem, og hvad der bliver anprist (dom af 4. oktober 2001, sag C-517/99). 2.3.2.2 Kombinationer af ord Som hovedregel forbliver den blotte kombination af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne beskrivende for de nævnte egenskaber. Ved blot at forbinde sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kan der ikke fremkomme andet end et beskrivende tegn. Hvis en kombination på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte forening af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, den er sammensat af, vil denne kombination blive anset for at være mere end summen af sine bestanddele (dom af 12. februar 2004, sag C-265/00, "Biomild", præmis 39 og 43). Disse begreber, nemlig "kombinationens usædvanlige karakter", "indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt" og "mere end summen af sine bestanddele", skal fortolkes således, at artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen ikke finder anvendelse, når den måde, hvorpå de to beskrivende bestanddele er kombineret, i sig selv er fantasifulde. I det følgende vises eksempler på varemærker, der er blevet nægtet registrering: "Biomild" for yoghurt, som er mild og økologisk (dom af 12. februar 2004, sag C-265/00) "Companyline" for forsikring og finansiel virksomhed (dom af 19. september 2002, sag C-104/00 P) "Trustedlink" for software til elektronisk handel, rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, integration af software og uddannelsesvirksomhed i forbindelse med anvendelse af teknologier og ydelser til elektronisk handel (dom af 26. oktober 2000, T-345/99) Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 41
"Cine Comedy" for udsendelse af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion, fremvisning og udlejning af film og udstedelse, formidling, udlejning samt anden udnyttelse af rettigheder til film (dom af 31. januar 2001, sag T-136/99) "Teleaid" for elektroniske apparater til transmission af tale og data, reparationsvirksomhed for motorkøretøjer og vejhjælp, drift af et kommunikationsnet, bugseringsvirksomhed og redningstjenester og virksomhed i form af computercentraler til lokalisering og positionsbestemmelse af køretøjer (dom af 20. marts 2002, sag T-355/00) "Quickgripp" for håndværktøj, klemmer og dele og tilbehør til disse varer (kendelse af 27. maj 2004, sag T-61/03) "Twist and Pour" for håndholdte plasticbeholdere, der sælges som en integreret del af et system til at opbevare, oplagre og hælde flydende maling (dom af 12. juni 2007, sag T-190/05) "CLEARWIFI" for telekommunikationsvirksomhed, nemlig højhastighedsadgang til computer- og kommunikationsnet (dom af 19. november 2009, sag T-399/08) "STEAM GLIDE" for elektriske strygejern, elektriske strygejern til strygning af tøj samt dele og tilbehør til disse varer (dom af 16. januar 2013, sag T-544/11). Kombinationen kan ikke opnå fornødent særpræg ved, at man blot kombinerer et ordelement uden særpræg med et andet beskrivende ordelement. Derfor skal kombinationer af "EURO" og rent beskrivende udtryk afvises, når "EURO"-elementet styrker den beskrivende karakter af tegnet som helhed, eller når der er en rimelig forbindelse mellem dette udtryk og de pågældende varer eller tjenesteydelser. Dette er i tråd med dom af 7. juni 2001, sag T-359/99, Eurohealth. Den nøjagtige, grammatisk korrekte brug af navneord og tillægsord er ikke afgørende for, om et tegn er beskrivende. Det bør snarere vurderes, om ordkombinationens betydning ændres, hvis der byttes om på den. F.eks. har "Vacations direct" (ikke registrerbart, afgørelse R 33/2000-3 af 23. januar 2001) samme betydning som "direct vacations", mens "BestPartner" ikke er det samme som "PartnerBest", og det tyske udtryk "Sportschule" (sportsskole) har en anden betydning end "Schulsport" (sport i skolen). Kombinationer bestående af ord fra forskellige sprog behøver ikke at ændre udfaldet af en sag, forudsat at de relevante forbrugere vil forstå begge udtryk uden besvær. 2.3.2.3 Forkert stavning og udeladelser En forkert stavning ændrer ikke nødvendigvis et tegns beskrivende karakter. Ord kan først og fremmest være stavet forkert under indflydelse af et andet sprog eller stavningen af et ord uden for EU-området, som f.eks. amerikansk engelsk, i slang eller for at gøre ordet smartere. Eksempler på tegn, der er blevet afvist: "Xtra" (afgørelse R 20/1997-1 af 27. maj 1998) "Xpert" (afgørelse R 0230/1998-3 af 27. juli 1999) "Easi-Cash" (afgørelse R 96/1998-1 af 20. november 1998) "Lite" (dom af 27. februar 2002, sag T-79/00) "Rely-able" (dom af 30. april 2013, sag T-640/11). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 42
Endvidere vil forbrugerne uden videre forstå "@" som bogstavet "a" eller " " som bogstavet "e". Forbrugerne vil erstatte bestemte tal med ord, f.eks. "2" med "to" (på engelsk) eller "4" med "for" (på engelsk). På den anden side kan tegnet accepteres, hvis den forkerte stavning er fantasifuld og/eller slående eller ændrer betydningen af ordet (accepteret: "MINUTE MAID", EFvaremærkenr. 2 091 262 (i stedet for "minute made")). Som hovedregel giver forkerte stavninger tegnet fornødent særpræg, når: de er slående, overraskende, usædvanlige, vilkårlige og/eller de er i stand til at ændre betydningen af ordelementet eller kræver en vis mental anstrengelse fra forbrugerens side for at knytte en umiddelbar og direkte forbindelse til det udtryk, som de angiveligt henviser til. Følgende mærker blev afvist. Tegn Begrundelse Sag ACTIVMOTION SENSOR EFvaremærkenr. 10 282 614 for varer i klasse 7 (udstyr til rensning af swimmingpools og spabade, nemlig fejeredskaber, støvsugere og dele hertil) XTRAORDINARIO International registrering nr. 930 778, hvor EU er designeret, for varer i klasse 33 (tequila) Mærket består udelukkende af "ACTIV", en indlysende forkert stavning af ordet "ACTIVE", "MOTION" og "SENSOR". Når ordene sættes sammen, danner de en fuldt forståelig og direkte beskrivende kombination og blev derfor afvist. Ovennævnte udtryk er et ikkeeksisterende ord, men ligner det spanske tillægsord "extraordinario" meget. Spanske og portugisiske forbrugere vil opfatte tegnet som en forkert stavning af et ord, der betyder "bemærkelsesværdig", "særlig", "enestående", "ypperlig" eller "vidunderlig", og således tillægge tegnet en beskrivende betydning. Afgørelse R 716/2012-4 af 6. august 2012, ACTIVMOTION SENSOR, præmis 11 Afgørelse R 2297/2011-5 af 8. marts 2012, Xtraordinario, præmis 11-12 Derimod blev følgende mærker accepteret: Tegn Begrundelse Sag LINQ EF-varemærkenr. 1 419 415 for varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38 Dette ord er opdigtet og findes ikke i nogen kendt ordbog, og det var ikke godtgjort, at dette ord er en udbredt forkert stavning, der benyttes i handelskredse af interesse for klageren. Da ordet er kort, vil der endvidere blive lagt mærke til slutbogstavet "Q" som et ejendommeligt element, hvorfor den fantasifulde stavemåde er indlysende. Afgørelse R 9/2001-1 af 4. februar 2002, LINQ, præmis 13 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 43
Tegn Begrundelse Sag LIQID EFvaremærkenr. 5 330 832, der oprindeligt omfattede varer i klasse 3, 5 og 32 I dette ordmærke er kombinationen "QI" yderst ualmindelig på engelsk, da bogstavet "Q" normalt efterfølges af et "U". Den slående forkerte stavning af ordet "liquid" ville sætte selv en travl forbruger i stand til at bemærke det særegne i ordet "LIQID". Endvidere ville stavningen ikke kun påvirke det visuelle indtryk, som tegnet efterlader, men også det fonetiske indtryk, da det tegn, der er ansøgt om, vil blive udtalt anderledes end ordet "liquid". Afgørelse R 1769/2007-2 af 22. februar 2008, LIQID, præmis 25 2.3.2.4 Forkortelser og akronymer Forkortelser af beskrivende udtryk er i sig selv beskrivende, hvis de bruges eller kan bruges på denne måde, og den relevante kundekreds, uanset om den er bred eller specialiseret, genkender dem som værende identiske med den fuldstændige beskrivende betydning. Den blotte omstændighed, at en forkortelse er afledt af et beskrivende udtryk, er ikke tilstrækkelig. Følgende tegn blev afvist, fordi det klart kunne påvises, at de havde en beskrivende betydning for den relevante kundekreds. SnTEM (dom af 12. januar 2005, sag T-367/02 til T-369/02) TDI (dom af 3. december 2003, sag T-16/02 (sag C-82/04 P, appel afsluttet)) LIMO (dom af 20. juli 2004, sag T-311/02) BioID (dom af 5. december 2002, sag T-91/01 (appelsag C-37/03 P, ophævelse af Rettens dom og afvisning af afgørelsen fra Andet Appelkammer)). Det bedes bemærket, at brugen af internetdatabaser, såsom "AcronymFinder.com", som referencegrundlag bør ske med største forsigtighed. Brugen af tekniske opslagsbøger eller videnskabelig litteratur foretrækkes f.eks. på edb-området. Alternativt er en række handlendes brug af forkortelsen på det relevante område på internettet tilstrækkeligt til at godtgøre, at forkortelsen faktisk benyttes. Der bør rejses indsigelse mod tegn bestående af et uafhængigt og ikkebeskrivende akronym, der står foran eller efter en beskrivende ordkombination, hvis det af den relevante kundekreds blot opfattes som et ord kombineret med en forkortelse af denne ordkombination, f.eks. "Multi Markets Fund MMF". Dette skyldes, at akronymet og ordkombinationen tilsammen har til formål gensidigt at forklare hinanden og at understrege den forbindelse, der er mellem dem (dom af 15. marts 2012, sag C-90/11 og C-91/11, Natur-Aktien-Index / Multi Markets Fund, præmis 32 og 40). Dette vil være tilfældet, selv når akronymet ikke betegner selve "de accessoriske bestanddele" i ordkombinationen, såsom artikler, præpositioner eller tegnsætning, hvilket ses af følgende eksempler: "NAI Der Natur-Aktien-Index" "The Statistical Analysis Corporation SAC" Mens ovennævnte regel vil dække de fleste tilfælde, vil ikke alle tilfælde af beskrivende ordkombinationer, der er sammenstillet med en forkortelse af dette ord, blive anset for at være beskrivende som helhed. Dette vil være tilfældet, når den relevante kundekreds ikke umiddelbart vil opfatte akronymet som en forkortelse af den beskrivende ordkombination, men snarere som en bestanddel med særpræg, der vil Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 44
gøre tegnet som helhed til mere end summen af dets individuelle bestanddele, sådan som det ses af følgende eksempel: "The Organic Red Tomato Soup Company ORTS". 2.3.2.5 Sloganer Der kan rejses indsigelse mod et slogan i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), hvis det direkte gengiver varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed, anvendelse eller andre egenskaber. De i retspraksis fastsatte kriterier for at afgøre, om et ordmærke, der er sammensat af flere ordelementer, er beskrivende, er identiske med dem, der anvendes, når der er tale om et ordmærke, som kun består af et enkelt ordelement (dom af 6. november 2007, sag T-28/06, VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN, præmis 21). Der er ikke grund til at anvende strengere kriterier på reklamesloganer end dem, der anvendes på andre tegn, navnlig da udtrykket "slogan" ikke henviser til en særlig underkategori af tegn (dom af 12. juli 2012, sag C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, præmis 26 og 40). Eksempel på et beskrivende slogan Der blev i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i EF-varemærkeforordningen rejst indsigelse mod en ansøgning om registrering af "FIND YOUR WAY" for varer i klasse 9 (satellitnavigationssystemer osv.) (afgørelse R 1184/2006-4 af 18. juli 2007). Udtrykket FIND YOUR WAY i forbindelse med de varer, for hvilke der ansøges om registrering i klasse 9, har klart til formål at informere den relevante forbruger om, at klagerens produkter hjælper forbrugerne med at identificere geografiske placeringer for at finde vej. Det budskab, der er indeholdt i det tegn, der er ansøgt om, henviser direkte til, at forbrugerne vil finde den rute, de skal benytte, for at komme fra ét sted til et andet, når de anvender de pågældende varer. BUILT TO RESIST kunne kun have én mulig betydning i forbindelse med papir, papirvarer og kontorartikler i klasse 16, læder, læderimitationer, rejseartikler, der ikke er indeholdt i andre klasser, og sadelmagervarer i klasse 18, og beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25, nemlig at varerne er fremstillet til at holde og derfor solide og slidstærke (dom af 16. september 2009, sag T-80/07, BUILT TO RESIST, præmis 27-28). 2.3.2.6 Geografiske udtryk Et geografisk udtryk er hvert eksisterende navn på et sted, f.eks. et land, en region, en by, en sø eller en flod. Denne liste er ikke udtømmende. Adjektivformer er ikke tilstrækkeligt forskellige fra det oprindelige geografiske udtryk til at få den relevante kundekreds til at tænke på noget andet end det geografiske udtryk (dom af 15. oktober 2003, sag T-295/01, OLDENBURGER, præmis 39). F.eks. vil "tysk" fortsat blive opfattet som en henvisning til Tyskland, og "fransk" vil fortsat blive opfattet som en henvisning til Frankrig. Endvidere falder forældede udtryk som "Ceylon", "Bombay" og "Burma" ind under dette område, hvis de stadig er almindeligt brugt eller generelt forstås af forbrugerne som en oprindelsesbetegnelse. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 45
I dette punkt bruges ordene "geografisk udtryk" som henvisning til enhver geografisk betegnelse i en EF-varemærkeansøgning, mens udtrykkene "geografisk betegnelse", "oprindelsesbetegnelse" og "angivelse af oprindelse" kun bruges i forbindelse med den specifikke lovgivning, der beskytter dem. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis tegnet med det geografiske udtryk indeholder andre elementer, der ville kunne registreres selvstændigt, og som i kombination med det geografiske udtryk ville give tegnet som helhed fornødent særpræg. Hvis tegnet indeholder andre ikkebeskrivende elementer med fornødent særpræg, skal vurderingen af, om kombinationen (af tegnet som helhed) kan registreres, foretages på samme måde som i tilfælde, hvor beskrivende elementer kædes sammen med elementer med fornødent særpræg eller ikkebeskrivende elementer (se punkt 2.3.4 "Figurativ tærskel" nedenfor). Det særlige tilfælde med beskyttede geografiske betegnelser Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, som er beskyttet i henhold til specifikke EU-forordninger, behandles i afsnittet vedrørende artikel 7, stk. 1, litra j) og k), i EF-varemærkeforordningen. Geografiske udtryk, der ikke er specifikt omhandlet i lovgivningen Som med alle andre beskrivende udtryk skal det undersøges, om de geografiske udtryk beskriver objektive egenskaber ved varerne og tjenesteydelserne. Vurderingen skal foretages med henvisning til de varer og tjenester, der søges beskyttet, og til den relevante kundekreds' opfattelse. Det geografiske udtryks beskrivende karakter kan vedrøre: det sted, hvor varerne fremstilles en vares genstand (f.eks. den by eller region, som en rejseguide omhandler, eller det område, en avis dækker) det sted, hvor tjenesteydelserne leveres. Vurdering af geografiske udtryk Det første trin i vurderingen af det geografiske udtryk er at fastslå, om det forstås som sådant af den relevante kundekreds. Denne forståelse skal konstateres normativt med udgangspunkt i en gennemsnitsforbruger med rimelig tilstrækkelig almen viden, uden at vedkommende behøver at være specialist i geografi. Det andet trin i vurderingen af det geografiske udtryk går ud på at fastslå, om et geografisk navn, der ansøges om, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden (dom af 4. maj 1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Chiemsee, præmis 31). Med andre ord skal det geografiske udtryk ikke forstås som blot et antydende eller fantasifuldt udtryk. Mens Nordpolen og Mont Blanc er almindeligt kendte geografiske udtryk, ville de f.eks. i forbindelse med iscreme eller sportsvogne ikke blive opfattet som et muligt produktionssted, men blot som et antydende og fantasifuldt udtryk. Med hensyn til den rimeligt forudsigelige forbindelse i fremtiden skal det navnlig vurderes, hvor godt et kendskab den relevante kundekreds har til det geografiske udtryk, egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og den pågældende kategori af Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 46
varer (dom af 4. maj 1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Chiemsee, præmis 32 og 37). Bemærk, at det er utilstrækkeligt udelukkende at begrunde et afslag i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen med, at varerne eller tjenesteydelserne teoretisk kan fremstilles eller leveres på det sted, som det geografiske udtryk, der ansøges om, betegner (dom af 8. juli 2009, sag T-226/2008). Vurderingen af, om et geografisk navn, selv om det ikke egentlig bruges til at betegne produktets geografiske oprindelse, sandsynligvis vil blive brugt i fremtiden, skal ske på grundlag af forbrugernes nuværende opfattelse samt objektive kriterier. Dette skal navnlig også tage hensyn til relevansen af den geografiske oprindelse for de pågældende varer, og handelspraksis med at bruge geografiske navne til angivelse af varernes oprindelse eller henvise til visse kvalitative og objektive kriterier i tilknytning til varerne. Artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen er ikke begrænset til geografiske udtryk, der allerede har et renommé, eller for hvilke Harmoniseringskontoret kan påvise et reelt behov for at skærme dem mod konkurrenter. Derfor er den blotte omstændighed, at det geografiske udtryk kun benyttes af én producent, ikke tilstrækkelig til at imødegå indsigelsen, selv om det er et vigtigt argument, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om udtrykket har erhvervet fornødent særpræg. Der er i det mindste nogle geografiske udtryk, som kan afvises, blot fordi de nyder udbredt anerkendelse og er berømte for de pågældende produkters eller tjenesteydelsers høje kvalitet. Det er i sådanne tilfælde ikke nødvendigt at foretage en detaljeret vurdering af forbindelsen (dom af 15. december 2011, sag T-377/09, Passionately Swiss, præmis 43-45). Geografiske udtryk: fantasifulde eller beskrivende Det afhænger også i vid udstrækning af varernes karakter, om et eksisterende geografisk udtryk for de relevante varer og tjenesteydelser vil blive opfattet, som om det har en informationsværdi i relation til produktionsstedet, eller snarere som et fantasifuldt udtryk. Af praktiske grunde skal det ved en egnet test undersøges, om det er handelspraksis eller tradition at henvise til de relevante varers geografiske oprindelse. Det er tilrådeligt at rådføre sig med en statsborger i den respektive medlemsstat. For landbrugsprodukter eller drikkevarer (mineralvand, øl) skal geografiske udtryk normalt henvise til produktionsstedet. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet i alle medlemsstater og afhænger af størrelsen af det geografiske sted eller område (dom af 15. oktober 2003, sag T-295/01, OLDENBURGER). For tekstilvarer og produkter til kropspleje kan der være en tradition for at fremstille disse på bestemte steder, mens udtrykkene kan være fantasifulde for andre steder. I disse tilfælde er det nyttigt at slå fast, om der faktisk finder produktion af disse varer sted, og om dette er kendt på nationalt eller internationalt plan af den relevante kundekreds. Dette krav må ikke forveksles med renomméet af en geografisk betegnelse som sådan og opfylder ikke nødvendigvis kravet om, at der skal være en forbindelse mellem det geografiske udtryk og de pågældende varer eller tjenesteydelser (dom af 15. oktober 2008, sag T-230/06, Port Louis, præmis 28-35). Det er almindelig praksis at anvende fashionable bynavne for varer og tjenesteydelser, der ikke har nogen forbindelse med årsagen til, at byen er kendt ("Hollywood" for Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 47
tyggegummi) eller navne på visse fashionable forstæder eller indkøbsgader ("Champs Élysées" for vand på flaske, "Manhattan" for tomater, "Denver" for belysningsudstyr eller "Port Louis" for tekstilstoffer). Disse vil blive opfattet som fantasifulde udtryk og skal ikke afvises. Derimod skal "Milano" afvises for beklædningsgenstande. For tjenesteydelsers vedkommende vil det geografiske udtryk i mange tilfælde blive opfattet som det sted, hvor tjenesteydelserne vil blive leveret (skal afvises: "München" for finansielle tjenesteydelser, "Zürich" for forsikringer og "Islas Canarias" for turisme). På hotel- og restaurationsområdet kunne et geografisk udtryk henvise til typen af retter, det sted, restauratøren stammer fra, den forstad eller gade, hvor hotellet er beliggende, eller slet ikke have nogen relevans for tjenesteydelserne overhovedet ("Hotel Bali" i Benidorm, Spanien). 2.3.2.7 Udtryk, der beskriver varers og tjenesteydelsers anvendelsesområde eller genstand Når et tegn udelukkende består af et ord, der beskriver, hvad der kan være de pågældende varer eller tjenesteydelsers genstand eller indhold, bør der rejses indsigelse mod det i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Udtryk, der er almindeligt kendt, og som den relevante kundekreds vil kunne forbinde med en bestemt ting, et bestemt produkt eller en bestemt aktivitet, er egnet til at beskrive genstanden. Det afgørende er, om det tegn, der er ansøgt om, kan anvendes i handelen i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der søges beskyttet, på en måde, der af den relevante kundekreds uundgåeligt vil blive opfattet som beskrivende for disse varers og tjenesteydelsers genstand og derfor bør beskyttes mod andre handlende. F.eks. vil et almindeligt kendt navn som "Vivaldi" øjeblikkeligt blive forbundet med den berømte komponist, ligesom "ski" øjeblikkeligt vil blive forbundet med skisport. Mens klasse 16 (bøger) er et oplagt eksempel på en kategori af varer med en genstand eller et indhold, kan en indsigelse, der rejses på dette område, også omfatte andre varer og tjenesteydelser, såsom datamedier, DVD'er CD-rom'er eller redaktionel virksomhed. I dette punkt anvendes udtrykkene "genstand" og "indhold" i flæng. Se også punkt 2.2.3 om "Bogtitler". Navne på berømte personer (navnlig musikere eller komponister) kan angive kategorien af varer, hvis offentligheden kan opfatte dem som generiske på grund af deres omfattende brug, det tidsrum, hvor de er blevet brugt, deres dødsdato, graden af deres popularitet, deres anerkendelse, den omstændighed, at flere udøvende kunstnere har opført deres værker, eller deres musikalske uddannelse. Dette vil f.eks. være tilfældet med "Vivaldi", hvis musik spilles af orkestre overalt i verden, og tegnet "Vivaldi" vil ikke blive opfattet som en angivelse af musikkens oprindelse. Indsigelser baseret på ovenstående: vil kun finde anvendelse på varer (f.eks. bøger) eller tjenesteydelser (f.eks. uddannelse), hvis genstand vedrører andre ting, produkter og/eller aktiviteter (f.eks. bøger om historie eller et kursus om historie) Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 48
vil kun finde sted, når tegnet udelukkende består af det ord, der betegner denne gestand (f.eks. "BEFORDRINGSMIDLER" eller "HISTORIE") og vil kun finde sted individuelt ved vurdering af flere faktorer (se nedenfor). Varer og tjenesteydelser, der kan indeholde en genstand I de fleste tilfælde er de varer eller tjenesteydelser, der består af eller indeholder en gestand, som der kan rejses indsigelse mod, følgende: Klasse 9: Magnetiske databærere, software, discs til optagelse, elektroniske publikationer (downloadable). Der kan rejses indsigelse STATISTICAL ANALYSIS i forbindelse med software ROCK MUSIC i forbindelse med CD'er. Klasse 16: Tryksager, fotografier og undervisningsmateriale, forudsat at de omfatter tryksager. Der kan rejses indsigelse HISTORY i forbindelse med bøger PARIS i forbindelse med rejseguider CARS i forbindelse med tidsskrifter ANIMALS i forbindelse med fotografier Klasse 28: "Brætspil" o Der kan rejses indsigelse - "Memory" (kendelse af 14. marts 2011, sag C-369/10) Klasse 35: Varemesser, annonce- og reklamevirksomhed, detailhandelstjenester. Der kan rejses indsigelse ELECTRONICA i forbindelse handelsmesser for elektronikvarer (dom af 5. december 2000, sag T-32/00, Electronica, præmis 42-44) LIVE CONCERT i forbindelse med annonce- og reklamevirksomhed CLOTHING i forbindelse med detailhandelstjenester Klasse 38: Telekommunikation Der kan rejses indsigelse NEWS i forbindelse med telekommunikation MATH i forbindelse med organisering af onlinefora Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 49
Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, elektroniske publikationer (ikke downloadable). Der kan rejses indsigelse GERMAN i forbindelse med sprogkurser HISTORY i forbindelse med uddannelse COMEDY i forbindelse med fjernsynsprogrammer Ovenstående liste over Nice-klasser er ikke udtømmende, selv om den vil finde anvendelse på langt de fleste tilfælde. Derfor bør indsigelser baseret på en beskrivende genstand hovedsagelig rejses i forbindelse med ovennævnte varer og tjenesteydelser. Undersøgeren bør vurdere sandsynligheden for, at tegnet vil blive opfattet som en angivelse af kilde eller oprindelse. I den henseende kan den måde, hvorpå udtrykket er skrevet, føre til forskellige opfattelser af det. F.eks. i forbindelse med bøger eller fjernsynsprogrammer er det mere sandsynligt, at "PENGUIN" vil blive opfattet som en angivelse af kilde end "PENGUINS" eller "THE PENGUIN", der nok snarere vil blive opfattet som beskrivende titler. Såfremt det tegn, der ansøges om, er et beskrivende udtryk for en bestemt egenskab ved varerne eller tjenesteydelserne, vil man ved en betegnelse af varer eller tjenesteydelser, der udelukker den bestemte egenskab, som tegnet beskriver, ikke undgå en indsigelse baseret på genstanden. Dette skyldes, at det er uacceptabelt for en ansøger at gøre beskyttelsen af varer eller tjenesteydelser betinget af, at de ikke besidder en bestemt egenskab (se dom af 12. februar 2004, sag C-363/99, Postkantoor, præmis 114-116). Følgende opdigtede eksempler illustrerer betegnelser på varer eller tjenesteydelser, hvor indsigelse ikke kan undgås: COMEDY i forbindelse med "fjernsynstransmission med undtagelse af underholdningsprogrammer" PENGUINS (i flertal) i forbindelse med "bøger med undtagelse af bøger om pingviner" TECHNOLOGY i forbindelse med "undervisning med undtagelse af undervisning i computere og teknologi". Positive påberåbelser af varer eller tjenesteydelser, for hvilke det tegn, der ansøges om, ikke kan beskrive nogen genstand eller noget indhold, adskiller sig fra ovennævnte eksempler. F.eks. ville der ikke kunne rejses indsigelse i følgende opdigtede eksempler, i det mindste med hensyn til tegn, der beskriver genstanden: COMEDY i forbindelse med "fjernsynstransmission af økonomiske nyheder, politik og teknologi" PENGUIN i forbindelse med "tegneserier med country- og western-temaer, middelaldertemaer og temaer fra det antikke Rom" TECHNOLOGY i forbindelse med "undervisning i kreativ fiktion". Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 50
2.3.2.8 Enkelte bogstaver og tal Enkelte bogstaver 3 Generelle betragtninger Domstolen slog fast, at Harmoniseringskontoret, når det undersøger absolutte registreringshindringer, i henhold til artikel 76, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen ex officio skal prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne få det til at rejse indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, og at dette krav hverken relativiseres eller ændres til skade for varemærkeansøgeren (præmis 55-58). Derfor skal Harmoniseringskontoret med en motiveret begrundelse forklare, hvorfor et varemærke bestående af et enkelt bogstav med almindelig skrift er beskrivende. Ved undersøgelsen af varemærker bestående af et enkelt bogstav bør generelle, uunderbyggede argumenter f.eks. vedrørende tilgængeligheden af tegn, undgås på grund af det begrænsede antal bogstaver. På tilsvarende vis ville det ikke være hensigtsmæssigt at basere en indsigelse på et spekulativt ræsonnement med hensyn til de forskellige betydninger, som et tegn eventuelt kunne have. Harmoniseringskontoret er forpligtet til på grundlag af en faktuel vurdering at fastslå, hvorfor der skulle kunne rejses indsigelse mod det varemærke, der er ansøgt om. Det er derfor klart, at undersøgelsen af varemærker bestående af et enkelt bogstav bør være grundig og stringent, og at hver enkelt sag skal gøres til genstand for en omhyggelig undersøgelse. Eksempler På tekniske områder såsom dem, der involverer computere, maskiner, motorer og værktøj, kan det ske, at bestemte bogstaver har en beskrivende konnotation, hvis de giver tilstrækkeligt præcise oplysninger om de pågældende varer og/eller tjenesteydelser. Bogstavet "E" blev også anset for at være beskrivende med hensyn til "vindkraftanlæg og dele dertil, generatorer, rotorblade til vindkraftanlæg, rotorer til vindkraftanlæg" i klasse 7, "afbrydere til vindkraftanlæg, frekvenskonvertere, instrumenter til måling, signalering og kontrol (overvågning)" i klasse 9 og "tårne til vindkraftanlæg" i klasse 19, da det kan ses som en henvisning til "energi" eller "elektricitet" (dom af 21. maj 2008, sag T-329/06, E, præmis 24-31, og afgørelse af 8. september 2006, sag R 394/2006-1, præmis 22-26). En indsigelse kan også være berettiget i forbindelse med varer og/eller tjenesteydelser, der er bestemt til en bredere kundekreds. F.eks. ville der kunne rejses indsigelse mod bogstaverne "S", "M" og "L" i forbindelse med beklædningsgenstande, da disse bogstaver anvendes til at beskrive en bestemt størrelse på beklædningsgenstande, nemlig som forkortelser for "small", "medium" og "large". På den anden side kan det ikke godtgøres, at et givet enkelt bogstav er beskrivende for de pågældende varer og/eller tjenesteydelser, og såfremt der ikke er rejst indsigelse mod det varemærke, der ansøges om, i henhold til en anden bestemmelse i artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, bør ansøgningen imødekommes. 3 Denne del omhandler enkeltstående bogstaver i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c). Med hensyn til enkeltstående bogstaver i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), henvises til punkt 2.2.5. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 51
Punkt 2.2.5.2 ovenfor indeholder flere eksempler. Tal I sin dom af 10. marts 2011, sag C-51/10 P, 1000, slog Domstolen fast, at tegn, der udelukkende består af tal uden grafisk ændring, kan registreres som varemærker (præmis 29-30). Domstolen henviste i analogi hermed til sin tidligere dom af 9. september 2010, sag C-265/09 P, (α), vedrørende enkeltbogstaver (præmis 31) og understregede, at varemærker bestående af tal skal undersøges med specifik henvisning til de pågældende varer og/eller tjenesteydelser (præmis 32). Derfor kan et tal kun registreres som et EF-varemærke, hvis det har fornødent særpræg i relation til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering (præmis 32), og ikke blot er beskrivende eller på anden vis mangler fornødent særpræg med hensyn til disse varer og tjenesteydelser. F.eks. stadfæstede appelkammeret afvisningen af varemærket "15", der var ansøgt om for "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning" i klasse 25, med den begrundelse, at tallet "15" direkte og specifikt er knyttet til disse varer, da det indeholder indlysende og direkte oplysninger om deres størrelse. Appelkammeret stadfæstede også afvisningen af dette tegn for "øl" i klasse 32, da den praktiske erfaring med markedsføringen af de relevante varer og som undersøgeren baserede sig på viste, at der findes nogle meget stærke øl med et alkoholindhold på 15 % vol på EU-markedet (afgørelse R 72/2009-2 af 12. maj 2009, præmis 15-22). Retten stadfæstede afvisningen af varemærket "1000", der var ansøgt om for "plakater, skilte, brochurer, tidsskrifter, herunder tidsskrifter, der indeholder krydsord og anden underholdning, tryksager, aviser" i klasse 16, med den begrundelse, at tegnet "1000" henviser til en mængde og af den berørte kundekreds straks og uden yderligere overvejelse vil blive opfattet som en beskrivelse af de omhandlede varers egenskaber, bl.a. antallet af sider, værker, oplysninger samt det samlede antal af underholdningsopgaver, eller rækkefølgen af de heri indeholdte henvisninger (præmis 26). Retten tilføjede også, at brochurer og tidsskrifter ofte offentliggør særnumre og samlinger, hvor runde tal således foretrækkes for så vidt angår angivelsen af indholdet (præmis 27). Ovennævnte dom blev stadfæstet af Domstolen ved dom i sag C-51/10 P (1000). Retten fulgte samme ræsonnement ved stadfæstelsen af afslagene på tegnene "100", "300", "222", "333" og "555", der var ansøgt om for ovennævnte varer i klasse 16 (dom af 19. november 2009, forenede sager T-425/07 og T-426/07 (100 og 300), og dom af 19. november 2009, forenede sager T-200/07, T-201/07 og T-202/07 (222, 333, 555). Det er almindeligt kendt, at tal ofte bruges til at formidle relevante oplysninger om de pågældende varer og/eller tjenesteydelser. I følgende scenarier ville en indsigelse f.eks. kunne rejses med den begrundelse, at det tegn, der ansøges om, er beskrivende, eftersom det henviser til: datoen for produktionen af varerne/leveringen af tjenesteydelserne, når denne faktor er relevant for de pågældende varer/tjenesteydelser. F.eks. ville der kunne rejses indsigelse mod 1996 og 2000 for "vine", da vinens alder er en meget relevant faktor for, hvilke årgang der skal købes Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 52
størrelsen: 1600 for biler, 185/65 for dæk mængden: 200 for cigaretter forvalgskoder: 0800 eller 0500 i Det Forenede Kongerige, 800 i Italien, 902 i Spanien osv. tidspunktet for levering af tjenesteydelser: 8-10, 24/7 varernes effekt: 115 (hk) for motorer eller biler hastigheden: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 for computere alkoholindholdet: 8,5 % for øl, 13 % for vin. Omvendt, når tallene ikke synes at have nogen betydning i relation til varerne og tjenesteydelserne, er det acceptabelt, dvs. "77" for finansielle tjenesteydelser eller "333" for "beklædningsgenstande, især jeans". 2.3.2.9 Farvenavne Der skal i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen rejses indsigelse mod et tegn, der udelukkende består af navnet på en farve, når der i ansøgningen søges beskyttelse for alle varer, hvis farve med rimelighed kan opfattes af kundekredsen som en beskrivelse af en af dens egenskaber. F.eks. beskriver navnet på farven BLÅ i forbindelse med ost en bestemt type ost, og farven GRØN beskriver en bestemt type te. Navnet på farven BRUN i forbindelse med sukker beskriver sukkerets farve og type. Denne regel gælder udelukkende for gængse farver, f.eks. primærfarverne eller SØLV og GULD. Når de varer, der søges beskyttet, vedrører farvestoffer, såsom maling, blæk, farver, kosmetik osv., kan navnet på farverne beskrive den faktiske farve på varerne, og der bør rejses indsigelse mod tegn, der udelukkende består af en farve, i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen. I disse tilfælde ville navne på farver ikke blive betragtet som varemærker, men blot som elementer, der beskriver varernes vigtigste egenskaber. Følgende retningslinjer bør generelt anvendes. Når farve er et typisk træk ved varerne og relevant for forbrugerens valg, som f.eks. i forbindelse med beklædningsgenstande og biler, bør der rejses indsigelse mod farvenavne som SMARAGD og ABRIKOS, der, selv om de har en alternativ betydning, anerkendes som havende en stærk konnotation med bestemte farver. Ord som SAFIR eller FLAMINGO har ikke en tilstrækkeligt stærk farvekonnotation til at fortrænge den anden ikkefarvemæssige betydning, og der bør generelt ikke rejses indsigelse mod dem, hvis det ikke er sandsynligt, at de vil blive opfattet, som om de har en farvemæssig betydning med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet. Farver i kombination med andre ord kan registreres, hvis tegnet som helhed har fornødent særpræg: ISKAFFE, VANILJEIS og STØVET BLÅ. Beskrivende kombinationer såsom DYB BLÅ bør ikke accepteres. Ord fra ordbøger, der er beskrivende, men uklare, og sandsynligvis ikke vil blive forstået af andre, kan Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 53
accepteres: LUNA (alkymisternes navn for sølv) og CARNELIAN (KARNEOL) (et andet navn for CORNELIAN, en rød ædelsten, der er mindre kendt). 2.3.2.10 Plantesortsnavne Plantesortsnavne beskriver dyrkede sorter eller undersorter af levende planter eller frø af landbrugsplanter. Derfor vil de ikke blive opfattet som varemærker af den relevante kundekreds. Dette afsnit omhandler kun plantesortsnavne, der tilfældigvis bruges i handelen, men som ikke samtidig er registreret af EF-Sortsmyndigheden i overensstemmelse med forordning nr. 2100/94. Det er forklaret i et andet afsnit af retningslinjerne inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen, hvordan ansøgninger om EF-varemærker, der indeholder eller består af registrerede plantesortsnavne, skal behandles. Kriteriet for vurderingen af, om et varemærke for planter har beskrivende karakter, adskiller sig ikke fra de kriterier, der gælder for andre kategorier af varemærker. Bestemmelserne i varemærkelovgivningen finder anvendelse på planter på samme måde som på andre kategorier af varer. Heraf følger, at navnet på en plantesort skal afvises i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, medmindre det har erhvervet fornødent særpræg i henhold til betingelserne i artikel 7, stk. 3, i EFvaremærkeforordningen. Når en EF-varemærkeansøgning består af ord for levende planter, frø fra landbrugsplanter, friske frugter, friske grøntsager eller tilsvarende, skal undersøgeren ved hjælp af en søgning på internettet kontrollere, om det udtryk, der udgør det varemærke, der er ansøgt om, falder sammen med navnet på en bestemt plantesort, der allerede bruges i handelen. Hvis undersøgelsen viser, at det pågældende udtryk allerede bruges i handelen i EU eller i en anden jurisdiktion, skal undersøgeren rejse indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen med påstand om, at det pågældende udtryk beskriver de pågældende varers karakter. Afhængigt af omstændighederne ved sagen og under forudsætning af, at det foreliggende bevismateriale godtgør, at det pågældende udtryk er blevet anvendt i et sådant omfang, at det er blevet handelssædvane i EU, vil en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c) og d), i EF-varemærkeforordningen være på sin plads. F.eks. stadfæstede Femte Appelkammer i sin afgørelse R 1095/2011-5 af 1. marts 2012, SHARBATI, afvisningen af varemærket "SHARBATI", der var ansøgt om for ris, mel og tilberedninger af kornpræparater, brød, konditorkager og konfekturevarer i klasse 30, da det er en beskrivelse heraf: Sharbati er en type ris samt en type hvede, der har givet navn til en bestemt slags mel, der er kendt i Indien. Selv om hovedparten af den fremlagte dokumentation stammer fra Indien, henviste noget af den til eksporthandel på råvaremarkederne. Derfor var den omstændighed, at et bestemt ord er navnet på en rissort i Indien, allerede en stærk indikation for, at produktet ville blive distribueret i EU. Appelkammeret fandt dog, at der ikke var fyldestgørende bevis for, at ordet SHARBATI var blevet generisk i EU. Selv om det var blevet påvist, at Sharbati-ris eller Sharbati- Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 54
hvede var blevet tilbudt handlende i EU og faktisk importeret til EU, og at der ikke var noget præcist navn for dette produkt, var der ikke fyldestgørende bevis for, at produktet på datoen for ansøgning om EF-varemærket var kendt i det omfang, der kræves i artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen. Der bør også rejses indsigelse, når det varemærke, der er ansøgt om, kun er en let variant (dvs. mindre forskelle, der ikke ændrer den visuelle og fonetiske opfattelse af tegnet) af det plantesortsnavn, der bruges i handelen, og dermed får forbrugerne til at tro, at de står over for det beskrivende eller generiske navn på en plantesort. Et andet eksempel herpå findes i afgørelse R 1743/2007-1 af 3. december 2009, VESUVIA. Appelkammeret fandt, at bevismaterialet, der stammede fra USA og Canada, var tilstrækkeligt til at konkludere, at navnet "Vesuvius", der betegner en rosensort, kan blive en beskrivende betegnelse i EU, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), i EFvaremærkeforordningen, og at det varemærke, der er ansøgt om, "VESUVIA", lå tæt på det. Appelkammeret begrundede sin afvisning med, at roser normalt benævnes i hunkønsform. Endelig skal det bemærkes, at der ikke kun skal rejses indsigelse mod varemærker, der er ansøgt om, og som er identiske med (eller lette varianter af) et plantesortsnavn, der allerede bruges i handelen, men også mod enhver vare og/eller enhver tjenesteydelse, der kan forbindes direkte med det pågældende plantesortsnavn (f.eks. import og eksport af den pågældende plantesort). 2.3.3 Figurmærker Tegn gengivet på andre sprog end latin, græsk eller kyrillisk betragtes formelt som figurvaremærker. Dette betyder dog ikke, at det semantiske indhold af disse tegn ikke skal tages i betragtning ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c). Når et figurmærke udelukkende består af en naturlig grundform, der ikke afviger væsentligt fra en livagtig afbildning, som har til formål at angive typen eller anvendelsen af varerne eller tjenesteydelserne, bør der rejses indsigelse mod det i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen med den begrundelse, at det beskriver en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser. Tegn Sag Dom af 8. juli 2010, sag T-385/08 Representation of a dog Dom af 8. juli 2010, sag T-386/08 Representation of a horse I disse sager fandt Retten, at beskrivelsen af henholdsvis en hund og en hest i forbindelse med varer i klasse 18 og 31 har til formål at angive den type af dyr, som varerne er bestemt til. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 55
I det første tilfælde bemærkede Retten, at varerne i klasse 18 var specielt fremstillet til hunde, såsom hundesnore, hundehalsbånd og andet tilbehør til hunde, inklusive tasker. På området tilbehør til dyr er det almindelig praksis at benytte livagtige eller stiliserede, men realistiske, afbildninger af dyr for at angive den pågældende type af dyr. For varer i klasse 18 vil den relevante kundekreds derfor uden videre straks opfatte billedets budskab om, at disse varer er beregnet til hunde. Afbildningen af en hund angiver derfor en væsentlig egenskab ved de pågældende varer. Det tegn, der er ansøgt om, er derfor beskrivende (præmis 25-28). Det samme gælder for varer i klasse 31. Da foder til husdyr omfatter hundemad, er det mærke, der ansøges om, en beskrivende angivelse af de pågældende varer, der umiddelbart vil blive forstået af den relevante kundekreds (præmis 29). I den anden sag fandt Retten, at afbildningen af en hest i forbindelse med beklædningsgenstande, hovedbeklædning og bælter i klasse 25, var beskrivende for varernes type eller anvendelse, nemlig at de er specielt udviklet og egnet til ridning. Da den relevante kundekreds ville knytte en direkte forbindelse mellem en hest og ridning, fastholdt Retten, at der var en direkte og konkret forbindelse mellem afbildningen af en hest og de pågældende varer (præmis 35-38). F.eks. blev nedenstående tegn anset for at være tilstrækkeligt stiliseret til at adskille sig væsentligt fra en livagtig afbildning, der har til formål at angive varernes eller tjenesteydelsernes type eller formål, og blev således registreret. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 844 Klasse 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42 2.3.4 Figurativ tærskel 2.3.4.1 Indledende bemærkninger Afslag på ansøgninger om registrering af udtryk eller tegn uden fornødent særpræg, der er beskrivende eller generiske, vil ikke nødvendigvis blive baseret på artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i EF-varemærkeforordningen, hvis de forekommer i kombination med andre elementer, der giver hele tegnet fornødent særpræg. Afslag baseret på artikel 7, stk. 1, litra b), c) og/eller d), vil med andre ord ikke nødvendigvis gælde for tegn, der består af et element uden fornødent særpræg, som er beskrivende eller generisk, hvis det er kombineret med andre elementer, der tilfører tegnet som helhed det særpræg, der som minimum kræves. I praksis betyder dette, at et af de hovedspørgsmål, som undersøgerne skal besvare i deres daglige arbejde, er, om mærket er tilstrækkelig figurativt til at opnå det særpræg, der som minimum kræves, og som er en forudsætning for registrering. Tilstedeværelsen af figurelementer kan tilføre et tegn bestående af et ordelement, der er beskrivende og/eller ikke har fornødent særpræg, det fornødne særpræg, således at det bliver berettiget til registrering som EF-varemærke. Undersøgeren skal derfor Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 56
vurdere, om stiliseringen og/eller de grafiske træk ved et tegn er nok til, at det kan udfylde et varemærkes funktion. I dette dokument omfatter udtrykket "figurelement" ethvert grafisk element/enhver stilisering i tegnet, såsom ordenes/bogstavernes font, fontstørrelse, farver og placering/arrangement. Det omfatter også geometriske former, etiketter, mønstre og symboler samt enhver kombination af ovenstående elementer. Når et figurelement, der i sig selv har fornødent særpræg, føjes til et beskrivende element og/eller et element uden fornødent særpræg, kan varemærket som regel registreres, forudsat at figurelementet på grund af sin størrelse og placering er tydeligt genkendeligt i varemærket. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 11 418 605 Klasse 24 Der blev gjort indsigelse mod ovenstående tegn, da fonten var uden fornødent særpræg, fordi det ikke adskilte sig væsentligt fra almindeligt anvendte fonte i handelen, og da den røde prik over bogstavet "i" næppe kan betegnes som genkendelig. Selv hvis figurelementet opfylder ovenstående krav, skal man stadig vurdere tegnet som helhed i forhold til de varer og tjenesteydelser, der søges registreret. Når ordelementet er beskrivende/uden fornødent særpræg, skal det navnlig undersøges, om figurelementet: er slående og/eller overraskende og/eller uventet og/eller usædvanligt og/eller vilkårligt kan skabe en umiddelbar, varig erindring om tegnet hos forbrugerne ved at aflede deres opmærksomhed fra det beskrivende budskab uden fornødent særpræg, som ordelementet bibringer er af en sådan karakter, at den relevante kundekreds skal fortolke det for at kunne forstå/gætte dets betydning. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 11 595 601 Produkter i klasse 3 (tegn, der er genstand for en undersøgelse) Der blev gjort indsigelse mod ovenstående ansøgte EF-varemærke, da det tydeligvis er beskrivende (og uden fornødent særpræg) i forhold til de varer i klasse 3, der søges registreret. Udtrykkets beskrivende indhold tilsidesætter bogstavet L's figurative udseende, også selv om dette figurative bogstav L, hvis det stod alene, ville kunne registreres for de samme varer og tjenesteydelser. Endelig hindrer det forhold, at tegnet indeholder figurelementer, ikke tegnet i stadig at være vildledende eller i strid med den offentlige orden eller i at falde under andre hindringer for registrering som fastlagt i artikel 7, stk. 1, litra h), i), j) og k), i EFvaremærkeforordningen. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 57
2.3.4.2 Stiliserede ordelementer Beskrivende ordelementer eller ordelementer uden fornødent særpræg, som optræder i standardfont med eller uden fonteffekter såsom fed eller kursiv, kan ikke registreres. Jo mere læselig og/eller almindelig en font er, jo mindre er det fornødne særpræg. Det samme gælder for håndskrevne fonte. Letlæselige og/eller almindelige håndskrevne fonte har normalt ikke det fornødne særpræg. For at tilføre et tegn fornødent særpræg skal fontens stilisering med andre ord være af en sådan karakter, at forbrugerne skal gøre en mental indsats for at forstå betydningen af ordelementet i forhold til de varer og tjenesteydelser, der søges registreret. Standardfont + kursiv Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 4 651 683 Bl.a. varer i klasse 1, 7 og 22. Ovennævnte tegn blev afvist. Her er "Foam" skrevet med standardfont og "plus" i almindelig kursiv. Da ingen af disse former på nogen måde er hverken slående eller usædvanlige, vil den relevante kundekreds ikke mene, at de visuelle elementer tilfører tegnet noget, der indikerer oprindelse (afgørelse af 7. maj 2008, R 655/2007-1, Foamplus, præmis 16). Særpræget font Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 5 456 207 Klasse 12, 25 og 28 Udtrykket "Superleggera" betyder "superlet" på engelsk, og afslaget på denne ansøgning blev bekræftet af Retten (se dom af 19. maj 2010, sag T-464/08, Superleggera, præmis 33-34). Retten fandt, at typografien, selv om fonten har et vist særpræg, sandsynligvis ikke skaber en umiddelbar, varig erindring hos den relevante kundekreds, og heller ikke at den adskiller ansøgerens varer fra andre leverandører på markedet. Med hensyn til de håndskrevne bogstavers form skyldes dette, at de er almindelige i handelen. Typografien er derfor i alt væsentligt almindelig i forbrugernes og i denne sag den relevante kundekreds' øjne. Med hensyn til ansøgerens argument om, at brug af stort "S" i starten af ordet ændrer den måde, som udtrykket "Superleggera" opfattes på, fastslår Retten, at brugen af et stort bogstav ikke betyder, at udtrykket ikke opfattes som en oplysning til kundekredsen om de pågældende varer. Farve Den blotte "tilføjelse" af en farve eller farvekombination, der er grundlæggende og/eller almindeligt forekommende på markedet, er ikke tilstrækkeligt til, at et beskrivende ordelement og/eller et ordelement uden fornødent særpræg kan registreres. Se følgende eksempel på et varemærke, der blev afvist trods tilføjelsen af en farve. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 7 147 689 Varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38 Ordenes og/eller bogstavernes font, fontstørrelse eller arrangement Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 58
Den måde, ordelementerne er placeret på, kan tilføre et tegn fornødent særpræg, hvis dette kan påvirke forbrugerens opfattelse af ordelementernes betydning. Arrangementet skal være af en sådan karakter, at forbrugeren skal gøre en mental indsats for at opfatte forbindelsen mellem ordelementerne og de varer og tjenesteydelser, der søges registreret. Det forhold, at ordelementerne er placeret vertikalt, omvendt eller på en, to eller flere linjer, er ikke tilstrækkeligt til at tilføre tegnet det minimum af særpræg, der er en forudsætning for registrering. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 8 294 233 Varer i klasse 3 En ansøgning om registrering af ovenstående EF-varemærke for kosmetik, produkter til skønhedspleje, dvs. ansigt og krop blev afvist, da fonten er banal, og præsentationen af de to ordelementer, det ene placeret over det andet, ikke kan betragtes som usædvanlig. At bogstavet "b" er større end resten af bogstaverne i ordet "beauty" kan næsten ikke ses. Disse forhold er ikke nok til at tilføre det ansøgte tegn fornødent særpræg (dom af 11. juli 2012, sag T-559/10, Natural beauty, præmis 26). Følgende varemærke blev godkendt. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 2795771 Varer og tjenesteydelser i klasse 9 og 38 Akronymet "DVB" betyder "Digital Video Broadcasting", et udtryk, der indikerer en bestemt type transmissionsteknologi. Uden forudgående kendskab til akronymet DVB kræves der en vis mental indsats efterfulgt af en fortolkning for at gætte meningen af det tegn, der er vist ovenfor. Bogstaverne i tegnet er ikke klart identificerbare enkeltvis, da tegnet kan stiliseres som DV3, D13, DVB eller endog LV3 eller LVB. Dertil kommer, at fonten ikke adskiller sig væsentligt fra almindelige fonte. Ovenstående tegn, der har et minimum af særpræg, kan derfor udfylde et varemærkes funktion (afgørelse af 9. oktober 2008, R 1641/2007-2, præmis 23-25). 2.3.4.3 Ordelementer kombineret med andre figurelementer Ordelementer kombineret med banale former og motiver Grundlæggende former omfatter punkter, linjer, linjesegmenter, cirkler og polygoner såsom trekanter, firkanter, rektangler, parallelogrammer, femkanter, sekskanter osv. Der skal også tages hensyn til, at nogle former, figurer og motiver, der, selv om de ikke er "geometriske", stadig er for enkle/banale til at give tegnet et særpræg. Det er usandsynligt, at beskrivende ordelementer eller ordelementer uden fornødent særpræg godtages, når de forekommer i kombination med basale/enkle/banale former/figurer/motiver, uanset om de er geometriske eller ikke. Dette skyldes hovedsagelig følgende omstændigheder: Når forbrugerne ser på et varemærke, er ordelementet normalt det element, der med størst sandsynlighed genkendes og let huskes. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 59
Sådanne former/figurer formidler ikke noget "budskab" til forbrugerne, og disse kan derfor ikke aflede deres opmærksomhed fra ordelementets beskrivende betydning eller betydning uden fornødent særpræg. Brugen af en grundfarve eller farver, der er almindeligt anvendt på markedet, tilfører ikke varemærket det tilstrækkelige fornødne særpræg. Der kan rejses tvivl vedrørende følgende varemærke. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 6 039 119 Varer i klasse 24 På den anden side kan komplekse former, figurer og motiver tilføre et varemærke fornødent særpræg. Jo mere komplekse former/figurer/motiver er, jo mere særpræg har de som regel. For at drage en konklusion med hensyn til, om et varemærke har fornødent særpræg, bør der dog også tages hensyn til andre faktorer: Formen/figuren/motivet må ikke bestå af en kombination uden fornødent særpræg af basale/enkle/banale former/figurer/motiver, uanset om de er geometriske eller ikke. I disse sager skal der også foretages en udtømmende vurdering af figurelementets "visuelle virkning" i forhold til ordelementets. Formen/figuren/motivet må ikke bestå af en almindelig etiket eller etiket uden fornødent særpræg. Formen/figuren/motivet må ikke være almindeligt udbredt i handelen i forbindelse med de varer og tjenesteydelser, der søges registreret. Formen/figuren/motivet må ikke være et mønster, som den relevante kundekreds har vanskeligt ved at huske. Formen/figuren/motivet må ikke blot have dekorative/funktionelle træk. Formen/figuren/motivet må ikke bestå af en todimensional beskrivende gengivelse eller en gengivelse uden fornødent særpræg af varerne og/eller tjenesteydelserne (eller en del af dem), og formen/figuren/motivet må ikke fremhæve det beskrivende og/eller salgsfremmende budskab, som ordelementet formidler. Formen/figuren/motivet må ikke bestå af en todimensional gengivelse uden fornødent særpræg af den beholder/emballage, som de varer, der søges registreret, er placeret i. Formen/figuren/motivet må ikke bestå af en gengivelse uden fornødent særpræg af varernes eller en del af varernes udseende/silhuet. Formen/figuren/motivet må ikke bestå af en todimensional gengivelse uden fornødent særpræg af det sted/rum/område/placering, hvor varerne/tjenesteydelserne sælges/leveres/distribueres/fremvises. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 60
Disse "træk" kan overlappe hinanden og også være til stede samtidig i samme tegn. Nedenfor findes en liste over nogle eksempler på figurative elementer, der henhører til nogle af ovenstående kategorier. Figurative elementer, der består af en beskrivende gengivelse uden fornødent særpræg af varerne eller tjenesteydelserne eller en del af dem. I nogle sager består figurelementet af en gengivelse af de varer eller tjenesteydelser, der søges registreret (eller en del af dem). I princippet betragtes gengivelsen som beskrivende og/eller som værende uden fornødent særpræg, hvis: den er en "tro" eller "realistisk" gengivelse af varerne og tjenesteydelserne den består af en symbolsk/stiliseret men realistisk gengivelse af varerne og tjenesteydelserne. I begge tilfælde må gengivelsen af varerne/tjenesteydelserne for at give anledning til indsigelser ikke adskille sig væsentligt fra den, der normalt bruges i handelen. Figurelementer, der ofte bruges i handelen i forbindelse med varer eller tjenesteydelser Figurelementer, der er almindeligt brugt i handelen i forbindelse med de varer og/eller tjenesteydelser, der søges registreret, tilfører som udgangspunkt ikke fornødent særpræg til tegnet som helhed. Se følgende varemærker. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser International registrering, hvor EU er designeret, nr. 1 116 291 Varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 31 og 43 Det tyske udtryk "Einfach Gut!" i ovenstående mærke betyder "Simpelthen god/bare god!" Det røde hjertes form er almindeligt brugt i forbindelse med varer og tjenesteydelser, især fødevarer som chokolade og slik generelt og navnlig ved særlige lejligheder såsom Valentinsdag. Ansøgningen om registrering af varemærket blev derfor afslået. Tegn Sag Dom af 15. september 2005, sag C-37/03 P, BioID. Ansøgning om registrering af ovenstående varemærke blev afslået for de varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 42, der søges registreret, vedrørende administration af adgangskoder og sikkerhedselementer til software og telekommunikation. Den relevante kundekreds vil forstå tegnet som helhed som "biometrisk identifikation", som ikke kan adskilles fra de varer og tjenesteydelser, der søges registreret, og ikke er af en sådan karakter, at den fra den relevante kundekreds' synsvinkel vil kunne garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for den endelige bruger (præmis 70). Dertil kommer, at fraværet af et element med fornødent særpræg, brugen af den almindelige font "Arial" og bogstaver med forskellige grader af fremhævelse med fed skrift betyder, at det ansøgte varemærke ikke kan indikere oprindelse (præmis 71). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 61
Figurative elementer, der består af mønstre Som udgangspunkt tilfører mønstre ikke fornødent særpræg til tegn, der består af beskrivende ordelementer uden fornødent særpræg, når den relevante kundekreds alene opfatter dem som dekorative elementer. I disse tilfælde formidler mønstre ikke et "budskab", som kan gøre det lettere for forbrugerne at huske det. Kombinationer af figurelementer uden fornødent særpræg og/eller banale figurelementer Kombinationer af banale figurelementer (uanset om de er geometriske eller ikke) giver ikke tegn, der består af ordelementer, fornødent særpræg, hvis disse ikke kan aflede forbrugerens opmærksomhed fra det beskrivende budskab/budskabet uden fornødent særpræg, som sidstnævnte formidler. I disse sager er det nødvendigt at foretage en udtømmende vurdering af figurelementets "visuelle virkning" i forhold til ordelementets. Se f.eks. følgende afviste varemærker. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 11 439 932 For tjenesteydelser i klasse 39 og 41 (herunder bilklubydelser) Trukket tilbage I denne sag er elementet "suset" ikke nok til at tilføre varemærket fornødent særpræg. Det fanger ikke øjet, det er ikke bemærkelsesværdigt eller let at huske, og det er heller ikke dominerende i forhold til de øvrige ordelementer og figurelementer. Suset (og de øvrige figurelementer, dvs. fontene, farverne og etiketten) kan desuden ikke aflede forbrugerens opmærksomhed fra det tydeligt beskrivende budskab/budskabet uden fornødent særpræg, der formidles af udtrykket "SUPERCAR EXPERIENCE". En tilsvarende begrundelse finder alt andet lige også anvendelse på figurelementet i følgende tegn. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 11 387 941 Klasse 9, 35 og 41 Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 62
Derimod er følgende varemærker blevet godkendt. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 10 894 996 Varer og tjenesteydelser i klasse 12, 35 og 36 (registreret) EF-varemærkenr. 10 834 299 Varer og tjenesteydelser i klasse 9, 38 og 42 (registreret) I begge tilfælde har nogle af de figurelementer (tegnet før ordet "Specialized" og de fem rektangler til højre for ordet "ECO", der er arrangeret i en cirkelform) en selvstændig visuel virkning med samme betydning for det samlede indtryk af tegnet som ordelementet og kan derfor tiltrække forbrugerens opmærksomhed. Ordelementer kombineret med almindelige etiketter/etiketter uden fornødent særpræg I nogle sager kombineres beskrivende ordelementer og/eller ordelementer uden fornødent særpræg med elementer, der, selv om de ikke er enkle geometriske former, ikke desto mindre består af almindelige etiketter/etiketter uden fornødent særpræg. Disse etiketter kan ikke fæstne sig i forbrugerens erindring, da de er for enkle og/eller almindeligt brugte i handelen i forhold til de varer/tjenesteydelser, der søges registreret. Se nedenstående eksempel. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 116 434 Klasse 32 (afvist) Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 1 166 164 Tjenesteydelser i klasse 35, 37 og 42 Med hensyn til den relevante kundekreds' opfattelse af prissedlens form og farve er farvede prissedler almindeligt brugt i handelen til alle former for varer og tjenesteydelser. At prissedlen i ovenstående varemærker derfor kan tiltrække kundekredsens opmærksomhed vil ikke påvirke betydningen af de dominerende ordelementer. Ofte vil formen desuden styrke ordelementernes salgsfremmende karakter i den relevante kundekreds' bevidsthed (dom af 3. juli 2003, sag T-122/01, Best Buy, præmis 33-37). I disse tilfælde tilfører tilføjelsen af "almindelige" farver (eller en kombination deraf) heller ikke tegnet fornødent særpræg. Dette gælder i endnu højere grad, når funktionen af den farve, der søges registreret, ikke blot har en dekorativ funktion. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 63
Dette er følgende varemærke et eksempel på. Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 10 849 263 Tjenesteydelser i klasse 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 og 45 (afvist) Det forhold, at denne form for etiket normalt bruges til varer (som spiritus, nougat osv.) er ikke nok til at tilføre tegnet en tilstrækkelig grad af fornødent særpræg i forhold til tjenesteydelser. 2.4 Almindelige tegn eller angivelser (artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen) 2.4.1 Generelle bemærkninger Artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen udelukker varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne. I denne sammenhæng kan tegnets almindelige karakter henvise til andet end selve varernes eller tjenesteydelsernes kendetegn eller egenskaber. Denne hindring for registrering dækker også ord, som oprindelig ikke havde nogen betydning eller havde en anden betydning. Desuden dækker den bestemte forkortelser, der nu indgår i uformel sprogbrug eller jargon og derved er blevet almindelige i handelen. Et afslag baseret på artikel 7, stk. 1, i litra d), i EF-varemærkeforordningen dækker også figurelementer, der enten er blevet almindelige eller standardbetegnelser for varer og tjenesteydelser, f.eks. et hvidt "P" på blå baggrund for parkeringspladser eller Æskulapstaven for apoteker. Inden for vin og spiritus dækker det de såkaldte traditionelle udtryk der, selv om de ikke er geografiske udtryk, beskriver bestemte produkttyper efter deres art, om end begrænset til bestemte geografiske områder. 2.4.2 Tidspunkt, hvor et udtryk bliver almindeligt EF-varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra d) overlapper litra b) og c), og det vil derfor være sjældent, at en afgørelse alene er baseret på førstnævnte. Grunden er, at et varemærkes særpræg eller beskrivende karakter skal vurderes både i henseende til datoen for indgivelse af ansøgningen og datoen for afgørelsen, så spørgsmålet om, hvorvidt et udtryk eller et figurelement ikke havde beskrivende karakter eller særpræg mange år før denne dato, eller da udtrykket først blev skabt, vil være irrelevant i de fleste sager. I nogle sager bliver et tegn, der søges registreret, almindeligt efter registreringen. Ændringer i betydningen af et tegn, som kan medføre, at tegnet bliver almindeligt efter registrering, fører ikke til en ugyldighedserklæring (ex tunc) i henhold til artikel 52, Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 64
stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen, men kan føre til et varemærkes fortabelse med ex nunc-virkning i henhold til artikel 51, stk.1, litra b), i EFvaremærkeforordningen. EF-varemærket "STIMULATION" blev f.eks. annulleret med den begrundelse, at udtrykket var blevet almindelig brugt i forbindelse med energidrikke. 2.4.3 Vurdering af almindelige udtryk Retten fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen ikke finder anvendelse, når tegnets brug på markedet er blevet begrænset til kun én erhvervsdrivendes brug (som ikke er den enhed, der ansøger om EF-varemærket) (dom af 7. juni 2011, sag T-507/08, 16PF). At EF-varemærkeansøgeren ikke var den første erhvervsdrivende, der brugte tegnet som et varemærke, er med andre ord ikke tilstrækkelig begrundelse for at betragte det som almindeligt. For at påvise at et varemærke er en almindelig betegnelse, skal undersøgeren fremlægge dokumentation (der ofte vil komme fra internettet) for, at de relevante forbrugere har været eksponeret for varemærket i en ikkevaremærkesammenhæng, og at de følgelig genkender varemærkets almindelige præg i forhold til de varer og tjenesteydelser, der søges registreret. Artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen finder ikke anvendelse, når et varemærke består af et mere generelt anprisende udtryk, som ikke har nogen sædvanlig forbindelse til de pågældende varer og tjenesteydelser (se dom af 4. oktober 2001, sag C-517/99, Bravo, præmis 27 og 31). Retten bestemte, at udtrykket "5 HTP" er en almindelig betegnelse for det aktive stof 5-hydroxytryptophan, som modvirker dårligt humør og depression og bruges i lægemidler (dom af 9. marts 2011, sag T-190/09, 5 HTP). Retten tog indsigelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen til følge og fastslog, at forbrugernes eksponering for dette tegn havde været af en sådan art, at de på lægemiddelområdet ville opfatte det som en almindelig betegnelse for denne bestemte form for lægemiddel. I den sammenhæng fastslog Retten, at det var uvæsentligt, om kundekredsen vidste eller ikke vidste, hvad denne forkortelse står for. Manglen på beskrivende betydning i forbrugerens øjne kan derfor være et ineffektivt argument imod en indsigelse, der rejses i henhold til artikel 7, stk. 1, litra d), i EFvaremærkeforordningen. 2.4.4 Anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen på plantesortsnavne Det bør bemærkes, at dette spørgsmål af generisk karakter kan opstå i forbindelse med undersøgelsen af varemærker, som udelukkende består af et plantesortsnavn, som falder sammen med dennes betegnelse. I ovenstående del af retningslinjerne fastslås det, at undersøgerne hvis den tilgængelige dokumentation godtgør, at et bestemt plantesortsnavn er blevet almindeligt i EU som en generisk betegnelse på den pågældende sort, ud over at gøre indsigelse mod det varemærke, der søges registreret, i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen med den begrundelse, at det varemærke, der søges registreret, er beskrivende også skal gøre indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra d), i EF-varemærkeforordningen med den supplerende begrundelse, at varemærket udelukkende består af et udtryk, der er blevet generisk på det relevante handelsområde i EU. Se ovenfor under punkt 2.3.2.10 Plantesortsnavne Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 65
2.5 Udformninger med en i alt væsentligt teknisk funktion, væsentlig æstetisk værdi, eller som følger af varens egen karakter (artikel 7, stk. 1, litra e), i EFvaremærkeforordningen) 2.5.1 Generelle bemærkninger Artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen udelukker tegn fra registrering, som udelukkende består af i) en udformning, der følger af varens egen karakter, ii) en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi. Det skal erindres, at en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EFvaremærkeforordningen ikke er begrundet, når det tegn, der søges registreret, består af en udformning kombineret med supplerende beskrivende udtryk (f.eks. ord og/eller figurelementer), da tegnet som helhed ikke udelukkende ville bestå af en form. Artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen fastlægger dog ikke den type tegn, som skal betragtes som udformninger i henhold til denne bestemmelse. Der sondres ikke mellem tredimensionale tegn, todimensionale tegn og todimensionale gengivelser af tredimensionale former. Det skal derfor fastslås, at artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen kan finde anvendelse på varemærker, der gengiver former, uanset i hvilken dimension de gengives (dom af 8. maj 2012, sag T-331/10, Surface covered with black dots, præmis 24). Artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen finder derfor ikke udelukkende anvendelse på tredimensionale former. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at klassificering af et varemærke som "figurativt" i henhold til fast retspraksis ikke altid udelukker, at hindringerne for registrering i artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen kan finde anvendelse. Domstolen og Retten har fastslået, at retspraksis i henseende til tredimensionale varemærker, der består af selve varens udseende, finder tilsvarende anvendelse på "figurative" varemærker, der består af todimensionale gengivelser af produkter (dom af 22. juni 2006, sag C-25/05 P, Sweet wrapper, præmis 29, dom af 4. oktober 2007, sag C-144/06, Tabs, præmis 38). Artikel 7, stk. 3 i EF-varemærkeforordningen præciserer, at udformninger, der følger af varens egen karakter (uanset om disse findes i naturen eller er fremstillet), i det væsentlige funktionelle udformninger eller udformninger, hvorved varen får en væsentlig værdi, ikke kan imødegå en indsigelse, der er rejst i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen, med dokumentation for, at de har erhvervet fornødent særpræg. Følgelig er beskyttelse af et varemærke udelukket, når udformningen henhører under artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen, uanset om den pågældende udformning rent faktisk har fornødent særpræg i handelen. I den henseende skal det bemærkes, at Domstolen i sin præjudicielle afgørelse af 20. september 2007, sag C-371/06, BENETTON, om fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104, artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led (der svarer til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen) fastslog, at udformningen af et produkt, der giver samme produkt en væsentlig værdi, ikke kan udgøre et varemærke i henhold til artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv (som svarer til artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen), Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 66
selv ikke hvis produktet forud for ansøgningen om registrering fik sin tiltrækningskraft som følge af, at den blev anerkendt som et tegn med fornødent særpræg efter reklamekampagner, der viste det pågældende produkts kendetegn. Dertil kommer, at Domstolen i sin præjudicielle afgørelse af 8. april 2003, forenede sager C-53/01, C-54/04 og C-55/01, Linde, præmis 44, fastslog, at eftersom artikel 3, stk. 1, litra e) i Rådets første direktiv er en foreløbig hindring, der kan betyde, at et tegn, som udelukkende består af varens udformning, ikke bliver registreret, følger det deraf, at tegnet, hvis et eller flere af kriterierne i samme bestemmelse er opfyldt, ikke kan registreres som et varemærke. Domstolen slog også fast, at det stadig, hvis en foreløbig hindring imødegås, er nødvendigt at fastslå, om en ansøgning om registrering af varernes tredimensionale form skal afslås i henhold til en eller flere hindringer for registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b) til d), præmis 45). Hvis undersøgelsen af et tegn i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EFvaremærkeforordningen fører til den konklusion, at et af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, følger det, at det ikke længere er nødvendigt at behandle spørgsmålet om, hvorvidt tegnet har erhvervet fornødent særpræg gennem brug, eftersom en indsigelse rejst i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EFvaremærkeforordningen ikke kan imødegås ved, at artikel 7, stk. 3, i EFvaremærkeforordningen påberåbes (dom af 6. oktober 2011, sag T-508/08, Representation of a loudspeaker, præmis 44). Ovenstående forhold viser fordelen ved at foretage en forudgående undersøgelse af tegnet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen, hvor flere af de absolutte hindringer for registrering i artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen kan finde anvendelse, selv om der ikke er nogen forpligtelse til først at undersøge det pågældende tegn i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen. Når det tegn, som søges registreret, derfor består af en form, der af den relevante kundekreds sandsynligvis både kan opfattes som blot funktionel og som en form, der ikke i væsentlig grad adskiller sig fra normerne i sektoren, og manglen på fornødent særpræg er mere veldokumenteret end henvisningen til funktionalitet, kan det være at foretrække at rejse indsigelse udelukkende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EFvaremærkeforordningen (dom af 18. januar 2013, sag T-137/12, Shape of a vibrator, præmis 33). Hvis alle de forskellige elementer, der udgør formen, på den anden side klart kan identificeres fra starten, og det kan konkluderes, at alle de væsentlige (dvs. de vigtigste) egenskaber udfylder en teknisk funktion eller tilfører varerne væsentlig værdi, bør undersøgerne i første omgang rejse indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) eller iii), i EF-varemærkeforordningen, afhængigt af sagen. Af hensyn til et sundt, effektivt retsplejesystem og af procesøkonomiske hensyn bør en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen derfor rejses så hurtigt som muligt. Efter en oprindelig indsigelse, der alene er rejst i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), og/eller litra c), i EF-varemærkeforordningen er det også muligt, at ansøgerens dokumentation viser, at alle den pågældende forms væsentlige egenskaber udfylder en teknisk funktion, eller at formen tilfører varerne en væsentlig værdi. I sådanne sager bør der rejses endnu en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii) eller iii), således at ansøgeren kan indgive sine indlæg i den sammenhæng. Denne tilgang vil dog kun være mulig i et begrænset antal sager. I dette scenario kan ansøgeren søge at Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 67
imødegå indsigelsen ved hjælp af argumenter alene, eftersom der ikke vil blive taget hensyn til beviset for erhvervet fornødent særpræg i forbindelse med en indsigelse, der rejses i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), i EF-varemærkeforordningen. 2.5.2 Udformning, der følger af varens egen karakter I henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), i EF-varemærkeforordningen er det ikke muligt at registrere tegn, der alene består af en udformning, der følger varens egen karakter. Denne hindring for registrering finder kun anvendelse, hvis det varemærke, der søges registreret, udelukkende består af varernes normale form (fremstillet, eller som den findes i naturen), f.eks. nedenstående realistiske gengivelse af en banan for bananer: Det bør bemærkes, at det, når et bestemt produkt findes i flere udformninger, ikke vil være hensigtsmæssigt at rejse indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), i EF-varemærkeforordningen, eftersom der ikke kun findes én enkelt naturlig udformning af varerne. Det vil f.eks. ikke være korrekt at anvende denne hindring for registrering på nedenstående udformning af hovedet på en el-shaver, hvor specifikationen gjaldt "el-shavere", eftersom disse ikke nødvendigvis skal fremstilles med denne konfiguration: Andre hindringer for registrering kan dog stadig finde anvendelse, såsom i den foreliggende sag en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i EFvaremærkeforordningen, da de væsentligste træk ved den pågældende udformning er funktionelle (dom af 18. juni 2002, sag C-299/99, Philips). I alle de sager, hvor det varemærke, der søges registreret, udelukkende består af varernes form, der følger af deres karakter, kan der desuden rejses indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen med den begrundelse, at den pågældende udformning beskriver varernes karakter. 2.5.3 Udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i EF-varemærkeforordningen udelukker registrering af tegn, der udelukkende består af varens form, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 68
Domstolen har afsagt to førende domme vedrørende spørgsmålet om væsentlige funktionelle udformninger, der indeholder vejledning om undersøgelsen af varemærker, der udelukkende består af funktionelle udformninger (præjudiciel afgørelse af 18. juni 2002, sag C-299/99, Philips, og dom af 14. september 2010, sag C-48/09 P, Red Lego brick), der bl.a. fortolker artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv, som svarer til artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen. Vedrørende ovennævnte tegn fastslog Domstolen, at navnlig i forbindelse med tegn, der udelukkende består af varens udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og som er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), nr. ii),, skal det fastslås, at denne bestemmelse har til formål at udelukke registrering af udformninger, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, således at varemærkerettens iboende eneret ville være til hinder for, at konkurrenterne kunne udbyde en vare, der inkorporerer en sådan funktion, eller i det mindste for, at de frit kan vælge den tekniske løsning, de måtte ønske at anvende for at inkorporere en sådan funktion i deres vare, (præjudiciel afgørelse af 18. juni 2002, sag C-299/99, Philips, præmis 79). Det skal bemærkes, at sigtet med artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i EFvaremærkeforordningen, hvori der henvises til tegn, der "udelukkende" består af varens udformning, som er "nødvendig" for at opnå et teknisk resultat, er at sikre, at alene udformninger af varer, der kun inkorporerer en teknisk løsning, og hvis registrering som varemærke derfor rent faktisk ville vanskeliggøre andre virksomheders brug af den pågældende tekniske løsning, ikke må registreres (Red Lego brick, præmis 48). Et tegn består "udelukkende" af varens udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, når alle udformningens væsentlige kendetegn svarer til den tekniske funktion, og tilstedeværelsen af ikkevæsentlige kendetegn, der ikke har en teknisk funktion, er herved uden betydning (Red Lego brick, præmis. 51). Der kan være tale om alternative udformninger, som har andre dimensioner, eller et andet design, der gør det muligt at opnå samme tekniske resultat. Dette udelukker ikke i sig selv anvendelsen af denne bestemmelse (Red Lego brick, præmis 53-58). Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), kan dog ikke anvendes, hvis varens udformning inkorporerer et væsentligt ikkefunktionelt element, såsom et dekorativt eller fiktivt element, der spiller en vigtig rolle i udformningen (Red Lego brick, præmis. 52). Tilstedeværelsen af et eller flere vilkårlige elementer af mindre betydning i et tredimensionalt tegn, hvis væsentlige kendetegn alle er bestemt af den tekniske løsning, som tegnet udtrykker, er uden betydning for konklusionen om, at det pågældende tegn udelukkende udgøres af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Korrekt anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), forudsætter en fyldestgørende identifikation af det tredimensionale tegns væsentlige kendetegn. Udtrykket Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 69
"væsentlige kendetegn" skal forstås som henvisende til tegnets vigtigste elementer (Red Lego brick, præmis 68-69). Identifikationen af disse væsentlige kendetegn skal foretages fra sag til sag. Når tegnets væsentlige kendetegn er identificeret, skal det dernæst efterprøves, om disse kendetegn alle svarer til den omhandlede vares tekniske funktion. I vurderingen af en EF-varemærkeansøgning i forhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), skal der tages hensyn til betydningen af udtrykket "teknisk resultat". Dette udtryk skal fortolkes bredt og omfatter udformninger, der f.eks.: passer med en anden artikel giver den største styrke bruger mindst materiale sikrer hensigtsmæssig opbevaring eller transport. En førende sag om væsentlige funktionelle udformninger vedrører udformningen af en byggeklods i et byggelegetøjssæt. I et søgsmål om annullation erklærede to af Harmoniseringskontorets instanser (først annullationsafdelingen og derefter det store kammer) EF-varemærkenr. 107 029 for ugyldigt for nedenstående tredimensionale tegn, for så vidt angår byggelegetøj i klasse 28: Tegn EF-varemærkenr. Varer og tjenesteydelser EF-varemærkenr. 107 029 Klasse 28 (byggelegetøj) Det store kammer fastslog navnlig, at flere egenskaber ved den "Røde Legoklods" alle udførte bestemte tekniske funktioner, nemlig i) knopperne [rørene på klodsens overside]: Højde og diameter giver byggeklodserne evnen til at sidde sammen; antallet af knopper giver forskellige måder at sætte klodserne sammen på; knoppens fordeling muliggør forskellige byggekombinationer, ii) rørene [inden i klodsen]: evne til at sidde sammen, antallet for at opnå den bedste evne til at sidde sammen i alle positioner; væggenes tykkelse muliggør en fjederfunktion; iii) siderne: kan forbindes med siderne på andre klodser og derved skabe en mur; iv) den udhulede underside: til sammenføjning i [rørene på klodsens overside] og gøre det muligt at sætte dem sammen og v) den overordnede udformning: byggeklods; af en størrelse, så et barn kan holde den i hånden (afgørelse af 10. juli 2006, sag R 856/2004G, præmis 54). Retten afviste klagen over ovenstående afgørelse og bekræftede det store kammers konklusion, idet den fastslog, at sidstnævnte havde anvendt artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i EF-varemærkeforordningen korrekt (dom af 12. november 2008, sag T-270/06, Red Lego brick. Efter en appel bekræftede Domstolen i dom af 14. september 2010, sag C-48/09 P, Red Lego brick, Rettens dom og fastslog følgende: Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 70
.. den løsning, der er inkorporeret i den udformning af varen, som er blevet undersøgt, er en løsning, som er at foretrække rent teknisk for kategorien af de omhandlede varer. Hvis det tredimensionale tegn, der udgøres af en sådan udformning, var registreret som varemærke, ville det være vanskeligt for varemærkeindehaverens konkurrenter at markedsføre udformninger af varen, som udgør reelle alternativer, dvs. udformninger, som ikke er lignende, og som ikke desto mindre er interessante for forbrugeren set fra et funktionelt synspunkt (præmis 60). Domstolen præciserede at det er lige så vigtig at bestemme en udformnings væsentlige kendetegn så objektivt som muligt i forbindelse med anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i EF-varemærkeforordningen. Domstolen tilføjede, at en sådan identifikation, alt efter omstændighederne i sagen og navnlig henset til graden af vanskeligheder forbundet med den, kan foretages ved hjælp af en simpel visuel analyse af det pågældende tegn eller omvendt baseres på en indgående undersøgelse, hvorved der tages hensyn til elementer, der er relevante for bedømmelsen, såsom undersøgelser og ekspertvurderinger eller sågar oplysninger, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, som tidligere er tildelt i forbindelse med den omhandlede vare (præmis 71). Videre fastslog Domstolen, at: Den tekniske funktionalitet ved en udformnings kendetegn kan bl.a. vurderes ved at tage hensyn til den dokumentation, der vedrører ældre patenter, som beskriver den pågældende udformnings funktionelle elementer (præmis 85). Det forhold, at den pågældende udformning er eller har været genstand for et krav i et registreret patent eller en patentansøgning, udgør derfor umiddelbart bevis for, at de aspekter af udformningen, der blev identificeret som funktionelle i patentkravet, er nødvendige for at opnå et teknisk resultat. En sag vedrørende følgende udformning af "knive og knivskafter" er et eksempel på, hvordan man identificerer de væsentlige kendetegn ved en udformning, og hvordan man vurderer, om alle disse kendetegn udfylder en teknisk funktion: Tegn Sag Dom af 19. september 2012, sag T-164/11 Shape of knife handles I denne sag blev den udformning, der ønskedes registreret, beskrevet som.. et lettere buet knivskaft kendetegnet ved en lille vinkel på 5-10 grader mellem knivsblad og perlemorsgrebets langsgående akse og en midterdel med en let rundet yderside, der bliver bredere hen imod de tilspidsede hjørner ved knivens bagkant. I knivskaftet er også en riflet skrue. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 71
Domstolen fastslog følgende: Det fremgår af patentet [som indgiveren af ugyldighedsbegæringen har påberåbt sig], at den tekniske effekt af vinklen mellem knivsbladet og perlemorsskaftets langsgående akse letter skærefunktionen. Midterdelen er af særlig betydning for lange skærefunktioner. Det gør det muligt at skære mere præcist og samtidig lægge et større pres i skærefunktionen. Endelig gør den riflede skrue det muligt at åbne skaftet og udskifte knivsbladene uden anvendelse af andre værktøjer og uden at hindre håndtering af kniven under anvendelse (præmis 30). Domstolen konkluderede, at tegnets vigtigste elementer, der udgjorde dens væsentlige kendetegn, alle er rent funktionelle (præmis 33). 2.5.4 Udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi I henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii) i EF-varemærkeforordningen kan tegn, der udelukkende består af udformningen, hvorved varen får en væsentlig værdi, ikke registreres, eller de vil sandsynligvis blive erklæret ugyldige, hvis de er registreret. Samme udformning kan i princippet beskyttes både som et design og et varemærke, men det bør bemærkes, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i EF-varemærkeforordningen kun udelukker registrering af varemærkebeskyttelse af udformninger i visse specifikke tilfælde, nemlig når et tegn udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi. Til dato vedrører den eneste førende sag om udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, nedenstående tredimensionale gengivelse af en højttaler, der var genstand for afgørelsen af 10. september 2008, sag R 497/2005-1. Tegn Sag Afgørelse af 10. september 2008, R 497/2005-1 Varerne var ud over højttalerne andre anordninger til modtagelse, behandling, gengivelse, regulering eller distribution af lydsignaler i klasse 9 samt musikmøbler i klasse 20. Første Appelkammer fastslog i sin afgørelse, at den pågældende højttalers udformning vil blive opfattet som en slags ren, slank, tidløs skulptur, og at udformningen i sig selv er det afgørende element for den relevante kundekreds, som vil opfatte udformningen som en væsentlig værdi ved produktet (præmis 34). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 72
Domstolen bekræftede i dom af 6. oktober 2011, sag T-508/08, Representation of a loudspeaker, ovenstående afgørelse. Dette er indtil videre den eneste dom afsagt af Retten og Domstolen i EU vedrørende ornamentale udsmykninger, hvorved en vare får en væsentlig værdi. Domstolen mindede om, at det umiddelbare formål med at hindre registrering af udformninger, der er rent funktionelle, eller som tilfører varen en væsentlig værdi, er at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes til at gøre andre rettigheder, som lovgiver har ønsket at underlægge "forældelsesfrister", evigtvarende (præmis 65). Vedrørende sagens substans fastslog Domstolen, at for varer som dem, der er anført ovenfor, var designet et element af meget stor betydning for forbrugerens valg, også selv om forbrugeren tager hensyn til andre kendetegn ved de pågældende varer. Efter at have fastslået, at den udformning, der søgtes registreret, vidner om et ganske særligt design, som er et væsentligt element i selskabets varemærkestrategi, og som øger varens tiltrækningskraft, dvs. dens værdi, bemærkede Domstolen også, at det fremgik af den fremlagte dokumentation, nemlig uddrag fra internetsider fra distributører, online-auktionshuse eller second-hand shops, at denne udformnings æstetiske egenskaber først fremhæves, og at en sådan udformning opfattes som en slags ren, slank og tidløs skulptur, som gengiver musik, hvilket udgør et væsentligt forhold i et salgsargument (præmis 75). Domstolen konkluderede således, at den udformning, der er søgt registreret, tilfører den pågældende vare en væsentlig værdi, uafhængigt af den pågældende vares øvrige kendetegn. Det følger af ovennævnte dom, at det er vigtigt at fastslå, om en udformnings æstetiske værdi i sig selv i vid udstrækning kan bestemme produktets kommercielle værdi og forbrugerens valg. Det er uvæsentligt, om produktets samlede værdi også påvirkes af andre faktorer, hvis den værdi, som udformningen tilfører, i sig selv er væsentlig. I praksis vil denne hindring for registrering hovedsagelig finde anvendelse på varer, hvor den pågældende genstands udformning er den væsentligste, om end ikke nødvendigvis den eneste, faktor, der er bestemmende for beslutningen om at købe den. Dette vil f.eks. være tilfældet med kunstgenstande og genstande som smykker, vaser og andet, der primært købes på grund af den æstetiske værdi ved deres udformning. På den anden side er det forhold, at udformningen er indtagende eller attraktiv, ikke nok til at udelukke den fra registrering. Hvis det var tilfældet, ville det være så godt som umuligt at forestille sig et varemærke for en udformning, eftersom der i det moderne erhvervsliv ikke findes et industriprodukt, som ikke har været genstand for undersøgelser, forskning og industrielt design før dets eventuelle lancering på markedet (afgørelse af 3. maj 2000, sag R 395/1999-3, Gancino quadrato singolo, præmis 1-2 og 22-36). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 73
Appelkammeret fastslog f.eks., at nedenstående udformning ikke tilfører varen væsentlig værdi. Tegn Sag Afgørelse af 14. december 2010, sag R 486/2010-2. Shape of a chair Appelkammeret fastslog, at ovennævnte udformning, selv om den var æstetisk indtagende og visuelt tiltrækkende, ikke i tilstrækkelig grad afveg fra normerne for afbildning af stole på datoen for ansøgningens indgivelse. Det fastslog videre, at stolen også blev købt som et siddemøbel og brugt som et behageligt kontormøbel i hjemmet eller på arbejdspladsen. Det fandt, at denne sag adskilte sig fra ovennævnte "Højttaler", idet kendetegn som det forhold, at ryglænet er kurvet og derved støtter lænden, og at armlænene og de fire hjul på benene også øger komforten, var synlige i udformningen til forskel fra de tekniske højttalerens kendetegn i afgørelsen om "Højttaler". Appelkammeret fandt, at den status som "design-ikon", som indehaveren af varemærket påberåbte sig med hensyn til ovennævnte stol, ikke automatisk viser, at produktets værdi primært var knyttet til udformningen i sig selv, idet denne snarere var resultatet af det forhold, at stolen har et robust, komfortabelt og ergonomisk design, der især er blevet berømt på grund af den store markedsføringsindsats gennem årene. Appelkammeret bemærkede også, at indehaveren af varemærket ikke havde påstået, at udformningens værdi lå i dens visuelle tiltrækningskraft, og at den begærende part ikke havde dokumenteret, at sælgere hovedsagelig reklamerede for stolen med henvisning til dens æstetiske udseende (præmis 21-23) (det skal bemærkes, at Appelkammerets afgørelse blev appelleret, og at sagen endnu ikke er afgjort af Retten, sag T-161/11). Det er nødvendigt at undersøge disse varemærker enkeltvis. I de fleste af disse sager er det kun muligt at foretage en grundig undersøgelse, hvis det på baggrund af information og dokumentation fra ansøgeren (eller tredjepart) godtgøres, at udformningens æstetiske værdi i sig selv i vid udstrækning kan bestemme produktets kommercielle værdi og forbrugerens valg. Dette var netop tilfældet i de to ovennævnte sager. I sagen om højttaleren var det først efter, at der var foretaget en grundig vurdering af ansøgerens dokumentation, at Appelkammeret gjorde indsigelse med denne begrundelse, og i den ovenfor beskrevne sag var dokumentationen blevet fremlagt af den begærende part, men denne viste sig at være utilstrækkelig. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse. Side 74