KANDIDATAFHANDLING CAND. MERC. JUR Parallelimport - Retstilstanden og de modstridende interesser Forfatter: Teresa Thuy Linh Vu Juridisk vejleder: Thomas Neumann Antal anslag: 133.844 BSS, Aarhus Universitet Januar 2015
Abstract Parallel imports is a growing phenomena. It occurs when there exists price differences on the markets, which makes it possible for unauthorized dealers (parallel importers) to sell cheaper products in the import state compared to the price of the trademark owners authorized dealers. The parallel importers is reselling branded goods obtained by the trademark owner, and this is indeed legal because of the exhaustion principle. The trademark owner loses its exclusive rights to the product, when there has been a first sale of the product within the EU. This enlightens the conflicting interests, thus the trademark owner regarding its exclusive rights and the parallel importers and the consumers regarding the competition. This has led to an interest in clarifying the legal boundaries for the exhaustion principle and parallel imports. The aim of the thesis is therefore through a legal and economic point of view to clarify the legal situation regarding parallel imports. In this thesis, there will be examining the elements that must be present to trigger the exhaustion. Furthermore the trademark owners opportunity to prevent a resale following section six of the Danish Trademark Law will be examined by analyzing the recent judgments related thereto. All this for the purpose of identifying the regulation and making it easier for the parties to deal with the trademark law and parallel imports. It was found that the regulation of parallel imports of pharmaceuticals can be concretized because of the similarity outcomes of the judgments, making it easier for the parties to know its rights regarding repackaging and relabeling pharmaceuticals. In cases like these, the parallel importer is entitled to change the package of the pharmaceuticals, if it is objectively necessary to gain efficient access to the market, or does not damage the reputation of the trademark. It has shown that changing the name to the original name on the pharmaceuticals is not necessary to gain access to the market. It is also important for the parallel importers to make the least possible interference when changing the packaging, which means that multipacking or labels must be used when possible instead of repackaging. The criteria of damage is being assessed after whether the sign of the parallel importer, in relation to a co-branding, is distinctive so that the consumer may get a perception of a relationship between the two parties. The more distinctive the sign is, the more it will point towards a unlawful co-branding and consequently an unjustified change in the package. However, the regulation of parallel imports of products not being pharmaceuticals, was not possible to concretize. The parties can therefore not be certain on the regulation when dealing with parallel imports of other product groups then pharmaceuticals. 2
In the economic analysis there will be looked in to the effects of parallel imports. Parallel imports may seem inconvenient from the trademark owners point of view, but is made legal because of its contribution to an efficient competition. Though there seems to be many other negative effects in relation to the legalization of parallel imports. The allowing of parallel importers may result in a inferior consumer welfare and products of poorer quality. Free-riders occurs by taking advantage of the investments and marketing expenses that the trademark owner and its authorized dealers has held. The theories behind parallel imports has been applied in practice on the chain Normal to get a deeper understanding of the concept. It was found that the chain used most of the elements characterizing parallel imports. With the current legislation of parallel imports, there does not seem to be an end for parallel importers like Normal. It has been partially possible to concretize the regulation of parallel imports. In addition there has been found several arguments against parallel import, which may contribute to a stronger legislation. 3
1 INDLEDNING, PROBLEMFORMULERING, AFGRÆNSNING OG METODE... 6 1.1 INDLEDNING... 6 1.2 PROBLEMFORMULERING... 6 1.3 AFGRÆNSNING... 7 1.4 METODE... 8 2 VAREMÆRKEBESKYTTELSE OG KONSUMPTION... 8 2.1 VAREMÆRKEDIREKTIVET OG VAREMÆRKELOVEN... 9 2.2 KONSUMPTIONSPRINCIPPET OG PARALLELIMPORT... 12 2.2.1 Markedsføring... 15 2.2.2 Samtykke... 16 2.2.3 Bevisførelse... 17 3 AT MODSÆTTE SIG FORTSAT MARKEDSFØRING... 19 3.1 OMPAKNING/OMMÆRKNING AF LÆGEMIDLER... 20 3.1.1 Objektivt nødvendigt... 23 3.1.1.1 Sampakning... 25 3.1.2 De- og co-branding... 26 3.1.3 Angivelse af de ansvarlige på pakken... 27 3.1.4 Generisk betegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.1.5 Bevisbyrde... 28 3.1.6 Sammenfatning... 28 3.2 ANDRE VAREGRUPPER END LÆGEMIDLER... 30 3.2.1 U.2006.3158H:... 30 3.2.2 U.2013.376H og U.1979.593SH... 32 3.2.3 SH2014.A-0009-13... 34 3.2.4 Sammenfatning... 35 3.3 DELKONKLUSION... 36 4 DET KONKURRENCEMÆSSIGE ASPEKT... 38 4.1 DE MODSTRIDENDE HENSYN... 38 4.2 EFFEKTER AF PARALLELIMPORT... 39 4.2.1 Prisdiskrimination i relation til parallelimport... 40 4.2.2 Free rider-argumentationen... 44 4.3 BEGRÆNSNING AF PARALLELIMPORT... 45 4.3.1 Markedstilpasning... 46 4.3.2 National prisregulering... 47 4.4 DELKONKLUSION... 48 5 CASE: 'NORMAL'... 50 5.1 KONCEPT... 50 4
5.2 MULIGHED FOR PARALLELIMPORT... 51 5.2.1 Billigere varer... 52 5.2.2 Begrænset markedsføring... 53 5.3 FORRETNINGSMODELLEN HOS NORMAL... 53 5.4 NORMALS BETYDNING FOR SAMFUNDET... 54 5.5 SAMMENFATNING... 55 6 KLAR ELLER UKLAR RETSTILSTAND... 56 6.1 KONKRETISERING AF REGLERNE... 56 6.2 FREMTIDIG JURA... 57 7 KONKLUSION... 58 5
1 Indledning, problemformulering, afgrænsning og metode 1.1 Indledning Enhver varemærkeindehaver har, efter varemærkelovens 4, eneret til markedsføring og salg af sine varer. I forhold til varemærkeretten er det blandt andet begrundet med, at varemærkeindehaveren skal kunne dække dens omkostninger forbundet med vedligeholdelse af varemærket og varemærkets goodwill gennem markedsføringen af mærkevaren(branding og reklamer) og service i forbindelse med salget (faguddannet salgspersonale, repræsentable showrooms mv.). Vigtigst er at forbrugere får en garanti på, at varer med virksomhedens varemærke på, oprindeligt hidrører fra varemærkeindehaveren. Lovgivningen tillader dog, at der foretages videresalg af ovennævnte varer af andre end varemærkeindehaveren, således at denne mister sin eneret over varerne, idet videresalget er med til at bidrage til en effektiv konkurrence. Dette åbner op for princippet i parallelimport, nemlig en lovliggørelse for de uautoriserede forhandlere, at opkøbe varer billigt i et land, for derefter at videresælge varerne i et andet land til en højere pris, i de lande hvor markedet er villig til at betale den høje pris. Dette er godt for den effektive konkurrence og hermed godt for samfundet og forbrugerne. Det er dog til gene for varemærkeindehaverne, i og med at der i forbindelse med videresalget kan opstå forringelse i service eller kvalitet, hvilket i nogle tilfælde kan have fatale konsekvenser for både varemærkeindehaveren og forbrugeren. Krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder giver derfor i nogle tilfælde denne medhold i en ulovliggørelse af specifikke parallelimporteringer. Grundet disse modstridende hensyn, hensynet til samfundet og forbrugere, varemærkeindehavere og parallelimportører, er det derfor interessant at klarlægge de juridiske grænser for parallelimport. 1.2 Problemformulering Der er ved gennemførslen af varemærkedirektivet, og efterfølgende varemærkeloven, hjemlet adgang til parallelimport. Parallelimport kan dog være til stor gene for mange og opfattes som en krænkelse mod varemærkeindehaverens rettigheder. Det er derfor vigtigt, at de legale grænser for parallelimport, hvori konsumptionsprincippet er gældende og hermed gør parallelimport lovligt, klargøres. Der er flere parter involverede og dermed også flere der skal tages hensyn til, hvorfor retspraksis på området efterhånden er vokset markant. 6
I denne forbindelse vil der indledningsvist ses på hovedreglen i forbindelse med varemærker, nemlig varemærkeindehaverens eneret til sit varemærke efter varemærkelovens 4. Derefter vil der ses på konsumptionsprincippet i varemærkelovens 6, stk. 1, som er undtagelsen til varemærkeindehaverens eneret til sit varemærke. Varemærkeindehaveren mister sin eneret over varemærket, når der er sket konsumption (første afsætning af varen). Det er derfor interessant at undersøge de elementer, der skal være til stede, for at der sker konsumption. I lovgivningen er der hjemlet en undtagelse til konsumptionsprincippet, hvormed parallelimport kan hindres, hvis der foreligger en rimelig grund til dette. Bestemmelsen har dog givet anledning til utallige sager, hvorfor det er interessant at undersøge, hvorledes retsstillingen er på dette område. Parallelimport er blandt andet lovligt, idet det bidrager til en effektiv konkurrence. Der foreligger således modstridende hensyn i forbindelse hermed, nemlig hensynet til rettighedshaveren gennem eneretten og hensynet til samfundet og forbrugeren gennem en effektiv konkurrence. For at forstå parallelimport fra forskellige aspekter, vil der derfor også ses på de konkurrencemæssige effekter der er forbundet med parallelimport. I forbindelse med dette vil der ydermere ses på, om der kan være andre hensyn eller grunde til en ulovliggørelse eller begrænsning af adgangen til parallelimport. Det er, efter undersøgelse af disse uklarheder, hensigten med afhandlingen at kunne præcisere retstilstanden. Det kan være svært for parterne at gennemskue reglerne på området, som hermed kan besværliggøre deres færden på området. Der vil derfor i det følgende undersøges, om reglerne for parallelimport kan konkretiseres med henblik på, at gøre det lettere for alle parter at forholde sig til de varemærkeretlige bestemmelser og parallelimport i dag. 1.3 Afgrænsning Immaterialretten indeholder blandt andet bestemmelser indenfor patenter, litterære og kunstneriske værker, design og varemærker. De forskellige immaterialretlige emner bliver beskyttet af immaterialretten på forskellige vilkår, idet de har forskellige formål og egenskaber. Behandlingen af parallelimport vil således være forskellig i forhold til hvilken del af immaterialretten man har at gøre med. Der er derfor i afhandlingen valgt kun at fokusere på parallelimport i forhold til varemærker. Idet der er valgt at fokusere på parallelimporten, ses der ikke på registreringsproceduren for et varemærke, hvorfor der i afhandlingen, når varemærker benævnes, er tale om godkendte registrerede varemærker. 7
En gennemgang af EU-retspraksis ville være relevant. Grundet omfanget og sprogbarrierer, afgrænses der dog til en vis grad at angå dansk lov og retspraksis ved gennemgangen af den seneste praksis angående parallelimport af varemærker. Varemærkeretten er også reguleret og kan beskyttes internationalt gennem blandt andet Pariserkonventionen, TRIPS mv. Det kunne være relevant at medtage disse bestemmelser, idet de også til en vis grad regulerer forholdet til parallelimport. Der er dog grundet afhandlingens tidsramme og omfang valgt ikke at medtage en indgående behandling af disse områder. 1.4 Metode Der vil i afhandlingen anvendes den retsdogmatiske metode, idet der forsøges at fortolke på eksisterende retsregler. Udarbejdelsen af analysen sker med henblik på at beskrive den gældende retstilstand. I forbindelse hermed anvendes relevante juridiske retskilder med hovedvægt på varemærkedirektivet og varemærkeloven, retspraksis og andet relevant juridisk litteratur. Ved hjælp af litteratursøgning gennem biblioteker, forskellige databaser og tidsskrifter, vil de nævnte retskilder blive anvendt, med henblik på at beskrive, analysere og fortolke de juridiske problemstillinger der kan være forbundet hermed. Den retspolitiske betragtning er påvirket af min analyse og også til en vis grad af min positive økonomiske analyse. I tilfælde af at der skulle foreligge mangler eller uoverensstemmelser i lovgivningen, vil afhandlingen afsnitsvist ændres til et retspolitisk perspektiv. I relation til afhandlingens økonomiske tilgang, vil der anvendes en økonomisk metode, desk research, med fokus på eksisterende litteratur. Der vil gøres brug af videnskabelige artikler og studier på området for at sikre overblik over området og belyse relaterede problemstillinger. Der gøres brug af sekundær litteratur, hvorfor der er en risiko for at resultaterne ikke er pålidelige. Materialerne er som i afhandlingens juridiske del fundet gennem biblioteket og dens databaser og videnskabelige tidsskifter. 2 Varemærkebeskyttelse og konsumption Et varemærke er meget vigtigt for en virksomhed. Varemærket alene er hverken af særlig stor betydning eller tilknyttet en bestemt værdi, da det blot er et symbol eller et kendetegn. Tages 8
varemærket af produktet, vil det heller ikke skabe en forringelse i produktets egenskab. 1 Dog forsynes varemærket på en virksomheds produkter, for at synliggøre varens oprindelse. 2 Varemærkeindehaveren kan ved at afholde visse udgifter og investeringer i varemærket gennem branding og reklame gøre varemærket kendt. Kunderne vil gennem varemærket blandt andet få et billede af virksomhedens funktionalitet, troværdighed og kvalitet. Produkter af samme art, kan umiddelbart ligne hinanden, hvis de ikke bar en form for kendetegn til adskillelse. Uden varemærket vil virksomheden derfor ikke kunne skille sig ud fra andre. Varemærket anses således som et bindeled mellem virksomheden og dens kundekreds gennem branding. På denne måde får varemærket en særlig stor erhvervsmæssig værdi og skaber en form for goodwill for virksomheden, som hermed er med til at gøre et varemærke så vigtig for virksomheder. 3 For forbrugeren har varemærket også værdi, idet forbrugeren ved køb af mærkevaren kan være sikker på, at denne er kommet i besiddelse af den ønskede varer og ikke et ringere produkt eller efterligning eller forfalskning. 2.1 Varemærkedirektivet og varemærkeloven Varemærker kan beskyttes efter reglerne i varemærkedirektivet. I direktivets art. 5, stk. 1 er indehaverens eneret til det registrerede varemærke hjemlet, hvorimod undtagelsen til eneretten, konsumptionsprincippet 4, er at finde i art. 7, stk. 1. Det er værd at bemærke, at den danske varemærkelov er baseret på reglerne i direktivet. Fortolkning af bestemmelserne skal således fortolkes efter direktivet og dennes anvisninger. Der er dog givet medlemsstaterne mulighed for fortsat at benytte de nationale bestemmelser og hermed beskytte varemærker efter disse bestemmelser. 5 Varemærkebeskyttelse kan således også opnås efter varemærkeloven, som fastslår varemærker som værende "særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed,. 6 og kan bestå af alle tegn såsom ord, bogstaver, tal, figurer, afbildninger eller varens form, udstyr eller emballage. 7 Det er dog et krav, at varemærket er egnet til at adskille sig fra andre virksomheders varemærke for at være beskyttet af loven. Det skal ligeledes benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed, jf. varemærkeloven 1. Samme bestemmelse giver varemærkeindehaverne en eneret til varemærket, som efter varemærkelovens 4, stk. 1 1 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. Immaterialret. s. 491 2 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 469 3 Varemærkelovens betænkninger 199/1958 4 Se afsnit 2.3 for yderligere gennemgang af princippet. 5 Varemærkedirektivets 4. og 5. betragtning. 6 Varemærkeloven 1 7 Varemærkeloven 2, stk. 1 9
indebærer, at indehaveren kan forbyde andre at gøre brug af tegn som er identiske eller forvekslende med indehaverens varemærke. Dette begrundes i, at der ikke skal kunne ske forveksling af varerne hos køberne. 8 Der opereres i denne forbindelse med et forvekslingsprincip, hvormed der ved sammenligningen blandt andet vurderes efter mærkelighed og varelighed. 9 Ved mærke-lighed vil der ved sammenligningen af to mærker ses på synsbilledet (mærkets udseende), lydbilledet (udtalelsen af mærket) og forestillingsbilledet (meningsindhold eller lignende). Ved vurderingen af varelighed ses der derimod på varearten, anvendelsesområde eller formål og ydermere om mærkerne er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. 10 Vurderingen foretages på baggrund af opfattelsen hos en gennemsnitsforbruger. Skulle forbrugeren ikke kunne opfatte de forbindelser der er kommet frem til ved sammenligningen af mærkerne i forbindelse med eksempelvis synsbilledet, vil dette ikke være relevant for forvekslingsspørgsmålet. 11 Det er vigtigt at have for øje, at det er tilstrækkeligt, at der er en risiko for forveksling, da det ikke er et krav at en konkret forveksling har fundet sted. 12 Risikoen for forveksling skal altid afgøres ud fra en helhedsbedømmelse, således at samtlige elementer, såsom de ovennævnte krav, mærkernes særpræg, praktiske benyttelse mv., indgår i bedømmelsen. Er mærkerne derimod identiske, er det ikke nødvendigt at påvise risikoen for forveksling, hvorefter det nye mærke pr. definition krænker det ældre mærke. 13 Er der tale om en forveksling, vil det være en krænkelse mod den varemærkeretlige eneret, der hermed har sanktioner i form af straf og erstatning efter varemærkelovens kapitel 6 som konsekvens. Det er meget fristende og oplagt at skabe mærker der ligger tæt op af stærke og velkendte varemærker, for at kunne udnytte deres goodwill uden at have bidraget til dannelsen af denne. Dette vil dog kunne skade det velkendte mærkes image og særpræg, hvorfor der i varemærkeloven 4, stk. 2 er en udvidet beskyttelse for velkendte varemærker. Varemærkeindehavere af velkendte varemærke kan med denne bestemmelse forbyde brugen af det uberettigede tegn, også selvom brugen af dette er for varer eller tjenesteydelser af anden art. For at der kan være tale om et velkendt mærke, skal mærket være bekendt hos en betydelig del af den offentlighed, som det pågældende mærkes vare eller tjenesteydelse berører. Her er der ligeledes tale om en helhedsbedømmelse, baseret på omstændigheder 8 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. Varemærkeret - Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer. s. 28 9 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 540 10 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 91; Varemærkelovens betænkninger 199/1958 s. 109 11 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 541 12 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 97 13 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 90 10
såsom varemærkets markedsandel, intensitet, den geografiske udstrækning, varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de markedsføringsmæssige investeringer som virksomheden har foretaget i mærket. 14 Velkendte varemærker beskyttes efter 4, stk. 2 mod tegn, som ved brugen af disse vil "medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade særpræget eller renomméet." Det er en forudsætning for opfyldelsen af betingelsen, at der er en sådan lighed mellem mærkerne, at forbrugeren skaber en forbindelse mellem mærkerne. 15 sammenhæng. Kravet om forveksling er således ikke gældende i denne Den varemærkeretlige eneret er yderligere præciseret i 4, stk. 3, hvoraf der ikke må gøres erhvervsmæssigt brug af varemærket ved 1. "at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage, 2. at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn, 3. at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn eller 4. at anvende tegnet på forretningspapirer eller i reklameøjemed." Det er værd at have for øje, at bestemmelsen ikke er udtømmende. 16 Efter bestemmelsens første omstændighed er det en krænkelse af varemærkeretten at anbringe varemærket på varer eller emballager, idet denne handling kun må foretages af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke. Der opstår dog problemer med dette blandt andet i forbindelse med ompakning af parallelimporterede varer, hvilket der vil ses nærmere på senere i afhandlingen. Af bestemmelsen kan der yderligere udledes, at eksempelvis udbydelse af varer til salg under det bestemte varemærke eller import/eksport (herunder også parallelimport), der er forsynet med det pågældende varemærke vil anses som en varemærkekrænkelse og kan hermed hindres af varemærkeindehaveren. Indehaveren har da med denne eneret mulighed for at sætte begrænsninger for eksemplarejerens råden over varemærkeindehaverens vare, og opnå mulighed for at opdele markederne gennem en international prisdifferentiering. 17 Selvom beskyttelsen af virksomheders varemærke er endegyldigt for virksomhederne, er det vigtigt, at der stadig holdes en balance mellem indehaverens eneret og den effektive konkurrence. Af denne grund er der en indskrænkning af eneretten i varemærkeretten i varemærkelovens 6 om konsumption. 14 Sag C-375/97, præmis 26 og 27 15 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 556 16 Varemærkeloven, note 25 17 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 563 11
2.2 Konsumptionsprincippet og parallelimport I varemærkelovens 6 er konsumptionsprincippet hjemlet. Dette har som udfald, at mærkevareindehaveren mister sin ret over mærkevarerne, såfremt der er sket markedsføring af varerne af indehaveren selv eller med dennes samtykke inden for De Europæiske Fællesskaber. 18 Det er her hensigten at sikre, at mærkevareindehaveren har eneretten til den første afsætning af sin vare. 19 Indehaveren skal dog ikke kunne styre varens videre gang efter, at der er sket konsumption - første afsætning af varen - idet varemærkeretten herefter er opbrugt. Et videresalg af varemærkeindehaverens varer vil, som tidligere fremført, være en varemærkekrænkelse efter 4, stk. 3, men dette er 6 dog en undtagelse til. Baggrunden for konsumptionsprincippet er begrundet i, at indehaveren, foruden et konsumptionsprincip, ville kunne opdele markederne og foretage restriktioner for handlen mellem medlemsstaterne ved en konstant henvisning til sin varemærkeret, og sætte priserne på markederne efter hvad de er villige til at betale. 20 Dette vil være i strid med EU-rettens krav om markedsintegration 21, hvorfor et princip om konsumption har været nødvendigt. Før oprettelsen af EU, var der for rettighedshaveren mulighed for at vælge national konsumption eller global konsumption. 22 Med national konsumption ville rettighedshaveren kunne hindre import 23 af varer, som ikke var markedsført indenfor det nationale område. Dette blev ændret ved oprettelsen af EU, hvor der blev skabt et fællesmarked og et ønske om et indre marked. Det er i varemærkedirektivets 7, stk. 1 (varemærkelovens 6, stk. 1) foreskrevet, at princippet gælder inden for EØS-territoriet, hvorfor national konsumption er udelukket. Konsumption er hermed regionalt afgrænset. Konsumptionsterritorialet er således gået fra at være national til regional for, at der ikke skulle ske fordrejning af konkurrencevilkårene i fællesmarkedet og hermed beskytte det indre markeds funktion. 24 En dansk varemærkeindehaver vil hermed ikke kunne forhindre en import til Tyskland, der er blevet markedsført af indehaveren selv eller med hans samtykke i Danmark, idet der da vil være tale om en opdeling af det indre marked, hvilket er i strid med EU-retten. Efter direktivets gennemførelse opstod der dog tvivl om, hvorvidt direktivet tillod medlemslandene at indføre 18 Varemærkeloven 6, stk. 1. Konsumptionsprincippet er udvidet til at gælde i EØS-området ved bkg. 1994 238. 19 Sag C-16/74 Centrafarm/Winthrop, præmis 8 20 Sag C-16/74 Centrafarm/Winthrop, præmis 11 21 Sammensmeltningen af de nationale markeder til ét fælles marked. Se sag C-78/70 Deutsche Grammophon, præmis 12 22 U.1998B.361. Schovsbo, Jens. Parallelimport af mærkevarer i et regionalt perspektiv. s. 1 23 hermed også parallelimport 24 Varemærkedirektivets 2. betragtning 12
eller bevare et globalt konsumptionsprincip. Dette blev klarlagt i Silhouette-dommen 25 i 1998. Dommen omhandler et firma i Østrig ved navn Silhouette, der fremstiller luksusbriller, og en lavpris-brillekæde Hartlauer. Da Silhouette-brillerne var af høj kvalitet, leverede Silhouette ikke varer til Hartlauer, grundet risiko for image forringelse. I oktober 1995 blev der af Silhouette solgt 21.000 brillestel af udgåede modeller til et bulgarisk selskab Union Trading. Disse varer fik Hartlauer købt, hvorefter de blev udbudt i Østrig. Silhouette anlagde sag mod Hartlauer, idet de påstod, at der var tale om varemærkekrænkelse. De mente, at markedsføringen i Bulgarien, der på daværende tidspunkt var uden for EØS-området, ikke kan have udløst konsumption inden for EØS. Domstolen fik i denne forbindelse blandt andet forelagt et præjudicielt spørgsmål af retten i Østrig omkring fortolkningen af artikel 7, stk. 1 for så vidt angår det globale konsumptionsprincip. Der blev i denne forbindelse af Domstolen statueret, at "Den varemærkeretlige konsumption er regional. Det er ikke tilladt for de enkelte medlemslande at indføre eller bevare et princip om global konsumption." 26 Silhouette fik således medhold og kunne med sin varemærkeret hindre Haartlauers import af brillerne til Østrig, idet Bulgarien på daværende tidspunkt ikke var medlem af EU, og der ikke opereres med et globalt konsumptionsprincip. Denne konstatering er til stor gunst for varemærkeindehaveren, idet dens varemærkeret beskyttes uden for EU, hvilket formentlig også har været Kommissionens hensigt med direktivet. 27 Inden der gåes yderligere i dybden med konsumptionsprincippet, gives der en beskrivelse af begrebet parallelimport, der har tæt knytning til princippet. Parallelimport er et velkendt fænomen og er mest kendt i forbindelse med varemærkeretten, hvoraf mærkevarer bliver importeret udenom et autoriseret salgssystem, fra et område hvor der er sket lovlig markedsføring 28. Der er tre elementer, som karakteriserer en parallelhandel. En grænseoverskridende transaktion skal være sket, de importerede varer skal have samme kommercielle oprindelse som de udbudte varer fra det autoriserede salgssystem - de er ægte - og, så skal parallelhandlen, uden varemærkeindehaverens samtykke, være foretaget af tredjemand. 29 Parallelimport betyder således, at en vare opkøbes i et medlemsland og sælges i et andet medlemsland parallelt med de varer, der udbydes af den autoriserede importør. Varerne har vel og mærke samme oprindelse, altså udspringer fra varemærkeindehaveren og er ægte. En typisk parallelimportsituation kunne forekomme, hvis vi forestiller os en situation hvor 25 Sag C-355/96 26 Domstolens svar på Det første spørgsmål og U.1998B.361. s. 2 27 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 565 28 Lovlig markedsføring skal forstås som, at varerne er bragt på markedet af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke i EØS-ømrådet. 29 Schovsbo, Jens & Rosenmeier, Morten. s. 561 13
en dansk generalagent er berettiget til at benytte sig af et bestemt varemærke registreret i Danmark, men er produceret i eksempelvis Tjekkiet. Den danske generalagent befinder sig hermed i det autoriserede salgssystem og forsyner det danske marked. Der vil således være tale om parallelimport, hvis en tredjemand opkøber disse varer fra Tjekkiet eller andet sted, hvor varerne vel og mærke er blevet lovligt markedsført, og herefter sælger varerne i Danmark udenom den danske generalagent. Det at opkøbe varerne billigt i et lavprisland, og sælge varerne i et højprisland er derfor hele essensen i at parallelimportere. 30 Dette er til stor gene for den danske generalagent, da parallelimportøren typisk kan og vil sælge varerne til en billigere pris end generalagenten, samtidig med at parallelimportøren kan nyde godt af et marked som er veloplyst hvad angår de pågældende varer, idet generalagenten i forvejen har sørget for reklameomkostninger og branding af varerne på det danske marked. Parallelimportering kan ligeledes være til gene for varemærkeindehaveren, hvis varemærket udviser en høj kvalitet og gennem parallelimport ender hos en lavprisforhandler, og hermed kan forringe varemærkets image. Det er dog lovligt at parallelimportere, da en begrænsning på parallelimport vil kunne give virksomheder mulighed for opdeling af markedet og hermed blandt andet en mulighed for prisdifferentiering, hvilket vil være i strid med EU-retten. 31 Varemærkeindehaveren mistede sin ret over varerne i det øjeblik det blev afsat og lovligt markedsført i Tjekkiet, altså er der sket en regional konsumption, jf. konsumptionsprincippet, og tredjemand (parallelimportøren) kan hermed lovligt udbyde sine tjekkisk opkøbte varer i Danmark. Parallelimport kan være til stor gene for mange, hvorfor det er vigtigt, at der klargøres de legale grænser for parallelimport, hvori konsumptionsprincippet er gældende, og de elementer der skal være til stede for, at der sker konsumption. Varemærkelovens 6, stk. 1 lyder som følgende: "Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke." Det er med stor interesse for alle parter at vide, hvad der skal forstås ved samtykke, hvornår en vare anses som markedsført samt de bevismæssige vanskeligheder forbundet hermed, idet de sætter grænsen for, hvornår der er tale om en konsumption. 30 Dyekjær-Hansen, Karen. Nødvendighedskriteriet og markedsadgangen. Festskrift til Mogens Koktvedgaard. s. 190 31 Iversen, Bent. Varemærker og parallelimport. s. 49 14
2.2.1 Markedsføring Varemærkelovens 6, stk. 1 er som nævnt lovhjemmel til konsumption, når varerne er blevet lovligt markedsført. Det står direkte præciseret i bestemmelsen, at markedsføring skal ske inden for EØS, hvorfor markedsføring uden for EØS ikke udløser konsumption. Skulle mærkevareindehaveren have solgt varer direkte til en tredjemand udenfor EØS, vil import af disse varer ind i EØS kunne hindres af rettighedshaveren. I EU-Domstolens dom C-16/03 blev det fastslået, at der ikke er sket markedsføring af mærkevarerne inden for EØS, selvom de er blevet udbudt eller har haft til hensigt at blive solgt, men ikke er blevet solgt. 32 Markedsføring forudsætter således et faktisk salg af en vare, hermed en konsumering, førend der kan siges at være sket lovlig markedsføring. Dette er begrundet i, at varen ikke blot ved at have til hensigt at blive solgt eller udbudt kan siges at have medført overdragelse af råderetten, og giver af samme grund ikke varemærkeindehaveren en mulighed for at realisere den økonomiske værdi af varemærkebrugen. Det er derfor af stor interesse for indehaveren fortsat at have kontrol over varen, hvis der ikke er sket salg af varen endnu. Domstolen kom af denne grund frem til, at mærkevareindehaveren fortsat har den retlige råderet over varen, indtil råderetten er overdraget til tredjemand gennem et faktisk salg, hvor indehaveren i denne forbindelse får realiseret den økonomiske værdi af varemærkebrugen. Bestemmelserne i varemærkeloven er præceptiv, hvorfor der ikke kan laves aftaler med den konsekvens, at loven sættes ud af kraft. 33 Parterne vil kunne have en indbyrdes aftale, som regulerer stedet for den første markedsføring, således at indehaveren sikrer en markedsføring udenfor EØS. Dette vedrører det aftale- og obligationsretlige forhold mellem parterne. 34 Det vil dog ikke have nogen indflydelse på konsumptionsprincippet. Der vil derfor blive udløst konsumption, hvis den anden part, mod parternes aftale, skulle vælge at sælge mærkevarerne indenfor EØS. Der vil i denne forbindelse være et aftalebrud, men konsumption vil være tiltrådt, uanset om salget skulle være i strid med parternes indbyrdes aftale. Anderledes vil det dog være, hvis der er tale om mærkevarer i transit. I sag C-115/02 blev det statueret, at varer lovligt fremstillet i et medlemsland og tiltænkt markedsført udenfor EØS, men er i transit i et andet medlemsland, ikke indebærer markedsføring i transitlandet. 35 32 Sag C-16/03, præmis 44 33 Schovsbo, Jens. "Samtykke" og konsumption - samtykkekriteriet i Varemærkedirektivets artikel 7. s. 339 34 Sag C-16/03, præmis 54-56; U.2005B.69. s. 2 35 C-115/02, domskonklusionen 15
2.2.2 Samtykke Varemærkeindehaveren mister sin varemærkeret/kontrol over varen, så snart denne selv, eller med dennes samtykke har markedsført mærkevaren. I og med at varemærkeindehaveren mister sin varemærkeret efter bestemmelsen ved sin samtykke, er det vigtigt at få fastlagt, hvornår der er givet samtykke til den markedsførende virksomhed og for hvilke varer der er givet samtykke til. I C-173/98 fastslog Domstolen, at "samtykket skal gælde hvert enkelt eksemplar" 36, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt med samtykke på den pågældende type af varer. Samtykke gælder således for de varer, som rettighedshaveren ønsker markedsført i EØS. En rettighedshavers samtykke til at producere dens varer, er ikke en samtykke til markedsføring af de pågældende varer. 37 Samtykke kan gives både udtrykkeligt og stiltiende. Hvis indehaveren udtrykkeligt har givet samtykke og accepteret, at varerne markedsføres indenfor EØS, opstår der ikke nogen tvivl om, at varen og retten er konsumeret. 38 Det kunne eksempelvis være i form af en licensaftale mellem mærkevareindehaveren og markedsføringsvirksomheden. I de tilfælde hvor der ikke er en sådan klarhed over om der er afgivet samtykke til markedsføring, har Domstolen i disse tilfælde opstillet en formodningsregel i Davidoff-sagen 39 : "Det skal fastslås, at samtykket - under hensyn til, at det har den væsentlige virkning at udtømme eneretten for indehaverne af de varemærker, der er omtvistet i hovedsagerne, hvilken ret giver dem mulighed for at kontrollere den første markedsføring inden for EØS - skal være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på denne ret." Dette er fastlagt af hensyn til varemærkeindehaverens mulighed for at kontrollere varens gang og første markedsføring, også selvom dette sker af en anden end varemærkeindehaveren. Det er således en vurdering af omstændighederne, hvorledes varemærkeindehaveren har kontrollen med mærkets anvendelse i forbindelse med den første markedsføring, der er det centrale i bestemmelsen af et samtykke. Der skal ved samtykke med sikkerhed kunne konstateres, at der med varemærkeindehaverens vilje er givet afkald på mærkeretten. Der er af samme grund også en formodning imod, at mærkevareindehaveren ved markedsføring uden for EØS også har givet samtykke til markedsføring inden for EØS. 36 C-173/98, præmis 22 37 Schovsbo, Jens. "Samtykke" og konsumption. s. 340 38 U.2002B.5. Schovsbo, Jens. Samtykke til parallelimport af mærkevarer - EF-domstolens afgørelse af Davidoffsagen. s. 2 39 De forenede sager C-414/99, C415/99 og C-416/99, præmis 45 16
Et stiltiende samtykke kan komme på tale, hvis rettighedshaveren kan siges at have haft til hensigt at markedsføre varen med konsumption til følge. 40 Skulle der ske salg fra stamhuset i USA til en parallelimportør på det danske marked, er der sket konsumption, da markedsføring er sket af rettighedshaveren selv. Der vil dog ikke være den fornødne samtykke, hvis parallelimportøren anskaffer varer fra eksempelvis detailhandlere, grossister, eller licenstagere uden for EØS området. Denne form for eksport vil der ikke siges at være givet samtykke til licenstageren mv. at foretage. 2.2.3 Bevisførelse Det er som tidligere nævnt kun varer, der lovligt er markedsført inden for EØS-området, som anses for konsumeret efter VML 6. Konsumption er et spørgsmål om stedet hvor den første afsætning fandt sted (varens kommercielle oprindelse) og ikke varens oprindelige produktionssted. En producent har, som tidligere nævnt, ikke en ret til at markedsføre varemærkeindehaverens vare uden samtykke fra denne. Af denne grund skal der, i forbindelse med undersøgelsen om hvorvidt en vare er konsumeret, være en vis kendskab til hvor den første afsætning fandt sted. Det kan være vanskeligt at skelne mellem varer markedsført inden for EØS-området og varer markedsført uden for dette område, da varerne formentlig vil være identiske. Det er således ikke muligt at se på varerne, hvor de er markedsført første gang. Varemærkeindehaveren vil oftest vide hvor og til hvem han foretager hans markedsføring af sine varer, nemlig gennem hans autoriserede salgssystem. Parallelimportøren vil ligeledes kende til produktets oprindelse eller vide hvem hans leverandør er, men vil dog have en interesse i at undlade at opgive denne oplysning, hvis leverandøren skulle være en del af det autoriserede salgssystem. Opgivelse af oplysningen vil kunne medføre, at indehaveren bliver gjort bekendt med denne handel, hvilket strider imod indehaverens interesser, og herefter forsøge at fjerne denne bekymring ved at afbryde sin forbindelse med leverandøren, som i sidste ende vil betyde at parallelimportøren bliver afskåret fra fremtidige leverancer. Jo flere mellemled varerne kommer igennem, jo vanskeligere bliver det at finde frem til varens kommercielle oprindelse. I denne forbindelse er det vigtigt at vide, hvem der har bevisbyrden for at bevise, at der er sket konkret markedsføring i EØS-området med indehaverens samtykke. Det er en betydelig information at vide varens kommercielle oprindelse, i tilfælde hvor varemærkeindehaveren føler, at dennes mærkeret er blevet krænket, hvorfor en af parterne pålægges bevisbyrden i tvivls tilfælde. Hverken i loven eller i direktivet står der noget om hvem 40 Schovsbo, Jens. "Samtykke" og konsumption. s. 344 17
der pålægges bevisbyrden for at påvise, at der konkret er sket markedsføring i EØS-området med indehaverens samtykke. Mærkevareindehaveren mister sin eneret efter konsumptionsprincippet, hvorfor der efter domspraksis pålægges den erhvervsdrivende at bevise, at konsumptionsreglen er opfyldt og at der er sket markedsføring indenfor EØS. 41 Det vil i de fleste tilfælde være den erhvervsdrivende/parallelimportøren, der har bevisbyrden, idet denne typisk opkøber og sælger uden om det autoriserede salgssystem, hvilket gør det svært for indehaveren at opspore parallelimportørens købskanaler. Det er dog det faktum, at indehaverens eneret bliver begrænset (hvilket kommer parallelimportøren til gode), at bevisbyrden som udgangspunkt ligger hos parallelimportøren. 42 Der ligger heri et hensyn til mærkevareindehaveren i denne begrundelse. Parallelimportøren skal således kunne bevise, at der er sket markedsføring inden for EØS af mærkevareindehaveren selv eller med dennes samtykke. At parallelimportøren pålægges bevisbyrden, er med til at sætte denne i et dilemma, idet parallelimportøren enten taber sagen, fordi han ikke kan bevise at produkterne er markedsført inden for EØS eller også bliver han afskåret fra fremtidige leverancer, hvis han opgiver oplysninger om sin leverandør. Af hensyn til varens frie bevægelighed, jf. art. 34 (tidligere art. 28) i traktaten, var det af domstolens opfattelse i sag C-244/00 nødvendigt at gøre undtagelser fra denne bevisregel. Det kan således anses som nødvendigt at vende bevisbyrden, "såfremt den nævnte regel kunne gøre det muligt for varemærkeindehaveren at opdele de nationale markeder og derved medvirke til at opretholde de prisforskelle, der kan være mellem medlemsstaterne." 43 Bevisbyrden kunne ligge hos varemærkeindehaveren i situationer, hvor rettighedshaveren benytter sig af en eneforhandlersordning. 44 Det er i disse situationer vanskeligt for tredjemand at løfte bevisbyrden uden at skulle afsløre sin leverancekilde (hvis det er muligt for tredjemand at bevise denne handel), der sandsynligvis hører under rettighedshaverens eneforhandlersordning. Denne handel af varer vil rettighedshaveren naturligvis undgå, hvorfor han i fremtiden kan hindre det ved eksempelvis at sørge for, at det ikke kan lykkes for en tredjemand at få fat i varer gennem nogen af rettighedshaverens deltagere i eneforhandlingssystemet. Tredjemand vil således blive afskåret fra fremtidige leverancer. Eneforhandlingsaftaler kan ses som en opdeling af markederne, hvorfor der yderligere i dommen bliver statueret denne undtagelse til bevisreglen: 41 De forenede sager C-414/99, C415/99 og C-416/99, præmis 54 42 U.2002B.5. Schovsbo, Jens. Samtykke til parallelimport af mærkevarer. s. 3 43 Sag C-244/00, præmis 38 44 Sag C-244/00, præmis 39 18
"Såfremt tredjemand således er i stand til at godtgøre, at der består en reel risiko for opdeling af de nationale markeder, hvis han selv bærer denne bevisbyrde (...) påhviler det varemærkeindehaveren at bevise, at varerne oprindeligt er markedsført af ham selv eller med hans samtykke uden for EØS. Såfremt dette bevises, påhviler det derefter tredjemand at bevise, at der foreligger et samtykke fra varemærkeindehaveren til den efterfølgende markedsføring af varerne inden for EØS. 45 Der skal ses objektivt på, om der er risiko for markedsopdeling. Parallelimportøren skal hermed ikke kunne godtgøre, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at opdele markedet. 46 Det afgørende er, om indehaveren har mulighed for at opdele markedet. Det er således tilstrækkeligt, at der henvises til den omstændighed, at der foreligger en eneforhandlingsaftale, da dette er en reel risiko for markedsopdeling. Det er dog ikke kun eneforhandlingsaftaler der kan være årsag til, at bevisbyrden ligger hos rettighedshaveren. Hvis det i omstændighederne for markedsforholdene er muligt at have distributionssystemer, eneforhandlingsaftaler og andre aftalesystemer, der gør det muligt for indehaveren at afskære parallelimportøren/erhvervsdrivende fra fremtidige leverancer, er der risiko for markedsopdeling. 47 Kan tredjemand (parallelimportøren) bevise, at der består en reel risiko for opdeling af de nationale markeder, er det op til rettighedshaveren at bevise, at denne har markedsført varerne uden for EØS. Kan indehaveren bevise markedsføring uden for EU, påhviler det herefter parallelimportøren at bevise, at der foreligger et samtykke fra indehaveren om markedsføring inden for EU. 3 At modsætte sig fortsat markedsføring Lovgivningen indenfor parallelimport er, som tidligere nævnt, hjemlet i blandt andet varemærkedirektivet og varemærkeloven. Selvom varemærkeindehaveren mister sin eneret og kontrol over varen efter udløst konsumption, er der dog stadig en interesse fra indehaverens side, at videresalget af dennes varer ikke skader dennes varemærke. Kvalitet og forbrugernes oplevelse i forbindelse med varemærkeindehaverens produkter giver forbrugeren en forventning til varemærket. Disse elementer er med til at få forbrugeren til at købe varemærkeindehaverens produkter igen og igen. Det er derfor vigtigt for 45 Sag C-244/00, præmis 41 46 Sag C-244/00, præmis 38 47 U. 2003B.305. Schovsbo, Jens. Bevisspørgsmål i forbindelse med parallelimport - EF-Domstolens afgørelse af Van Doren. s. 3 19
varemærkeindehaveren, at der sker en form for kvalitetskontrol og en bevarelse af det gode image. Med tiden er der dog opstået utallige sager på området, hvilket gør det svært for de berørte parter at forholde sig til loven. Den voksende retspraksis bidrager til en langsommelig og usikker proces for parterne i deres erhvervsliv, når de skal sikre, at alle handlinger sker efter loven. I det følgende afsnit vil der derfor være en gennemgang af teori og udvalgte domme på området, for at forsøge at belyse denne problemstilling. Ligesom benyttelse af tegn, der ved brugen af dette, kan være til skade for et velkendt varemærkes renommé og særpræg, kan forbydes, kan der ligeledes forbydes, at varer videresælges især i en ændret eller forringet tilstand. I forlængelse med varemærkeindehaverens interesse i at videresalget af dennes vare ikke skader dennes varemærkes omdømme, er der af hensyn til indehaveren derfor i varemærkelovens 6, stk. 2 indsat en undtagelsesregel til konsumptionsprincippet. 48 Varemærkeindehaveren kan således efter undtagelsesbestemmelsen "modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet efter at de er markedsført", hvis denne har rimelig grund til dette. Det er værd at bemærke, at en rimelig grund efter formuleringen også kan være andre grunde end ændringer og forringelser. 49 Når rettighedshaveren hævder, at der er sket varemærkekrænkelse, sker der således en konkret vurdering af, om rettighedshaveren har rimelig grund til at statuere varemærkekrænkelse med den virkning, at der ikke er sket konsumption og varemærkeindehaveren kan hindre parallelhandlen. 50 Gammelt mærketøj, der er blevet syet om og solgt videre, vil kunne anses som varemærkekrænkelse. 51 Disse type sager har dog ikke så stor en omsætningsstørrelse, således at det ikke vækker nok bekymring hos varemærkeindehaveren til at denne vil gøre noget ved dette. I de tilfælde hvor det har stor betydning for rettighedshaveren, og hvor retspraksis på det seneste er vokset markant, er hvor der eksempelvis sker ompakning af emballage eller ommærkning i mærkaterne på varemærkeindehaverens produkter. 3.1 Ompakning/ommærkning af lægemidler Ompakning og ommærkning anses som værende en ændring efter varemærkelovens 6, stk. 2, hvorfor videresalg af disse varer som udgangspunkt kan hindres af varemærkeindehaveren. 52 Dette er begrundet i, at rettighedshaveren bliver afskåret fra sin eneret over brugen af sit 48 Det er værd at have for øje, at der med 6, stk. 2 er tale om en undtagelse til en undtagelse. 49 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 129 50 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 33 51 Rosenmeier, Morten. Introduktion til immaterialret. s. 74 52 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 124 20
mærke, hvis udenforstående (parallelimportøren) har en adgang til at foretage en ompakning eller ommærkning af varer med rettighedshaverens mærke, og dermed er i strid med konsumptionens grundregel. Der ligger ligeledes en garanti for oprindelsen over for forbrugeren eller slutbrugeren, at kunne adskille de forskellige produkter fra hinanden, der hermed beskyttes. Forbrugeren eller slutbrugeren skal kunne være sikker på, at der ikke er sket indgreb af tredjemand uden mærkevareindehaverens tilladelse. Brug af varemærket og i den forbindelse påføring af skade på oprindelsesgarantien ved eksempelvis at anbringe mærket på en ompakket vare, vil anses som varemærkekrænkelse og vil derfor kunne hindres. 53 Eftersom markederne har forskellige præferencer til varemærkeindehaverens varer, vil der af varemærkeindehaveren ske en tilpasning af varerne til de forskellige markeder. En problematik der kan opstå ved denne konstruktion er ved de situationer, hvor en parallelimportør eksempelvis får fat i varer tilegnet det spanske marked, men har til hensigt at sælge dem på det danske marked. Grundet visse nationale regler egner varerne sig ikke til salg i Danmark, og parallelimportøren kan derfor ikke sælge varerne i Danmark. I de situationer hvor det er mest aktuelt, og hvor det har skabt komplikationer, er ved parallelimport af lægemidler. Medlemslandene har forskellige anvisninger og krav til de forskellige lægemidler. I og med at landene har forskellige niveauer af kvalitetskontrolsmekanismer, er det svært for parallelimportører at færdes på dette område. Ved parallelimport af lægemidler vil det derfor være hensigtsmæssigt for parallelimportøren at kunne ompakke produktet og ommærke med varemærkeindehaverens varemærke, for at kunne imødekomme de nationale regler og foretage salg på det pågældende marked. Nogle lande ønsker måske flere informationer til produkterne i indlægssedlen end andre lande, nogen lande vil have bestemte pakningsstørrelser mv. Af hensyn til disse særlige forhold, har Domstolen derfor tilladt ompakning i visse tilfælde, og herunder tilladt parallelimportører at påsætte varemærkeindehaverens mærke på de ompakkede varer, for at muliggøre parallelimport på dette område. 54 Dette er begrundet i, at varemærkeindehaveren, ved brug af varemærkeretten, vil kunne bidrage til en kunstig opdeling af markedet, heriblandt særligt i tilfælde som den overfornævnte situation, nemlig en umuliggørelse af import af varer, grundet varens pakningsstørrelse eller lignende. 55 Hovedbetingelsen for at tillade ompakning er således opfyldt, hvis der eksisterer en risiko for opdeling af markedet, hvis ompakning ikke tillades. Der 53 U.2002B.292. Holtsø, Gitte. Parallelimport af lægemidler - Status for EF-domstolens praksis. s. 2; sag C-102/77, præmis 7; C-143/00, præmis 29 54 Wallberg, Knud & Koktvedgaard, Mogens. s. 125 55 De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, præmis 52 21
foretages i denne forbindelse en vurdering af, om ompakningen objektivt 56 set er nødvendig for at parallelimportøren får en effektiv adgang til markedet i den pågældende importmedlemsstat. 57 Ompakning, for at opnå en bestemt pakningsstørrelse, kan anses som nødvendig. 58 Ligeledes vil en ændring i sproget i varens indlægsseddel eller tilføjelse af et tillægsetikette være nødvendig og hermed være lovligt for parallelimportøren at foretage. Nødvendighedskriteriet vil dog ikke være opfyldt, hvis udskiftningen af varemærket udelukkende sker på baggrund af, at parallelimportøren søger en kommerciel fordel. 59 Vurderingen af om nødvendighedskriteriet er opfyldt, har Domstolen overladt til de nationale domstole at vurdere, dog sammenholdt med art. 7 i varemærkedirektivet. 60 Tilladelsen til ompakning er ydermere forudsat, at det også kan påvises, at ompakningen ikke kan skade produktets originale tilstand, at mærkevareindehaveren forud for ompakningen har modtaget meddelelse om markedsføring af det ompakkede produkt og, at der på den nye ydre pakning er angivet den ansvarlige for ompakningen. 61 I forbindelse med ompakningen må der således ikke være sket ændringer af præparatet, og ompakningen skal foretages på en ordentlig og passende måde således at mærkevareindehaverens renommé ikke lider skade. Eksempelvis vil en defekt eller en emballage af ringe kvalitet kunne skade et varemærkes renommé. 62 I forbindelse med ompakning og ommærkning sker der tit de-branding og co-branding. Debranding har som betydning, at parallelimportøren ved den nye ydre emballage ikke genanbringer varemærket, hvorimod co-branding har den modsatte betydning nemlig, at der på den nye ydre emballage, sammen med varemærket, anbringes parallelimportørens eget logo, firmadesign eller lignende. I varemærkeloven er der ikke hjemlet det forhold, at et varemærke fjernes fra en vare. Det vil derfor være legalt at fjerne et varemærke fra en vare, medmindre at fjernelsen skader varemærkets renommé eller fjernelsen af varens indpakning indebærer, at vigtige oplysninger såsom oplysninger om fabrikanten eller den ansvarlige for markedsføringen mangler. 63 Anbringelse af en andenmands varemærke på varer eller emballager uden indehaverens samtykke er en varemærkekrænkelse efter 4, stk. 3, nr. 1. Dette standpunkt er dog i nogle tilfælde modificeret af Domstolen, som har tilladt ompakning og hermed også påsætning af originalproducentens varemærke på de ompakkede varer og dermed lovliggør muligheden for co-branding. Der skal dog ved co-branding tilstræbes en 56 Parallelimportøren skal ikke kunne påvise at varemærkeindehaveren har tilsigtet den kunstige markedsopdeling. 57 De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Præmis 79 58 U.2002B.292. s. 2 59 C-379/97, præmis 44 60 De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Domskonklussionen vedr. spørgsmål 1 61 De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Præmis 79 62 De forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Præmis 76 63 C-324/09, præmis 83 22