LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

Transkript

1 LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma

2 Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed ved licens kaldes indlicentiering kombineres de to former mellem samme partnere kaldes det krydslicens Royalty betegnelse for den afgift, som skulle betales til kronen for den ret man fik overdraget

3 Særligt lejeforhold En gensidig bebyrdende aftale, hvor en eller flere parter overdrager hele eller dele af rettigheder til en anden mod betaling (royalty eller licensafgift). Hovedforpligtelsen for licensgiver er at levere en rettighed, uden at der gives nogen form for garanti for rettighedens eksistens. For licenstager består forpligtelsen i at stille et produktionsapparat og ofte et salgsnet til rådighed for licensgiver og betale den aftalte licensafgift.

4 Fordele og ulemper Manglende kapacitet og muligheder for at udnytte en rettighed i alle kommercielt interessante lande og sammenhænge Kommerciel og købsmandsmæssig tæft følger ikke nødvendigvis den kreative og opfindsomme fokus på egne kompetencer Udnytte eksisterende salgsnet, produktionsapparat og distributionskanaler

5 Aftalefortolkning Regulerer parternes rettigheder og forpligtelser Stiller større krav til omhu og omfang Ofte internationale aftaler parter underlagt forskellige retssystemer

6 Forudsætningslæren (civil law) Kontinental vesteuropæisk juridisk tradition Domstolene kan fortolke aftalen i overensstemmelse med formodede forudsætninger og udfylde manglende punkter i aftalen Løser ikke altid problemet f.eks. mindstesalg

7 Andre retssystemer (common law) (angelsaksisk ret) uden forudsætningslæren retssystemer baseret på dommerskabt ret Afhængig af aftalens præcise ordlyd Hvad der ikke er nedskrevet er ikke gældende

8 Grundlaget for licensaftalen Patentansøgning eller patent Ingen sikkerhed for at et patent meddeles Ingen sikkerhed for at patent ikke senere kan væltes eller omgås

9 Patentsagens gang Ansøgningsprocessen Udfordringer i relation til nyhed og opfindelseshøjde Tilretninger af patentkrav Indsigelser Begæring om omprøvning Rettigheders eksistens og garantier

10 Patent afhængig af et andet patent Man kan forbyde andre at udnytte det patent, man selv er indehaver af, men man kan ikke være sikker på at udnytte sit eget patent uden at krænke andres patenter HR: licensgivers forpligtelse at sørge for at rettigheden består og er registreret på de markeder, hvor licenstager opnår rettigheder. Normalt ikke garanti for at patentet er gyldigt eller ikke kan erklæres ugyldigt. Bør aldrig gives.

11 Licensens løbetid Normalt svarende til patentets restløbetid evt. prøveperiode på 2 3 år, som derefter forlænges Lang løbetid ofte krav fra licenstager pga. omkostninger til produktion, markedsføring, uddannelse af personale m.v. Licensgiver kan til gengæld kræve opfyldelse af omsætningsmål ofte efter stigende skala med den virkning at aftalen kan opsiges, hvis målene ikke nås Alternativt kan licensgiver kræve en minimumsroyalty evt. uafhængig af omsætning (licensgiver kan miste muligheden for større salg) Eksempler på køb af licenser uden minimumsbetaling, hvor intet er solgt under licensen fordi der er tale om et defensivt opkøb Kortere aftaler betyder typisk lavere licens

12 Royalty beregning Størrelse varierer mellem de enkelte brancher og de enkelte rettigheder Løbende ydelse eller engangsbetaling eller en kombination Licenstagers produktions- og arbejdsindsats ofte afgørende Forskel på eksklusiv og simpel licens

13 Lovvalg Hos hvilke domstole og efter hvilke regler skal sager afgøres Domstol eller voldgift Fortrolig afgørelse Særlig indsigt eller kompetencer Omkostninger Voldgiftsinstitution eller privat voldgift

14 internationale kontrakter Begge parter ønsker hjemmebanefordel Tryghed, sprog, omkostninger Licensgiver ønsker altid eget retssystem Alternativ - vælge 3. land Ofte meget bekosteligt Fremmer forståelsen for forlig

15 Patent Licensaftalen

16 Parterne Vigtigt at definere licenstager præcist Er det hele koncernen eller et datterselskab? Hvem er det man indgår aftale med?

17 Patentet Oplysninger om patentet / ansøgningen Produkt eller metode ethvert produkt eller metode dækket af et eller flere patentkrav omfattende blandt andet, men ikke udtømmende Evt. opsplitning af rettigheder på flere licenser Ingen garanti for at patentet bliver meddelt Konsekvens af bortfald genforhandling? Hver bart bærer egne omkosninger og oppebærer modtagne indtægter

18 Krav til international videreførelse valg af lande og fordeling af omkostninger Krav om opretholdelse af patentet Licensgiver skal sikres mulighed for at indtræde, hvis patentet ikke videreføres eller ikke opretholdes

19 Anvendelsesområde Eksklusiv eller simpel licens (alle æg i en kurv eller?) Begrænset eksklusiv licens eller ubegrænset Specifikation af licensens omfang i relation til metoder, produkter, apparater m.v. overvej alle anvendelsesmuligheder

20 Geografisk område Specifikation af licensens geografiske omfang Evt. fortrinsret til at få nye lande Evt. regler om indskrænkning af licensen ved manglende performance

21 Videreudvikling, modifikationer og forbedringer Sikre licenstager en førsteret til nye udviklinger, som dækkes af patentet gælder også opfindelser, som er gjort af licenstager Fortolkning af aftale, patentansøgning sammenholdt med tekniske specifikationer på det nye produkt eller videreudvikling

22 Krænkelser og retssager Hvem skal håndhæve rettighederne og hvordan? Hvad er passende forholdsregler? Hvem skal afholde omkostningerne? Hvis licenstager ikke er forpligtet til at forfølge sagerne, hvordan er licensgiver så stillet?

23 Sublicens Skal licenstager være berettiget til at videreoverdrage rettighederne? Evt. krav om forhåndsgodkendelse Evt. krav om engangsbeløb ved sublicens

24 Produktion og distribution Godkendelse af underleverandører til udvikling og produktion Markedsføring og salg via lokale distributører eller agenter

25 Markedsføring Markedsføringen er normalt licenstagers ansvar Evt. krav om specifikke resultater og tiltag Markedsføringsplan med milepæle Varemærker Tilladelse til licenstager til at sælge produkterne under sine egne varemærker

26 Down payment, licensafgifter og minimumsafgift Størrelse på down payment eller sign on fee afspejler ofte afholdte omkostninger til udvikling og patentansøgning. Evt. i flere rater Licensafgiften Stykafgift Procentdel af omsætning

27 Omsætning skal defineres Salg til uafhængig tredjemand (ikke til egne selskaber) Eventuelle fradrag for emballage, fragt, rabatter, vareprøver, moms, skatter

28 Minimumsroyalty - ofte eskalerende Afregning af licens

29 Registrering af licenspligtig omsætning og kontrol Attestation for royaltyberegning Revisorerklæring Adgang til data Uvarslet kontrol

30 Opsigelse Almindeligt varsel Opsigelse / ophævelse ved misligholdelse og konkurs Minimumssalg opsigelse eller bortfald af eksklusivitet Produktion og salg af konkurrerende produkter Hverken direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed

31 Evt. konventionalbod Pas på konkurrenceretlige regler Aftalens varighed Lovvalg og værneting Evt. voldgiftsklausul