RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 6

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 6 BEVIS FOR BRUG Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle betragtninger Formål med bevis for brug Lovgivningsmæssige rammer EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Artikel 15 i EF-varemærkeforordningen forpligtelse til brug af registrerede varemærker Artikel 42 i EF-varemærkeforordningen følger af manglende brug Regel 22 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen proceduremæssige regler, dokumentation og sprog Varemærkedirektivet og medlemsstaternes lovgivning til gennemførelse af direktivet Materielle bestemmelser Reel brug: Domstolens principper Reel brug: bevisstyrke anvendt af Harmoniseringskontoret Brugsform: erhvervsmæssig brug som varemærke Udtrykket "brugsform" Brug som varemærke Offentlig erhvervsmæssig brug Offentlig brug over for intern brug Kommercielle aktiviteter i forhold til salgsfremmende aktiviteter Brug for varer eller tjenesteydelser Brug for varer Brug for tjenesteydelser Brug i reklameøjemed Brug via internettet Brugssted Brug på det "indenlandske" marked EF-varemærker: brug i Den Europæiske Union Nationale varemærker: brug i den relevante medlemsstat Brug i import- og eksporthandel Periode for brug Ældre varemærker, der har været registreret i mindst fem år EF-varemærker Nationale varemærker International registrering, hvor en medlemsstat er designeret Internationale registreringer, hvor EU er designeret Relevant tidsramme Sammenfatning Brugsomfang Kriterier Eksempler på utilstrækkelig brug Eksempler på tilstrækkelig brug Brug af varemærket i andre former end den registrerede Indledning Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 2

3 2.7.2 Rettens kriterier Harmoniseringskontorets praksis Tilføjelser Udeladelser Andre ændringer Brug for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret Sammenligning mellem anvendte varer/tjenesteydelser og fortegnelsen over varer/tjenesteydelser Klassificeringens relevans Brug og registrering for generelle angivelser i "klasseoverskrifter" Brug af underkategorier af varer/tjenesteydelser og varer/tjenesteydelser af lignende art Ældre varemærke registreret for en bred kategori af varer/tjenesteydelser Ældre varemærke registreret for specifikke varer/tjenesteydelser Eksempler Brug af varemærket for integrerede dele og eftersalgsservice for de registrerede varer Indehaverens brug eller brug med indehaverens samtykke Indehaverens brug Autoriseret tredjeparts brug Brug af fællesmærker Lovlig brug Begrundelse af manglende brug Forretningsmæssige risici Statens eller domstolenes intervention Defensive registreringer Force majeure Konsekvenser af begrundelse for manglende brug Procedure Ansøgerens begæring Tidspunkt for begæringen Begæringen skal være udtrykkelig, utvetydig og betingelsesløs Ansøgerens interesse i at behandle dokumentation for brug først Reaktion, hvis begæringen er ugyldig Udtrykkelig opfordring fra Harmoniseringskontoret Reaktion fra indsigeren: indgivelse af dokumentation for brug Frist for indgivelse af dokumentation for brug Bevismidler Principper Kilder Erklæringer Reaktion fra ansøgeren Fremsendelse af dokumentation Utilstrækkelig dokumentation for brug Ingen reaktion fra ansøgeren Formel tilbagetrækning af begæringen Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 3

4 3.5 Yderligere reaktioner fra indsigeren Sprog i sager vedrørende bevis for brug Afgørelse Harmoniseringskontorets kompetence Behov for at træffe afgørelse Samlet vurdering af den indgivne dokumentation Eksempler Reel brug godkendt Reel brug ikke godkendt Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 4

5 1 Generelle betragtninger 1.1 Formål med bevis for brug EU-lovgivningen om varemærker fastlægger en "forpligtelse" for indehaveren af et registreret varemærke til reelt at bruge varemærket. Forpligtelsen til brug gælder ikke umiddelbart efter registreringen af det ældre varemærke. I stedet har indehaveren af et registreret varemærke en såkaldt "henstandsperiode" på fem år, hvor det ikke er nødvendigt at godtgøre, at brug har fundet sted, for at gøre det gældende herunder i indsigelsessager ved Harmoniseringskontoret. Efter denne henstandsperiode kan indehaveren pålægges at fremlægge dokumentation for brug af det ældre varemærke på de relevante varer og tjenesteydelser. Inden udløbet af henstandsperioden skal indehaveren blot formelt registrere varemærket for at opnå fuld beskyttelse. Kravet om, at indehavere af ældre varemærker kan pålægges at godtgøre, at der er gjort reel brug af varemærket, skal reducere antallet af varemærker, der registreres og beskyttes i EU, og derved også antallet af konflikter imellem disse. Denne fortolkning bygger på den ottende betragtning i præamblen til direktiv 89/104, som udtrykkeligt henviser til dette mål (dom af 12. marts 2003, sag T-174/01, Silk Cocoon, præmis 38). For så vidt angår kravet om bevis for brug i indsigelsessager ved Harmoniseringskontoret, er det vigtigt at huske på, at formålet med artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen ikke er at vurdere den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi eller bestemme, at beskyttelsen af varemærker kun skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 32, og dom af 8. juli 2004, sag T- 203/02, VITAFRUIT, præmis 38). Harmoniseringskontoret undersøger ikke på eget initiativ, om der er gjort brug af det ældre varemærke eller ej. En sådan undersøgelse iværksættes først, når EF-varemærkeansøgeren udtrykkeligt fremsætter en begæring om dokumentation for brug. En sådan begæring udløser, hvis den er i overensstemmelse med lovgivningen, de procedure- og indholdsmæssige følger, der er fastlagt i EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. 1.2 Lovgivningsmæssige rammer De lovgivningsmæssige rammer består af bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen, gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen og varemærkedirektivet som gennemført i medlemsstaternes lovgivning EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Artikel 15 i EF-varemærkeforordningen forpligtelse til brug af registrerede varemærker Artikel 15 i EF-varemærkeforordningen fastlægger de grundlæggende væsentlige krav i forbindelse med forpligtelsen til brug af registrerede varemærker. Artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen: Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 5

6 Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra a) og b), i EF-varemærkeforordningen betragtes brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, og anbringelse af EF-varemærket på varer eller deres emballage i EU udelukkende med eksport for øje også som brug i henhold til artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen ligestilles brug af EF-varemærket med indehaverens samtykke med indehaverens brug af varemærket Artikel 42 i EF-varemærkeforordningen følger af manglende brug Følgerne af manglende brug i indsigelsessager behandles i artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen. Artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen: På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Artikel 42, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen: Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet. EF-varemærkeforordningen indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser om, at de former for brug, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1 og 2, i EF-varemærkeforordningen, også kan betragtes som brug af ældre nationale varemærker. Begrebet forpligtelse til brug af det registrerede varemærke er dog harmoniseret i medfør af artikel 10, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ("varemærkedirektivet"). Artikel 15, stk. 1 og 2, i EF-varemærkeforordningen bør således også finde anvendelse på brug af ældre nationale varemærker. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 6

7 Derudover følger det af ordlyden af artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen, at der kun kan anmodes om bevis for brug, hvis den ældre rettighed er et EF-varemærke eller et andet varemærke med retsvirkning i EU eller en EUmedlemsstat som defineret i artikel 8, stk. 2, litra a), i EF-varemærkeforordningen. Eftersom indsigelser indgivet i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen ikke kan være baseret på EF-varemærker eller andre varemærker som omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), i EF-varemærkeforordningen, har EF-varemærkeansøgeren ikke ret til at anmode om bevis for brug af ældre rettigheder, der gøres gældende i indsigelser i henhold til denne bestemmelse. Ikke desto mindre er det et krav i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen, at indsigeren påviser erhvervsmæssig brug, som ikke kun har lokal betydning, af den pågældende ældre rettighed. For så vidt angår artikel 8, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen, er Harmoniseringskontorets praksis, at der ikke kan fremsættes begæringer om dokumentation for brug af den ældre rettighed. Det skyldes, at sådanne ældre rettigheder omfatter både varemærker med retsvirkning i EU/EU-medlemsstaterne (EF-varemærker, nationale varemærker, internationale registreringer) og nationale ikke-eu-varemærker, idet begæringer om dokumentation for brug af sidstnævnte ikke er en mulighed i henhold til EF-varemærkeforordningen. Det ville være diskriminerende at anmode om bevis for brug af visse landes varemærker, men ikke andres. Det følger heraf og af den specifikke genstand for beskyttelsen i henhold til artikel 8, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen, at selv om brug eller manglende brug af de ældre rettigheder kan have indflydelse på argumenterne i begrundelsen for at ansøge om EF-varemærket, kan indsigeren ikke forpligtes til at godtgøre brug i henhold til artikel 42, stk. 3, af ældre rettigheder, der gøres gældende Regel 22 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen proceduremæssige regler, dokumentation og sprog Ifølge regel 22, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen, hvor den indsigende part i henhold til artikel 42, stk. 2 eller 3, i EF-varemærkeforordningen skal godtgøre, at brug har fundet sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, opfordrer Harmoniseringskontoret vedkommende til inden for en af kontoret fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægger den indsigende part ikke sådant bevis inden for den fastsatte frist, forkaster kontoret indsigelsen. Ifølge regel 22, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal det af de oplysninger og beviser, der fremlægges som dokumentation for brug, fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes, og disse oplysninger skal underbygges med beviser, jf. stk. 4. Ifølge regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal beviser bestå af skriftlige dokumenter og i princippet begrænses til underbyggende dokumentation og bevismidler som f.eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de i forordningens artikel 78, stk. 1, litra f), nævnte skriftlige erklæringer. Ifølge regel 22, stk. 5, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen kan en begæring om dokumentation for brug fremsættes ved eller uden samtidig at Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 7

8 fremkomme med bemærkninger til de grunde, indsigelsen er baseret på. Sådanne bemærkninger kan indgives sammen med bemærkningerne som svar på dokumentationen for brug. Ifølge regel 22, stk. 6, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen kan Harmoniseringskontoret, hvis den dokumentation, der fremlægges i henhold til stk. 1, 2 og 3, er på et andet sprog end det, der anvendes under indsigelsesproceduren, kræve, at den indsigende part inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist tilvejebringe en oversættelse af dokumentationen til det sprog, der anvendes under indsigelsesproceduren Varemærkedirektivet og medlemsstaternes lovgivning til gennemførelse af direktivet Artikel 10 i direktivet indeholder bestemmelser, der er identiske med artikel 15 i EF-varemærkeforordningen, hvor "brug inden for Fællesskabet" er erstattet med "brug i den pågældende medlemsstat". 2 Materielle bestemmelser 2.1 Reel brug: Domstolens principper Hverken EF-varemærkeforordningen eller gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen definerer, hvad der skal forstås ved "reel brug". Domstolen har imidlertid fastlagt flere vigtige principper med hensyn til fortolkningen af dette udtryk. Minimax, 2003 (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax): Domstolen fastlagde følgende principper: Reel brug betyder faktisk brug af mærket (præmis 35). Ved "reel brug" skal følgelig forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket (præmis 36). Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller slutbrugeren, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (præmis 36). "Reel brug" af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed (præmis 37). Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner er umiddelbart forestående (præmis 37). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 8

9 Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket (præmis 38). Under hensyn til omstændighederne i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevante marked samt til omfanget og hyppigheden af brugen af mærket (præmis 39). Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked (præmis 39). La Mer, 2004 (dom af 27. januar 2004, sag C-259/02, Laboratoire de la mer): Domstolen byggede videre på kriterierne fra Minimax-dommen som følger: Spørgsmålet, om en brug er kvantitativ tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele for de pågældende varer eller tjenesteydelser, afhænger af flere forhold samt af en konkret vurdering fra sag til sag. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning (præmis 22). Den omstændighed, at varemærket anvendes af en enkelt kunde, der importerer varerne, for hvilke varemærket er registreret, kan være tilstrækkelig til at godtgøre, at en sådan brug er reel, såfremt det fremgår, at denne import har en reel handelsmæssig berettigelse for varemærkeindehaveren (præmis 24). En "de minimis"-regel kan ikke fastsættes (præmis 25). 2.2 Reel brug: bevisstyrke anvendt af Harmoniseringskontoret I henhold til artikel 42 i EF-varemærkeforordningen skal indehaveren godtgøre reel brug af det ældre varemærke. Beviser skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, der godtgør reel brug (dom af 18. januar 2011, sag T-382/08, Vogue, præmis 22). Det er ikke tilstrækkeligt blot at fremsætte en umiddelbar betragtning. Harmoniseringskontoret kan desuden ikke på eget initiativ afgøre den reelle brug af ældre varemærker. Selv indehavere af velkendte varemærker skal fremlægge bevis for reel brug af det eller de ældre varemærker. Harmoniseringskontoret kræver ikke nødvendigvis en høj tærskel for bevis for reel brug. Ifølge Domstolen er det ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 9

10 kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. Der kan derfor ikke fastsættes en objektiv bagatelregel, der giver mulighed for på forhånd at fastlægge, hvilket niveau der skal være tale om, for at det udgør "reel" brug. Indehaveren skal kunne godtgøre et minimumsomfang af brug, men dette minimumsomfang afhænger af omstændighederne i de enkelte tilfælde. Hovedreglen er, at når brugen tjener et reelt handelsmæssigt formål, kan selv minimal brug af varemærket være tilstrækkeligt til at konstatere reel brug, afhængigt af varerne og tjenesteydelserne og det relevante marked (dom af 23. september 2009, sag T- 409/07, Acopat, præmis 35, og citeret retspraksis; dom af 2. februar 2012, sag T- 387/10, Arantax, præmis 42). Med andre ord er det tilstrækkeligt, hvis bevis for brug godtgør brug, som ifølge Harmoniseringskontorets vurdering i sagen ikke blot tjener det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. I visse tilfælde kan relativt få salgstransaktioner f.eks. være tilstrækkelige til at konkludere, at brugen ikke blot er symbolsk. Det gælder navnlig dyre varer (afgørelse af 4. september 2007, R 0035/2007-2, DINKY, præmis 22). Selv om meget beskeden brug f.eks. kan være tilstrækkelig under visse omstændigheder, bør indehavere ikke desto mindre forelægge omfattende dokumentation for brug. Ifølge regel 22, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal det af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form indsigerens varemærke er blevet brugt for de relevante varer og tjenesteydelser. Disse betingelser for bevis for brug er kumulative (dom af 5. oktober 2010, sag T- 92/09, STRATEGI, præmis 43). Det betyder, at indsigeren ikke blot skal angive, men også bevise hver af disse betingelser. Tilstrækkeligheden af oplysningerne og bevislighederne med hensyn til hvor, hvornår, i hvilket omfang og i hvilken form varemærket er blevet brugt, skal vurderes ud fra den indgivne dokumentation som helhed. En særskilt vurdering af de forskellige relevante faktorer isoleret set er ikke hensigtsmæssig (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 31). Harmoniseringskontoret vurderer således den indgivne dokumentation samlet. Alle omstændighederne i den specifikke sag skal tages i betragtning, og alle indgivne oplysninger skal vurderes i sammenhæng. Selv om beviser i sig selv kan være utilstrækkelige til at godtgøre brug af et ældre varemærke, kan de således bidrage til at godtgøre brug set i sammenhæng med andre beviser og oplysninger. Bevis for brug kan være af indirekte art, f.eks. dokumentation for en andel af det relevante marked, import af de relevante varer, forsyning af de nødvendige råvarer eller emballage til indehaveren af varemærket eller de relevante varers udløbsdato. En sådan indirekte dokumentation kan spille en afgørende rolle i den samlede vurdering af den indgivne dokumentation. Dens bevisværdi skal overvejes nøje. I dom af 8. juli 2010, sag T-30/09, peerstorm, præmis 42 ff., fandt Retten eksempelvis, at kataloger i sig selv under visse omstændigheder kunne være afgørende bevis for tilstrækkeligt brugsomfang. Det er nødvendigt at tage højde for de pågældende varers og tjenesteydelsers specifikke art i forbindelse med vurderingen af den indgivne dokumentations bevisværdi. Det kan f.eks. i en bestemt markedssektor være almindeligt, at selve varerne og tjenesteydelserne ikke er påført oplysninger om, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form varemærket bruges. Det er i givet fald naturligvis ikke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 10

11 hensigtsmæssigt at se bort fra en sådan dokumentation for brug, hvis oplysningerne herom kan findes i den øvrige indgivne dokumentation. Hver af de indgivne bevisligheder skal vurderes nøje med henblik på at slå fast, om de reelt godtgør brug i de fem år, der går forud for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen (se i denne henseende punkt 2.5 nedenfor), eller brug i det relevante område (se punkt 2.4 nedenfor). Navnlig de datoer og anvendelsessteder, der fremgår af ordrer, fakturaer og kataloger, undersøges nøje. Bevisligheder indgivet uden angivelse af brugsdato kan, som led i en samlet vurdering, stadig være relevante og tages i betragtning sammenholdt med andre bevisligheder, der er dateret (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 33). Det er navnlig tilfældet, hvis det i en bestemt markedssektor er almindeligt, at selve varerne og tjenesteydelserne ikke er påført datooplysninger (afgørelse af 5. september 2001, R 0608/2000-4, Palazzo, præmis 16, hvor det bemærkes, at ismenuer sjældent er daterede). Med hensyn til gennemførelsen af førnævnte overordnede principper i praksis henvises til eksemplerne i punkt nedenfor. 2.3 Brugsform: erhvervsmæssig brug som varemærke Udtrykket "brugsform" Tegnets krævede "brugsform" henviser til dets erhvervsmæssige brug som varemærke. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at udtrykket "brugsform" i forbindelse med regel 22, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen yderligere omfatter kravet om dokumentation for: brug af varemærket som registreret eller en variation deraf i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen (punkt 2.7 nedenfor) brug for de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (punkt 2.8 nedenfor) Brug som varemærke Artikel 15 og artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen stiller krav om reel brug af EF-varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen. Indsigeren skal således godtgøre, at varemærket har været brugt som varemærke på markedet. Eftersom et varemærke bl.a. har til formål at fungere som en forbindelse mellem varerne og tjenesteydelserne og den person, der er ansvarlig for deres markedsføring, skal dokumentationen for brug etablere en klar forbindelse mellem brugen af varemærket og de relevante varer og tjenesteydelser. Som det klart fremgår af regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen, behøver varemærket ikke at være påsat selve varerne. En gengivelse på emballager, kataloger, reklamematerialer eller fakturaer for de pågældende varer og tjenesteydelser udgør Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 11

12 direkte dokumentation for, at der er gjort reel brug af varemærket (se også punkt nedenfor). Brug af et tegn som firma- eller handelsnavn må ikke betragtes som et varemærke, medmindre de relevante varer eller tjenesteydelser identificeres og udbydes på markedet under dette tegn (dom af 13. april 2011, sag T-209/09, Adler Capital, præmis 55 og 56). Generelt er det ikke tilfældet, når firmanavnet blot anvendes som forretningsskilt (undtagelse ved dokumentation for brug ved detailhandelstjenester) eller fremgår bag på kataloget eller som en tilføjelse på en etiket (dom af 18. januar 2011, sag T-382/08, Vogue, præmis 47). Reel brug kræver brug som varemærke: ikke blot som illustration eller på rent salgsfremmende varer eller tjenesteydelser i overensstemmelse med varemærkets afgørende funktion, dvs. at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 43). Derfor er følgende ikke egnet som dokumentation for reel brug af varemærket: brug af tegnet som selskabsnavn eller forretningsbetegnelse, fordi formålet med et selskabsnavn eller en forretningsbetegnelse ikke i sig selv er at skelne mellem varer eller tjenesteydelser. Formålet med et selskabsnavn er at identificere et selskab, hvorimod en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt bruges til at betegne en forretning. Når brugen af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt begrænser sig til at identificere et selskab eller betegne en forretning, kan brugen således ikke anses for at være foretaget "for varer eller tjenesteydelser" (dom af 11. september 2007, sag C-17/06, Céline, præmis 21; dom af 13. maj 2009, sag T-183/08, Jello Schuhpark II, præmis 31 og 32). Brug af et selskabsnavn/en forretningsbetegnelse kan betragtes som brug "for varer", når: en tredjepart anbringer det tegn, der udgør dennes selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, på varer, eller uanset at tegnet ikke er anbragt når tredjepart bruger tegnet på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det tegn, der udgør tredjeparts selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, og de varer eller tjenesteydelser, som tredjepart sælger eller præsterer (dom af 11. september 2007, sag C-17/06, Céline, præmis 21-23). Hvis en af disse to betingelser er opfyldt, udelukker den kendsgerning, at en ordbestanddel bruges som virksomhedens forretningsbetegnelse, ikke brug heraf som mærke for varer eller tjenesteydelser (dom af 30. november 2009, sag T-353/07, Coloris, præmis 38). Afhængigt af omstændighederne kan følgende anvendes som dokumentation for reel brug af det registrerede varemærke: Præsentation af selskabsnavnet øverst på ordresedler eller fakturaer, afhængigt af hvordan tegnet er vist på dem. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt blot at bruge et selskabsnavn øverst på fakturaer uden en klar henvisning til specifikke varer/tjenesteydelser. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 12

13 Brug af et tegn som domænenavn eller som en del af et domænenavn identificerer primært indehaveren af webstedet (f.eks. Afhængigt af omstændighederne kan en sådan brug dog også udgøre brug af et registreret varemærke (hvilket forudsætter, at der linkes til et websted, hvoraf varerne og tjenesteydelserne fremgår) Offentlig erhvervsmæssig brug Offentlig brug over for intern brug Brugen skal være offentlig, dvs. at den skal være ekstern og synlig for nuværende eller potentielle forbrugere af varerne eller tjenesteydelserne. Brug i den private sfære eller rent intern brug i et selskab eller i en koncern udgør ikke reel brug (dom af 9. december 2008, sag C-442/07, Verein Radetzky-Orden, præmis 22; dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37). Varemærket skal bruges offentligt og i forhold til omverdenen for at sikre en afsætning af de varer eller tjenesteydelser, som det betegner (dom af 12. marts 2003, sag T-174/01, Silk Cocoon, præmis 39; dom af 30. april 2008, sag T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, præmis 38). Relevant dokumentation kan stamme fra et distributionsselskab, som udgør en del af en koncern. Distribution er en virksomhedsstruktur, der er almindelig i erhvervslivet og indebærer brug af varemærket, som ikke kan betragtes som rent intern brug i en koncern, eftersom mærket også bruges i forhold til omverdenen og offentligt (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 32). Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds er umiddelbart forestående. Forberedelse af brug af mærket f.eks. trykning af etiketter, fremstilling af beholdere osv. er intern brug og udgør derfor ikke erhvervsmæssig brug i denne forbindelse (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37) Kommercielle aktiviteter i forhold til salgsfremmende aktiviteter Hvis varemærket er beskyttet for almennyttige foreninger for deres varer eller tjenesteydelser, og varemærket er blevet brugt, er den omstændighed, at brugen ikke sker med gevinst for øje, irrelevant: Den omstændighed, at en velgørende organisation ikke arbejder med gevinst for øje, udelukker ikke, at den kan have til formål at skabe og herefter bevare afsætningsmuligheder for sine varer eller tjenesteydelser (dom af 9. december 2008, sag C-442/07, Verein Radetzky-Orden, præmis 17). Varer og tjenesteydelser, der udbydes gratis, kan udgøre reel brug, når de udbydes med handelsmæssigt formål, dvs. med det formål at skabe og bevare en afsætningsmulighed for de pågældende varer eller tjenesteydelser i EU i forhold til andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, og som derfor var i konkurrence med dem (dom af 9. september 2011, sag T-289/09, Omnicare Clinical Research, præmis 67 og 68). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 13

14 Brug af varemærket på salgsfremmende materialer for andre varer kan ikke normalt betragtes som tilstrækkelig (indirekte) dokumentation for brug som omhandlet i varemærkelovgivningen vedrørende den type reklameartikler, hvorpå varemærket bruges eller har været brugt. Bortgivelse af beklædningsgenstande som f.eks. T-shirts og kasketter ved reklamefremstød med det formål at markedsføre andre produkter, f.eks. en drikkevare, kan ikke betragtes som reel brug af det pågældende varemærke for beklædningsgenstande. Harmoniseringskontorets praksis vedrørende "reel brug" i forbindelse med reklameartikler er bekræftet af Domstolen: Ældre tegn WELLNESS Sag nr. C-495/07 (præjudiciel afgørelse) Indsigeren var indehaver af mærket "WELLNESS" i klasse 25 og 32. I forbindelse med salget af beklædningsgenstande anvendte indsigeren sit varemærke til at betegne en alkoholfri drik, der i flasker med påskriften "WELLNESS-DRINK" blev givet som gave sammen med de af selskabet solgte beklædningsgenstande. Varemærket blev ikke anvendt for drikke, der blev solgt særskilt. Domstolen fandt, at når reklamegenstande uddeles som en tilgift til et køb af andre varer og for at fremme salget af disse varer, mister mærket sin handelsmæssige begrundelse for de salgsfremmende varer, og indsigeren anses for ikke at have gjort reel brug af varemærket for den klasse, hvorunder genstandene henhører (præmis 22) Brug for varer eller tjenesteydelser Brug for varer Varemærker er traditionelt blevet brugt på varer (trykt på varerne, etiketter osv.) eller deres emballage. Dokumentation for brug på varer eller deres emballage er imidlertid ikke den eneste måde, hvorpå der kan godtgøres brug for varer. Det er tilstrækkeligt, at der er en reel forbindelse mellem mærket og varerne, og at varemærket bruges "for" varerne eller tjenesteydelserne, f.eks. på brochurer, foldere, mærkater, tegn i salgssteder osv. Ældre tegn Schuhpark Sag nr. T-183/08 Retten fandt, at brug af tegnet Schuhpark for fodtøj i annoncer, på poser og fakturaer ikke skulle angive skoenes oprindelse (skoene var påført deres eget mærke eller overhovedet ikke noget mærke), men nærmere skoforhandlerens selskabsnavn eller forretningsbetegnelse. Det blev betragtet som utilstrækkeligt til at knytte en forbindelse mellem tegnet Schuhpark og skoene. Med andre ord kan Schuhpark være et mærke i forbindelse med detailsalg af sko, men det blev ikke brugt som et varemærke for varer (præmis 31 og 32). Når indsigeren udelukkende afsætter sine varer gennem kataloger (postordresalg) eller via internettet, fremgår varemærket ikke nødvendigvis af emballagen eller endda selve varerne. I givet fald vil brug på de (internet)sider, hvor varerne er præsenteret hvis der ellers er tale om reel brug med hensyn til periode, område, omfang og art (se punkt ) generelt blive betragtet som tilstrækkelig. Indehaveren af varemærket vil ikke skulle godtgøre, at selve varerne rent faktisk er forsynet med varemærket. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 14

15 Kun under ekstraordinære omstændigheder kan kataloger i sig selv være afgørende bevis for ikke ubetydeligt brugsomfang: Ældre tegn PETER STORM Sag nr. T-30/09 Retten accepterede, at kataloger kunne dokumentere omfanget af brugen af et mærke i en situation, hvor et stort antal af de artikler, som er omfattet af varemærket PETER STORM, blev udbudt til salg i katalogerne, og at disse artikler kunne købes i mere end 240 butikker i Det Forenede Kongerige i en betydelig del af den relevante periode. Disse faktorer gav anledning til at konkludere, at brugen havde haft et vist omfang (præmis 43, se også præmis 38-45). Ældre tegn Sag nr. CATAMARAN R 0566/ Appelkammeret konkluderede, at trods den kendsgerning, at dokumentationen ikke omfattede fakturaer var salgskatalogerne (forår/sommer 2001 til efterår/vinter 2006) kombineret med de forskellige prøver på beklædningsgenstande og den beedigede erklæring (med salgstal) tilstrækkelig dokumentation for omfanget af brug af de ældre varemærker (præmis 31 og 32) Brug for tjenesteydelser Varemærker kan ikke bruges direkte "på" tjenesteydelser. Derfor vil deres brug, for så vidt angår varemærker, der er registreret for tjenesteydelser, generelt finde sted i forretningspapirer, reklamer eller på anden vis direkte eller indirekte for tjenesteydelserne. Når brugen i sådanne materialer godtgør reel brug, vil en sådan brug være tilstrækkelig. Ældre tegn STRATEGIES Sag nr. T-92/09 Når et ældre varemærke var registreret for "virksomhedsledelse" og brugt som titel i erhvervsmagasiner, udelukkede Retten ikke, at en sådan brug kunne betragtes som reel i forbindelse med de pågældende tjenesteydelser. Det kunne være tilfældet, hvis det godtgøres, at magasinet fungerer som medie for levering af forretningsledelsestjenester, dvs. hvis sådanne tjenester leveres gennem et magasin. Den kendsgerning, at der ikke er nogen "direkte bilateral forbindelse" mellem udgiveren og modtageren af tjenesterne, er ikke til hinder for en sådan konstatering af reel brug. Det skyldes, at magasinet ikke uddeles gratis, hvilket kunne sandsynliggøre påstanden om, at betalingen af prisen for magasinet udgør betaling for de leverede tjenesteydelser Brug i reklameøjemed Varemærker opfylder deres funktion, som er at angive varers og tjenesteydelsers kommercielle oprindelse og tjene som symboler på deres indehavers goodwill, ikke blot når de reelt bruges på eller for varer eller tjenesteydelser, men også når de bruges i reklameøjemed. Varemærkers reklame- eller markedskommunikationsfunktion er faktisk en af deres vigtigste funktioner. Derfor vil brug i reklameøjemed generelt blive betragtet som reel brug: hvis reklamemængden er tilstrækkelig til at udgøre reel offentlig brug af varemærket Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 15

16 hvis der kan knyttes en forbindelse mellem varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret. Domstolen bekræftede denne tilgang i Minimax-sagen, hvor den fandt, at varemærket skal bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner er umiddelbart forestående (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37). Udfaldet i de enkelte sager vil imidlertid i høj grad afhænge af de individuelle forhold. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at den indgivne dokumentation også indeholder en klar angivelse af brugsomfanget (mængden af og distributionsperioden for reklamemateriale): Ældre tegn Sag nr. BLUME R 0681/ Tjenesteydelser: tjenesteydelser leveret af et forlag i klasse 41. Appelkammeret bekræftede, at dokumentationen (bestående af kataloger, pressemeddelelser og annoncer) samlet set var tilstrækkelig til at godtgøre reel brug af varemærket. Selv om ordrebogen og kontoudtoget ikke giver nogen oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang varemærket blev brugt i Spanien, godtgør de resterende dokumenter, navnlig kataloger, pressemeddelelser og annoncer, samlet set, at indsigeren i den relevante periode har udgivet bøger og magasiner i Spanien under varemærket BLUME. Selv om indsigeren hverken indgiver fakturaer, ordrer eller salgstal, er der grund til at antage, at den pågældende annoncerede for sine bøger og magasiner og reklamerede for og solgte dem under varemærket BLUME. Selv om reklamematerialet og pressemeddelelserne blev identificeret og dateret af indsigeren, nævnes varemærket BLUME altid i pressemeddelelser og på omslaget af de nævnte bøger. Derudover er teksten skrevet på spansk, og prisen er angivet i pesetas. Sammenholdt med katalogerne fremgår det af disse pressemeddelelser, at der henvises til visse af de bøger, der udtrykkeligt er nævnt i katalogerne (præmis 23). Ældre tegn BIODANZA Varer og tjenesteydelser: Klasse 16 og 41. Sag nr. R 1149/ (stadfæstet ved dom i sag T-298/10) Appelkammeret afviste indsigelsesafdelingens konklusion om, at dokumentationen (kun annoncer) godtgjorde reel brug. Det følger klart af konklusionen i den anfægtede afgørelse, at dokumentation for brug indgivet af indsigeren udelukkende består af annoncer, der kun kan godtgøre, at indsigeren annoncerede for en årlig "BIODANZA"-festival i hele den relevante periode og workshopper både regelmæssigt og på ad hoc-basis fra I modsætning til konklusionen i den anfægtede afgørelse kan sådanne annoncer ikke godtgøre distribution til en potentiel tysk kundekreds. De kan heller ikke godtgøre omfanget af en eventuel distribution eller antallet af salgstransaktioner eller kontrakter vedrørende de tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket. Tilstedeværelsen af reklamer alene kan højst sandsynliggøre, at de tjenesteydelser, der blev annonceret for under det ældre varemærke, blev afsat eller i det mindste udbudt til salg inden for det relevante område, men kan ikke godtgøre dette, som det uberettiget blev antaget i den anfægtede afgørelse. Når annoncering sker parallelt med markedsføringen af varer og tjenesteydelser, og der er dokumentation for begge aktiviteter, vil annoncering understøtte reel brug. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 16

17 Annoncering forud for den reelle markedsføring af varer og tjenesteydelser hvis det sker med henblik på at skabe et marked for varerne eller tjenesteydelserne vil generelt blive betragtet som reel brug. Hvorvidt annoncering alene, uden nuværende eller fremtidige planer om reelt at markedsføre varerne eller tjenesteydelserne, udgør reel brug, er tvivlsomt. Som i de fleste andre situationer vil resultatet afhænge af omstændighederne i den enkelte sag. Hvis der f.eks. er adgang til varerne eller tjenesteydelserne i udlandet, f.eks. ferieboliger eller bestemte produkter, kan annoncering alene være tilstrækkelig til at udgøre reel brug Brug via internettet Den standard, der anvendes i forbindelse med vurdering af dokumentation i form af udskrifter fra internettet, er ikke strengere end i forbindelse med vurderingen af andre former for dokumentation. Tilstedeværelsen af varemærket på websteder kan således bl.a. vise brugsformen eller den kendsgerning, at varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med mærket, udbydes til offentligheden. Den blotte tilstedeværelse af et varemærke på et websted er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre reel brug, medmindre webstedet også viser, hvor, hvornår og i hvilket omfang varemærket bruges, eller disse oplysninger er angivet på anden vis. Ældre tegn Sag nr. SHARP R 1809/ Indsigeren indgav uddrag af sine websteder for forskellige lande. Appelkammeret fandt, at udskrifter fra en virksomheds eget websted ikke kan godtgøre brug af et varemærke for visse varer uden supplerende oplysninger om potentielle og relevante kunders reelle brug af webstedet eller supplerende annoncering og salgstal for de forskellige varer, billeder af varerne med mærket osv. (præmis 33). Ældre tegn Sag nr. WALZERTRAUM T-355/09 (appel iværksat, sag C-141/13 P) Indsigeren, et bageri, som er indehaver af det tyske varemærke WALZERTRAUM for varer i klasse 30, indgav for at godtgøre omfanget af sit varemærkes brug dokumentation i form af en reklamebrochure offentliggjort på internettet, som giver generelle oplysninger om indsigerens arbejdsmetoder og de ingredienser, der anvendes i indsigerens varer og varesortiment, herunder den pågældendes WALZERTRAUM-chokolade. Varerne kunne dog ikke bestilles online på webstedet. Derfor fandt Retten, at der ikke kunne knyttes en forbindelse mellem webstedet og antallet af solgte artikler (præmis 47). Navnlig kan bevisværdien af udskrifter fra internettet styrkes ved indgivelse af dokumentation for, at det specifikke websted er besøgt, og især at der er afgivet ordrer på de relevante varer og tjenesteydelser gennem webstedet af et vist antal kunder i den relevante periode. Nyttig dokumentation i denne henseende kunne f.eks. være registre, der generelt føres i forbindelse med drift af en virksomheds websted, f.eks. registre vedrørende opnåede hits på forskellige tidspunkter eller, i visse tilfælde, de lande, hvorfra webstedet er tilgået. For så vidt angår den relevante periode, anses oplysninger på internettet eller i onlinedatabaser for at have den dato, hvorpå oplysningerne blev lagt ud. Websteder indeholder ofte særdeles relevant information. Visse oplysninger er måske endda kun tilgængelige på internettet fra sådanne websteder. Det omfatter f.eks. onlinekataloger, der ikke er tilgængelige i trykt format. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 17

18 Internettets karakter kan gøre det vanskeligt at fastslå, på hvilken konkret dato oplysningerne faktisk blev stillet til rådighed for offentligheden. F.eks. nævnes det ikke på alle websider, hvornår de blev offentliggjort. Endvidere er det let at opdatere websteder, men alligevel har de fleste ikke et arkiv over tidligere vist materiale og viser heller ikke historikken, så offentligheden kan fastslå præcist, hvad der blev offentliggjort og hvornår. I den forbindelse vil datoen for brug på internettet blive anset for pålidelig, især hvis: webstedet tidsstempler de enkelte registreringer og således giver information vedrørende historikken over de ændringer, der er foretaget i en fil eller på en webside (som f.eks. på Wikipedia eller som automatisk vedhæftes indhold, f.eks. forumbeskeder og blogs) søgemaskiner (f.eks. Google cache) forsyner websiden med indekseringsdatoer et skærmbillede af en webside er forsynet med en bestemt dato. Den indgivne dokumentation skal godtgøre, at onlinetransaktionerne var forbundet med de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med mærket. Ældre tegn ANTAX Sag nr. T-387/10 Indsigeren har bl.a. indgivet udskrifter fra internettet fra flere skatterådgiveres hjemmesider, som bruger det varemærke, som indsigelsen støttes på. Retten fandt, at oplysninger på webstedet tillod læseren at knytte en forbindelse mellem varemærket og de udbudte tjenesteydelser (præmis 39 og 40). Mens varemærkets art og til en vis grad perioden (som nævnt ovenfor) og området er mindre komplekse at godtgøre, giver brugens omfang anledning til flere vanskeligheder, hvis der udelukkende indgives dokumentation fra internettet. Det bør tages i betragtning, at transaktioner via internettet har tendens til at udelukke de fleste "traditionelle" beviser for afsætning som f.eks. fakturaer, omsætningstal, skattedokumenter osv. Ny "elektronisk" dokumentation begynder at afløse eller har allerede afløst denne type dokumentation, f.eks. certificerede betalingsmidler, ordrer og bekræftelser heraf, registrering af sikre transaktioner osv. Ældre tegn Sag nr. Skunk funk (fig.) R 1464/ Uddrag fra tredjeparters websteder indeholder til trods for at de er udskrevet den 10. juni 2008 forbrugeres bemærkninger om beklædningsgenstande og butikker med varemærket SKUNKFUNK dateret i den relevante periode. Navnlig hvad angår det relevante område, viser dokumenterne forskellige bemærkninger fra forbrugere i Spanien fra december 2004 og februar-marts-april-maj-juli Som indsigelsesafdelingen påpegede, nævner et blogindlæg (af 4. marts 2007) på websiden desuden, at indsigeren ("Skunkfunk-designer") eksporterer surferbeklædning til hele verden og har en omsætning på op imod 7 mio. EUR om året (præmis 21). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 18

19 2.4 Brugssted Brug på det "indenlandske" marked 1 Varemærket skal være brugt i det område, hvor det er beskyttet (EU for EF-varemærker, medlemsstaternes område for nationale varemærker eller Benelux for Benelux-varemærker og de relevante landes områder for internationale registreringer). Som Domstolen fandt i Leno Merken-sagen, er størrelsen af det område, hvor brugen finder sted, blot et af flere forhold, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, hvorvidt brugen er reel (dom af 19. december 2012, sag C-149/11, Leno Merken, præmis 30). Domstolen fandt endvidere, at der ikke kan tages hensyn til brug af varemærket i ikke-eu-lande (præmis 38). I lyset af globaliseringen af handelen kan en angivelse af varemærkets indehavers vedtægtsmæssige hjemsted ikke betragtes som tilstrækkelig dokumentation for, at brug har fundet sted i det pågældende land. Selv om det i artikel 15, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen hedder, at anbringelse af EF-varemærket på varer eller deres emballage i Fællesskabet udelukkende med eksport for øje betragtes som brug af mærket, udgør angivelsen af indsigerens hjemsted som sådan ikke bevis for sådanne handlinger. På den anden side er den kendsgerning, at kunder, som har hjemsted uden for det relevante område, er anført i dokumenterne som bevis for brug af det ældre varemærke, i sig selv ikke tilstrækkelig til at udelukke, at tjenesteydelser (f.eks. markedsføring og reklame) reelt kan have været leveret i det relevante område for disse virksomheder med hjemsted i andre områder (afgørelse af 9. juni 2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, præmis 16) EF-varemærker: brug i Den Europæiske Union 2 Hvis det ældre varemærke er et EF-varemærke, skal det være brugt "inden for Fællesskabet" (artikel 15, stk. 1, og artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). I henhold til Leno Merken-dommen skal artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen fortolkes således, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger "reel brug" inden for EU, skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område (præmis 44). I territorial henseende og i lyset af EF-varemærkets enhedskarakter er den rette tilgang ikke at anvende politiske grænser, men derimod markedets/markedernes grænser. Derudover er et at målene med EF-varemærkesystemet, at det skal være åbent for virksomheder af enhver art og størrelse. En virksomheds størrelse er derfor ikke en relevant faktor i bedømmelsen af, om der foreligger reel brug. Som Domstolen fandt i Leno Merken-dommen, er det umuligt på forhånd abstrakt at afgøre, hvilket territorialt omfang der skal lægges til grund for at afgøre, om brugen af det nævnte varemærke er reel (præmis 55). Der skal tages hensyn til samtlige relevante oplysninger og omstændigheder, blandt andre de særlige forhold på det omhandlede marked, arten af de varer eller tjenesteydelser, som er beskyttet af varemærket, det territoriale og kvantitative omfang af brugen samt hyppigheden og regelmæssigheden af brugen (præmis 58). 1 Ændret den 2. maj Ændret den 2. maj Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 19

20 Harmoniseringskontoret skal fra sag til sag vurdere, om de forskellige oplysninger og beviser kan kombineres med henblik på at afgøre, om brugen af varemærket er reel, og varemærkets geografiske udbredelse er kun et af de aspekter, der skal overvejes. Under alle omstændigheder skal det understreges, at EU's krav til eller standarder for reel brug er de gældende (dvs. betingelserne i artikel 15 i EF-varemærkeforordningen) og ikke de nationale standarder eller praksisser for EF-varemærker Nationale varemærker: brug i den relevante medlemsstat Hvis det ældre varemærke er et nationalt varemærke med retsvirkning i en af EUmedlemsstaterne, skal der være gjort reel brug af varemærket i det land, hvor det er beskyttet (artikel 42, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen). Brug i en del af medlemsstaten kan være tilstrækkelig, forudsat at der er tale om reel brug: Sag nr. Ældre varemærke Bemærkning C-416/04 P VITAFRUT Brugen blev anset for tilstrækkelig, selv om det ældre spanske varemærke ikke fandtes på en væsentlig del af Spaniens område, da dokumentationen henviste til salg af dagligvarer (koncentreret frugtjuice) til en enkelt kunde i Spanien (præmis 60, 66 og 76) Brug i import- og eksporthandel I henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen betragtes anbringelse af EF-varemærket på varer eller deres emballage i EU udelukkende med eksport for øje ligeledes som brug i henhold til artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen. Sag nr. Ældre varemærke Bemærkning R 0602/ RED BARON Appelkammeret anførte, at afsætning i Østrig og Det Forenede Kongerige fra Nederlandene også udgjorde reel brug i henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen (præmis 42). Varemærket skal bruges på det relevante marked dvs. det geografiske område, hvor det er registreret. Dokumentation, der udelukkende vedrører import af varerne i det relevante område, kan, afhængigt af omstændighederne i sagen, være tilstrækkelig til at godtgøre brug i det pågældende område (se tilsvarende dom af 9. juli 2010, sag T- 430/08, Grain Millers, præmis 33 og 40 ff., vedrørende bevis for erhvervsmæssig brug af et tegn på grundlag af import fra Rumænien til Tyskland). Domstolen fandt, at en transitforsendelse, der består i at transportere varer, der lovligt er fremstillet i en medlemsstat, til et tredjeland, gennem en eller flere medlemsstaters områder, ikke indebærer markedsføring af de pågældende varer og derfor ikke kan krænke varemærkerettens særlige genstand (vedrørende transit gennem Frankrig af varer fra Spanien med destination i Polen, se dom af 23. oktober 2003, sag C-115/02, Rioglass and Transremar, præmis 27, og dom af 9. november 2006, sag C-281/05, Diesel, præmis 19). Derfor kan transit gennem en medlemsstat ikke i sig selv udgøre reel brug af det ældre varemærke i det pågældende område. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 20

21 2.5 Periode for brug Ældre varemærker, der har været registreret i mindst fem år I henhold til artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen kræver forpligtelsen til at godtgøre brug, at det ældre varemærke på tidspunktet for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen har været registreret i mindst fem år. Ved indsigelser indgivet mod internationale registreringer, hvor EU er designeret, skal der være gjort reel brug af indsigerens varemærke, hvis det når indsigelsesperioden indledes dvs. seks måneder efter datoen for den første genbekendtgørelse af den internationale registrering har været registreret i mindst fem år EF-varemærker Den dato, der er afgørende, når det skal fastlægges, hvorvidt et varemærke har været registreret i mindst fem år på tidspunktet for bekendtgørelsen af den anfægtede ansøgning, er i henhold til artikel 15 og artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen det ældre EF-varemærkes registreringsdato. Hvis der er gået mindst fem år mellem det ældre EF-varemærkes registreringsdato og datoen for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen (eller i tilfælde af en anfægtet international registrering seks måneder efter datoen for den første genbekendtgørelse af den internationale registrering), er ansøgeren (eller, hvis der er tale om en anfægtet international registrering, indehaveren) berettiget til at anmode om bevis for brug Nationale varemærker Hvad angår nationale varemærker, er det nødvendigt at fastlægge den dato, der svarer til EF-varemærkers registreringsdato. Ved fortolkningen af dette bør der tages højde for, at der findes nationale varemærkesystemer, der opererer med en indsigelsesprocedure efter registrering. I lyset af disse forskellige nationale procedurer henvises der i artikel 10, stk. 1, i varemærkedirektivet (som svarer til artikel 42 i EF-varemærkeforordningen) med hensyn til kravet om brug af nationale mærker til "fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning". Datoen for registreringsprocedurens afslutning (artikel 10, stk. 1, i direktiv 2008/95), som bruges til at beregne begyndelsestidspunktet for brugsforpligtelsen for nationale og internationale registreringer (artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen), fastlægges i hver medlemsstat i henhold til de i denne stat gældende procedureregler (dom af 14. juni 2007, sag C-246/05, Le Chef de Cuisine, præmis 26-28). Indehaveren af et mærke forventes ikke at gøre reel brug af mærket før udløbet af den nævnte femårige henstandsperiode, selv om der iværksættes undersøgelses- eller indsigelsessager mod den pågældende. Dette er i overensstemmelse med tilgangen til ældre EF-varemærker, eftersom registreringsdatoen for et EF-varemærke, som er nævnt i artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen som den afgørende dato for indledningen af henstandsperioden, altid er datoen for registreringsprocedurens Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 21

22 afslutning. Derudover sikrer denne fortolkning, at brugsforpligtelsen i henhold til EF-varemærkeforordningen er i overensstemmelse med de relevante nationale lovgivninger (afgørelse af 6. maj 2004, R 0463/2003-1, Wrap House, præmis 19; afgørelse af 18. juni 2010, R 0236/2008-4, RENO). Registreringsproceduren afsluttes efter en indsigelsesprocedure, der ligger forud for registreringen, eller i visse medlemsstater endda efter afslutningen af en indsigelsesprocedure, der ligger efter registreringen. De nøjagtige relevante datoer er de datoer, der er offentliggjort i Harmoniseringskontorets brochure "National Law Relating to the CTM", kapitel 12, s. 169: Harmoniseringskontoret undersøger ikke på eget initiativ den faktiske dato for registreringsprocedurens afslutning. Medmindre andet bevises, antager Harmoniseringskontoret, at registreringsproceduren var afsluttet på den dato, der er angivet som registreringsdatoen i den indgivne dokumentation. Indsigeren skal modbevise denne formodning ved at forelægge dokumentation for den nøjagtige dato, hvorpå registreringsproceduren blev afsluttet International registrering, hvor en medlemsstat er designeret I henhold til Madridprotokollens artikel 5, stk. 2, litra a) og b), har den designerede myndighed en periode på 12 eller 18 måneder fra datoen for meddelelsen af designeringen til at give foreløbigt afslag. Hvis medlemsstaten ikke er designeret i den internationale ansøgning, men i en efterfølgende designering, løber fristen på 12 eller 18 måneder fra datoen for meddelelsen af den efterfølgende designering til de designerede myndigheder. Medlemsstater, der bruger fristen på 12 måneder til at give foreløbigt afslag i henhold til protokollen i deres egenskab af designeret part, er: Benelux, Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Letland, Ungarn, Østrig, Portugal, Rumænien og Slovenien. Medlemsstater, der har valgt fristen på 18 måneder til at give foreløbigt afslag i henhold til protokollen i deres egenskab af designeret part, er: Danmark, Estland, Irland, Grækenland, Litauen, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige. Ansøgningsfristen (12 eller 18 måneder) for Bulgarien, Italien, Cypern, Polen og Slovakiet i deres egenskab af designeret part afhænger af, i) hvorvidt det pågældende land var designeret eller efterfølgende designeret før eller efter 1. september 2008, og ii) hvorvidt den oprindelige myndighed er bundet af både arrangementet og protokollen (frist: 12 måneder) eller kun protokollen (frist: 18 måneder). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 22

23 Se oversigtstabel nedenfor: Designeret land 3 Benelux, Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Letland, Ungarn, Østrig, Portugal, Rumænien og Slovenien. (kontraherende EU-parter, som både er bundet af arrangementet og protokollen) Danmark, Estland, Irland, Grækenland, Litauen, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (kontraherende EU-parter, der kun er bundet af protokollen) Bulgarien, Italien, Cypern, Polen og Slovakiet; hvis designeret eller efterfølgende designeret inden 1. september (kontraherende EU-parter, som både er bundet af arrangementet og protokollen, og som har valgt en udvidet frist) Bulgarien, Italien, Cypern, Polen og Slovakiet; hvis designeret eller efterfølgende designeret 1. september 2008 eller senere (kontraherende EU-parter, som både er bundet af arrangementet og protokollen, og som har valgt en udvidet frist) Oprindelsesland Alle kontraherende parter [Status pr. 15. januar 2013: 89 medlemsstater] 4 (uanset om de er bundet af både arrangementet og protokollen eller kun af protokollen) Alle kontraherende parter [Status pr. 15. januar 2013: 89 medlemsstater] (uanset om de er bundet af både arrangementet og protokollen eller kun af protokollen) Alle kontraherende parter [Status pr. 15. januar 2013: 89 medlemsstater] (uanset om de er bundet af både arrangementet og protokollen eller kun af protokollen) Kontraherende parter, der er bundet af både arrangementet og protokollen [Status pr. 15. januar 2013: 55 medlemsstater] Kontraherende parter, der kun er bundet af protokollen [Status pr. 15. januar 2013: 33 medlemsstater] Frist for at give afslag 12 måneder 18 måneder 18 måneder 12 måneder 18 måneder Harmoniseringskontoret anvender på eget initiativ fristen på 12 eller 18 måneder i henhold til ovenstående regler. Fristerne beregnes ved at lægge de relevante perioder til den dato, hvorfra fristen for meddelelse af afslaget løber, angivet med INID-kode 580 i udskriften af ROMARIN-databasen (dvs. ikke datoen for den internationale registrering eller efterfølgende designering) (regel 18, stk. 1, litra a), nr. iii), og regel 18, stk. 2, litra a), i de fælles gennemførelsesbestemmelser). Kun når det er afgørende for at fastlægge, hvorvidt det ældre varemærke er underkastet forpligtelsen til bevis for brug, skal indsigeren påberåbe sig en senere dato (f.eks. når et foreløbigt afslag er ophævet efter disse datoer, eller når det designerede land har valgt en frist på over 18 måneder for meddelelse af et afslag baseret på en indsigelse i henhold til artikel 5, stk. 2, litra c), i protokollen), og ansøgeren eller indehaveren skal påberåbe sig en dato, der ligger før disse datoer (f.eks. når en erklæring om meddelelse af beskyttelse er afgivet inden de pågældende datoer), og indgive afgørende beviser herfor til Harmoniseringskontoret. 3 Malta er ikke part i Madridarrangementet. 4 En fyldestgørende fortegnelse over alle kontraherende stater i Madridarrangementet og Madridprotokollen findes på: 5 Datoen for ikrafttrædelsen af protokollens artikel 9e, stk. 1, litra b), i protokollen, som gjorde erklæringer i henhold til protokollens artikel 5, stk. 2, litra b) eller c) (forlængelse af fristen til at give foreløbigt afslag) uvirksomme mellem kontraherende parter, der er bundet af både arrangementet og protokollen. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 23

24 Domstolen har navnlig i forbindelse med en ældre international registrering, hvor Tyskland er designeret bekræftet, at den dato, hvorpå en ældre international registrering anses for "registreret", skal fastlægges i henhold til tysk lovgivning, hvormed den ældre rettighed får retsvirkning, og ikke ved henvisning til datoen for registrering hos Det Internationale Bureau for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). I henhold til tysk varemærkelovgivning anses registreringen, hvis der gives foreløbigt afslag på beskyttelse af et internationalt registreret varemærke, som efterfølgende meddeles beskyttelse, for at have fundet sted på datoen for modtagelsen hos Det Internationale Bureau for WIPO af den endelige meddelelse om, at der er meddelt beskyttelse. Korrekt anvendelse af artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen og artikel 4, stk. 1, i Madridarrangementet må ikke føre til overtrædelse af princippet om ikkeforskelsbehandling (kendelse af 16. september 2010, sag C-559/08 P, Atoz, præmis 44 og 53-56) Internationale registreringer, hvor EU er designeret For så vidt angår internationale registreringer, hvor EU er designeret, hedder det i artikel 160 i EF-varemærkeforordningen: Med henblik på anvendelsen af artikel 15, stk. 1, artikel 42, stk. 2, artikel 51, stk. 1, litra a), og artikel 57, stk. 2, træder bekendtgørelsesdatoen, jf. artikel 152, stk. 2, i stedet for registreringsdatoen ved fastsættelsen af den dato, fra hvilken der skal gøres reel brug inden for Fællesskabet af det internationalt registrerede varemærke, hvor Det Europæiske Fællesskab er designeret. Fra og med denne bekendtgørelse har den internationale registrering samme retsvirkninger som registrerede EF-varemærker i henhold til artikel 151, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen Relevant tidsramme Hvis det ældre varemærke overhovedet er underkastet brugsforpligtelsen (registreret i mindst fem år), kan den faktiske periode, for hvilken der skal godtgøres brug, blot beregnes bagud fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis den anfægtede EF-varemærkeansøgning f.eks. blev bekendtgjort den 15. juni 2012, og det ældre varemærke blev registreret den 1. april 2000, ville indsigeren skulle godtgøre reel brug af sit varemærke i perioden fra den 15. juni 2007 til den 14. juni Ved indsigelser indgivet mod internationale registreringer, hvor EU er designeret, skal der være gjort reel brug af indsigerens varemærke, hvis det når indsigelsesperioden indledes (dvs. seks måneder efter datoen for den første genbekendtgørelse af den internationale registrering) har været registreret i mindst fem år. Hvis den anfægtede internationale registrering f.eks. blev bekendtgjort den 15. juni 2009, og det ældre varemærke blev registreret den 1. april 1996, ville indsigeren skulle godtgøre reel brug af sit varemærke i perioden fra den 15. december 2004 til den 14. december Hvis EU ikke er designeret i den internationale ansøgning, men i en efterfølgende designering, løber fristen på 18 måneder fra datoen for meddelelsen af den Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 24

25 efterfølgende designering til Harmoniseringskontoret. Se afgørelse af 20. december 2010, R 0215/2010-4, Purgator: Fra datoen for den efterfølgende designering af EU har en international registrering samme retsvirkning som en EF-varemærkeansøgning, mod hvilken der kan gøres indsigelse. Offentliggørelsen af datoen for den efterfølgende designering træder i stedet for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen (artikel 152 i EF-varemærkeforordningen). I denne sag fandt offentliggørelsen af datoen for den efterfølgende designering af EU sted den 8. oktober På dette tidspunkt havde det ældre varemærke med registreringsdatoen 14. juni 2005 endnu ikke været registreret i fem år og var ikke underkastet en brugsforpligtelse. Enhver brug eller manglende brug før eller efter de seneste fem år er generelt uden betydning. Dokumentation, der henviser til brug uden for denne tidsramme, tages ikke i betragtning, medmindre den udgør afgørende indirekte dokumentation for, at der må have været gjort reel brug af varemærket også inden for den relevante tidsramme. Domstolen fandt i denne henseende, at eventuelle omstændigheder efter indgivelsen af denne begæring kan gøre det muligt at bekræfte eller bedre at vurdere rækkevidden af anvendelsen af varemærket i den relevante periode samt indehaverens virkelige hensigter i den samme periode (kendelse af 27. januar 2004, C-259/02, Laboratoire la mer, præmis 31). Hvis der ikke er gjort reel brug af et varemærke i over fem år inden bekendtgørelsesdatoen, "redder" den kendsgerning, at der stadig i erhvervslivets eller forbrugerens bevidsthed kan være goodwill eller kendskab til mærket, ikke varemærket. Der behøver ikke være gjort reel brug af mærket i hele perioden på fem år, men nærmere inden for de fem år. Bestemmelserne om brugsforpligtelsen kræver ikke kontinuerlig brug (dom af 16. december 2008, sag T-86/07, Deitech, præmis 52) Sammenfatning Ældre mærke EF-varemærke Nationalt varemærke International registrering, hvor medlemsstater er designeret International registrering, hvor EU er designeret Beregning af indledningen af den femårige periode (henstandsperioden) Registreringsdato Som standard datoen for registrering eller registreringsprocedurens afslutning, hvis godtgjort af indsigeren. Som standard 12 eller 18 måneder efter den dato, hvorfra fristen for meddelelse af afslaget løber (INID-kode 580). Kan være før eller senere, hvis det godtgøres af parterne. Datoen for den anden genbekendtgørelse af designeringen af EU i del M.3. i EF-Varemærketidende. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 25

26 Anfægtet mærke EF-varemærkeansøgning International registrering, hvor EU er designeret Beregning af den femårige periode for godtgørelse af reel brug af det varemærke, som indsigelsen støttes på (relevant tid) Fem år regnet tilbage fra datoen for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen i del A i EF-Varemærketidende. Fem år regnet tilbage fra datoen for genbekendtgørelsen af den internationale registrering (eller den efterfølgende designering af EU) i del M.1. i EF-Varemærketidende + seks måneder (svarende til begyndelsen af indsigelsesperioden. Anden dato bekendtgjort under INID-kode 441). 2.6 Brugsomfang Kriterier I denne henseende skal det vurderes, om det i lyset af markedssituationen i den specifikke industri eller branche kan udledes af det indgivne materiale, at indehaveren rent faktisk har forsøgt at opnå en kommerciel position på det relevante marked. Varemærket skal bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner er umiddelbart forestående (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37). Det betyder ikke, at indsigeren skal indgive oplysninger om de samlede salgsmængder eller omsætningstal. Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn dels til det handelsmæssige omfang af brugen, dels til varigheden og hyppigheden af brugen (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 35). Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt (dom af 8. juli 2004, sag T-203/02, VITAFRUIT, præmis 42). Under visse omstændigheder kan selv indirekte beviser som f.eks. kataloger med varemærket, til trods for at de ikke giver direkte oplysninger om den mængde varer, der reelt afsættes, i sig selv være tilstrækkelige til at godtgøre brugsomfang som led i en samlet vurdering (dom af 8. juli 2010, sag T-30/09, peerstorm, præmis 42 ff.). Der behøver ikke at være gjort brug af varemærket i en minimumsperiode, for at der er tale om "reel" brug. Navnlig gælder det, at brugen ikke behøver at være kontinuerlig i den relevante periode på fem år. Det er tilstrækkeligt, at der er gjort brug af varemærket helt i starten eller mod udgangen af perioden, hvis blot der var tale om reel brug (dom af 16. december 2008, sag T-86/07, Deitech). Den nøjagtige afgørende tærskel for dokumentation for reel brug kan ikke defineres uden sammenhæng. Omsætningen og salgsmængden for produktet skal altid vurderes i forhold til alle andre relevante faktorer, såsom antal transaktioner, produktions- eller markedsføringskapacitet eller spredningsgraden for den virksomhed, der bruger varemærket, og karakteristikaene for produkterne eller tjenesteydelserne på det relevante marked. Det kræves ikke altid, at brugen af mærket har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 26

27 forhold ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 39; dom af 8. juli 2004, sag T-203/02, Vitafruit, præmis 42). En lav omsætning og lave salgstal, udtrykt i absolutte tal, af en vare til en pris i mellemklassen eller til en lav pris gør det muligt at slutte, at der ikke er gjort reel brug af det omhandlede varemærke. I forbindelse med dyre varer eller et eksklusivt marked kan en lav omsætning imidlertid være tilstrækkelig (afgørelse af 4. september 2007, R 0035/2007-2, Dinky, præmis 22). Der skal derfor altid tages højde for forholdene på det pågældende marked (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 51). En de minimis-regel kan ikke fastsættes. Den omstændighed, at varemærket anvendes af en enkelt kunde, der importerer varerne, for hvilke varemærket er registreret, kan være tilstrækkelig til at godtgøre, at en sådan brug er reel, såfremt det fremgår, at denne import har en reel handelsmæssig berettigelse for varemærkeindehaveren (dom af 27. januar 2004, sag C-259/02, Laboratoire de la mer, præmis 24 ff.). Det er irrelevant, at fakturaerne er blevet adresseret til en enkelt kunde, så længe varemærket bruges offentligt og i forhold til omverdenen og ikke kun inden for den virksomhed, der er indehaver af det ældre varemærke, eller i et distributionsnet, som denne virksomhed ejer eller kontrollerer (dom af 8. juli 2004, sag T-203/02, VITAFRUIT, præmis 50). Jo mindre det handelsmæssige omfang af brugen af varemærket er, jo mere nødvendigt er det, at den part, der har rejst indsigelsen, fremlægger yderligere oplysninger, som gør det muligt at afhjælpe en eventuel tvivl med hensyn til karakteren af den reelle brug, der er gjort af det pågældende varemærke (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 37). Hvad angår forholdet mellem omsætningen fra salget af varer under det ældre varemærke og sagsøgerens årlige omsætning, bemærkes, at spredningsgraden af aktiviteterne hos de virksomheder, der operer på det samme marked, varierer. Desuden har forpligtelsen til at godtgøre, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke, ikke til formål at kontrollere en virksomheds handelsstrategi. Det er ikke udelukket, at det er økonomisk og objektivt begrundet, at en virksomhed markedsfører en vare eller et varesortiment, selv om andelen heraf i den omhandlede virksomheds årlige omsætning er minimal (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 49). Særlige omstændigheder, f.eks. lavere salgstal i den indledende markedsføringsfase for et produkt, kunne imidlertid være relevante ved bedømmelsen af, om den brug, der er gjort af det ældre varemærke, er reel (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 53) Eksempler på utilstrækkelig brug Sag nr. WALZERTRAUM, præmis 32 ff. (appel iværksat, C-141/13 P) Bemærkning Indsigeren, et tysk bageri i en by med indbyggere, dokumenterede konstante månedlige salgstal for ca. 3,6 kg eksklusiv, håndlavet chokolade i en periode på 22 måneder. Til trods for annoncering på en webside, som er tilgængelig i hele verden, kunne chokoladen kun bestilles og købes i indsigerens bageri. I betragtning af de territoriale og kvantitative begrænsninger fandt Retten, at brugen ikke var godtgjort i tilstrækkeligt omfang. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 27

28 Dom af 30. april 2008, sag T-131/06, SONIA SONIA RYKIEL Afgørelse af 27. februar 2009, R 0249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II Afgørelse af 20. april 2001, R 0378/2000-1, Renacimiento Afgørelse af 9. februar 2012, R 0239/2011-1, GOLF WORLD (B , Golf World) 54 underkjoler og 31 underskørter blev solgt over en periode på 13 måneder for et beløb på i alt 432 EUR. Retten fandt, at disse beskedne mængder på det relevante marked (forbrugsvarer solgt til en meget rimelig pris) var utilstrækkelige. 500 plasticballonsæt bortgivet som gratis "prøver" kan ikke udgøre reel brug. Appelkammeret bekræftede indsigelsesafdelingens afgørelse om, at indgivelse af ét konnossement, der viser, at leveringen af 40 pakker sherry har fundet sted, er utilstrækkelig til at godtgøre reel brug. Som det eneste bevis for brug af tryksager indgav indsigeren dokumentation, der godtgjorde 14 abonnenter på et magasin i Sverige. Indsigelsesafdelingen fandt, at det var utilstrækkeligt til at godtgøre reel brug i Sverige, særlig i lyset af den kendsgerning at magasiner ikke er dyre varer. R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) Afgørelse af 7. juli 2011, R 0908/2010-2, ALFA- REN Afgørelse af 16. marts 2011, R 0820/2010-1, BE YOU Afgørelse af 6. april 2011, R 0999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) Afgørelse af 27. oktober 2008, B , Viña la Rosa Afgørelse af 21. juni 1999, B , Oregon Afgørelse af 30. januar 2001, B , Lynx Ni fakturaer vedrørende salg af vin i 2005, 2006, 2007 og 2008, som viser, at der over en periode på 36 måneder blev solgt varer markedsført under det ældre varemærke for en værdi af 4 286,36 EUR, og et udateret eksemplar af en produktetiket blev ikke betragtet som tilstrækkelig dokumentation for reel brug af et spansk varemærke registreret for "alkoholholdige drikke, undtagen øl" i klasse 33. Dokumentationen viste, at vinsalget var foregået i en lille, meget regional del af Spanien. For et land med over 40 mio. indbyggere blev den solgte mængde af den relativt billige vin betragtet som for lille til at skabe eller bevare afsætningsmuligheder for varer (vin), der forbruges i store mængder af den gennemsnitlige spanske forbruger. Tabel over salgstal for ALFACALCIDOL-produkter i Litauen i perioden med angivelse af produkter solgt af Teva Corp. under varemærket ALPHA D3 (kilde: IMS-sundhedsdatabase, Litauen), et udateret eksemplar af emballage for et ALPHA D3-produkt og et eksemplar af en annonce for ALPHA D3-produkter solgt i Litauen (ikke oversat) blev betragtet som utilstrækkelige til at godtgøre reel brug af varemærket i Litauen. Det fremgik ikke af den indgivne dokumentation, hvorvidt de markedsførte produkter reelt blev forhandlet og i givet fald i hvilke mængder. Salg af varer med et overskud på under 200 EUR i den niårige brugsperiode blev ikke betragtet som tilstrækkelig dokumentation for reel brug af det varemærke, som indsigelsen støttes på, for varer i klasse fakturaer, der viste, at 13 parfumeriartikler blev solgt i Spanien i perioden for et samlet beløb på 84,63 EUR, blev betragtet som utilstrækkelig dokumentation for reel brug af tegnet. Der er taget højde for den kendsgerning, at varerne var til dagligdags brug og blev solgt til en meget rimelig pris. Genparter af tre uafhængige vinguider, som nævner indsigerens varemærke (uden yderligere forklaringer vedrørende mængde, udgave, forlag osv.), blev betragtet som utilstrækkelig dokumentation for brug af varemærket for vin. Indsigelsesafdelingen fandt, at en faktura på 180 par sko var utilstrækkelig til at godtgøre reel brug. Som bevis for brug indgav indsigeren to fakturaer på i alt 122 beklædningsgenstande og fire udaterede etiketter uden angivelse af, hvilke varer der skulle forsynes med disse. Indsigelsesafdelingen betragtede dem som utilstrækkelige. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 28

29 2.6.3 Eksempler på tilstrækkelig brug Sag nr. Dom af 16. november 2011, sag T-308/06, BUFFALO MILE Automotive Polishing Products, præmis 68 Dom af 10. september 2008, sag T-325/06, CAPIO, præmis 48 og 60 Dom af 27. september 2007, sag T-418/03, LA MER, præmis Dom af 25. marts 2009, sag T- 191/07, BUDWEISER Dom af 11. maj 2006, sag C-416/04 P, Vitafruit, præmis Dom af 8. juli 2010, sag T- 30/09, peerstorm, præmis 42 og 43 Bemærkning Ni fakturaer dateret mellem april 2001 og marts 2002, som vedrørte salg for ca EUR (med en omsætning på lige over EUR om året) og viste, at artiklerne blev leveret i mindre mængder (12, 24, 36, 48, 60, 72 eller 144 stykker) til forskellige kunder, for udbredte produkter som skopudsemidler på det største europæiske marked, dvs. det tyske, der omfatter ca. 80 mio. potentielle forbrugere, blev betragtet som bevis for en brug, der objektivt kan skabe eller bevare et afsætningsmarked for poleringscreme og lædercreme. Endvidere er det handelsmæssige omfang i forhold til varigheden og hyppigheden af brugen ikke så begrænset, at det kan føre til en konklusion om, at der er tale om en rent symbolsk, minimal eller fiktiv brug med det ene formål at bevare beskyttelsen af varemærkeretten. Stadfæstet af Retten. Dokumentation (fakturaer, salgsfortegnelser) for, at intervenienten solgte fire hulfiberoxygenatorer med aftagelige hardshell-beholdere i Finland i 1998, 105 i 1999 og 12 i 2001, for i alt ,76 EUR, blev betragtet som tilstrækkelig dokumentation for reel brug af det EF-varemærke, der var registreret for "oxygenatorer med integreret pumpe; kontrolenheder til integrerede pumper; anordninger til regulering af lufttrykket til integrerede pumper; sugepumper; udstyr til måling af blodgennemstrømningen" i klasse 10. Ti fakturaer over en periode på 33 måneder vedrørende flere produktsortimenter, hvis emballage er forsynet med det pågældende varemærke, med numre, der ligger meget spredt ( for fakturaen fra 3. januar 1995, for den fra 4. maj 1995, for den fra 10. maj 1995 og for den fra 26. marts 1997), hvilket viser, at varerne blev solgt til forskellige personer, gjorde det muligt at udlede, at de blot var indgivet som eksempler på det samlede salg, men ikke som dokumentation for, at varemærket blev brugt offentligt og i forhold til omverdenen, snarere end inden for den virksomhed, der var indehaver af det ældre varemærke, eller i et distributionsnet, som den pågældende virksomhed ejede eller kontrollerede. Ikke desto mindre blev salget, om end det ikke var stort, betragtet som brug, der objektivt kan skabe eller bevare et afsætningsmarked for de pågældende produkter og en salgsmængde, der i forhold til varigheden og hyppigheden af brugen ikke var så begrænset, at det kunne føre til en konklusion om, at der er tale om rent symbolsk, minimal eller fiktiv brug med det ene formål at bevare beskyttelsen af varemærkeretten. Appelkammeret (afgørelse af 20. marts 2007, R 0299/2006-2, BUDWEISER/det ældre internationale ordmærke BUDWEISER, præmis 26) fandt i det væsentlige, at de under den administrative procedure fremlagte dokumenter fakturaer, som godtgjorde salg af øl i Frankrig i mængder på over liter mellem oktober 1997 og april 1999, 23 fakturaer udstedt i Østrig i perioden til én enkelt køber og 14 fakturaer udstedt i Tyskland i perioden var tilstrækkelige til at godtgøre det omfang, i hvilket der var gjort brug af det ældre internationale ordmærke BUDWEISER (R ) i de pågældende lande. Appelkammerets konklusioner blev stadfæstet af Retten. Dokumentationen for afsætning til en enkelt kunde i Spanien af koncentreret frugtsaft i en periode på 11,5 måneder med en samlet salgsmængde på EUR, hvilket svarer til 293 kasser med 12 enheder hver, blev betragtet som tilstrækkelig brug af det ældre spanske varemærke. Som bevis for brug indgav indsigeren (blot) adskillige kataloger, som var bestemt til slutforbrugere, med det relevante varemærke på beklædningsgenstande. Retten fandt, at det er korrekt, "at disse kataloger ikke indeholder nogen oplysninger vedrørende den mængde varer, som intervenienten faktisk solgte under varemærket PETER Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 29

30 Afgørelse af 4. september 2007, R 0035/2007-2, DINKY Afgørelse af 11. oktober 2010, 0571/2009-1, VitAmour Afgørelse af 27. juli 2011, R 1123/2010-4, Duracryl Afgørelse af 1. februar 2011, B Afgørelse af 26. januar 2001, B Afgørelse af 18. juni 2001, B STORM. I denne forbindelse skal det imidlertid bemærkes, at et stort antal af de artikler, som er omfattet af varemærket PETER STORM, blev udbudt til salg i katalogerne, og at disse artikler kunne købes i mere end 240 butikker i Det Forenede Kongerige i en betydelig del af den relevante periode. I forbindelse med helhedsvurderingen af, om det ældre varemærke reelt er blevet brugt, kan det på baggrund af disse omstændigheder konkluderes, at brugen har haft et vist omfang". Afsætningen af omkring miniaturelegetøjsbiler blev betragtet som tilstrækkeligt brugsomfang, eftersom produkterne overvejende blev afsat til samlere til en høj pris på et specifikt marked. Salg af 500 kg mælkeprotein til en samlet værdi af EUR blev betragtet som tilstrækkelig dokumentation for reel brug for mælkeproteiner til konsum. I lyset af arten af disse produkter, som ikke er forbrugsvarer, men ingredienser til brug i levnedsmiddelindustrien, godtgjorde de dokumenterede mængder og værdiers tilstedeværelse på markedet over den krævede tærskel. 11 fakturaer udstedt til forskellige virksomheder i forskellige regioner i Spanien, som dokumenterer, at indehaveren af varemærket i den relevante periode og under varemærket afsatte 311 beholdere med produktet i forskellige størrelser til et nettobeløb på EUR, blev betragtet som tilstrækkelig dokumentation for reel brug af et varemærke registreret for "præparater til forebyggelse af nedbrydning af træ" i klasse 2. En årlig omsætning på over 10 mio. EUR over flere år blev anført for præparater til medicinske formål. De tilhørende fakturaer (én pr. relevant år) godtgjorde kun en reel afsætning på omkring 20 EUR pr. år. I en samlet vurdering og set i sammenhæng med yderligere indgivet materiale som f.eks. prislister og en beediget erklæring, fandt Harmoniseringskontoret dette tilstrækkeligt som dokumentation for reel brug. Indsigelsesafdelingen betragtede dokumentation for afsætning af omkring plysdyr i en markedssektor med høje priser som tilstrækkelig. Indsigeren indgav én faktura, der henviste til salg af én højpræcisionslaserskærer til FRF, et katalog med en beskrivelse af dens ydeevne og nogle fotografier af produktet. Indsigelsesafdelingen betragtede disse dokumenter som tilstrækkelig dokumentation i lyset af produktets art, det specifikke marked og produktets betragtelige pris. 2.7 Brug af varemærket i andre former end den registrerede Indledning I artikel 15 i EF-varemærkeforordningen hedder det, at brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, ligeledes betragtes som brug af varemærket. Formålet med denne bestemmelse er at gøre det muligt for mærkeindehaveren at foretage de variationer af tegnet i forbindelse med dettes erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de produkter eller tjenesteydelser, der er tale om (dom af 23. februar 2006, sag T-194/03, Bainbridge, præmis 50). Retten bemærkede endvidere, at det ikke er nødvendigt at kræve en nøje overensstemmelse mellem den benyttede form af varemærket og den form, hvorunder mærket er blevet registreret. Det i handelen benyttede tegn må kun på ubetydelige Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 30

31 punkter adskille sig fra den form, hvorunder det er blevet registreret, således at de to tegn kan betragtes som i det store og hele ens (dom af 23. februar 2006, sag T-194/03, Bainbridge, præmis 50). Med henblik på at træffe afgørelse om, hvorvidt tegnet som benyttet og tegnet som registreret i det store og hele er ens, skal det først slås fast, hvilke punkter der er ubetydelige. Retten har i flere domme udviklet kriterier herfor. Disse kriterier behandles i punkt Punkt beskriver Harmoniseringskontorets praksis i forhold til "variationer" af varemærker, "tilføjelser" af bestanddele til varemærker og "udeladelser" af bestanddele af varemærker. Endelig skal det bemærkes, at indehaveren af et registreret varemærke med henblik på at godtgøre brugen af varemærket som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen kan påberåbe sig at have gjort brug af mærket i en form, der afviger fra den form, hvori mærket er blevet registreret, uden at afvigelserne mellem disse to former forandrer mærkets særpræg, og uagtet den omstændighed, at denne afvigende form selvstændigt er blevet registreret som varemærke (dom af 25. oktober 2012, sag C-553/11, Rintisch, præmis 30) Rettens kriterier Kort sagt består Rettens test i først at bestemme det registrerede tegns særprægede og dominerende bestanddele og derefter undersøge, om de også er til stede i den benyttede form af varemærket. Retten fandt, at: vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et sammensat varemærke har særpræg eller dominerende karakter, skal bygge på hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, samt de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærkets opbygning (dom af 24. november 2005, sag T-135/04, Online Bus, præmis 36). Hvad angår tilføjelser: Flere tegn kan anvendes på samme tid uden at forandre det registrerede tegns særpræg (dom af 8. december 2005, sag T-29/04, Cristal Castellblanch, præmis 34). Hvis tilføjelsen ikke har særpræg, er svag og/eller ikke dominerende, ændrer det ikke det registrerede varemærkes særpræg (dom af 30. november 2009, sag T- 353/07, Coloris, præmis ff., dom af 10. juni 2010, sag T-482/08, Atlas Transport, præmis 36 ff.). Hvad angår udeladelser: Hvis den udeladte bestanddel optager en sekundær plads og ikke har særpræg, ændrer udeladelsen ikke varemærkets særprægede karakter (dom af 24. november 2005, sag T-135/04, Online Bus, præmis 37). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 31

32 2.7.3 Harmoniseringskontorets praksis Generelt skal det vurderes, om brugen af varemærket udgør en "variation" af varemærkets registrerede form, som kan accepteres eller ikke kan accepteres. To spørgsmål skal derfor besvares. For det første skal det præciseres, hvad der skal betragtes som det registrerede varemærkes særpræg 6. For det andet skal det vurderes, om varemærket i den benyttede form ændrer denne særprægede karakter. Disse spørgsmål skal afgøres fra sag til sag. Der er indbyrdes afhængighed mellem graden af et varemærkes særpræg og virkningen af ændringerne. Varemærker med en meget høj grad af særpræg kan i mindre grad påvirkes af ændringer end varemærker med begrænset særpræg. Tilføjelse af bestanddele til eller udeladelse af bestanddele fra varemærket vil med større sandsynlighed påvirke den særprægede karakter af varemærker med begrænset særpræg. Hvis et varemærke består af flere bestanddele, hvoraf kun nogle har særpræg og har gjort det muligt at registrere varemærket i sin helhed, betyder en ændring af den eller de pågældende bestanddele med særpræg eller udeladelse heraf eller erstatning heraf med andre bestanddele generelt, at den særprægede karakter ændres. I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt brugen af en variation af varemærket bør accepteres, og hvorvidt varemærkets særpræg ændres, bør der tages højde for praksis i den pågældende branche eller sektor og den relevante kundekreds. Nedenstående afsnit indeholder en række praktiske retningslinjer for vurderingen af, hvorvidt tilføjelser (punkt ), udeladelser (punkt ) og ændringer (punkt ) i tegnets benyttede form ændrer det registrerede varemærkes særpræg Tilføjelser Som anført ovenfor med hensyn til tilføjelser: i) Flere tegn kan anvendes på samme tid uden at forandre det registrerede tegns særpræg, og ii) hvis tilføjelsen ikke har særpræg, er svag og/eller ikke dominerende, ændrer den ikke det registrerede varemærkes særpræg. Nedenstående afsnit indeholder eksempler på disse to typer scenarier: brug af flere tegn på samme tid tilføjelse af andre ordbestanddele tilføjelse af figurbestanddele. 6 Se Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 2, Dobbelt identitet og risiko for forveksling, kapitel 4, Særpræg. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 32

33 Brug af flere varemærker eller tegn på samme tid I visse markedssektorer er det ret almindeligt, at varer og tjenesteydelser ikke blot er forsynet med deres individuelle mærke, men også varemærket for virksomheden eller produktgruppen ("generisk tegn"). I givet fald bruges varemærket ikke i en anden form, men de to uafhængige mærker bruges på samme tid. Der findes ingen retsregel i EF-varemærkesystemet, der forpligter indsigeren til at indgive dokumentation for det ældre varemærke alene, når der stilles krav om reel brug i henhold til artikel 42 i EF-varemærkeforordningen. To eller flere varemærker kan bruges sammen på en uafhængig måde, med eller uden virksomhedens navn, uden at det ældre registrerede varemærkes særpræg ændres. Retten har bekræftet, at betingelsen om reel brug af et registreret varemærke kan være opfyldt, når et registreret varemærke er blevet brugt som en del af et andet sammensat varemærke, eller når det bruges sammen med et andet varemærke, og disse to varemærker desuden sammen er registreret som varemærke (dom af 18. april 2013, sag C-12/12, SM JEANS/LEVI'S, præmis 36). Registreret form Reel brug Sag nr. CRISTAL T-29/04 I det foreliggende tilfælde er varemærket CRISTAL tydeligt anført fire gange på halsen af den flaske, der markedsføres af intervenienten, og to gange på den primære etiket, hvor det er ledsaget af symbolet. På flaskehalsen er varemærket placeret et stykke fra de andre bestanddele. På de æsker, hvori flaskerne med varemærket CRISTAL markedsføres, er varemærket CRISTAL desuden det eneste anførte. Ligeledes er der på de regninger, der er fremlagt af intervenienten, henvist til ordet "cristal" med bemærkningen "1990 coffret". Det må antages, at varemærket CRISTAL således identificerer den vare, der markedsføres af intervenienten (præmis 35). Hvad angår betegnelsen "Louis Roederer", der findes på den primære etikette, angiver denne blot navnet på fabrikantens selskab, hvilket kan skabe en direkte forbindelse mellem et eller flere varesortimenter og en bestemt virksomhed. Den samme argumentation gør sig gældende med hensyn til gruppen af bogstaver "lr", der står for forbogstaverne i intervenientens navn. Som Harmoniseringskontoret har påpeget, svækker den samtidige anvendelse af disse bestanddele på den samme flaske ikke den funktion at identificere de omhandlede varer, som varemærket CRISTAL opfylder (præmis 36). Desuden må Harmoniseringskontorets bedømmelse, hvorefter anvendelsen af et ordmærke sammen med den geografiske angivelse "Champagne" ikke kan anses for en tilføjelse, der kan forandre varemærkets særpræg, når varemærket anvendes til champagne, tiltrædes. Inden for vinbranchen har forbrugeren således ofte en særlig interesse i varens præcise geografiske oprindelse og i Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 33

34 vinproducentens identitet, eftersom disse varers renommé ofte er forbundet med den omstændighed, at de er produceret i en bestemt geografisk region af en bestemt vinproducerende virksomhed (præmis 37). Under disse omstændigheder må det konstateres, at den omstændighed, at ordmærket CRISTAL er anvendt i forbindelse med andre angivelser, er uden relevans, og at appelkammeret hverken har tilsidesat artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 eller forordningens artikel 43, stk. 2 og 3, og heller ikke gennemførelsesforordningens regel 22, stk. 2 (præmis 38). Registreret form Reel brug Sag nr. L.114 Lehning L114 T-77/10 og T-78/10 L.114 er et fransk varemærke registreret for "farmaceutiske præparater" i klasse 5. Retten fandt, at: 1) det manglende punktum mellem det store bogstav "L" og tallet 114 udgjorde en ubetydelig forskel, der ikke fratog det ældre varemærke L.114 sit særpræg (præmis 53) 2) den kendsgerning, at det ældre varemærke "L.114" blev anvendt sammen med det generiske varemærke "Lehning", var ubetydelig og ikke ændrede særpræget som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen (præmis 53). Registreret form Reel brug Sag nr. YGAY YGAY sammen med en række andre ord- og figurbestanddele R 1695/ (stadfæstet ved dom i sag T- 546/08) I appelkammerets afgørelse (stadfæstet af Retten i sag T-546/08, præmis 19 og 20) blev det påpeget, at varemærket YGAY fremgår af mange fotografier på både etiketten og den kasse, hvori flasken sælges. På etiketten er det pågældende varemærke adskilt fra de øvrige bestanddele. På visse etiketter er det vist for sig selv under udtrykket MARQUES DE MURRIETA, skrevet med store bogstaver og fed skrift. På andre er udtrykket BODEGAS MARQUES DE MURRIETA skrevet med små bogstaver i den øverste del, mens bestanddelene CASTILLO YGAY er skrevet med store, stiliserede bogstaver hen over etiketten. Varemærket YGAY fremgår også alene eller sammen med udtrykket CASTILLO YGAY på de kasser, hvori flaskerne sælges. På de fakturaer, indsigeren har indgivet, henvises der også til varemærket YGAY sammen med generelle oplysninger om f.eks. produktionsår og oprindelse osv. Det følger heraf, at tegnet YGAY fungerer som det varemærke, der identificerer de varer, "vin", der sælges af indsigeren (præmis 15). Betegnelsen MARQUES DE MURRIETA kan i denne sammenhæng muligvis blot være en angivelse af fremstillingsvirksomhedens navn eller den vingård, der fremstiller og afsætter vinen, hvilket kan gøre det muligt at skabe en direkte forbindelse mellem et eller flere varesortimenter og en bestemt virksomhed (se dom afsagt af Retten i Første Instans af 8. december 2005, sag T-29/04, Cristal Castellblanch, præmis 36) (præmis 16). Indsigeren skal dog fremlægge bevis for, at det yderligere tegn reelt er et uafhængigt mærke eller tegn, som f.eks. henviser til virksomhedens mærke, producenten e.l. Registreret form Reel brug Sag nr. MINUTO DUBOIS MINUTO R 0206/ Appelkammeret betragtede angivelsen af de to ord som brug af to særskilte mærker, eftersom den dokumentation, indsigeren havde indgivet, viste, at det ene var et af indsigerens ældre varemærker med egen identitet, og at dette varemærke var til stede på markedet med en række ledsagende tegn, som det er almindelig praksis i forbindelse med mærkning af de specifikke produkter (vin). "DUBOIS" og "MINUTO" er særskilte mærker, der er påført sammen på det konkrete produkt, som det er almindelig praksis i forbindelse med mærkning af vinprodukter (den vinproducerende virksomheds navn og produktets navn). For så vidt angår spanske mærker, se f.eks. "TORRES" "Sangre de Toro", "TORRES" "Acqua d Or". Når en forbruger beder om "MINUTO"-vin, vil den pågældende være bevidst om, at denne vin er omfattet af varesortimentet "DUBOIS", men "MINUTO" vil blive opfattet som et varemærke i sig selv, selv om det måske fremgår ved siden af tegnet "DUBOIS" på fakturaer, brochurer Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 34

35 og/eller etiketter (præmis 18). På den anden side kan der sås tvivl om, hvorvidt der er tale om reel brug, i tilfælde hvor det registrerede varemærke blot bliver opfattet som en dekorativ bestanddel som følge af yderligere, meget dominerende, brug af andre mærker. Derudover betragtes brugen som brug af et sammensat mærke, snarere end to eller flere mærker, hvor de forskellige bestanddele fremstår som en "helhed". Dette er tilfældet, når de reelt hænger sammen. Tilføjelse af andre ordbestanddele I princippet udgør en forskel med hensyn til ord eller endda bogstaver en ændring af varemærkets særpræg. I nedenstående tre afsnit beskrives en række situationer, hvor tilføjelser kan accepteres. Det fjerde afsnit indeholder eksempler på tilføjelser, der ikke kan accepteres. Tilføjelser af ikkedominerende bestanddele Registreret form Reel brug Sag nr. COLORIS T-353/07 Retten bekræftede, at brugen af varemærket Coloris med yderligere ordbestanddele som "global coloring concept" eller "gcc" ikke ændrede varemærkets særpræg, fordi de yderligere bestanddele blot blev brugt sammen med varemærket Coloris, var anbragt under varemærket og var af en sådan størrelse, at de ikke var dominerende i varemærket. Samme konklusion gør sig i endnu højere grad gældende for de yderligere ord (global coloring concept), fordi de er ord med en generel betydning, og fordi ordet "coloring" henviser til de pågældende varer og dermed har en vis beskrivende karakter. Tilføjelser med generisk eller beskrivende betydning Brug af et registreret varemærke (eller et hvilket som helst andet ordmærke) sammen med en generisk angivelse af produktet eller et beskrivende udtryk vil blive betragtet som brug af det registrerede varemærke. Tilføjelser, der blot er oplysninger om varernes eller tjenesteydelsernes karakteristika, herunder art, kvalitet, mængde, tilsigtet formål, værdi, geografisk oprindelse eller tidspunkt for fremstilling af varerne eller leveringen af tjenesteydelserne, udgør generelt ikke brug af en variant, men brug af selve varemærket. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 35

36 Eksempel: Registreret form Reel brug Sag nr. FANTASIA FANTASIA 2000 R 1335/ Det fremgår af dokumentationen (særlig af artiklen fra Film Journal International), at "Fantasia 2000" er en ny version af den originale Walt Disney-film "Fantasia", der blev produceret i 1940, som er skabt i originalens ånd: en sekvens af animerede scener med klassisk baggrundsmusik. Tallet "2000" er således blot en henvisning til den nye udgave af filmen og udgør som sådan ikke en ændring, der i sig selv ville udelukke, at titlen tages i betragtning som bevis for brug af ordet "Fantasia", som er beskyttet af den ældre registrering, jf. artikel 15, stk. 2, litra a), i EF-varemærkeforordningen (præmis 22). Andre tilføjelser, der kan godkendes Tilføjelse af ubetydelige præpositioner ændrer ikke varemærkets særpræg: Registreret form Reel brug Sag nr. CASTILLO DE PERELADA CASTILLO PERELADA B Fraværet af brugen af ordet "de" anses ikke for at påvirke varemærkets særpræg. På samme måde ændrer brugen af flertal eller ental heller ikke varemærkets særpræg: Registreret form Reel brug Sag nr. Tentation Tentations R 1939/ I den foreliggende sag mener appelkammeret efter undersøgelse af den indgivne dokumentation, som primært vedrører det spanske marked, at brugen af det registrerede varemærke "TENTATION" gennem brug af tegnet "TENTATIONS" ikke ændrer det oprindelige registrerede varemærkes karakter. Nærmere bestemt ændrer tilføjelsen af bogstavet "S" i slutningen af varemærket i sig selv hverken udseendet eller udtalen af det registrerede varemærke betydeligt, og det giver heller ikke et andet begrebsmæssigt indtryk på det spanske marked. Det pågældende varemærke vil blot blive opfattet som værende i flertal i stedet for ental. Derfor har denne ændring ingen betydning for tegnets særpræg (præmis 17). Tilføjelse af typen af virksomhed kan også godkendes: Registreret form Reel brug Sag nr. Den anvendte form indeholdt logoet plus ordene "SOCIEDAD LIMITADA" (med små bogstaver) under udtrykket "SISTEMAS" og/eller "E"- bestanddelen med ordene "epco SISTEMAS, S.L." skrevet med fed skrift R 1088/ (stadfæstet ved dom i sag T- 132/09) disse tegn er ikke, som ansøgeren lader til at hævde, betydelige ændringer af det ældre registrerede varemærkes særpræg (præmis 24). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 36

37 Tilføjelser, der ikke kan godkendes Registreret form Reel brug Sag nr. Captain Captain Birds Eye R 0089/ Brugen af CAPTAIN BIRDS EYE kan ikke anses for brug af varemærket CAPTAIN i en form, der ikke ændrer det registrerede varemærkes særpræg, eftersom de to tegn ser meget forskellige ud (præmis 20). Registreret form Reel brug Sag nr. ECO ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO R 0634/ Indsigeren gør yderligere 75 fakturaer gældende, hvori indsigerens varemærke ikke er angivet som sådan, men i stedet udtrykkene ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO og ECOCOM-ECO. Ingen af disse udgør formen som registreret.... Indsigerens påstand om, at udtrykkene ECOORD, ECOSEM og ECOCOM er ubetydelige, beskrivende udtryk, kan ikke accepteres. Det er irrelevant, at det var indsigerens hensigt at anbringe beskrivende bestanddele foran varemærket. Det afgørende er, hvorvidt forbrugerne opfatter disse yderligere bestanddele som beskrivende præfikser eller nærmere som bestanddele med reelt særpræg Udtrykkene som sådan har ingen betydning på italiensk, og de forklaringer, som indsigeren giver på de ret komplekse forkortelser, kan ikke betragtes som umiddelbart forståelige for de italienske forbrugere. De ser fantasifulde og særprægede ud og udgør en integreret del af varemærkerne (præmis 17-20). Endelig har de udtryk, der anvendes på fakturaerne, forskellige præfikser og er tre gange så lange som det oprindelige varemærke. De anvendte kombinationer ECOORD, ECOSEM og ECOCOM har desuden deres egen særskilte karakter og er anbragt i begyndelsen af varemærkerne, som forbrugerne generelt er mere opmærksomme på. Derfor kan brugen af udtrykkene ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO og ECOCOM- ECO ikke betragtes som en lidt anderledes brug af det ældre varemærke (præmis 21). Tilføjelse af figurbestanddele I sager, hvor figurbestanddelen kun spiller en ubetydelig rolle, påvirkes det registrerede tegns særpræg ikke. Registreret form Reel brug Sag nr. BIONSEN R 1236/ Dette materiale viser desuden, at respondentens produkter også indeholder andre bestanddele, navnlig et japansk tegn indeni en lille cirkel, som er afbildet enten over eller under ordet "BIONSEN" (præmis 19). I denne sag udgør kombinationen af den stiliserede form af ordet "BIONSEN" og det japanske tegn, uanset om det er anbragt over eller under ordet "BIONSEN", højst brug, der afviger fra den registrerede form med hensyn til ubetydelige bestanddele. Ordet "BIONSEN" bruges blot som en mindre og banal stilisering af ordet "BIONSEN". Hvad angår tilføjelsen af figurbestanddelen i form af en cirkelformet bestanddel med et japansk tegn, vil det næppe blive bemærket af den gennemsnitlige forbruger som følge af dets relativt begrænsede størrelse og position, enten under eller til højre over ordet "BIONSEN" (præmis 23). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 37

38 Registreret form Reel brug Sag nr. BLUME Tegn brugt i forbindelse med følgende figurbestanddel: R 0681/ For så vidt angår varemærket BLUME nr , fandt indsigelsesafdelingen korrekt, at tilføjelsen af figurbestanddelen ikke ændrer varemærket BLUME's særpræg, eftersom ordet "BLUME" er adskilt fra figurbestanddelen, er letlæselig og skrevet med blokbogstaver (præmis 22). På den anden side kan tilføjelsen af en figurbestanddel ændre et varemærkes særpræg, hvis figurbestanddelen ikke blot opfattes som en dekorativ bestanddel, men er dominerende og særpræget i det overordnede indtryk af varemærket Udeladelser I forbindelse med vurderingen af "udeladelser" af bestanddele af et varemærke i den anvendte form skal det kontrolleres, at varemærkets særpræg ikke er ændret. Hvis den udeladte bestanddel optager en sekundær plads og ikke har særpræg, ændrer udeladelsen ikke varemærket (dom af 24. november 2005, sag T-135/04, Online Bus). Udeladelser af ikkedominerende bestanddele Registreret form Reel brug Sag nr. T-135/04 Retten fandt, at både den registrerede form af det ældre varemærke og den anvendte form indeholdt ordbestanddelen "BUS" og en figur, der udgøres af tre sammenflettede trekanter. Udformningen af disse bestanddele er ikke særlig original eller usædvanlig i nogen af de to former. Variationen af dem kan derfor ikke påvirke dette varemærkes særpræg. Hvad angår udeladelsen af "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.v.", var det omhandlede udtryk en lang ordbestanddel, som er skrevet med små typer og som optager en sekundær plads nederst i tegnet. Udtrykkets betydning (støtteforbund for erhvervsdrivende og selvstændige, registreret forening) henviser til de omhandlede tjenesteydelser. Henset til det beskrivende indhold af den omhandlede bestanddel samt til dens sekundære placering i udformningen af tegnet, er der grundlag for at antage, at den ikke har særpræg. Det følger heraf, at den anvendte form af det ældre varemærke ikke indeholder forskelle, som kan forandre dette varemærkes særpræg" (præmis 34 ff.). Udeladelser af generiske eller beskrivende bestanddele Hvis et registreret varemærke indeholder en generisk angivelse af produktet eller et beskrivende udtryk, og dette udtryk udelades i tegnets anvendte form, vil en sådan brug blive betragtet som brug af det registrerede varemærke. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 38

39 Udeladelser, der blot er oplysninger om varernes eller tjenesteydelsernes karakteristika, herunder art, kvalitet, mængde, tilsigtet formål, værdi, geografisk oprindelse eller tidspunkt for fremstilling af varerne eller leveringen af tjenesteydelserne, udgør generelt ikke brug af en variant, der kan godkendes. Registreret form Reel brug Sag nr. Brug uden ordet "beachwear" T-415/09 (appel iværksat, sag C-621/11 P) Appelkammeret fandt, at selv om det ældre varemærke i visse dele af dokumentationen ikke indeholdt ordet "beachwear", ændrer det ikke det ældre varemærkes særpræg, fordi det blot beskriver varernes art ("T-shirts, strandbeklædning"). Retten fandt: I den foreliggende sag er det ældre varemærke et sammensat mærke, der forestiller et skibsror, dvs. et tegn med rund form. Midt i tegnet er der et fiskeskelet, hvorover udtrykket "fishbone" er skrevet, og hvorunder udtrykket "beachwear" er skrevet. Som appelkammeret korrekt fandt i den anfægtede afgørelse, gælder det, at selv om brugen af det ældre varemærke varierer i visse dele af dokumentationen og bruges i en anden form end den registrerede, påvirker den kendsgerning, at tegnet ikke indeholder udtrykket "beachwear", ikke varemærkets særpræg. Udtrykket "beachwear", som betyder "strandbeklædning", beskriver arten af de varer, der er omfattet af det ældre varemærke. Den beskrivende art er indlysende med hensyn til den strandbeklædning, der er omfattet af det ældre varemærke, men også med hensyn til "T-shirts", hvor udtrykket "beachwear" umiddelbart blive opfattet som en henvisning til en T-shirt, der bæres i fritiden, f.eks. på stranden om sommeren. Forbrugerne vil således opfatte dette udtryk som en betegnelse for varetypen og ikke en angivelse af deres handelsmæssige oprindelse. Den kendsgerning, at udtrykket "beachwear" er skrevet med en mere fantasifuld font end udtrykket "fishbone", som er skrevet med almindelige store bogstaver, ændrer ikke på denne vurdering. I modsætning til ansøgerens anbringender kan den font, der anvendes til udtrykket "beachwear", ikke betragtes som ualmindelig, eftersom den omfatter trykte små bogstaver. Hvad angår den vandrette position af udtrykket "beachwear" i det ældre varemærke, vinkelret på bunden af et skibsror, er det grafisk ikke mere fremtrædende end udtrykket "fishbone", der også er skrevet vandret og følger rorets afrundede form. Det skal således vurderes, at de fakturaer, der er indgivet til Harmoniseringskontoret, som dokumentation for brugen af det ældre tegn uden ordet "beachwear" skal tages i betragtning ved godtgørelse af reel brug (præmis 62-64). Andre udeladelser, der kan godkendes Udeladelse af ubetydelige præpositioner ændrer ikke varemærkets særpræg: Registreret form Reel brug Sag nr. CASTILLO DE PERELADA CASTILLO PERELADA B Fraværet af brugen af ordet "de" anses ikke for at påvirke varemærkets særpræg. I nogle tilfælde består det ældre tegn af en eller flere ordbestanddele med særpræg og en (eller flere) figurbestanddele, hvor sidstnævnte af den relevante kundekreds opfattes som banal. Sådanne banale bestanddele anses for ikke at have særpræg, og deres udeladelse ændrer ikke varemærkets særpræg. Det er derfor vigtigt at slå fast, hvilke bestanddele der har indflydelse på varemærkets særpræg, og hvordan forbrugerne opfatter dem. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 39

40 Registreret form Reel brug Sag nr. CHLOREX R 0579/ Indsigelsesafdelingen: I al den indgivne dokumentation (reklamebrochurer, fakturaer), bruges varemærket "CHLOREX" som ordmærke. Det ældre franske varemærke er et figurmærke " ", som består af ordet "CHLOREX" over en figurbestanddel. Denne figurbestanddel består af to reagensglas i en trekant. Varemærkets figurbestanddel dominerer ikke varemærkets ordbestanddel i væsentlig grad. Derfor kan dokumenter indgivet som bevis for brug af det ældre varemærke som ordmærke godkendes som brug af varemærket i henhold til artikel 15, stk. 2, litra a), i EF-varemærkeforordningen, eftersom udeladelsen af figurbestanddelene ikke påvirker den særprægede karakter af varemærket, som domineres af ordbestanddelen. Appelkammeret: Som konkluderet i den anfægtede afgørelse fremgår det af alle de af indsigeren indgivne beviser (reklamebrochurer, fakturaer) som dokumentation for brug af det ældre varemærke, at varemærket "CHLOREX" kun bruges som ordmærke. I den anfægtede afgørelse blev det konkluderet, at denne brug var tilstrækkelig til at godtgøre brug af det ældre figurmærke nr , som var det eneste, der blev taget i betragtning i den anfægtede afgørelse, hvilket bestrides af ansøgeren af den eneste grund, at udeladelsen af figurbestanddelen ændrer varemærkets særpræg. Denne indsigelse skal forkastes af de årsager, der er anført i den anfægtede afgørelse, appelkammeret henviser til (præmis 23). Udeladelsen af translitterationen af et udtryk betragtes generelt som en acceptabel ændring. Registreret form Reel brug Sag nr. APALIA-ΑΠΑΛΙΑ APALIA R 2001/ Udeladelsen af translitterationen af udtrykket med græske bogstaver ændrer ikke varemærkets særpræg, fordi den anvendte form indeholder udtrykket APALIA, som har særpræg og er dominerende. Udeladelser, der ikke kan godkendes I princippet udgør en forskel med hensyn til ord eller endda bogstaver en ændring af varemærkets særpræg. Registreret form Reel brug Sag nr. HAWK TONY HAWK B Fraværet af ordbestanddelen "TONY" i de første to mærker ændrer det ældre registrerede varemærke "TONY HAWK" i væsentlig grad. Disse mærker skal derfor betragtes som særskilte mærker, og deres brug kan ikke betragtes som brug af ordmærket "TONY HAWK". Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 40

41 Registreret form Reel brug Sag nr. (i Spanien) Figurmærke (uden "Light Technology" eller kun med udtrykket "Light" og andre ordbestanddele) eller i ordform R 1625/ (i appelsag T-143/10 blev der ikke henvist til de spanske varemærker) I den foreliggende sag har appelkammeret kunnet bekræfte, at ingen af de indgivne beviser for brug gengiver de ældre spanske tegn i den form, de er registreret i, eftersom varemærket enten er gengivet i rent visuel form, dvs. uden udtrykket "light technology", eller kun er ledsaget af udtrykket "Light" og andre ordbestanddele eller udtrykket "LT Light-Technology", der også har form af et ord uden den visuelle bestanddel, der tydeligvis kendetegner de ældre spanske mærker, hvorpå indsigelsen er baseret. Under disse omstændigheder og i lyset af den kendsgerning, at ændringerne af gengivelsen af de ældre mærker ændrer deres særpræg, vurderes det, at den indgivne dokumentation under alle omstændigheder ikke godtgør brug af de spanske mærker, hvorpå indsigelsen er baseret (præmis 15 og 16). Registreret form Reel brug Sag nr. SP LA SPOSA LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION R 1566/ Det ældre varemærke er registreret som "SP LA SPOSA". De dokumenter, der er indgivet som bevis for brug, henviser udelukkende til brudekjoler. Bestanddelen "LA SPOSA" er et almindeligt udtryk, der vil blive forstået af den italienske og den spanske kundekreds som "bruden" og har en lav grad af særpræg for de pågældende varer, nemlig brudekjoler. Indsigeren selv oversatte i sin prisliste "tarifa de precios", som er udarbejdet på forskellige officielle EU-sprog, dette udtryk til de respektive sprog; under udtrykket "LA SPOSA" er udtrykket "novia" nævnt i den portugisiske version af listen, "bride" i den engelske version, "Braut" i den tyske version osv. Det viser, at endda respondenten selv forstår udtrykket "LA SPOSA" som en henvisning til målforbrugeren, nemlig bruden (præmis 18). Derfor er bestanddelen "SP" i begyndelsen af det ældre mærke en særpræget bestanddel, der ikke kan ses bort fra. Denne bestanddel må ikke udelades, først og fremmest fordi den er anbragt i begyndelsen af mærket. Den er desuden uden betydning og har fornødent særpræg i sig selv på alle EU's sprog (præmis 19). Udeladelsen af bogstaverne "SP" i udtrykket "LA SPOSA" eller "LA SPOSA COLLECTION" er ikke en acceptabel variation af det ældre mærke, men en betydelig ændring af varemærkets særpræg. De af modparten indgivne dokumenter er utilstrækkelige til at godtgøre, at der er gjort reel brug af varemærket "SP LA SPOSA" (præmis 26). I tilfælde hvor figurbestanddelen er den dominerende og særprægede bestanddel og ikke blot en dekorativ eller banal bestanddel, kan udeladelsen heraf ændre tegnets særpræg. Registreret form Reel brug Sag nr. ESCORPION R 1140/ Det ældre varemærke er i høj grad kendetegnet ved tilstedeværelsen af figurbestanddelen. De dokumenter, der blev indgivet i indsigelsessagen og selv hvis de blev taget i betragtning i appelsagen, godtgør ikke brug af figurbestanddelen i de ældre varemærker (præmis 19). Harmoniseringskontoret mener derfor, at ændringen af indsigerens varemærke, som det almindeligvis bruges, ikke er en acceptabel ændring, og brugen af det registrerede varemærke er således ikke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 41

42 godtgjort. Indsigeren har ikke opfyldt betingelserne i artikel 43, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen, og indsigelsen skal således forkastes, da den var baseret på de spanske varemærkeregistreringer (præmis 20) Andre ændringer Ændringer, der kan godkendes Ordmærker Ordmærker betragtes som anvendt som registreret uanset font, brug af store/små bogstaver eller farve. Det ville ikke være korrekt at analysere denne type brug, set ud fra om særpræget ændres. En meget specifik font (stærkt stiliseret) kan dog føre til en anden konklusion. Skiftende bogstavstørrelse eller skift mellem store/små bogstaver er almindeligt ved brug af ordmærker. Derfor betragtes en sådan brug som brug af det registrerede varemærke. Registreret form Reel brug Sag nr. MILENARIO R 0289/ Appelkammeret bekræftede indsigelsesafdelingens synspunkt om, at brug af ordmærket "MILENARIO" skrevet med stiliserede, fede bogstaver ikke påvirkede varemærkets særpræg, fordi ordet "MILENARIO" blev betragtet som den dominerende bestanddel af det varemærke, der er registreret for "mousserende vin og likører" i klasse 33 (præmis 13). Registreret form Reel brug Sag nr. AMYCOR R 1344/ Gengivelsen af ordmærket, der er registreret for "farmaceutiske præparater og hygiejniske præparater; plastre, forbindsstoffer; fungicider; desinfektionsmidler" omfattet af det ældre varemærke i klasse 5, i stiliseret form med figurbestanddele, blev ikke anset for at ændre den særprægede karakter af ordmærket "AMYCOR" som registreret i væsentlig grad. Registreret form Reel brug Sag nr. THE ECONOMIST R 0056/ Ansøgerens argument om, at dokumentationen for brug er utilstrækkelig, fordi den henviser til figurmærket og ikke ordmærket "THE ECONOMIST", er ikke korrekt. For det første henviser den indgivne dokumentation til begge ældre varemærker (dvs. både ordmærket og figurmærket). Derudover udgør brug af det ældre figurmærke brug af det ældre ordmærke. I denne henseende skal det bemærkes, at ordmærker også anses for brugt som registreret, hvis fonten er anderledes (det er ikke nødvendigvis tilfældet, hvis fonten er meget speciel), hvis der skiftes bogstavstørrelse eller skiftes mellem små og store bogstaver, hvis der bruges en specifik farve, eller hvis mærket anvendes i kombination med generiske tilføjelser. Brug af ordet "THE ECONOMIST" med standardfont med almindelig brug af store bogstaver i begyndelsen af ordene "The" og "Economist", med hvid farve på kontrastbaggrund, betragtes som brug, ikke blot af det ældre figurmærke, men også af det ældre ordmærke (præmis 14). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 42

43 Ordmærker registreres i sort/hvid. Det er almindeligt at bruge varemærker i farver. En sådan brug udgør ikke en variant, men brug af det registrerede varemærke. Registreret form Reel brug Sag nr. BIOTEX (forskellige) R 0812/ Dette varemærke er, som godtgjort i de pågældende dokumenter, afbildet på forskellige måder i følgende former: Ordet BIOTEX med hvide blokbogstaver på mørk baggrund i annoncer. Henvisning i avisartikler til ordet BIOTEX med almindelig font. Ordet BIOTEX med hvide blokbogstaver, hvor den øverste del af bogstavet "I" er mørkere i farven. Ordet BIOTEX skrevet med almindelige hvide blokbogstaver på vaskemidlers etiketter og emballage. Ordet BIOTEX skrevet med almindelig font på regninger for forsendelse. Ordet BIOTEX skrevet med hvide store og små blokbogstaver på en mørkere baggrund med en figurbestanddel i form af en "bølge" (præmis 14). Dokumentationen for brug viser, at varemærket, trods flere stilistiske ændringer, i det væsentlige er forblevet BIOTEX. De bogstaver, der udgør varemærket, har generelt blot været blokbogstaver uden fantasifulde bestanddele. Nogle gange er de store bogstaver almindelige og todimensionale, mens de andre gange er forsynet med skygger for at give det indtryk, at de er tredimensionale. Nogle gange har spidsen på bogstavet "I" haft en anden farve. Appelkammeret betragter disse variationer som minimale og rutinemæssige og mener, at de er et udtryk for en praksis, der er almindelig ikke blot inden for det specifikke forretningsområde, men også på andre områder. Appelkammeret mener ikke, at disse variationer gør varemærket BIOTEX ugyldigt, og derfor må den anfægtede afgørelse annulleres på dette punkt (præmis 17). Registreret form Reel brug Sag nr. SILVER Ordet SILVER skrevet med hvide store bogstaver på et rødt banner, som overlapper en gylden cirkel, der indeholder andre ordbestanddele B Den reelle brug af varemærket, der kan ses på ølpakken, avisuddraget og kalenderen, er ikke brug af det registrerede ordmærke SILVER, men af figurmærket i farver, nemlig en øletiket med ordet SILVER skrevet med hvide store bogstaver på et rødt banner, som overlapper en gylden cirkel, der indeholder ordbestanddelene "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" og "Brassée par le Brasseries Kronenbourg". Det betyder ikke automatisk, at varemærket ikke blev brugt som registreret. Den enkelte sag skal vurderes individuelt. I denne sag finder Harmoniseringskontoret, at mærket SILVER er det reelle varemærke. Tilstedeværelsen af de andre ordbestanddele "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" og "Brassée par le Brasseries Kronenbourg" og figurbestanddelen er kun sekundær i forhold til mærket SILVER. Det fremgår også klart af markedsføringsundersøgelsen, avisuddraget og fakturaerne, at det reelle varemærke er SILVER. Harmoniseringskontoret finder, at brug af ordet SILVER er så dominerende i figurmærket, at det opfylder kravet om brug som registreret. Figurmærker Brug af et rent figurmærke (uden ordbestanddele) i en anden form end den registrerede, udgør som regel en ændring, der ikke kan godkendes. Brug af et registreret sort/hvidt figurmærke i farver udgør imidlertid brug af det registrerede varemærke. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 43

44 Registreret form Reel brug Sag nr. Varemærket anses for brugt som registreret. Brug af figurmærket med farvebestanddele i forskellige farver skal ikke betragtes som en ændring af mærkets særpræg, medmindre præsentationen af farven er en særpræget bestanddel i det generelle indtryk af mærket (f.eks. i forbindelse med flag). Registreret form Reel brug Sag nr. R 1479/ Ordbestanddelen blev betragtet som det dominerende træk i figurmærket, eftersom den var i en central position og skrevet med store bogstaver. Særpræget blev ikke anset for ændret (præmis 15). Registreret form Reel brug Bemærkning T-152/11 Retten fandt, at hvis der ikke gøres krav på farver i ansøgningen, skal brugen af forskellige farvekombinationer være tilladt, så længe bogstaverne står i kontrast til baggrunden. Retten bemærkede endvidere, at bogstaverne M, A og D var arrangeret på en bestemt måde i EF-varemærket. Gengivelser af tegnene, der ikke ændrer på den måde, hvorpå bogstaverne er arrangeret, eller farvekontrasten, udgør således reel brug (præmis 41 og 45). Registreret form Reel brug Sag nr. R 0877/ Den orange baggrund er farven på produktets emballage. Mærket bruges med sort på hvid baggrund indrammet med sølv som i det ældre registrerede varemærke. Fonten er blevet moderniseret en smule, og den lille bindestreg mellem "Bi" og "Fi" er blevet slettet. Ikke desto mindre kan det betragtes som ubetydelige ændringer, som ikke ændrer mærkets særpræg i den form, under hvilken det er registreret i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen. Fonten er blevet moderniseret, men bogstaverne har stadig deres afrundede form, og sletningen af bindestregen bemærkes knap. Det ældre mærkes særpræg er stadig baseret på de store sorte bogstaver "Bi Fi", idet "B" og "F" er skrevet med store bogstaver, og de to i'er er skrevet med små bogstaver, på hvid baggrund og indrammet med sølv (præmis 45). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 44

45 I forbindelse med sammensatte mærker (dvs. mærker, der består af ord- og figurbestanddele) påvirker ændringer af visse figurbestanddele normalt ikke mærkernes særpræg. Registreret form Reel brug Sag nr. T-147/03 (C-171/06 P, appellen forkastet) "[D]e eneste elementer, der adskiller det ældre nationale varemærke, sådan som det er blevet registreret, fra det tegn, som er anvendt af sagsøgeren, [er dels] stiliseringen af bogstavet "q", der leder tanken hen på skiven på et armbåndsur, dels brugen af store bogstaver til at angive det ældre nationale varemærkes ordbestanddel [ ] For det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at stiliseringen af bogstavet "q" er mere markeret i gengivelsen af det anvendte tegn end i gengivelsen af det ældre nationale varemærke, hviler det ældre varemærkes særpræg imidlertid altid på dette varemærkes ordbestanddel som helhed. I øvrigt skal det præciseres, at stiliseringen af bogstavet "q", der som det netop er bemærket leder tanken hen på skiven på et armbåndsur, ikke har nogen særlig grad af særpræg for varer i klasse 14, som er de eneste varer, i forbindelse med hvilke sagsøgeren har fremlagt bevis for, at der er gjort brug af det ældre varemærke. Hvad for det andet angår brugen af store bogstaver er det tilstrækkeligt at bemærke, at brugen heraf ikke på nogen måde er original, og den forandrer heller ikke det ældre nationale varemærkes særpræg [ ] Det følger heraf, at appelkammeret med rette kunne tage hensyn til de beviser, sagsøgeren har fremlagt vedrørende det tegn, der er gengivet i præmis 10 ovenfor, for varer i klasse 14 "armbåndsure og urremme", med henblik på at bedømme, om sagsøgeren havde godtgjort, at der var gjort reel brug af det ældre nationale varemærke" (præmis 28-30). Det er særlig relevant i sager, hvor figurbestanddelen overvejende beskriver de relevante varer og tjenesteydelser. Registreret form Reel brug Sag nr. R 0864/ Førnævnte afvigelse fra den registrerede form af mærket påvirker ikke indsigerens registrerings særpræg. For det første påvirker brugen af en anden skrifttype ikke rollen og positionen af ordet "WEEKEND" i det ældre mærke. Ordene er stadig gengivet i to dele (WEEK og END, den ene over den andet), og bogstavernes størrelse har ikke ændret sig i væsentlig grad. For det andet er kløverbestanddelen stadig placeret mellem delene "WEEK" og "END", og dens indvirkning på det generelle indtryk af det ældre varemærke er således ikke påvirket. For det tredje angiver hest/vogn-bestanddelene, om den pågældende udgave af avisen omhandler galop- eller travløb. Denne tilføjelse vil således af offentligheden blive opfattet som rent beskrivende. Appelkammeret bekræftede indsigelsesafdelingens afgørelse. Det er også tilfældet, når de dominerende bestanddele forbliver uændrede (se sag T- 135/04, Online bus, ovenfor). 3D-mærker Brug af et 3D-mærke i forskellige størrelser svarer sædvanligvis til brug af varemærket som registreret. Tilføjelsen af en ord-/figurbestanddel til et sådant mærke ændrer generelt ikke tegnets særpræg. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 45

46 Farvemærker Farvemærker er mærker, der i sig selv består af en eller flere farver. Når varemærket er en farvekombination, skal registreringen indeholde oplysninger om andelen af de enkelte farver og præcisere, hvordan de vises. Farvemærker skal bruges med farverne som registreret. Ubetydelige variationer i farvenuancen og -styrken ændrer ikke særpræget. Når en farvekombination er registreret uden angivelse af de respektive andele, ændrer brug i forskellige proportioner ikke særpræget. Det forholder sig anderledes, når der er gjort krav på bestemte andele, og disse er ændret i væsentlig grad i den anvendte variant. Når en farve eller farvekombination er registreret, ændrer brug i kombination med et særpræget eller beskrivende ord ikke særpræget. Se tilsvarende Rettens dom nedenfor vedrørende bevis for opnået særpræg for et mærke (behandling): Registreret form Reel brug Sag nr. (med ordmærket John Deere) T-137/08 (AG-sag) "De af registreringsansøgningen omfattede farver er blevet betegnet i henhold til Munsell-systemet: 9.47 GY3.57/7.45 (grøn) og 5.06 Y7.63/10.66 (gul). Beskrivelsen præciserer, at "køretøjets chassis er grønt, [og at] hjulene er gule", sådan som det er illustreret på det billede, som var vedlagt ansøgningen og er gengivet nedenfor: " (præmis 3). "Det følger af det foregående, at selv om det er rigtigt, at det anfægtede varemærke har været anvendt og markedsført i forbindelse med ordmærket John Deere [understregning tilføjet], og at intervenientens reklameudgifter inden for Den Europæiske Union er blevet fremlagt som et samlet beløb og ikke individuelt for hvert land, er det ikke rigtigt, som hævdet af sagsøgeren, at der ikke er fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at intervenienten på sine varer havde anvendt kombinationen af farverne grøn og gul som varemærke, og at spredningen af varerne i alle medlemsstaterne i Den Europæiske Union den 1. april 1996 var betydelig og varig" (præmis 46). Ændringer, der ikke kan godkendes Hvis et varemærke består af flere bestanddele, hvoraf kun én eller nogle har særpræg og har gjort det muligt at registrere varemærket i sin helhed, betyder en ændring af den pågældende bestanddel eller udeladelse heraf eller erstatning heraf med andre bestanddele generelt, at den særprægede karakter ændres. Registreret form Reel brug Sag nr. MEXAVIT MEXA-VIT C R 0159/ I dette tilfælde ændrer brugen af mærket med en anden stavemåde og tilføjelsen af bogstavet "C" det registrerede tegns særpræg, fordi bogstaverne "VIT" nu opfattes som en beskrivende bestanddel, navnlig "VIT C" (som henviser til "Vitamin C", dvs. C-vitamin). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 46

47 Registreret form Reel brug Sag nr. R 2066/ "NOVEDADES"-katalogerne fra viser konsekvent varemærket og kun denne version. Det udgør ikke brug af varemærket [som registreret] (med eller uden farver) i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen. Den kendsgerning alene, at begge mærker indeholder en ordbestanddel (LLOYD'S) er ikke tilstrækkelig til formålet, og figurbestanddelen i det ældre varemærke skal også fremgå i den anvendte form. Den anvendte form har en anden font, mangler bogstavet L i enden, som er omgivet af en orbital figur, og mangler cirkelfiguren eller den orbitale bestanddel omkring ordet "LLOYD'S". Med andre ord mangler alle figurbestanddelene i den anvendte form. Øverst indeholder den anvendte form en iøjnefaldende figur i form af en flyvende fugl med et langt næb. Udeladelsen af alle mærkets figurbestanddele som registreret og tilføjelsen af en anden figurbestanddel ændrer, i den anvendte form, mærkets særpræg og er langt mere end en variation eller modernisering (præmis 35). Ændring af et tegn i en dominerende position Registreret form Reel brug Sag nr. R 0275/ Appelkammeret er enigt med EF-varemærkeindehaveren i, at tegnet som reelt brugt ikke blot kan betragtes som en ubetydelig variation af det ældre varemærke som registreret. Uagtet den kendsgerning at tegnene har ordbestanddelen "HYBRIS" tilfælles, kan den tilføjede figurbestanddel et omvendt "y" i en særlig form for parenteser ikke betragtes som en "ubetydelig bestanddel". Den pågældende figurbestanddel er ret usædvanlig og iøjnefaldende. Det er ikke blot en dekorativ bestanddel. Derudover har den en fremtrædende position i det anvendte tegn og udgør en integreret del heraf. Den vil ikke blive overset i det generelle indtryk af tegnet (præmis 23). 2.8 Brug for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret I henhold til artikel 15 i EF-varemærkeforordningen skal varemærket bruges for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, for at kunne håndhæves. I henhold til artikel 42, stk. 2, første punktum, i EF-varemærkeforordningen skal der være gjort reel brug af det ældre registrerede varemærke for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen. I artikel 42, stk. 2, tredje punktum, i EF-varemærkeforordningen hedder det, at har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Som Retten fandt i Aladin-sagen: "[Bestemmelserne i artikel 42 i EF-varemærkeforordningen], der giver mulighed for at anse det ældre varemærke for kun at være registreret for den del af varerne og tjenesteydelserne, for hvilke det er godtgjort, at reel brug af varemærket har fundet sted, udgør nemlig for det første en begrænsning af de rettigheder, som indehaveren af det ældre varemærke har som følge af registreringen [...], og skal for det andet anvendes under hensyntagen til nævnte indehavers legitime interesse i for Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 47

48 fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser inden for grænserne af de ord, der betegner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og nyde den beskyttelse, som registreringen af nævnte varemærke giver ham. Dette er så meget desto mere tilfældet, når varerne og tjenesteydelserne, for hvilke varemærket er registreret, udgør en tilstrækkelig afgrænset kategori [...]" (se dom af 14. juli 2005, sag T-126/03, Aladin, præmis 51, fremhævelse tilføjet). Analysen af reel brug skal i princippet omfatte alle de registrerede varer og/eller tjenesteydelser, som indsigelsen er baseret på, og for hvilke EF-varemærkeansøgeren udtrykkeligt har anmodet om bevis for brug. I situationer hvor det er indlysende, at der foreligger risiko for forveksling på grundlag af visse af de ældre varer og/eller tjenesteydelser, behøver Harmoniseringskontorets vurdering af reel brug imidlertid ikke omfatte alle de ældre varer og/eller tjenesteydelser, men kan i stedet fokusere på de varer og/eller tjenesteydelser, der er tilstrækkelige til at fastslå identitet/lighed med de anfægtede varer og/eller tjenesteydelser. Med andre ord gælder det, at eftersom der foreligger risiko for forveksling på grundlag af en konstatering af reel brug for visse af de ældre varer og/eller tjenesteydelser, er det unødvendigt at undersøge den dokumentation for brug, der er indgivet af indsigeren, af de resterende ældre varer og/eller tjenesteydelser. Nedenstående afsnit indeholder en række retningslinjer for påvisning af, om der reelt er gjort brug af det ældre varemærke for de registrerede varer og tjenesteydelser. Yderligere oplysninger findes i Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 2, Dobbelt identitet og risiko for forveksling, kapitel 2, Sammenligning af varer og tjenesteydelser, særlig praksis vedrørende brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften, og Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 3, Klassifikation Sammenligning mellem anvendte varer/tjenesteydelser og fortegnelsen over varer/tjenesteydelser Det skal altid nøje vurderes, om de varer og tjenesteydelser, for hvilke mærket er brugt, henhører under kategorien af registrerede varer og tjenesteydelser. Eksempler: Sag nr. T-382/08 VOGUE Sag T-183/08, SCHUHPARK Fodtøj R 0807/2000-3, Demara R 1533/2007-4, GEO MADRID Registrerede varer og tjenesteydelser Anvendte varer og tjenesteydelser Bemærkning Fodtøj Detailsalg af fodtøj Ikke ok (præmis 47 og 48) Farmaceutiske præparater, præparater til veterinær brug og desinfektionsmidler Telekommunikationstjenester i klasse 38 Detailhandel i forbindelse med fodtøj Inkontinensbleer og - blebukser Udbydelse af en e- handelsplatform Ikke ok (præmis 32) Ikke ok, selv om de specifikke varer kan forhandles af apoteker (præmis 14-16) Ikke ok (præmis 16) R 0068/2003- Konserverede, tørrede og Desserttopping med Ikke ok (præmis 20) Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 48

49 2, Sweetie kogte frugter og grøntsager; koncentreret citrusfrugt- og frugtkoncentrater, konserves; sukker, kiks, kager, konditorivarer og konfekturevarer jordbær-, karamel- eller chokoladesmag R 1519/2008-1, DODOT et al R 0594/2009-2, BANIF B , OXIL B , CAI/Kay B , LUPA R 1330/2011-4, AF (fig.) Bleer af tekstilmateriale i klasse 25 Forretningsadministration, repræsentation og rådgivning i klasse 35 Tekniske, økonomiske og administrative projekter i klasse 42 Elektriske afbrydere og dele til lamper Undervisning Transport og distributionstjenester i klasse 39 Annonce- og reklamevirksomhed, forretningsledelse, forretningsadministration, varetagelse af kontoropgaver i klasse 35 Bleer (engangs) af papir og cellulose til spædbørn (klasse 16) Administration af kapital og personlige aktiver eller ejendomshandler (klasse 36) Belysningsinstallationer Ikke ok (præmis 29) Ikke ok (præmis 39) Ikke ok Underholdningsvirksomhed Ikke ok Levering til hjemmet af varer købt i en detailforretning Detailhandelstjenester Ikke ok, fordi de registrerede tjenesteydelser leveres af specialiserede transportvirksomheder, som ikke leverer andre tjenesteydelser, mens levering til hjemmet af varer købt i en detailforretning blot er en tillægstjeneste som led i detailsalget. Ikke ok. Hvis et varemærke er registreret for de generelle angivelser i klasse 35, men brug kun er godtgjort for "detailhandelstjenester" for specifikke varer, kan det ikke udgøre gyldig dokumentation for brug af nogen af de specifikke angivelser i klasse 35 eller klasseoverskrifterne som helhed (præmis 25, tilsvarende) Klassificeringens relevans Det er relevant at slå fast, om de specifikke varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er blevet anvendt, falder ind under en generel angivelse oplistet i klasseoverskriften for en bestemt klasse af varer eller tjenesteydelser og i givet fald hvilken. I klasse 25 er klasseoverskriften f.eks. "beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning", og hvert af disse tre punkter udgør en "generel angivelse". Klassificeringen tjener generelt blot et administrativt formål, men det er relevant for at vurdere, hvordan varemærket bruges, at slå fast, om de varer, for hvilke et varemærke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 49

50 er blevet brugt, falder under den generelle angivelse "beklædningsgenstande", "fodtøj" eller "hovedbeklædning". Det er tydeligt, når tilsvarende kategorier af varer af visse årsager er blevet klassificeret forskelligt. Sko er f.eks. blevet klassificeret i forskellige klasser afhængigt af deres tilsigtede formål: "ortopædiske sko" i klasse 10 og "almindelige" sko i klasse 25. Det skal ud fra den indgivne dokumentation slås fast, hvilken type sko brugen vedrører Brug og registrering for generelle angivelser i "klasseoverskrifter" Når et varemærke er registreret under alle eller en del af de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse og har været brugt til flere varer eller tjenesteydelser, der er korrekt klassificeret i den samme klasse under en af disse generelle angivelser, vil varemærket blive anset for at have været brugt for den specifikke generelle angivelse. Eksempel: Konklusion: Det ældre varemærke er registreret for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25. Dokumentationen vedrører "nederdele", "bukser" og "T-shirts". Varemærket er brugt for beklædningsgenstande. På den anden side gælder det, at når et varemærke kun er registreret for en del af de generelle angivelser, der er oplistet i klasseoverskriften til en bestemt klasse, men kun er blevet brugt til varer eller tjenesteydelser, der falder ind under en anden generel angivelse i samme klasse, vil varemærket ikke blive anset for at være brugt for de registrerede varer eller tjenesteydelser (se også punkt nedenfor). Eksempel: Konklusion: Det ældre varemærke er registreret for beklædningsgenstande i klasse 25. Dokumentationen vedrører kun "støvler". Varemærket er ikke blevet brugt for de varer, for hvilke det er registreret Brug af underkategorier af varer/tjenesteydelser og varer/tjenesteydelser af lignende art Denne del vedrører omfanget af beskyttelsen, når der er tale om brug for underkategorier af varer og varer (eller tjenesteydelser) af lignende art. Generelt er det ikke hensigtsmæssigt at acceptere, at dokumentation for brug for "forskellige", men på en eller anden måde "forbundne" varer eller tjenesteydelser, automatisk omfatter registrerede varer og tjenesteydelser. Begrebet lighed mellem varer og tjenesteydelser er navnlig ikke en gyldig betragtning i denne sammenhæng. Artikel 42, stk. 2, tredje punktum, i EF-varemærkeforordningen indeholder ikke nogen undtagelser i denne henseende. Eksempel: Konklusion: Det ældre varemærke er registreret for beklædningsgenstande i klasse 25. Dokumentationen vedrører kun "støvler". Varemærket er ikke blevet brugt for de varer, for hvilke det er registreret. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 50

51 Ældre varemærke registreret for en bred kategori af varer/tjenesteydelser I Aladin-dommen fandt Retten, at: når et varemærke er blevet registreret for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, følger det af de nævnte bestemmelser, at beviset for, at en reel brug af varemærket for "en del af disse varer eller tjenesteydelser" har fundet sted, i en indsigelsessag kun medfører en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører. (se dom af 14. juli 2005, sag T-126/03, Aladin, præmis 45). Hvis det ældre varemærke således er registreret for en bred kategori af varer eller tjenesteydelser, men indsigeren kun indgiver dokumentation for brug for specifikke varer eller tjenesteydelser i denne kategori, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt den indgivne dokumentation udelukkende skal betragtes som bevis for brug for de pågældende varer eller tjenesteydelser, der ikke som sådan fremgår af fortegnelsen over varer og tjenesteydelser, eller for den brede kategori som fastlagt i registreringen. Retten påpegede endvidere på den ene side, at artikel 42, stk. 2, sidste punktum, i EF-varemærkeforordningen, skal fortolkes således, at det tilsigtes at undgå, at et varemærke, der kun er brugt for en del af varerne eller tjenesteydelserne, gives en vid beskyttelse, alene fordi det er registreret for et omfattende sortiment af varer eller tjenesteydelser. Der bør således tages hensyn til bredden af de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er blevet registreret, herunder hvor almindelige de ord, der er anvendt med henblik på at beskrive de nævnte kategorier, er, og denne vurdering skal ske i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke reel brug af varemærket rent faktisk kan antages at have fundet sted (præmis 44). På den anden side er det ikke nødvendigt for indsigeren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af beskyttelsen, men kun de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgøre sammenhængende kategorier eller underkategorier (præmis 46). Bevæggrunden er, at det i praksis er umuligt for varemærkeindehaveren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen. Beskyttelsen er således kun tilgængelig for den eller de underkategorier, de anvendte varer eller tjenesteydelser tilhører, hvis: 1. et varemærke er registreret for en kategori af varer eller tjenesteydelser: og a) der er tilstrækkelig bred til at omfatte en række underkategorier, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig b) der kan opfattes som uafhængige af hinanden 2. hvor det kan godtgøres, at varemærket reelt kun er blevet brugt for en del af den oprindelige brede fortegnelse. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 51

52 Der bør gives en fornuftig begrundelse for opdelingen i underkategorierne, og på grundlag af den dokumentation, som indsigeren har indgivet, skal det forklares, om der er godtgjort brug i forbindelse med kun en del af den oprindelige brede fortegnelse/underkategori(er). Se eksempler i punkt nedenfor. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med varemærker registreret for "farmaceutiske præparater", der sædvanligvis bruges til én type lægemiddel til behandling af en bestemt sygdom (se eksempler på farmaceutiske præparater i punkt nedenfor). På den anden side skal brug for en hel kategori godkendes, hvis der er eksempler på forskellige typer produkter, der tilhører kategorien, og ingen anden underkategori omfatter de forskellige produkter. Angrebet tegn CARRERA Sag nr. R 0260/ (fortabelse) Bevis for brug af et varemærke for: dekorative tryk løsninger til forbedring af ydeevnen låg til opbevaringsrum hjulsæt og komplette hjulsæt til sommer- og vinterbrug afdækningsplader til dørtrin blev betragtet som tilstrækkeligt bevis for brug for "reservedele til motorkøretøjer og landkøretøjer" generelt, for hvilke varemærket var registreret. De vigtigste argumenter var, at det blev brugt for flere forskellige reservedele til motorkøretøjer, og de varer, for hvilke brugen var godtgjort, omfattede et bredt sortiment af reservedele til motorkøretøjer: dele af chassiset, karrosseriet, motoren, interiøret og de dekorative elementer Ældre varemærke registreret for specifikke varer/tjenesteydelser I modsætning hertil omfatter dokumentation for reel brug af varemærket for visse af de angivne varer eller tjenesteydelser nødvendigvis hele kategorien, hvis: 1) et varemærke er registreret for varer eller tjenesteydelser, der er angivet på en relativt præcis måde, således at 2) det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning (se dom af 14. juli 2005, sag T-126/03, Aladin, præmis 45). Det bør i afgørelsen være behørigt angivet, i hvilke tilfælde det betragtes som umuligt at opdele i underkategorier, og om nødvendigt hvorfor Eksempler For på en passende måde at underopdele de generelle angivelser i underkategorier er formåls- eller anvendelseskriteriet for varen eller tjenesteydelsen, i det omfang det anvendes af forbrugerne forud for et køb, et primært kriterium (dom af 13. februar 2007, sag T-256/04, Respicur, præmis 29 og 30; dom af 23. september 2009, sag T-493/07, Famoxin, præmis 37). Andre kriterier, der kan anvendes til på en passende måde at underopdele de generelle angivelser i Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 52

53 underkategorier, kunne være varens eller tjenesteydelsens karakteristika, f.eks. varens eller tjenesteydelsens art eller målforbruger. Ældre tegn ALADIN Varer og tjenesteydelser: Poleringsmidler til metal i klasse 3. Sag nr. T-126/03 Vurdering af bevis for brug: Det ældre varemærke var registreret for "poleringsmidler til metal" i klasse 3, men blev reelt kun brugt for "magisk bomuld" (et produkt til polering af metal, der består af et stykke bomuld, der er gennemvædet med et poleringsmiddel). Retten fandt, at "poleringsmidler til metal", der i sig selv allerede er en underkategori til klasseoverskriften "poleringsmidler", er tilstrækkeligt præcis og afgrænset med hensyn til funktion og formål for de varer, der søges beskyttet. Det er ikke muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, og dermed blev der søgt beskyttelse for hele kategorien "poleringsmidler til metal". Angrebet tegn Turbo Varer og tjenesteydelser: Beklædningsgenstande i klasse 25. Sag nr. R 0378/ Fortabelse Vurdering af bevis for brug: Appelkammeret fandt, at der blev henvist til andre typer beklædningsgenstande end badedragter på fakturaer og i kataloger. Appelkammeret fandt dermed, at brugen af det anfægtede varemærke var godtgjort for "beklædningsgenstande" (præmis 22). Derudover fandt appelkammeret det nærmest umuligt og under alle omstændigheder uforholdsmæssigt besværligt at pålægge indehaveren af et registreret EF-varemærke for "beklædningsgenstande" at godtgøre brug i alle tænkelige underkategorier, der af den begærende part kunne underopdeles i det uendelige (præmis 25). Ældre tegn Sag nr. R 1088/ (stadfæstet ved dom i sag T-132/09) Varer og tjenesteydelser: Måleinstrumenter og -apparater i klasse 9. Vurdering af bevis for brug: Varemærket blev brugt for apparater og dele hertil til måling af temperatur, tryk og niveau. I den anfægtede afgørelse blev det konkluderet, at det ældre varemærkes oprindelige fortegnelse for "måleinstrumenter og -apparater" var "meget bred", og det blev under anvendelse af kriterierne fra Aladin-dommen slået fast, at der rent faktisk var godtgjort brug for en underkategori af varer, nemlig "måleapparater, alle til måling af temperatur, tryk og niveau; dele til førnævnte apparater". Appelkammeret fandt, at denne tilgang var rimelig under sagens omstændigheder og bekræftede begrundelsen og konklusionen i den anfægtede afgørelse i denne henseende (præmis 29). Angrebet tegn ICEBERG Sag nr. R 1166/ Fortabelse Varer og tjenesteydelser: Apparater til opvarmning, dampdannelse, køling, tørring, ventilation og vandforsyning i klasse 11. Vurdering af bevis for brug: Appelkammeret konkluderede, at brug af varemærket kun var godtgjort for køleskabe, frysere og luftkonditioneringsmoduler til yachter og skibe (præmis 26). Disse varer var omfattet af underkategorierne "apparater til opvarmning" (eftersom et luftkonditioneringsapparat også kan fungere som varmeapparat), "apparater til køling" (eftersom et luftkonditioneringsapparat, et køleskab og en fryser kan holde luft/ting kolde), og "apparater til ventilation" (eftersom et luftkonditioneringsapparat, et køleskab og en fryser alle omfatter ventilationskredsløb), for hvilke mærket var registreret. Derfor mente appelkammeret, at varemærket fortsat skulle være registreret for disse underkategorier (præmis 27). Appelkammeret mente dog ikke, at det ville være hensigtsmæssigt at begrænse omfanget af beskyttelsen Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 53

54 til "yachter og skibe". Det ville have opdelt "underkategorierne" yderligere og udgøre en uberettiget begrænsning (præmis 28). Konklusion: Brug blev anset for godtgjort for "apparater til opvarmning, køling og ventilation". Angrebet tegn LOTUS Sag nr. R 1295/ Fortabelse Varer og tjenesteydelser: Ydertøj og undertøj, trikotagevarer (beklædning), bustierer (korsetliv), slips, strømpebånd, handsker (beklædning) i klasse 25. Vurdering af bevis for brug: Der blev ikke indgivet dokumentation vedrørende varerne "bustierer (korsetliv), slips, strømpebånd". Ingen af de indgivne beviser nævner disse varer eller henviser til dem. Der skal godtgøres brug for alle de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret. Varemærket er registreret for "ydertøj og undertøj", men også for specifikke varer i denne kategori bl.a. "bustierer (korsetliv), slips, strømpebånd". Brug for andre varer er ikke tilstrækkelig til at opretholde beskyttelsen for disse varer i henhold til varemærkelovgivningen, om end disse andre varer også falder ind under kategorien "ydertøj og undertøj". Ugyldighedsafdelingen anså dog brugen som tilstrækkelig, fordi "bustierer (korsetliv), slips, strømpebånd" i henhold til Aladin-dommen (se dom af 14. juli 2005, sag T-126/03) falder ind under det generiske udtryk "ydertøj og undertøj". Om end det er tilfældet, er dette spørgsmål underordnet i forhold til undersøgelsen af, hvorvidt de anvendte varer overhovedet kan være omfattet af det udtryk, der påberåbes. Det er ikke tilfældet for "bustierer (korsetliv), slips, strømpebånd". Hvis varemærket sammen med det brede generiske udtryk også udtrykkeligt søges registreret for specifikke varer, der er omfattet af det generiske udtryk, skal det også være brugt for disse specifikke varer for fortsat at være registreret for dem (præmis 25). Ældre tegn Sag nr. GRAF-SYTECO R 1113/ Varer og tjenesteydelser: Elektriske instrumenter (i klasse 9); optiske instrumenter og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol; databehandlingsudstyr og computere, særlig til betjening, overvågning og kontrol af maskiner, installationer, køretøjer og bygninger; optagne computerprogrammer; elektroniske tællere i klasse 9, tjenesteydelser inden for reparation i klasse 37 og computerprogrammering i klasse 42. Vurdering af bevis for brug: De anordninger, indsigeren bevisligt har markedsført, falder ind under ordlyden for hardware som angivet i klasse 9. Der er dog tale om en omfattende kategori, særlig i betragtning af den rivende udvikling og høje specialiseringsgrad på området, som kan opdeles i underkategorier i henhold til de reelt producerede varer. I denne sag skal varerne være begrænset til bilindustrien. Eftersom indsigeren skal give kunder en retlig garanti, kan det også vurderes, at brug for tjenesteydelser vedrørende reparation af den pågældende hardware er godtgjort (klasse 37). Appelkammeret fandt, at optagne computerprogrammer i klasse 9 var en meget bred kategori og skulle begrænses til indsigerens reelle aktivitetsområde (præmis 30 og 31). Der blev ikke indgivet dokumentation for klasse 42. Ældre tegn Sag nr. HEMICELL R 0155/ Varer og tjenesteydelser: Næringsmidler og foder til dyr i klasse 31 og næringsmidler og foder til dyr og ikkemedicinske tilsætningsstoffer til næringsmidler og foder til dyr, alle i klasse 31. Vurdering af bevis for brug: I den anfægtede afgørelse blev det fejlagtigt konkluderet, at det ældre varemærke reelt var brugt for "næringsmidler og foder til dyr" i klasse 31 og "næringsmidler og foder til dyr og ikkemedicinske tilsætningsstoffer til næringsmidler og foder til dyr; alle i klasse 31", eftersom denne konklusion er i strid med Rettens konklusion i Aladin-sagen. Begrundelsen i den anfægtede afgørelse kan ikke accepteres, eftersom det skulle have været undersøgt, hvorvidt den kategori af varer, der er omfattet af det ældre varemærke, kunne opdeles i uafhængige underkategorier, og hvorvidt de varer, for hvilke brug af det ældre varemærke er godtgjort, kunne klassificeres i en af disse. Appelkammeret vurderede derfor, at det ældre EF-varemærke i forbindelse med behandlingen af indsigelsen udelukkende anses for registreret for "tilsætningsstoffer til næringsmidler og foder til dyr" i klasse 31. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 54

55 Farmaceutiske præparater I en række sager skulle Retten underopdele de generelle angivelser i underkategorier for farmaceutiske præparater i klasse 5. Den fandt, at formålet med og anvendelsen af et behandlingsmiddel er udtrykt i dets terapeutiske indikationer. Den terapeutiske indikation er således afgørende for underopdelingen af farmaceutiske præparater i de relevante underkategorier. Andre kriterier (som doseringsmåden, de aktive stoffer og den omstændighed om medicinen er receptpligtig eller sælges i håndkøb) er irrelevante i denne henseende. Retten fandt, at følgende underkategorier af farmaceutiske præparater var passende: Sag nr. Passende Ikke passende T-256/04, RESPICUR T-493/07, FAMOXIN T-487/08, KREMIZIN T-483/04, GALZIN Farmaceutiske præparater til behandling af luftvejssygdomme Farmaceutiske præparater til behandling af hjerte-karsygdomme Farmaceutiske præparater til behandling af hjertesygdomme Præparater på grundlag af kalcium Receptpligtige aerosoldoseringsapparater, der indeholder corticoider Humanmedicinske lægemidler indeholdende dioxin mod hjerte-kar-sygdomme Steril adenosinopløsning til brug i behandlingen af specifikke hjertelidelser, til intravenøs indgivelse på hospitaler Farmaceutiske præparater Brug af varemærket for integrerede dele og eftersalgsservice for de registrerede varer I Minimax-dommen fandt Domstolen, at brugen af varemærket under visse omstændigheder også kan være reel for de allerede markedsførte produkter, som mærket er blevet registreret for, selv om de ikke længere udbydes til salg (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 40 ff.). Det kan være tilfældet, hvis mærket faktisk anvendes af varemærkeindehaveren ved salg af løsdele, der indgår i disse varers sammensætning eller struktur. Det samme kan være tilfældet i forbindelse med servicevirksomhed efter salget, såsom salg af tilbehørsartikler eller beslægtede varer, eller i forbindelse med levering af vedligeholdelses- eller reparationsservice. Tegn Minimax Sag nr. C-40/01 Varer og tjenesteydelser: ildslukningsapparater og beslægtede varer over for dele og servicevirksomhed efter salget. Vurdering af bevis for brug: Godkendelsen af de ildslukningsapparater, som Ansul solgte under varemærket Minimax, udløb i 1980'erne. Siden da har Ansul ikke markedsført ildslukningsapparater under dette varemærke. Ansul solgte imidlertid reservedele og slukningsmidler til ildslukningsapparater af dette mærke til virksomheder, der vedligeholdt sådanne apparater. I den nævnte periode foretog virksomheden endvidere selv vedligeholdelse, eftersyn og reparation af apparater, der var forsynet med varemærket Minimax, ligesom den gjorde brug af det nævnte mærke på fakturaerne vedrørende disse ydelser og forsynede de nævnte apparater med selvklæbende etiketter med samme mærke såvel som med klæbestrimler med ordene "Gebruiksklaar Minimax" (brugsklar Minimax). Ansul har endvidere solgt Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 55

56 sådanne selvklæbende etiketter og klæbestrimler til virksomheder, der vedligeholder ildslukningsapparater. Domstolens konklusion skal dog fortolkes snævert og finder kun anvendelse i ekstraordinære tilfælde. I Minimax-dommen godkendte Domstolen brug for andre varer end de registrerede, hvilket er i strid med den generelle bestemmelse i artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen. 2.9 Indehaverens brug eller brug med indehaverens samtykke Indehaverens brug I henhold til artikel 42, stk. 2, og artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen er det generelt indehaveren, der har gjort reel brug af det ældre registrerede varemærke. Disse bestemmelser omfatter også den tidligere indehavers brug af varemærket under dennes ejerskab (afgørelse af 10. december 1999, B ) Autoriseret tredjeparts brug I henhold til artikel 15, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen ligestilles brug af EF-varemærket med indehaverens samtykke med indehaverens brug af mærket. Det betyder, at indehaveren skal have givet sit samtykke inden tredjeparts brug af varemærket. Senere samtykke er ikke tilstrækkeligt. Et typisk tilfælde af tredjeparts brug er licenstageres brug. Brug hos virksomheder med økonomisk tilknytning til varemærkets indehaver, f.eks. medlemmer af samme koncern (tilknyttede virksomheder, datterselskaber osv.), skal tilsvarende betragtes som autoriseret brug. Når varer produceres af varemærkeindehaveren (eller med dennes samtykke), men efterfølgende markedsføres af forhandlere på engros- eller detailniveau, skal det betragtes som brug af mærket (dom af 17. februar 2011, sag T- 324/09, Friboi, præmis 32, og dom af 16. november 2011, sag T-308/06, Buffalo Milke, præmis 73). I dokumentationsfasen er det umiddelbart tilstrækkeligt, at indsigeren blot indgiver dokumentation for, at tredjepart har gjort brug af mærket. Af en sådan brug, kombineret med indsigerens evne til at godtgøre den, udleder Harmoniseringskontoret, at indgiveren har givet samtykke. Harmoniseringskontorets konklusion blev bekræftet ved dom af 8. juli 2004, sag T- 203/02, VITAFRUIT, præmis 25 (og stadfæstet af Domstolen ved dom i sag C- 416/04 P). Domstolen påpegede, at det var usandsynligt, at indehaveren af et varemærke ville kunne godtgøre, at der var gjort brug af mærket mod hans vilje. Harmoniseringskontoret kunne så meget desto mere gå ud fra den formodning, som sagsøgeren ikke har bestridt, at brugen er sket med indsigerens samtykke. Hvis der er tvivl fra Harmoniseringskontorets side eller generelt i sager, hvor ansøgeren udtrykkeligt bestrider indsigerens samtykke, ligger bevisbyrden hos indsigeren, som skal indgive yderligere dokumentation for, at denne gav sit samtykke forud for brugen af mærket. I sådanne tilfælde giver Harmoniseringskontoret indsigeren yderligere to måneder til at indgive sådan dokumentation. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 56

57 2.9.3 Brug af fællesmærker Fællesmærker bruges generelt ikke af indehaveren, men af medlemmer af en sammenslutning. I henhold til artikel 70 i EF-varemærkeforordningen gælder det, at såfremt EF-fællesmærket bruges af (mindst) en hertil berettiget person, anses brugsforpligtelsen for opfyldt, såfremt der i øvrigt er gjort reel brug af EF-varemærket. Det særlige kendetegn ved fællesmærker er, at deres hovedformål ikke er at angive, at varerne eller tjenesteydelserne stammer fra en bestemt kilde, men at de stammer fra en bestemt region og/eller har bestemte karakteristika eller kvaliteter (geografiske eller supplerende angivelser om oprindelse eller kvalitet). Denne anderledes funktion skal tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af bevis for brug i henhold til artikel 68, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen. Fortegnelser over personer med tilladelse til at bruge fællesmærket og fortegnelser over varer, der er certificeret under fællesmærket, er i sig selv generelt ikke tilstrækkelige til at godtgøre reel brug (afgørelse af 25. maj 2009, B , se også afgørelse af 24. februar 2009, R 0970/2008-2, NFB) Lovlig brug Hvorvidt der er gjort brug af et varemærke, der opfylder brugsforpligtelserne i artikel 15 og 42 i EF-varemærkeforordningen, kræver en faktisk konstatering af reel brug. Der vil i den forbindelse være tale om "reel" brug, selv hvis brugeren overtræder lovgivningen. Brug, der er vildledende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), eller artikel 51, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen eller bestemmelser i medlemsstaternes lovgivning, er stadig "reel", når ældre varemærker gøres gældende i indsigelsessager. Sanktionerne for vildledende brug er, at varemærket erklæres ugyldigt eller fortabt, alt efter hvad der er relevant, eller at der nedlægges et forbud mod brug (i henhold til artikel 110, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). Samme princip gælder, hvis der gøres brug af varemærket under en ulovlig licensaftale (f.eks. aftaler, der er i strid med konkurrencereglerne i traktaten eller medlemsstaternes lovgivning). På samme måde er den kendsgerning, at brug kan krænke tredjeparts rettigheder, også irrelevant Begrundelse af manglende brug I henhold til artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen kan indsigeren alternativt godtgøre, at der foreligger rimelig grund til, at brug af det ældre registrerede varemærke ikke har fundet sted. Disse grunde omfatter, som nævnt i artikel 19, stk. 1, andet punktum, i TRIPS-aftalen, forhold, der gør sig gældende uafhængigt af varemærkeindehaverens hensigter, og som lægger hindringer i vejen for varemærkets anvendelse. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 57

58 Som en undtagelse til brugsforpligtelsen skal begrebet rimelig grund til, at brug af varemærket ikke har fundet sted, fortolkes forholdsvis snævert. "Bureaukratiske hindringer" som sådan, der gør sig gældende uafhængigt af varemærkeindehaverens hensigt, er ikke tilstrækkelige, medmindre de har en så direkte forbindelse med varemærket, at brugen af varemærket er afhængig af, at disse administrative foranstaltninger gennemføres. Kriteriet om en direkte forbindelse indebærer dog ikke nødvendigvis, at brug af varemærket er umulig. Det kan være tilstrækkeligt, at brugen er urimelig. Det skal vurderes fra sag til sag, om en ændring i virksomhedens strategi for at omgå den pågældende hindring, ville gøre brug af varemærket urimelig. Det forekommer f.eks. ikke rimeligt at kræve, at varemærkeindehaveren ændrer sin virksomhedsstrategi og sælger sine varer på sine konkurrenters salgssteder (dom af 14. juni 2007, sag C-246/05, Le Chef de Cuisine, præmis 52) Forretningsmæssige risici Begrebet rimelig grund skal anses for at henvise til forhold, der gør sig gældende uafhængigt af varemærkeindehaverens hensigter, og som gør brug af varemærket umulig eller urimelig, nærmere end forhold, der er forbundet med virksomhedens kommercielle vanskeligheder (afgørelse af 14. maj 2008, R 0855/2007-4, PAN AM, præmis 27; dom af 9. juli 2003, sag T-162/01, GIORGI, præmis 41). De finansielle vanskeligheder, en virksomhed støder på som følge af økonomisk recession eller virksomhedens egne finansielle problemer, betragtes ikke som rimelig grund til manglende brug i henhold til artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen, fordi sådanne vanskeligheder er en naturlig del af det at drive virksomhed Statens eller domstolenes intervention Importrestriktioner eller andre krav fra det offentlige er to eksempler på rimelig grund til manglende brug, som er nævnt udtrykkeligt i artikel 19, stk. 1, andet punktum, i TRIPSaftalen. Importrestriktioner omfatter handelsembargoer, der påvirker de varer, der er beskyttet af varemærket. Andre krav fra det offentlige kan være et statsmonopol, der forhindrer enhver form for brug, eller et offentligt forbud mod salg af varer af hensyn til sundheden eller det nationale forsvar. Typiske sager i denne henseende er forskriftsprocedurer som: kliniske forsøg og tilladelser i forbindelse med nye lægemidler (afgørelse af 18. april 2007, R 0155/2006-1, LEVENIA) den tilladelse fra en fødevaresikkerhedsmyndighed, som indehaveren skal opnå, før de relevante varer og tjenesteydelser må markedsføres. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 58

59 Ældre tegn Sag nr. HEMICELL R 0155/ Den dokumentation, indsigeren har indgivet, godtgør på behørig vis, at brugen af de ældre varemærker for et tilsætningsstof til næringsmidler, nemlig "zooteknisk fordøjelighedsfremmende stof (foderenzym)", var betinget af forudgående tilladelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet efter indgivelse af en ansøgning til denne. Et sådant krav skal betragtes som et krav fra det offentlige som omhandlet i artikel 19, stk. 1, i TRIPS-aftalen. Hvad angår Domstolens sager eller foreløbige påbud, skal der sondres mellem følgende: På den ene side bør truslen om en retssag eller et annullationssøgsmål mod det ældre varemærke i sig selv generelt ikke fritage indsigeren fra forpligtelsen til at gøre erhvervsmæssig brug af sit varemærke. Det er op til indsigeren, som er den "angribende" part i indsigelsessagen, at foretage en passende risikovurdering af den pågældendes chancer for at vinde retssagen og drage de relevante konklusioner af denne vurdering med hensyn til, hvorvidt den pågældende fortsat vil gøre brug af sit varemærke (se afgørelse af 18. februar 2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, præmis 40). Ældre tegn Sag nr. HUGO BOSS R 0764/ Den nationale [franske annullations]-sag mod det varemærke, som indsigelsen støttes på, kan ikke anerkendes som en rimelig grund til manglende brug (præmis 19). Det er en kendsgerning, at rimelige grunde til manglende brug er grunde, der ligger uden for varemærkeindehaverens sfære og indflydelse, f.eks. nationale krav om tilladelse eller importrestriktioner. Disse er neutrale, hvad angår det varemærke, der skal bruges: De vedrører ikke varemærket, men de varer og tjenesteydelser indehaveren ønsker at gøre brug af. Sådanne nationale krav om tilladelse eller importrestriktioner finder anvendelse på produkttypen eller egenskaberne for det produkt, der forsynes med varemærket, og kan ikke omgås ved at vælge et andet varemærke. I denne sag kunne varemærkeindehaveren omvendt let have fremstillet cigaretter i Frankrig eller have importeret dem til Frankrig, hvis den pågældende havde valgt et andet varemærke (præmis 25). Ældre tegn Sag nr. MANPOWER R 0997/ I henhold til artikel 9 i EF-varemærkeforordningen og artikel 5 i varemærkedirektivet må tredjeparts varemærker ikke krænkes. Kravet om ikke at krænke varemærker gælder enhver person, der gør erhvervsmæssig brug af et navn, uanset om den pågældende selv har ansøgt om eller er blevet tildelt varemærkebeskyttelse for dette navn. En person, der afholder sig fra sådanne krænkelser, handler ikke af "rimelige grunde", men i henhold til lovgivningen. Selv afholdelse fra brug, der ellers ville krænke en rettighed, er ikke en rimelig grund (appelkammerets afgørelse af 9. marts 2010, R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, præmis 22) (præmis 27). Brug i sådanne tilfælde er heller ikke "urimelig". Personer, der som indehavere af varemærker trues med retssager eller et foreløbigt påbud, hvis de begynder at bruge varemærket, skal overveje mulighederne for, at de taber en eventuel retssag mod dem, og kan enten "overgive sig" (og ikke begynde at bruge varemærket) eller forsvare sig mod klagen. Under alle omstændigheder skal de acceptere afgørelsen fra de uafhængige domstole, der kan være involveret i en hastebehandling. De kan heller ikke, under afventning af en afgørelse i sidste instans, gøre gældende, at den verserende retssag er en rimelig grund til manglende brug. Spørgsmålet om, hvad der skal ske i perioden mellem indgivelsen af et søgsmål eller begæringen om et foreløbigt påbud og den endelige afgørelse, er op til domstolene, idet de træffer afgørelser, der endnu ikke har retsvirkning, om foreløbig eksigibilitet. Den sagsøgte må ikke ignorere disse afgørelser og sætte sig i en situation, som om der ikke var domstole involveret (præmis 28). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 59

60 På den anden side kan f.eks. et foreløbigt påbud eller nedlæggelse af forbud i insolvensbehandlinger, som pålægger varemærkeindehaveren et generelt forbud mod overførsler eller afhændelser, være en rimelig grund til manglende brug, fordi det forpligter indsigeren til at afholde sig fra at gøre erhvervsmæssig brug af sit varemærke. Brug af varemærket i strid med en sådan retskendelse ville gøre varemærkeindehaveren erstatningsansvarlig (afgørelse af 11. december 2007, R 0077/2006-1, Miss Intercontinental, præmis 51) Defensive registreringer Retten har præciseret, at tilstedeværelsen af en national bestemmelse, der anerkender såkaldte "defensive" registreringer (dvs. tegn, der er bestemt til ikke at blive anvendt erhvervsmæssigt, fordi de har en rent defensiv funktion i forhold til et andet tegn, der er genstand for en erhvervsmæssig udnyttelse), ikke kan udgøre en rimelig grund til manglende brug af et ældre varemærke, der er påberåbt som grundlag for en indsigelse (dom af 23. februar 2006, sag T-194/03, Bainbridge, præmis 46) Force majeure Yderligere rimelige grunde til manglende brug er tilfælde af force majeure, der forhindrer normal drift af indehaverens virksomhed Konsekvenser af begrundelse for manglende brug Tilstedeværelsen af rimelige grunde betyder ikke, at manglende brug i den pågældende periode behandles som svarende til reel brug, hvilket ville føre til, at en ny henstandsperiode ville blive indledt efter udløbet af perioden med begrundet manglende brug. Manglende brug i en sådan periode suspenderer blot den femårige periode. Det betyder, at perioden med begrundet manglende brug ikke tages i betragtning i forbindelse med beregningen af henstandsperioden på fem år. Derudover kan det tidsrum, i hvilket der eksisterede rimelige grunde, være langt. Årsager til manglende brug, der kun eksisterede i en del af den femårige periode inden bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen, kan ikke altid betragtes som rimelig grund til tilsidesættelse af kravet om bevis for brug. I den sammenhæng er det tidsrum, hvor disse grunde var relevante, og den tid, der er gået, siden de ikke længere fandt anvendelse, af særlig betydning (afgørelse af 1. juli 1999, B 2 255). 3 Procedure 3.1 Ansøgerens begæring I henhold til artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen skal det på begæring af ansøgeren godtgøres og kun godtgøres at der er gjort reel brug af varemærket. Begrebet bevis for brug fungerer derfor i indsigelsessager som ansøgerens anbringende. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 60

61 Harmoniseringskontoret må hverken underrette ansøgeren om, at den pågældende kan anmode om bevis for brug, eller opfordre den pågældende til at gøre det. I lyset af Harmoniseringskontorets upartiske status i indsigelsessager er det parternes ansvar at fremføre kendsgerninger og argumenter og forsvare deres respektive positioner (se artikel 76, stk. 1, andet punktum, i EF-varemærkeforordningen). Artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen finder ikke anvendelse, når indsigeren af egen drift indgiver materiale vedrørende brug af det påberåbte ældre varemærke (se punkt nedenfor vedrørende en undtagelse til denne regel). Så længe EF-varemærkeansøgeren ikke anmoder om bevis for brug, behandler Harmoniseringskontoret ikke af egen drift spørgsmålet om bevis for brug. I sådanne sager er det i princippet endda irrelevant, at den dokumentation, der indgives af indsigeren, måske kun godtgør en specifik brugstype eller -form eller brug, som er begrænset til en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret. Begæringen om bevis for brug er kun gyldig, hvis det ældre varemærke overhovedet er underlagt brugsforpligtelsen, dvs. hvis det har været registreret i mindst fem år (yderligere oplysninger findes i punkt ovenfor) Tidspunkt for begæringen Ifølge regel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen imødekommes en begæring om dokumentation for brug, jf. artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen, kun, hvis ansøgeren indgiver begæringen inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist. Begæringen om dokumentation for brug skal være indgivet inden for ansøgerens første frist til at fremkomme med bemærkninger til indsigelsen i henhold til regel 20, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Hvis begæringen om dokumentation for brug indgives i henstandsperioden eller inden for de to måneder, som indsigeren har til at indgive eller ændre kendsgerninger, beviser og argumenter, fremsendes den straks til indsigeren Begæringen skal være udtrykkelig, utvetydig og betingelsesløs Ansøgerens begæring er en formel erklæring med vigtige proceduremæssige følger. Derfor skal den være udtrykkelig og utvetydig. Generelt skal begæringen om bevis for brug være positivt formuleret. Fordi spørgsmålet om brug eller manglende brug kan have mange facetter (f.eks. påberåbelse eller afvisning af det ældre varemærkes højere grad af særpræg), er bemærkninger fra ansøgeren, som udelukkende vedrører (manglende) brug af indsigerens mærke, ikke tilstrækkelig udtrykkelige og udgør ikke en gyldig begæring om dokumentation for reel brug (dom af 16. marts 2005, sag T- 112/03, Flexi Air). Eksempler: Tilstrækkelig udtrykkelig og utvetydig begæring: Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 61

62 "Jeg anmoder indsigeren om at godtgøre brug " "Jeg anmoder Harmoniseringskontoret om at fastsætte en frist, inden for hvilken indsigeren skal godtgøre brug " "Brug af det ældre varemærke anfægtes hermed " "Brug af det ældre varemærke anfægtes i henhold til artikel 42 i EF-varemærkeforordningen." "Ansøgeren gør indsigelse baseret på manglende brug." (afgørelse af 5. august 2010, R 1347/2009-1, CONT@XT). Ikke tilstrækkelig udtrykkelig og utvetydig begæring: "Indsigeren har udelukkende brugt mærket til " "Indsigeren har ikke brugt sit mærke til " "Der er ingen dokumentation for, at indsigeren nogensinde har brugt sit mærke " "Indsigerens ældre registreringer kan ikke "gyldigt holdes op imod EF-varemærkeansøgningen", fordi "der ikke er indgivet oplysninger om eller dokumentation for brug" (afgørelse af 22. september 2008, B ). En implicit begæring accepteres som en undtagelse til ovennævnte regel, når indsigeren spontant indgiver dokumentation for brug inden ansøgerens første mulighed for at fremkomme med bemærkninger, og ansøgeren i sit første svar anfægter den dokumentation for brug, indsigeren har indgivet (dom af 12. juni 2009, sag T-450/07, Pickwick COLOUR GROUP). I et sådant tilfælde kan der ikke tages fejl af korrespondancens art, og Harmoniseringskontoret bør betragte det, som om der er indgivet en begæring om dokumentation for brug, og give indsigeren en frist til at færdiggøre dokumentationen. I tilfælde af at sagen er afsluttet, og tilstedeværelsen af en begæring om dokumentation for brug først opdages, når der er truffet en afgørelse, bør undersøgeren genåbne sagen og give indsigeren en frist til at færdiggøre dokumentationen. Under alle omstændigheder skal begæringen være betingelsesløs. Sætninger som "hvis indsigeren ikke begrænser sine varer/tjenesteydelser i klasse X eller Y, indgiver vi en begæring om dokumentation for brug", "hvis Harmoniseringskontoret ikke afviser indsigelsen, fordi der ikke er risiko for forveksling, indgiver vi en begæring om dokumentation for brug" eller "hvis Harmoniseringskontoret anser det for passende, anmodes indsigeren om at indgive dokumentation for brug af sit varemærke" er betingede eller accessoriske krav, som ikke er gyldige begæringer om dokumentation for brug (afgørelse af 26. maj 2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS) Ansøgerens interesse i at behandle dokumentation for brug først Ifølge regel 22, stk. 5, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen kan ansøgeren begrænse sine første bemærkninger til en begæring om dokumentation for brug. Herefter skal ansøgeren fremkomme med sine bemærkninger til indsigelsen i sin Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 62

63 anden runde bemærkninger, dvs. når den pågældende får mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger til den indgivne dokumentation for brug. Ansøgeren kan også gøre dette, hvis kun én ældre rettighed er underkastet brugsforpligtelsen, eftersom ansøgeren ikke bør forpligtes til at opdele sine bemærkninger. Hvis begæringen er fuldstændig ugyldig, afslutter Harmoniseringskontoret sagen uden at give ansøgeren flere muligheder for at fremkomme med bemærkninger (se punkt nedenfor) Reaktion, hvis begæringen er ugyldig Hvis begæringen er ugyldig af en af ovennævnte grunde, eller hvis kravene i artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen ikke er opfyldt, fremsender Harmoniseringskontoret alligevel ansøgerens begæring til indsigeren, men underretter begge parter om begæringens ugyldighed. Harmoniseringskontoret afslutter omgående sagen, hvis begæringen er fuldstændig ugyldig og ikke er ledsaget af nogen bemærkninger fra ansøgeren. Harmoniseringskontoret kan dog forlænge fristen i henhold til regel 20, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen, hvis den ugyldige begæring blev modtaget inden den frist, der var fastsat for ansøgeren, men ikke blev behandlet af Harmoniseringskontoret før efter fristens udløb. Fordi afvisning af begæringen om dokumentation for brug efter fristens udløb vil skade ansøgerens interesser i uforholdsmæssig grad, forlænger Harmoniseringskontoret fristen med det antal dage, der var tilbage, da parten indgav begæringen. Denne praksis er baseret på reglerne for rimelig forvaltning. Hvis begæringen kun er gyldig, for så vidt angår en del af de ældre rettigheder, indsigelsen er baseret på, begrænser Harmoniseringskontoret udtrykkeligt anmodningen om indsigerens indgivelse af dokumentation for brug til de rettigheder, der er underlagt brugsforpligtelsen. 3.2 Udtrykkelig opfordring fra Harmoniseringskontoret Hvis ansøgerens begæring om dokumentation for brug er gyldig, giver Harmoniseringskontoret indsigeren to måneder til at indgive dokumentation for brug eller godtgøre, at der er rimelige grunde til manglende brug. En afgørelse om brug truffet i fravær af en udtrykkelig opfordring fra Harmoniseringskontoret til at indgive dokumentation for brug udgør en væsentlig procedurefejl, selv hvis ansøgerens begæring er klar, og indsigeren forstår den og indgiver den dokumentation for brug, der anmodes om (afgørelse af 28. februar 2011, R 0016/2010-4, COLORPLUS, præmis 20; afgørelse af 19. september 2000, R 0733/1999-1, Affinité/Affinage). I sager, hvor begæringen om dokumentation for brug modtages i henstandsperioden og meddeles indsigeren i løbet af denne periode, falder fristen for indgivelse af dokumentation for brug sammen med fristen for indgivelse af oprindelige eller yderligere kendsgerninger, beviser og argumenter. Fristen forlænges automatisk, hvis henstandsperioden forlænges. Hvis Harmoniseringskontoret modtager begæringen inden udløbet af perioden for indgivelse og ændring af kendsgerninger, beviser og argumenter og behandler den Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 63

64 inden for denne periode, forlænges fristen for indgivelse af sådanne kendsgerninger, beviser og argumenter, således at den falder sammen med fristen på to måneder til indgivelse af dokumentation for brug. 3.3 Reaktion fra indsigeren: indgivelse af dokumentation for brug Frist for indgivelse af dokumentation for brug Harmoniseringskontoret giver indsigeren to måneder til at indgive dokumentation for brug. Indsigeren kan anmode om forlængelse af fristen i henhold til regel 71 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Den almindelige praksis for forlængelser finder anvendelse på sådanne anmodninger 7. I regel 22, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen hedder det udtrykkeligt, at Harmoniseringskontoret afviser indsigelsen, hvis den indsigende part ikke fremlægger bevis for brug inden for den fastsatte frist. Det fremgår af selve ordlyden af denne bestemmelse, at den fastsatte frist skal overholdes, hvilket udelukker, at Harmoniseringskontoret tager hensyn til beviser, der er fremlagt for sent (dom af 15. marts 2011, sag T-50/09, DADA, præmis 63, og den retspraksis, der henvises til heri). Fremlæggelse af beviser efter udløbet af fristen medfører derfor i princippet, at indsigelsen forkastes, uden at Harmoniseringskontoret har en skønsmargen i denne henseende (dom af 12. december 2007, sag T-86/05, Corpo Livre, præmis 49; stadfæstet ved dom af 5. maj 2009, sag C-90/08P, Corpo Livre, præmis 35-40). Hvis ansøgeren hævder, at den dokumentation, der er indgivet af indsigeren, ikke er tilstrækkelig til at godtgøre reel brug af mærket, kan indsigeren bestride dette argument ved at hævde, at den indgivne dokumentation er tilstrækkelig, men kan ikke indgive yderligere dokumentation for at afhjælpe manglerne i dokumentationen, jf. ansøgerens argumenter Bevismidler Principper Dokumentationen for brug skal indgives på en struktureret måde. I artikel 76, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen hedder det, at "[ ] i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter". Indgivelsen af dokumentation skal være tilstrækkelig klar og præcis til at gøre det muligt for den anden part at udøve sin ret til et forsvar og for Harmoniseringskontoret at behandle sagen uden behov for udefrakommende eller understøttende oplysninger. Harmoniseringskontoret kan i bund og grund ikke argumentere for den ene eller den anden part og kan ikke træde i indsigerens eller dennes repræsentants sted ved selv at forsøge i sagsakterne at lokalisere eller identificere de dokumenter, der kan betragtes som dokumentation for brug. Det betyder, at Harmoniseringskontoret ikke bør søge at 7 Se Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål, punkt 6.2.1, Forlængelse af frister i indsigelsessager. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 64

65 forbedre fremlæggelsen af parternes dokumentation. Ansvaret for at strukturere dokumentationen ligger hos den enkelte part. Hvis dette ikke sker, risikerer parten, at en del af dokumentationen ikke tages i betragtning. For så vidt angår den indgivne dokumentations format og indhold, anbefaler Harmoniseringskontoret, at der tages højde for følgende som nøgleaspekter af en struktureret fremlæggelse: 1. Journalnummeret (EF-varemærkeansøgning, indsigelse, annullation og klage) bør fremgå øverst i al korrespondance. 2. Der bør indgives en særskilt meddelelse for dokumentation for brug. Hvis korrespondancen indeholder hastespørgsmål, f.eks. en begæring om begrænsning, suspension, forlængelse af frist, tilbagetrækning e.l., bør det også fremgå af forsiden. 3. Korrespondancens samlede antal sider bør angives. Det er ligeledes vigtigt med sidenummerering af bilag. 4. Harmoniseringskontoret anbefaler på det kraftigste, at indsigeren ikke indgiver korrespondance på over 110 sider. 5. Hvis dokumentationen fremsendes i flere pakker, anbefales det at angive antallet af pakker. 6. Hvis en stor mængde dokumentation fremsendes pr. fax i forskellige dele, anbefales det at angive det samlede antal sider, antal dele og antal sider i de enkelte dele. 7. Brug almindelige DIN-A4-ark frem for andre formater eller andre anordninger til alle de indgivne dokumenter, herunder faneblade mellem bilag eller vedhæftninger, da de også kan blive scannet. 8. Der bør ikke fremsendes fysiske prøver, beholdere, emballage osv. I stedet bør der tages et billede af dem, som bør printes ud (hvis det er relevant, i farver, hvis ikke, i sort/hvid) og sendes som dokument. 9. Originale dokumenter eller bevismidler sendt til Harmoniseringskontoret må ikke sammenhæftes, indbindes eller sættes i mapper. 10. Den anden genpart til fremsendelse til den anden part bør identificeres tydeligt. 11. Hvis originalen kun er indgivet til Harmoniseringskontoret pr. fax, skal der ikke sendes nogen anden genpart af faxen. 12. Det bør fremgå tydeligt af forsiden, om den indgivne dokumentation indeholder farvebestanddele af relevans for sagen. 13. Der bør indgives et andet sæt farvebestanddele til fremsendelse til den anden part. Disse anbefalinger sendes også til indsigeren sammen med Harmoniseringskontorets meddelelse om ansøgerens begæring om dokumentation for brug. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 65

66 Ifølge regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal beviser indgives i henhold til regel 79 og 79, litra a), og i princippet begrænses til underbyggende dokumentation og bevismidler som f.eks. emballage, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de i artikel 78, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen nævnte skriftlige erklæringer. Regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen tillader også markedsundersøgelser og henvisninger til mærket i lister og publikationer fra sammenslutninger inden for det relevante erhverv som passende bevismidler (afgørelse af 14. marts 2011, B , og afgørelse af 18. juni 2010, B ). Prislister og kataloger er eksempler på materiale, der stammer direkte fra parten. En virksomheds årsrapporter og regnskaber ville også falde ind under denne overskrift. Regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal sammenholdes med regel 79, litra a), i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. Det betyder, at materiale, der ikke kan scannes eller fotokopieres (f.eks. cd'er, fysiske bevismidler), ikke kan tages i betragtning, medmindre det indgives i to eksemplarer, således at det ene kan fremsendes til den anden part. Kravet om bevis for brug rejser altid spørgsmålet om det indgivne materiales bevisværdi. Beviserne skal have i det mindste en vis grad af troværdighed. Som hovedregel anser Harmoniseringskontoret materiale indgivet af tredjepart for at have større bevisværdi end materiale indgivet af indehaveren selv eller dennes repræsentant. Indsigerens henvisning til interne udskrifter eller hypotetiske undersøgelser eller ordrer er særlig problematisk. Hvis materialet løbende skal produceres til offentlighedens og/eller myndighedernes brug i henhold til lovgivningen, f.eks. selskabsretten og/eller børsregler, og hvis det kan antages, at det er underkastet en vis offentlig kontrol, er dets bevisværdi naturligvis større end almindeligt "personligt" materiale indgivet af indsigeren (se også punkt , "Erklæringer") Kilder Indsigeren kan gøre brug af konklusioner fra nationale myndigheder og domstole i lignende sager. Harmoniseringskontoret er ikke bundet af konklusioner fra nationale myndigheder og domstole, men sådanne afgørelser skal tages i betragtning og kan påvirke Harmoniseringskontorets afgørelse. Det er vigtigt, at Harmoniseringskontoret har mulighed for at undersøge den type beviser, der førte til den relevante afgørelse på nationalt niveau. Harmoniseringskontoret tager højde for de forskellige proceduremæssige og væsentlige krav, der gælder hos de respektive nationale myndigheder (afgørelse af 25. august 2003, R 1132/2000-4, VANETTA, præmis 16, og af 18. oktober 2000, R 0550/1999-3, DUKE, præmis 23). Indsigeren ønsker måske at henvise til materiale indgivet som dokumentation for brug i tidligere sager ved Harmoniseringskontoret (bekræftet af Retten i den ovenfor nævnte ELS-sag). Harmoniseringskontoret godkender kun sådanne henvisninger, hvis indsigeren tydeligt identificerer, hvilket materiale der henvises til, og i hvilken sag det blev indgivet. Hvis henvisningen ikke i tilstrækkelig grad identificerer det relevante materiale, kræver Harmoniseringskontoret, at indsigeren klart præciserer, hvilket materiale der henvises til, eller at indsigeren indgiver det (afgørelse af 30. november 2010, B ). Yderligere oplysninger om betingelserne for identificering af det relevante materiale findes i Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 1, Procedurespørgsmål. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 66

67 Bevisbyrden ligger hos indsigeren og ikke Harmoniseringskontoret eller ansøgeren. En henvisning til et websted, hvor Harmoniseringskontoret kan finde yderligere oplysninger, er således ikke tilstrækkeligt, eftersom det ikke giver kontoret tilstrækkelige oplysninger om, hvor, hvordan, hvornår og i hvilket omfang brugen har fundet sted (afgørelse af 31. oktober 2001, B ) Erklæringer De anførte bevismidler, f.eks. emballage, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier og avisannoncer, giver ikke anledning til særlige problemer, men det er nødvendigt at undersøge de i artikel 78, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen nævnte erklæringer nærmere. Det kræves ikke, at indsigeren fremlægger en skriftlig erklæring vedrørende omsætningen i den virksomhed, der har gjort brug af det ældre varemærke. Det overlades til indsigeren at vælge, hvilke beviser pågældende finder egnede til at godtgøre, at det ældre varemærke har været genstand for reel brug i den relevante periode (dom af 8. juli 2004, sag T-203/02, VITAFRUIT, præmis 37). Sondring mellem antagelighed og relevans (bevisværdi) Betydningen af erklæringer har været genstand for intens debat. I denne henseende skal der foretages en klar sondring mellem sådanne bevisers antagelighed og bevisværdi. Hvad angår antageligheden, nævner regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen udtrykkeligt de i artikel 78, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen nævnte skriftlige erklæringer som antagelig dokumentation for brug. Artikel 78, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen nævner bevismidler, herunder skriftlige erklæringer, der er afgivet under ed eller på tro og love, eller andre erklæringer, som har tilsvarende virkning i henhold til lovgivningen i den stat, hvor de er afgivet. Derfor skal det vurderes, om den indgivne erklæring udgør en erklæring i henhold til artikel 78, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen. Virkningerne af en skriftlig erklæring skal kun fastlægges efter lovgivningen i den pågældende medlemsstat, hvis erklæringen ikke er afgivet under ed eller på tro og love (dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, SALVITA, præmis 40). Hvis der er tvivl om, hvorvidt en erklæring er afgivet under ed eller på tro og love, overlades det til indsigeren at indgive dokumentation herfor. Det oplyses ikke i artikel 78, stk. 1, litra f), hvem der skal underskrive disse erklæringer, og der er således ikke nogen grund til at mene, at erklæringer underskrevet af parterne i sagen selv ikke er omfattet af denne bestemmelse (dom af 16. december 2008, sag T-86/07, DEITECH-DEI-tex, præmis 46). For så vidt angår bevisværdien, giver hverken EF-varemærkeforordningen eller gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen anledning til at konkludere, at bevisværdien af dokumentation for brug af mærket, herunder erklæringer på tro og love, skal vurderes i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. Uafhængigt af situationen i forhold til national ret var beviskraften af en skriftlig erklæring relativ, dvs. at dens indhold skulle vurderes efter et frit skøn (dom af 28. marts 2012, sag T-214/08, OUTBURST, præmis 33). En erklærings bevisværdi afhænger først og fremmest af sandsynligheden af dens indhold. Der skal således bl.a. tages hensyn til dokumentets Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 67

68 oprindelse, omstændighederne ved dets udarbejdelse, modtageren af dokumentet, og til spørgsmålet, om dokumentet efter sit indhold forekommer fornuftigt og troværdigt (dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, SALVITA, præmis 42). For så vidt angår denne type dokumentations bevisværdi, sondrer Harmoniseringskontoret mellem erklæringer udarbejdet af de berørte parter selv eller deres ansatte og erklæringer udarbejdet af en uafhængig kilde. Erklæringer fra indehaveren eller dennes ansatte Erklæringer udarbejdet af de berørte parter selv eller deres ansatte vægtes generelt lavere end uafhængig dokumentation. Det skyldes, at den i tvisten involverede parts opfattelse kan være mere eller mindre påvirket af personlige interesser i sagen (afgørelse af 11. januar 2011, R 0490/2010-4, BOTODERM, præmis 34; afgørelse af 27. oktober 2009, B , og afgørelse af 31. august 2010, B ). Det betyder dog ikke, at sådanne erklæringer ikke har nogen bevisværdi (dom af 28. marts 2012, sag T-214/08, OUTBURST, præmis 30). Generaliseringer bør undgås, eftersom sådanne erklæringers nøjagtige værdi altid afhænger af deres konkrete form og indhold. Erklæringer med detaljerede og konkrete oplysninger har større bevisværdi end meget generelt og abstrakt udformede erklæringer. Det endelige udfald afhænger af den samlede vurdering af dokumentationen i de enkelte sager. Generelt er der brug for yderligere materiale for at godtgøre brug, eftersom sådanne erklæringer skal anses for at have mindre bevisværdi end fysisk dokumentation (etiketter, emballage osv.) eller dokumentation fra uafhængige kilder. Bevisværdien af yderligere indgivet materiale er derfor meget vigtig. Det bør vurderes, om indholdet i erklæringen i tilstrækkelig grad underbygges af det yderligere materiale (eller omvendt). Den kendsgerning, at den relevante nationale myndighed anvender en bestemt praksis i forbindelse med vurderingen af denne type dokumentation for brug, betyder ikke, at den samme praksis anvendes i sager vedrørende EF-varemærker (dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, Salvita, præmis 41 ff.). En ændring med hensyn til ejerskabet efter datoen for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen kan gøre erklæringer fremsat af de nye indehavere ugyldige, eftersom sidstnævnte ikke har nogen direkte viden, der kan danne grundlag for at fremsætte erklæringer om den tidligere indehavers brug af varemærket (afgørelse af 17. juni 2004, R 0016/2004-1, Reporter). Ikke desto mindre kan en eventuel ny indehaver, i tilfælde af en overførsel eller anden overdragelse af rettigheder, godtgøre den tidligere rettighedsindehavers brug inden for henstandsperioden. Den tidligere indehavers brug kan godtgøres af den tidligere indehaver og med alle andre troværdige midler, f.eks. oplysninger fra forretningsdokumenter, hvis den tidligere indehaver ikke er tilgængelig. Erklæringer fra tredjepart Erklæringer (f.eks. undersøgelser) udarbejdet af en uafhængig kilde, f.eks. eksperter, brancheorganisationer, handelskamre, leverandører, kunder eller forretningspartnere til indsigeren, tillægges større bevisværdi (se afgørelse af 19. januar 2011, R 1595/2008-2, FINCONSUMO, præmis 9(ii); afgørelse af 30. marts 2010, R 0665/2009-1, EUROCERT, præmis 11, og afgørelse af 12. august 2010, B ). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 68

69 Denne praksis er i tråd med Domstolens retspraksis i Chiemsee-dommen (dom af 4. maj 1999, forenede sager C-108/1997 og C-109/1997), hvori Domstolen gav nogle retningslinjer for passende dokumentation for et varemærkes opnåede fornødne særpræg på markedet. Opnåelse af særpræg er ikke nødvendigvis det samme som reel brug, men førstnævnte omfatter elementer af dokumentation for brug af et tegn på markedet. Retspraksis herfor kan således finde tilsvarende anvendelse. Erklæringer udarbejdet af parterne selv er "dokumentation fra tredjepart", hvorimod al anden dokumentation, f.eks. meningsmålinger, erklæringer fra handelskamre eller brancheorganisationer eller eksperter, hidrører fra tredjepart. 3.4 Reaktion fra ansøgeren Fremsendelse af dokumentation Når Harmoniseringskontoret har modtaget den af indsigeren indgivne dokumentation for brug, fremsender det den fulde dokumentation til ansøgeren. Harmoniseringskontoret giver generelt ansøgeren to måneder til at fremkomme med sine bemærkninger til dokumentationen for brug (og til indsigelsen) Utilstrækkelig dokumentation for brug Harmoniseringskontoret kan lukke sagen omgående, hvis der ikke er indgivet tilstrækkelig dokumentation for brug eller overhovedet ingen dokumentation inden for den fastsatte frist, og alle indsigerens ældre rettigheder er berørt. Logikken bag denne praksis er at forhindre videreførelse af sagen, når udfaldet allerede er kendt, dvs. forkastelse af indsigelsen som følge af manglende dokumentation for brug (princippet om sparsommelighed og fornuftig sagsbehandling). Harmoniseringskontoret anvender kun denne fremgangsmåde i sager, hvor den indgivne dokumentation tydeligvis er utilstrækkelig til at godtgøre reel brug. I sager hvor dokumentationen kan være tilstrækkelig, fremsendes den til ansøgeren, som gives to måneder til at fremkomme med sine bemærkninger. Harmoniseringskontoret må i givet fald ikke over for indsigeren angive, at der er tvivl om, hvorvidt dokumentationen er tilstrækkelig, og heller ikke opfordre indsigeren til at indgive yderligere dokumentation. Det ville være i strid med Harmoniseringskontorets upartiske position i en kontradiktorisk sagsbehandling (afgørelse af 1. august 2007, R 0201/2006-4, OCB/O.C.B., præmis 19) Ingen reaktion fra ansøgeren Hvis ansøgeren ikke reagerer inden for den fastsatte frist, træffer Harmoniseringskontoret en afgørelse på grundlag af den dokumentation, den har til rådighed. Den kendsgerning, at ansøgeren ikke svarer, betyder ikke, at kontoret accepterer den indgivne dokumentation som tilstrækkelig dokumentation for brug (dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, Salvita, præmis 79). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 69

70 3.4.4 Formel tilbagetrækning af begæringen Når ansøgeren reagerer på dokumentationen for brug ved formelt at trække sin begæring om dokumentation for brug tilbage, er spørgsmålet ikke længere relevant. Eftersom det er ansøgeren, der sætter sagen i gang, kan ansøgeren logisk set bringe den til ende ved formelt at trække begæringen tilbage (afgørelse af 21. april 2004, R 0174/2003-2, Sonnengarten, præmis 23). 3.5 Yderligere reaktioner fra indsigeren Indsigeren har ret til at indgive bemærkninger som svar på ansøgerens bemærkninger. Det er særlig vigtigt i sager, hvor den afgørelse, der skal træffes, til dels kan være baseret på ansøgerens argumenter om, at dokumentationen ikke godtgør brug af varemærket. Appelkammeret betragtede det som en væsentlig procedurefejl i en sådan sag, at indsigeren ikke fik mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger (afgørelse af 28. februar 2011, R 16/2010-4, COLORPLUS, præmis 20). Bekræftelser eller nye erklæringer fra indsigeren i dennes bemærkninger vedrørende brug af varemærket kan ikke tages i betragtning. Det skyldes, at de er indgivet efter fristen for indgivelse af dokumentation for brug. Der tages dog hensyn til yderligere beviser, når der foreligger nye oplysninger, selv om de fremlægges efter fristens udløb (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, HIPOVITON, præmis 56). Som det fremgår af selve udtrykket "yderligere", skal "yderligere beviser" være supplerende materiale og ikke hoveddokumentationen. Når der ikke er indgivet dokumentation for brug inden for fristen, eller når den dokumentation, der er indgivet, tydeligvis er utilstrækkelig eller irrelevant, kan indsigeren ikke få mulighed for at indgive dokumentation for brug for første gang eller hovedparten af dokumentationen efter fristen (R 1924/2010-2, LITTLE BUDDHA CAFÉ, præmis 37). 3.6 Sprog i sager vedrørende bevis for brug Ifølge regel 22, stk. 6, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen kan Harmoniseringskontoret, hvis den dokumentation, der fremlægges i henhold til stk. 1, 2 og 3, er på et andet sprog end det, der anvendes under indsigelsesproceduren, kræve, at den indsigende part inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist tilvejebringer en oversættelse af dokumentationen til det sprog, der anvendes under indsigelsesproceduren. Det er Harmoniseringskontorets afgørelse, om indsigeren skal indgive en oversættelse af dokumentationen for brug til behandlingssproget. Når Harmoniseringskontoret træffer afgørelse i denne henseende, tager det hensyn til begge parters interesser. Der skal tages højde for, at det kan være ekstremt dyrt og besværligt for indsigeren at få oversat den indgivne dokumentation til behandlingssproget. På den anden side har ansøgeren ret til at blive informeret om indholdet i den indgivne dokumentation, hvis den pågældende skal kunne forsvare sine interesser. Det er absolut nødvendigt, at ansøgeren kan vurdere indholdet i den af indsigeren indgivne dokumentation for brug. I denne henseende skal der tages højde for de indgivne Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 70

71 dokumenters art. Det kan f.eks. vurderes, at standardfakturaer og emballageprøver ikke kræver oversættelse for at blive forstået af ansøgeren (dom af 15. december 2010, sag T-132/09, EPCOS, præmis 51 ff.; afgørelse af 30. april 2008, R 1630/2006-2, DIACOR, præmis 46 ff. (appel iværksat, sag T-258/08), og afgørelse af 15. september 2008, R 1404/2007-2, FAY, præmis 26 ff.). Hvis ansøgeren udtrykkeligt anmoder om oversættelse af dokumentationen til behandlingssproget, kræver Harmoniseringskontoret i princippet, at indsigeren får oversat dokumentationen. Det er dog muligt at afvise en sådan anmodning, når det i lyset af den indgivne dokumentations umiddelbart forståelige karakter lader til, at ansøgerens anmodning er overdreven eller endda udgør misbrug. Hvis Harmoniseringskontoret kræver oversættelse af dokumentationen, giver det indsigeren en frist på to måneder til at indgive oversættelsen. Hvis indsigeren har indgivet omfattende dokumentation, kan Harmoniseringskontoret udtrykkeligt anmode indsigeren om kun at oversætte de dele af det indgivne materiale, indsigeren anser for tilstrækkelige til at godtgøre reel brug af varemærket i den relevante periode. Det overlades generelt til indsigeren at vurdere, om der er brug for en fuldstændig oversættelse af al indgivet dokumentation. Det betyder, at der kun vil blive taget højde for dokumentation, i det omfang der er indgivet en oversættelse, eller i det omfang dokumentationen er umiddelbart forståelig. 3.7 Afgørelse Harmoniseringskontorets kompetence Harmoniseringskontoret foretager sin egen vurdering af den indgivne dokumentation for brug. Det betyder, at den indgivne dokumentations bevisværdi vurderes uafhængigt af ansøgerens bemærkninger i denne henseende. Vurderingen af dokumentationens relevans, bevisværdi og virkning ligger inden for Harmoniseringskontorets, og ikke parternes, skønsbeføjelser og er ikke omfattet af det kontradiktionsprincip, der gælder i inter partes-sager (afgørelse af 1. august 2007, R 201/2006-4, OCB, præmis 19, og afgørelse af 14. november 2000, R 823/1999-3, SIDOL). En erklæring fra ansøgeren om, at brug er godtgjort, har derfor ikke nogen indflydelse på Harmoniseringskontorets konklusion. Begæringen om dokumentation for brug er ansøgerens anbringende. Når ansøgeren har fremført sit anbringende, overlades det fuldt ud til Harmoniseringskontoret at gennemføre den efterfølgende procedure og vurdere, om den af indsigeren indgivne dokumentation kan anses for at have tilstrækkelig bevisværdi. Ansøgeren har dog mulighed for formelt at trække begæringen om dokumentation for brug tilbage (se punkt ovenfor). Det er ikke i strid med artikel 76, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, ifølge hvilken Harmoniseringskontoret i inter partes-sager begrænser sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Selv om Harmoniseringskontoret er bundet af de af parterne indgivne kendsgerninger, beviser og argumenter, er Harmoniseringskontoret dog ikke bundet af den retlige værdi, parterne måtte tillægge disse. Parterne kan således nå til enighed om, hvilke kendsgerninger der er godtgjort eller ikke er godtgjort, men kan ikke træffe afgørelse om, hvorvidt disse kendsgerninger er tilstrækkelige til at godtgøre reel brug (afgørelse af 1. august 2007, R 0201/2006-4, OCB, præmis 19; afgørelse af Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 71

72 14. november 2000, R 0823/1999-3, SIDOL, præmis 20, og afgørelse af 13. marts 2001, R 0068/2000-2, NOVEX PHARMA) Behov for at træffe afgørelse Det er ikke altid nødvendigt at træffe en afgørelse om opfyldelsen af forpligtelsen til reelt at have gjort brug af det registrerede varemærke. Spørgsmålet om bevis for brug skal ikke betragtes som et præjudicielt spørgsmål, der altid skal behandles først, når der træffes afgørelse om realiteten. Hverken artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen eller regel 22, stk. 1, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen indeholder bestemmelser herom. Når ansøgeren er blevet anmodet om at fremlægge bevis for brug af de ældre rettigheder, vil Harmoniseringskontoret også undersøge, om og i givet fald i hvilket omfang brugen er bevist for de ældre mærker, forudsat at dette er relevant for resultatet af den foreliggende afgørelse. Hvis der findes ældre rettigheder, som ikke var underlagt brugsforpligtelsen, og som gav anledning til at konstatere risiko for forveksling, er det ikke nødvendigt at vurdere den dokumentation for brug, der er indgivet for de andre ældre rettigheder. Hvis tegnene eller de varer og tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er registreret, ikke ligner tegnene eller de varer og tjenesteydelser, for hvilke det anfægtede varemærke er registreret, eller hvis der ikke er risiko for forveksling af tegnene, er det ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet om bevis for brug Samlet vurdering af den indgivne dokumentation Som nærmere angivet ovenfor (se punkt 2.2) skal Harmoniseringskontoret foretage en samlet vurdering af den indgivne dokumentation med hensyn til hvor, hvornår, i hvilket omfang og i hvilken form det ældre varemærke blev brugt. En særskilt vurdering af de forskellige relevante faktorer isoleret set er ikke hensigtsmæssig (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 31). Princippet om indbyrdes afhængighed finder anvendelse, dvs. at svag dokumentation for én relevant faktor (f.eks. en lav omsætning) kan opvejes af stærk dokumentation for en anden faktor (f.eks. kontinuerlig brug hen over en længere periode). Alle den specifikke sags omstændigheder skal tages i betragtning i sammenhæng for at træffe afgørelse om, hvorvidt der er gjort reel brug af det pågældende mærke. De specifikke omstændigheder kan f.eks. omfatte særlige træk ved de pågældende varer/tjenesteydelser (f.eks. lav/høj pris, masseproducerede produkter over for specialprodukter) eller det specifikke marked eller forretningsområde. Indirekte beviser kan, under visse omstændigheder selv alene, også være egnet til at godtgøre reel brug. Eftersom Harmoniseringskontoret ikke vurderer den handelsmæssige succes, kan selv minimal brug (men ikke blot symbolsk eller intern brug) være tilstrækkelig til at blive Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 72

73 betragtet som "reel" brug, så længe den anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele i den pågældende økonomiske sektor. Afgørelsen indeholder oplysninger om den indgivne dokumentation. Generelt nævnes dog kun dokumentation, der er relevant for konklusionen. Hvis dokumentationen anses for overbevisende, er det tilstrækkeligt, at Harmoniseringskontoret oplyser, hvilke dokumenter der blev brugt til at nå frem til konklusionen og hvorfor. Hvis en indsigelse afvises, fordi der ikke er indgivet tilstrækkelig dokumentation for brug, skal risikoen for forveksling ikke vurderes Eksempler Nedenstående sager præsenterer nogle af Harmoniseringskontorets og Rettens afgørelser (med forskelligt udfald), hvor den samlede vurdering af den indgivne dokumentation var vigtig: Reel brug godkendt Sag nr. Dom af 17. februar 2011, sag T- 324/09, Friboi Afgørelse af 2. maj 2011, R 0872/2010-4, CERASIL Afgørelse af 29. november 2010, B Afgørelse af 29. november 2010, R 0919/2009-4, GELITE Bemærkning Indsigeren (Fribo Foods Ltd.) indgav flere fakturaer vedrørende store mængder varer rettet til den pågældendes distributionsselskab (Plusfood Ltd.), som tilhører samme koncern (Plusfood Group). Det bestrides ikke, at distributionsselskabet markedsførte produkterne senere. Indsigeren indgav desuden udaterede brochurer, et presseklip og tre prislister. For så vidt angår de "interne" fakturaer, fandt Retten, at kæden producentdistributionsselskab-marked var en almindelig virksomhedsstruktur, som ikke kunne betragtes som ren intern brug. De udaterede brochurer skulle sammenholdes med andre daterede beviser som fakturaer og prislister og kunne derfor muligvis stadig tages i betragtning. Retten konkluderede, at der var tale om reel brug, og understregede, at en samlet vurdering indebar, at alle relevante faktorer skulle vurderes samlet og ikke isoleret. Indsigeren indgav bl.a. omkring 50 fakturaer, som ikke var udfærdiget på behandlingssproget. Modtagernes navne og de solgte mængder var skjult. Appelkammeret fandt, at det ikke var nødvendigt med en oversættelse af standardfakturaer med de sædvanlige oplysninger (dato, angivelse af sælgers og købers navn/adresse, produkt og pris). Selv om modtagernes navne og de solgte mængder var skjult, bekræftede fakturaerne ikke desto mindre salget af CERATOSIL-produkter, målt i kilogram, til selskaber i det relevante område i den relevante periode. Dette blev sammenholdt med resten af dokumentationen (brochurer, erklæringer, artikler, fotografier) betragtet som tilstrækkelig dokumentation for reel brug. Indsigeren, som var aktiv inden for vedligeholdelse af køretøjer og forvaltning af virksomheder, der køber og sælger køretøjer, indgav flere årsrapporter, som gav et overordnet overblik over den pågældendes samlede handelsmæssige og finansielle aktiviteter. Indsigelsesafdelingen fandt, at disse rapporter i sig selv ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation for reel brug for størstedelen af de tjenesteydelser, indsigelsen var baseret på. Indsigelsesafdelingen konkluderede dog, at dokumentationen som helhed dvs. årsrapporterne sammenholdt med annoncer og reklamer, der viser det pågældende mærke anvendt for specifikke tjenesteydelser i tilstrækkelig grad belyste i hvilket omfang, i hvilken form, hvornår og hvor varemærket blev brugt for de pågældende tjenesteydelser. De af indsigeren indsendte dokumenter godtgør brug af varemærket for "belægningsmaterialer fremstillet af kunstharpiks (grundere, mellemlag og dæklag) og lak og fernis til industriel brug". De vedhæftede etiketter godtgør brug af varemærket til forskellige grundere og dæklag. Disse oplysninger Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 73

74 Afgørelse af 20. april 2010, R 0878/2009-2, SOLEA Afgørelse af 25. marts 2010, R 1752/2008-1, ULUDAG stemmer overens med de vedhæftede prislister. De tilknyttede tekniske datablade beskriver disse varer som korrosionsbestandige belægninger fremstillet af kunstharpiks, som markedsføres i forskellige farver. De vedhæftede fakturaer viser, at disse varer blev leveret til forskellige kunder i Tyskland. Selv om der i omsætningstallene i den skriftlige erklæring vedrørende perioden ikke udtrykkeligt henvises til Tyskland, må det konstateres, at de i det mindste delvist også blev opnået i Tyskland. Det ældre varemærke anses derfor for brugt for varerne "lak, lak (maling), fernis, maling; dispersioner og emulsioner til belægning og reparation af overflader", fordi det ikke er muligt at underopdele disse varer i yderligere underkategorier. Den beedigede erklæring henviser til høje salgstal (over 100 mio. EUR) for produkter forsynet med varemærket i perioden og er vedhæftet udskrifter fra internettet med billeder af de produkter, der blev solgt i den relevante periode (sæbe, shampoo, deodorant (til fødder og krop), lotioner og renseprodukter). Selv om udskriften fra internettet er forsynet med ophavsretsdato i 2008, underbygges troværdigheden af oplysningerne i erklæringen af en dom fra delstatsdomstolen i Mannheim, hvoraf indsigeren har vedhæftet en genpart med henblik på at godtgøre det ældre varemærkes høje grad af særpræg, og som henviste til markedsandelen for produkter forsynet med indsigerens varemærke for ansigtsplejeprodukter til kvinder (6,2 %), plejende lotion (6,3 %), brusesæbe og shampoo (6,1 %) samt ansigtsplejeprodukter og produkter til barbering til mænd (7,9 %). Ifølge dommen køber en femtedel af de tyske borgere i henhold til en GfKundersøgelse mindst ét BALEA-produkt om året. Der henvises desuden til to andre undersøgelser, som viser, at mærket er velkendt i Tyskland. Der er således i tilstrækkelig grad godtgjort brug for de produkter, indsigelsen er baseret på. Den dokumentation, der er indgivet med henblik på at godtgøre brug af det ældre danske varemærke, lader til at være tilstrækkelig. Appelkammeret vurderer, at den indgivne faktura viser område og periode for brug, eftersom den godtgør salg til en dansk virksomhed af kartoner af produktet inden for den relevante periode. De indgivne etiketter godtgør brug på ikkealkoholholdige drikke, der er forsynet med mærket som gengivet på registreringsbeviset. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt dokumentation bestående af én enkelt faktura er tilstrækkelig som dokumentation for brugsomfanget, giver indholdet i den pågældende faktura sammenholdt med de øvrige beviser ifølge appelkammeret anledning til at konkludere, at brugen af varemærket i Danmark er tilstrækkelig og reel i forbindelse med "kulsyreholdigt vand, kulsyreholdigt vand med frugtsmag og sodavand" Reel brug ikke godkendt Sag nr. Dom af 18. januar 2011, sag T-382/08, VOGUE Afgørelse af 19. september 2007, 1359 C (bekræftet ved afgørelse i sag R 1764/2007-4) Bemærkning Indsigeren indgav en erklæring fra indsigerens ledelsespartner og 15 fodtøjsproducenter ("fodtøj er blevet produceret af indsigeren under varemærket VOGUE i en periode på X år"), 35 fotografier af VOGUEfodtøjsmodeller, fotografier af forretninger og 670 fakturaer udstedt til indsigeren af fodtøjsproducenter. Retten fandt, at erklæringerne ikke i tilstrækkelig grad godtgjorde brugens omfang, område og periode. Fakturaerne vedrørte salg af fodtøj til indsigeren, ikke salg af fodtøj til slutforbrugeren, og var derfor ikke egnet til at godtgøre ekstern brug. Formodninger og antagelser ("meget usandsynligt", "utænkeligt", " hvilket sandsynligvis forklarer fraværet af fakturaer" ", "rimeligt at antage" osv.) kan ikke erstatte dokumentation. Derfor blev reel brug afvist. Indehaveren af varemærket ejede et luftfartsselskab med base i USA, som udelukkende opererer i USA. Den kendsgerning, at der også kunne bestilles flybilletter via internettet fra EU, ændrede ikke på den kendsgerning, at den reelle transport (klasse 39) udelukkende foregik uden for det relevante område. De indgivne lister over passagerer med adresse i EU kunne ikke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 74

75 Afgørelse af 4. maj 2010, R 0966/2009-2, COAST Afgørelse af 8. juni 2010, R 1076/2009-2, EURO CERT Afgørelse af 1. september 2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE Dom af 12. december 2002, sag T-39/01, HIWATT godtgøre, at flybilletterne rent faktisk var bestilt fra Europa. Endelig var teksten på webstedet udelukkende udfærdiget på engelsk, priserne var oplyst i USD, og de relevante telefon- og faxnumre var amerikanske. Derfor blev reel brug i det relevante område afvist. Der findes ingen særlige omstændigheder, som kan begrunde den konstatering, at de af indsigeren indgivne kataloger, i sig selv eller sammenholdt med webstedet og uddragene af magasiner, godtgør omfanget af brug af de ældre tegn for nogen af de pågældende varer og tjenesteydelser. Den indgivne dokumentation viser brug af det ældre tegn i forbindelse med "beklædningsgenstande til mænd og kvinder", men indsigeren indgav ingen dokumentation for det handelsmæssige omfang af udnyttelsen af dette tegn med henblik på at godtgøre reel brug. Det er i henhold til retspraksis fastlagt, at en erklæring, selv hvis den er afgivet under ed eller på tro og love i henhold til den relevante lovgivning, skal være underbygget af uafhængig dokumentation. Erklæringen i denne sag, som er udarbejdet af en ansat i indsigerens virksomhed, indeholder en beskrivelse af de relevante tjenesteydelsers art, men kun generelle erklæringer vedrørende handelsaktiviteter. Den indeholder ingen detaljerede omsætnings- eller markedsføringstal eller andre data, der kan godtgøre, i hvilket omfang varemærket er blevet brugt. Derudover kan tre fakturaer, hvor vigtige finansielle oplysninger er skjult, og en kundeliste, næppe betragtes som underbyggende dokumentation. Derfor er reel brug af det ældre varemærke ikke godtgjort. Regnearkene med omsætningstal og analyse- og revisionsrapporterne vedrørende salgstallene er dokumenter, der er udarbejdet eller bestilt af klageren selv, og har derfor mindre bevisværdi. Ingen af de indgivne beviser indeholder klare oplysninger om, hvor det ældre varemærke blev brugt. Regnearkene og analyse- og revisionsrapporterne, som indeholder data indsamlet om den samlede værdi af det skønnede salg (i SEK) i perioden , indeholder ingen oplysninger om, hvor varerne blev solgt. Der er ingen oplysninger om, hvor i EU det ældre varemærke er registreret. Fakturaerne dækker ikke klagerens salg af varer. Derfor er den indgivne dokumentation tydeligvis utilstrækkelig til at godtgøre reel brug af det ældre varemærke. Et katalog, der viser mærket på tre forskellige forstærkermodeller (men uden angivelse af område, periode eller omfang), et katalog fra Frankfurt International Trade Fair, som viser, at et selskab med navnet HIWATT Amplification International udstillede på den pågældende messe (men uden angivelse af brugen af varemærket) og en genpart af 1997 HIWATT Amplification Catalogue, som viser mærket på forskellige forstærkermodeller (men uden angivelse af brugssted eller -omfang) blev ikke betragtet som tilstrækkelige til at godtgøre reel brug, hovedsagelig som følge af manglen på oplysninger om brugsomfang. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 75