KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0007 Klager: Morsø Flisenedlægning v/ Torben Larsen Ådalsvej 17 7980 Vils v/advokat Erik kjær Indklagede: Jamshed Akhtar Raja Strandparken 46 7900 Nykøbing Mors Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Domænenavnet morsøhegn.dk overdrages til klageren. Subsidiært: Domænenavnet morsøhegn.dk slettes fra registeret. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 18. december 2012 med tolv bilag (bilag 1-12), svarskrift af 23. januar 2013 uden bilag, replik af 7. februar 2013 med otte bilag (bilag 13-20) og duplik af 4. marts 2013 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet morsøhegn.dk er registreret den 24. juni 2011. Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: Morsø Flisenedlægning v/ Torben Larsen (i det følgende benævnt klager ) har drevet virksomhed blandt andet med salg af fliser og nedlægning heraf samt salg af hegn og opsætning heraf. Klager har drevet virksomheden siden 1996. 1
Klager overtog i 2006, fra Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik A/S, produktionen af produktet Morsø Hegn (i det følgende benævnt produktet ) som siden er blevet produceret, solgt og opsat af klager. Dokumentationen for overdragelsen af denne produktion fra Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik A/S til klager fremlægges som sagens bilag 1. Produktet er et hegn lavet af trykimprægnerede fyrretræsbrædder, som opstilles med betonpæle og med betonplader i bund. Forinden overdragelsen i 2006 af produktion, salg og opsætning af produktet blev dette alene solgt til slutkunden af klager, der havde eneforhandling af produktet. Af annonce fra 2003, der fremlægges som sagens bilag 2, fremgår det, at den daværende producent Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik A/S (tidligere Nykøbing Mors Flisefabrik/Nykøbing Flisefabrik) henviste kunder, der var interesserede i at købe produktet, til at rette henvendelse direkte til klager. Nykøbing Mors Flisefabrik har produceret produktet i hvert fald siden 1990 og indtil 2006, hvor klager overtog produktionen. Som dokumentation for produktionen fremlægges ældre annonce fra Nykøbing Mors Flisefabrik som sagens bilag 3 samt anden annonce som sagens bilag 4. Det har over for omverdenen, herunder i særdeleshed over for potentielle kunder været klart igennem en årrække at alt salg af produktet skete fra klagers virksomhed, der efter 2006 også selv har produceret produktet. Denne lange og vedvarende brug af produktet og dette navn Morsø Hegn medfører, at kunder har opfattet produktet som tilknyttet klagers virksomhed. Klager har selv siden 2006 reklameret med forhandlingen af produktet og har blandt andet fået udarbejdet en brochure som fremlægges som sagens bilag 5. Endvidere har klager fået udarbejdet en etikette, der fremlægges som sagens bilag 6, samt et visitkort, der fremlægges som sagens bilag 7, med reklame for produktet. Yderligere har klager registreret www.flisenedlaegning.dk, hvorfra der annonceres med salg af produktet. Udskrift fra hjemmesiden under feltet Morsø Hegn fremlægges som sagens bilag 8. Det kan konstateres, at kunder, der ønsker at købe produktet og som foretager en søgning på Morsø Hegn på søgemaskinen Google (søgning foretaget d. 14/12-2012) bliver henledt som link nummer 2,3 og 4 til hjemmesiden www.morsøhegn.dk. Udskrift fra søgning fremlægges som sagens bilag 9. Resultatet af søgningen understreger risikoen for forveksling mellem klagers og indklagedes virksomhed således, at der består en betydelig risiko for at klagers nuværende og potentielle kunder og andre interesserede ved fejltastning bliver vildledt og ført til indklagedes hjemmeside www.morsøhegn.dk og dermed også til indklagede, der driver en lokal konkurrerende virksomhed. På hjemmesiden www.morsøhegn.dk kan man ikke finde et produkt ved navn Morsø Hegn, men derimod andre lignende typer af hegn. Udskrift fra hjemmesiden under feltet Hegn fremlægges som sagens bilag 10. Dette understreger hensigten med at ville vildlede og lokke potentielle kunder til indklagedes virksomhed på bekostning af klagers virksomhed. Klager konstaterede på et tidspunkt at domænenavnet www.morsøhegn.dk var blevet registreret af indklagede, hvilket i henhold til udskrift fra www.dk-hostmaster.dk skete d. 24/6-2011. Udskriften fremlægges som sagens bilag 11. 2
Klager rettede kort efter henvendelse til indklagede for at forsøge at bringe anvendelse af domænenavnet til ophør, men da brugen af domænenavnet fortsatte, rettede klager henvendelse til undertegnede, der efterfølgende skriftligt kontaktede indklagede ved skrivelse af d. 26/10-2012 og anmodede om at brugen af domænenavnet straks ophørte. Henvendelsen til indklagede fremlægges som sagens bilag 12. Da indklagede endnu ikke har besvaret denne henvendelse er indbringelse af nærværende sag nødvendig. Ved opslag på indklagedes domæne morsøhegn.dk den 8. januar 2013 har sekretariatet taget følgende kopi: Ved fornyet opslag den 17. juni 2013 har sekretariatet taget følgende kopi: 3
Sekretariatet har taget følgende kopi af klagerens hjemmeside under domænet flisenedlaegning.dk den 17. juni 2013: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: 4
Jeg er uddannet brolægger siden 1985 og har haft Morsø Brolægning siden 1992 og vores område er brolægning/flisearbejde/hegn. Vi er omkring 12 mand i højsæson. Vi sælger omkring 5 km hegn om året. Registreringen er sket med det formål at vi i forvejen har jyskehegn og vi sælger/ har tæt samarbejde med Lind beton/hegn. Når firmaet ligger på Mors tog vi ordet Morsø Hegn med også for på det tidspunkt var det nævnte helt frit. Derfor købte vi den også. Det har ikke været en emne før det kom til en krise, og vi har altid solgt et stort bredt udvalg af hegn. Vi er kendt for at sælge et bredt udvalg af hegn, for vi har vores tømmerværksted med 2 tømrere ansat, og vi laver 90 % af hegnene kun efter mål. Vi har en stor maskinpark, som bruges bl.a. til opsætning af hegn. Vi har følgende domænenavne: Morsøbrolægning, thistedbrolægning, sallingbrolægning, morsøhegn, jyskehegn. Derfor er vi slet ikke ude på at tage arbejde fra nogen, men har altid haft den indstilling, at hver passer sit [ ]. Hertil har klager bl.a. anført følgende i replikken: Det er ukorrekt som indklagede har anført, at indklagede har drevet virksomheden Morsø Brolægning siden 1992. Ved opslag i registeret på www.cvr.dk (Erhvervsstyrelsens hjemmeside) fremgår det, når man søger under personen Jamshed Akhtar Raja, at denne er tilknyttet selskabet Morsø Brolægning & Anlæg ApS jf. vedlagte udskrift der fremlægges som sagens bilag 13. Af udskrift omkring Morsø Brolægning & Anlæg ApS fremgår det, at selskabet er stiftet d. 1/9-2010 (startdato) jf. vedlagte udskrift som fremlægges som sagens bilag 14. Undertegnede er endvidere bekendt med, at indklagede tidligere har drevet en enkeltmandsvirksomhed under navnet Morsø Brolægning og Byggeservice v/jamshed Akhtar Raja jf. vedlagte udskrift der fremlægges som sagens bilag 15. Af udskriften kan man se, at firmaet er opstartet d. 1/1-2007 og ophørte d. 31/12-2010. Som indklagede anfører har indklagede et tæt samarbejde med virksomheden Lind Beton ApS. Ved opslag på www.cvr.dk fremgår det, at selskabet er hjemmehørende i Herning og ejer hjemmesiden www.havehegn.dk jf. vedlagte udskrift der fremlægges som sagens bilag 16. Af vedlagte udskrift fra hjemmesiden, der fremlægges som sagens bilag 17, kan det bekræftende konstateres, at hjemmesiden tilhører virksomheden Lind Beton. Under punktet Referencer anføres at virksomheden blandt andet producerer raftehegn, bræddehegn og plankehegn jf. vedlagte udskrifter, der fremlægges som sagens bilag 18-20. Det fremgår intet sted på hjemmesiden, at virksomheden sælger produktet Morsø Hegn. Da indklagede først har opstartet sin virksomhed d. 1/1-2007 jf. bilag 15 har han derved taget navnet Morsø Hegn i brug lang tid efter at klager begyndte at forhandle produktet jf. det i klageskriftet anførte herom. Idet klager og indklagedes virksomheder begge er beliggende i Morsø kommune, hvor der alene er ganske få virksomheder inden for branchen, har indklagede utvivlsomt været bekendt med at klager forhandlede produktet Morsø Hegn på det tidspunkt, hvor indklagede registrerede domænet www.morsøhegn.dk, hvilket i henhold til sagens bilag 11 skete d. 24/6-2011. I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: 5
Selvom jeg først har opstartet mit firma i 2007, har jeg som bierhverv handlet med beton, fliser og hegn siden 1990. Dette kan dokumenteres via Nykøbing Flisefabrik. På tidspunktet, hvor jeg tog domænenavnet i brug var der ikke andre, der gjorde brug af domænenavnet, og jeg var heller ikke bekendt med at Torben Larsen skulle have forhandlet Morsø Hegn. Dette er overtaget fra flisefabrikken, der aldrig har anvendt denne betegnelse på internettet. Det skulle derfor ikke være et problem, at jeg har taget domænenavnet i brug henset til at det var ledigt, og jeg ikke var bekendt med at andre [brugte] betegnelsen. Yderligere har jeg haft kontakt med Karsten Hald fra Nykøbing Flisefabrik, som har bekræftet at Torben Larsen ikke havde brugt domænenavnet, og at den er, og altid har været, ledig. Endvidere vil jeg gøre opmærksom på, at jeg markedsfører mit hegn som Jyske Hegn. Ved en søgning på Google den 17. juni 2013 på Morsø Hegn blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 21.100, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Klagerens hjemmeside under domænet flisenedlaegning.dk optræder som søgeresultat nr. 4-6, mens indklagedes hjemmeside under domænet morsøhegn.dk optræder som søgeresultat nr. 1-3. Klagenævnet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at Nykøbing Mors Flise- og Mørtelfabrik A/S ved ibrugtagning har stiftet en varemærkeret til betegnelsen Morsø Hegn jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, hvilken rettighed efterfølgende er blevet overdraget til klager, at indklagede ved registrering og brug af domænenavnet morsøhegn.dk krænker klagers varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, nr. 2, at domænenavnet morsøhegn.dk er identisk med klagers varemærke Morsø Hegn, at indklagede bevidst forsøger at vildlede internetbrugere, der ved opslag på domænenavnet morsøhegn.dk forventer at blive ledt til en virksomhed, der forhandler produktet Morsø Hegn, hvilket produkt alene forhandles af klager, at klagers varemærke ikke er undtaget fra beskyttelse efter varemærkelovens 5, nr. 2 eller 14, nr. 4, at indklagede ved brug af domænenavnet morsøhegn.dk overtræder god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens 1, idet der derved tilsigtes en forveksling med klagerens varemærke, at indklagede først har opstartet virksomhed d. 1/1-2007, at indklagede på tidspunktet for registreringen af domænet morsøhegn.dk var bekendt med, at klager forhandlede produktet Morsø Hegn, og at indklagede har samarbejde med Lind Beton ApS, der ikke producerer og aldrig har produceret produktet Morsø Hegn. Indklagede har gjort gældende, at indklagede er uddannet brolægger, 6
at indklagede, som bierhverv, har handlet med beton, fliser og hegn siden 1990, at indklagede startede virksomhed i 2007, at virksomhedens drift omfatter bl.a. brolægning samt fremstilling og salg af hegn mv., at registreringen af domænenavnet morsøhegn.dk skyldtes virksomhedens geografiske placering på Mors sammenholdt med virksomhedens formål, som bl.a. er fremstillig og salg af hegn, at domænenavnet morsøhegn.dk var frit tilgængeligt på registreringstidspunktet, at indklagede ikke var bekendt med klagerens fremstilling og forhandling af produktet Morsø Hegn, at indklagede ejer en række andre domænenavne, herunder morsøbrolægning.dk, jyskehegn.dk, thistedbrolægning.dk og sallingbrolægning.dk, og at indklagede markedsfører sit hegn under betegnelsen Jyske Hegn. Nævnets bemærkninger: Ifølge klagerens oplysninger, som understøttes af sagens bilag, har Nykøbing Flise- og Mørtelfabrik A/S i en årrække produceret og markedsført et særligt hegn under betegnelsen Morsø hegn, som blev videreforhandlet af klageren, Morsø Flisenedlægning, der siden 2006 også har overtaget produktionen af hegnet. Det følger af princippet i varemærkelovens 38, stk. 2, at klager herved tillige har overtaget navnerettighederne til produktet, med mindre andet er aftalt, hvilket ikke ses at være tilfældet. Klageren har i sagen gjort gældende at have opnået varemærkeret til betegnelsen Morsø Hegn som følge af den brug, der er foretaget af betegnelsen Morsø Hegn, først af Nykøbing Flise- og Mørtelfabrik A/S og siden 2006 af klager, jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Klagenævnet finder imidlertid, at betegnelsen Morsø Hegn er egnet til at beskrive arten og oprindelsen af den vare, som klageren fremstiller og udbyder, og at betegnelsen derfor som udgangspunkt ikke har tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som varemærke for den pågældende vare, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop klagerens produkt, jf. varemærkelovens 3, stk. 3, og 13. Som sagen foreligger oplyst, finder klagenævnet ikke, at en sådan dokumentation foreligger. Selvom klager ikke har dokumenteret at have opnået varemærkeret til betegnelsen Morsø Hegn, lægger Klagenævnet på baggrund af sagens oplysninger til grund, at klageren forud for indklagedes registrering af domænenavnet morsøhegn.dk gennem sin brug af betegnelsen Morsø Hegn i annoncer, på sin hjemmeside og i markedsføringsmateriale mv. havde opnået en kendetegnsret til Morsø Hegn, som er omfattet af beskyttelsen efter markedsføringslovens 18. Denne bestemmelse er affattet således: 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Indklagede, der driver virksomhed under navnet Morsø Brolægning, og hvis hjemmeside på www.morsøbrolægning.dk er identisk med den hjemmeside, der fremkommer ved opslag på www.morsøhegn.dk, producerer i lighed med klager hegn, men disse markedsføres efter indklagedes egne oplysninger ikke under navnet Morsø Hegn, men derimod under navnet Jyske Hegn. Klagenævnet finder på den baggrund, at indklagedes brug af domænenavnet 7
morsøhegn.dk er egnet til at skabe risiko for forveksling med klageren og klagerens produkt, der markedsføres under navnet Morsø Hegn, og at klageren derfor kan forbyde den nævnte brug efter markedsføringslovens 18. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagede ved sin nægtelse af at overdrage domænenavnet morsøhegn.dk til klageren på rimelige vilkår har optrådt illoyalt og dermed overtrådt domænelovens 12, stk. 1, som fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. I medfør af domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Jamshed Akhtar Raja, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet morsøhegn.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Morsø Flisenedlægning v/ Torben Larsen. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 10. juli 2013 Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo Knud Wallberg 8