RESUMÉ: AN 2015 00011 VR 2004 04023 MEDIS <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2004 4023 MEDIS <w> med henvisning til manglende opfyldelse af brugspligten. Patent- og Varemærkestyrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som omgjorde styrelsens afgørelse og opretholdt registreringen for varerne Farmaceutiske præparater til mennesker i klasse 5. KENDELSE: År 2016, den 30. marts afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Ulla Wennermark og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN 2015 00011 Klage fra Actavis Group PTC v/lett Advokatpartnerselskab over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. februar 2015 vedr. VR 2004 04023 MEDIS <w> Begæret af: Médis Companhia De Seguros De Saúde, S.A., Portugal v/zacco Denmark A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Af de grunde, som er anført i Patent- og Varemærkestyrelsens udtalelse af 9. november 2015, omgøres styrelsens afgørelse, og registreringen VR 2004 04023 MEDIS <w> opretholdes for varerne Farmaceutiske præparater til mennesker i klasse 5. Ankenævnet for Patenter og Varemærker finder ved en samlet bedømmelse af dokumentationen og af sagens omstændigheder, herunder navnlig de
former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for disse varer, at klager har gjort reel brug af varemærket. Ankenævnet finder ikke, at klager har dokumenteret brug i klasse 10. Klager har da heller ikke argumenteret herfor. Klager har tilkendegivet, at man er indstillet på at acceptere, at klasse 10 slettes. Ankenævnet er enig i styrelsens udtalelse af 9. november 2015 i relation til tjenesteydelserne i klasse 44. Klager har i denne forbindelse henvist til bilag 2, 3 og 7. Denne dokumentation er ikke tilstrækkelig til at dokumentere reel brug. Ankenævnet henviser i denne forbindelse til, at det ikke er muligt at se en datering af bilag 2, og at bilag 3 er dateret efter den relevante periode for dokumentation af brug. Den information i bilag 7, som klager henviser til, det vil sige at "Actavis udvikler generiske lægemidler til kunder i mere end 100 lande udenfor USA gennem MEDIS tredjepartsforretning" kan svagt skimtes under en streg i ankenævnets elektroniske kopi. En uheldig markering - formentlig med henblik på at fremhæve MEDIS - har således resulteret i, at styrelsen ikke har set MEDIS i bilag 7. Uanset dette kan klager ikke anses at have dokumenteret, at MEDIS markedsfører tjenesteydelser i Danmark. For det første oplyses det ikke klart i bilag 7 om, og i givet fald i hvilken omfang, salg af udviklingstjenesteydelser sker under varemærket MEDIS netop i Danmark. Ankenævnet finder herudover, at det er uklart, om den udvikling, som der henvises til, sker i form af tjenesteydelser til andre selskaber eller som en intern aktivitet, det vil sige som en forudsætning for at kunne sælge selskabets farmaceutiske præparater. Det kan således dreje sig om tjenesteydelser, som de facto er en del af udviklingen af de varer, som klager sælger. Som styrelsen henviser til i sin udtalelse af 9. november 2015, kræves der for opfyldelse af brugspligten, at tjenesteydelserne udbydes til tredjemand. Her henviser ankenævnet også til, at der ikke findes en eneste faktura, som viser salg af tjenesteydelser. Ankenævnet finder sammenlagt, at klager hverken har dokumenteret tid, sted, karakter eller omfang af brug i relation til de registrerede tjenesteydelser. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse omgøres, og registreringen VR 2004 04023 MEDIS <w> opretholdes for varerne Farmaceutiske præparater til mennesker i klasse 5. Sagens baggrund: Den 31. august 2004 indleverede Bech-Bruun Dragsted på vegne Medis-Danmark A/S en ansøgning om registrering af varemærket MEDIS <w> for: 2/13
Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale. Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser indenfor medicin og sundhedvæsen, herunder i forbindelse med godkendelse af lægemidler; forskning og udvikling vedrørende farmaceutiske præparater. Varemærket blev registreret den 8. december 2004 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 29. december 2004. Ved overdragelseserklæring af 5. februar 2007 blev registreringen VR 2004 04023 overdraget til Actavis Group PCT. Fra Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling citeres følgende: I brev af 22. oktober 2012 begærede Zacco Denmark A/S om administrativ ophævelse af nævnte registrering. Begæringen var fremsat med henvisning til varemærkelovens 30, stk. 1, jf. 28, stk. 2, nr. 1. Begæringen var fremsat på vegne af Médis Companhia De Seguros De Saúde, S.A., Portugal. Ved brev af 29. maj 2013 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte blandt andet, at de uafbrudt, siden registreringen af mærket, har brugt det for de varer og ydelser det er registreret for. Indehaver vedlagde bevis for denne brug. Anmoder svarede ved brev af 28. august 2013 i sagen. Anmoder anførte blandt andet, at det materiale, som indehaver har fremlagt ikke viser, at MEDIS anvendes som varemærke for de omhandlende varer, men derimod at det bruges og opfattes som et virksomhedsnavn. Herudover anførte anmoder, at mærket MEDIS, i de fremlagte fakturaer, fremstår som et figurmærke og ikke et ordmærke. Anmoder mente således ikke, at indehaver har bevist at brugspligten er opfyldt. Ved brev af 20. januar 2014 svarede indehaver i sagen. Indehaver anførte blandt andet, at de ikke mener de figurlige udformninger af mærket, som er på de fremlagte fakturaer, adskiller sig væsentlig 3/13
fra det registrerede ordmærke. Indehaver anførte endvidere, at de mener det fremlagte materiale viser at mærket er brugt for alle de varer og tjenesteydelser, som mærket er registreret for. Den 24. februar 2015 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog begæringen til følge og ophævede registreringen med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget Det følger af varemærkelovens 25, stk. 1, at: Har indehaver af et registreret varemærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: VR 2004 04023 MEDIS Registreret for: Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale. Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser indenfor medicin og sundhedsvæsen, herunder i forbindelse med godkendelse af lægemidler; forskning og udvikling vedrørende farmaceutiske præparater. Anmoder har gjort gældende, at indehavers mærke ikke har været brugt i overensstemmelse med reglerne om brugspligt. I henhold til reglerne om brugspligt i varemærkelovens 25 kan et varemærke blive udslettet helt eller delvist, hvis det ikke kan dokumenteres, at indehaveren har gjort reel brug af mærket for de omfattede varer eller tjenesteydelser inden for en periode, der rækker 5 år tilbage fra det tidspunkt, hvor anmodningen om ophævelse indleveres. Anmodningen er indleveret den 22. oktober 2012. Indehaver skal således kunne dokumentere reel brug af mærket i perioden den 22. oktober 2007 22. oktober 2012. Indehaver har indleveret følgende dokumentation for brug: 4/13
1. Fakturaer fra perioden 2009-2011. 2. Brochurer publiceret af MEDIS i 2012 omhandlende virksomhedens aktiviteter worldwide. 3. Udskrifter fra MEDIS hjemmeside. 4. Liste fra Sundhedsstyrelsen over medicinalprodukter, som er godkendt i Danmark i perioden 2004-2013. 5. Produktresume for MEDIS tabletter Ramipril lavet af Sundhedsstyrelsen. 6. Public Assessment Report, der viser, at Medis produkt Olanzapin er blevet godkendt i Danmark i 2010. 7. Information fra Actavis danske hjemmeside, der viser samarbejdet mellem dem og Medis. Indehavers mærke MEDIS er registreret som ordmærke. På de indsendte fakturaer ses en brug af ordet MEDIS i nedenstående to forskellige figurlige udformninger. og Varemærkelovens 25, stk. 2 giver mulighed for, at brugen af et varemærke som ikke væsentligt afviger fra det registrerede mærke, betragtes som brug af det registrerede mærke. Det skal således vurderes, hvorvidt brugen af de to ovenstående figurmærker kan betragtes som brug af det registrerede mærke. Er der tale om et registreret ordmærke, som situationen er her, kan retten til mærket opretholdes, uanset i hvilken figurlig udformning mærket anvendes. I denne situation er der dog tale om en figurlig udformning af ordet, hvor det kan være svært at se hvilket bogstav det midterste tegn skal udgøre, særligt i den først anførte figur. MEDIS er anført, som virksomhedsnavn, på alle de indsendte fakturaer, i nederste venstre hjørne og på visse af fakturaerne også som en del af et stempel indeholdende figurmærke og lige nedenunder virksomhedsnavnet Medis efh.. Det er således styrelsens vurdering, at omsætningskred sen vil se de to figurmærker i sammenhæng med virksomhedsnavnet, og dermed ikke være i tvivl om, at det midterste tegn skal forestille et D. Omsætningskredsen vil således koble de to figurmærker til virksomhedsnavnet og læse dem som MEDIS. Styrelsen mener derfor, at brugen af de to ovenstående figurmærker på fakturaerne, kan betragtes som brug af det registrerede ordmærke. Det skal herefter vurderes om indehaver har bevist, at de har brugt mærket for de varer og ydelser de har registreret mærket for. Bilag 2-7 fremlagt af indehaver viser ikke brug af varemærket MEDIS overfor omsætningskredsen. Det er således alene de indsendte fakturaer (bilag 1), der viser et salg og dermed en brug overfor omsætningskredsen. Det fremgår dog ikke med tilstrækkelig klar tydelighed af fakturaerne, hvilke specifikke varer der er blevet solgt og det andet materiale, som er fremlagt af indehaver hjælper ikke til en præcisering heraf. Ud fra en samlet vurdering af det indsendte materiale mener styrelsen derfor ikke, at indehaver har dokumenteret, at mærket MEDIS er brugt for nogle af de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter. Vi tager dermed begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 28, stk. 2, jf. 25, stk. 1 5/13
Denne afgørelse blev med brev af 22. april 2015 fra Advokatfirmaet Johan Schlüter på vegne klager, Actavis Group PCT, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: I medfør af varemærkelovens 46 stk. 1 og på vegne Actavis Group PTC ehf skal jeg og hermed indgive en K L A G E over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. februar 2015 i den administrative ophævelsessag mod dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen tog ophævelsesbegæringen til følge og ophævede den danske varemærkeregistrering af MEDIS. PÅSTAND: Dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 skal opretholdes i sin helhed. ANBRINGENDER: Det gøres til støtte for påstanden gældende, at Actavis Group PTC ehf opfylder brugspligten, idet man bruger varemærket MEDIS i Danmark for de af dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 omfattede varer og tjenesteydelser i klasserne 5, 10 og 44. Jeg anmoder om en frist til den 24. juni 2015 til at fremkomme med en uddybende klagebegrundelse og fremlægge supplerende dokumentation, idet Klager nu er i den tidskrævende proces med at fremfinde supplerende dokumentation for sin brug af MEDIS i Danmark Med brev af 24. august2015 fremsendte Advokatfirmaet Johan Schlüter på vegne klager, Actavis Group PCT, uddybet klage som følger: I fortsættelse af min formelle klage af 22. april 2015 på vegne Actavis Group PTC ehf, Reykjavik, over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 24. februar 2015 om at ophæve dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 i sin helhed, skal jeg hermed begrunde min påstand om, at VR 2004 04023 af MEDIS (ord) opretholdes i sin helhed nemlig for: Klasse 5: Klasse 10: Klasse 44: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale. Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser indenfor medicin og sundhedsvæsen, herunder i forbindelse med godkendelse af lægemidler; forskning og udvikling vedrørende farmaceutiske præparater. Klagebegrundelse: Det gøres gældende, at bilag 1-7, som fremlagt af Actavis Group under ophævelsessagen, er tilstrækkeligt til at vise reel brug af ordmærket MEDIS. Til støtte for klagen fremlægges hermed supplerende bilag 8-10. 6/13
I overensstemmelse med varemærkelovens 25 skal der inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning være gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, for at registreringen af varemærket kan opretholdes. Brugsdokumentationen skal vise tid, sted, omfanget og karakteren af brugen af varemærket for de af registreringen omfattede varer og tjenesteydelser i den relevante periode, hvilket i denne sag er mellem den 22. oktober 2007 og den 22. oktober 2012, da ophævelsesbegæringen blev indgivet den 22. oktober 2012. Vurderingen af den brugsdokumentation, der fremlægges til støtte for opretholdelse af en varemærkeregistrering, skal i henhold til praksis, herunder EU-domstolens praksis i sagen Ansul C- 40/01 ske på grundlag af den samlede, fremlagte dokumentation og alle sagens faktiske omstændigheder. Til sagens faktiske omstændigheder hører følgende: Om Medis og om varemærkemæssig brug Actavis benytter varemærket MEDIS for de af selskabets aktiviteter, der består i markedsføring og salg af generiske farmaceutiske præparater, stoffer og lægemidler. Markedsføringen og salget over for kundekredsen, se nedenfor, sker ved brug af varemærket MEDIS. MEDIS bruges bl.a. som varemærke i forbindelse med regulatorisk godkendelse af de førnævnte generiske farmaceutiske præparater, og når Actavis ansøger om markedsføringstilladelse f.s.a. de nævnte præparater og stoffer, jf bilag 2-3 og bilag 7. MEDIS bruges også for udviklingen af og forskningen i disse generiske lægemiddelstoffer, farmaceutiske præparater og aktive ingredienser, jf klasse 42, se bilag 7. Actavis kundekreds er hospitaler og farmaceutiske virksomheder. Der er tale om rent business-tobusiness salg. Der ingen end-users (patienter) blandt kunderne til med de MEDIS mærkede varer og tjenesteydelser. MEDIS benyttes således som varemærke over for hospitaler og farmaceutiske virksomheder i fakturaerne med henblik på at garantere varens og produktudviklerens oprindelse, en af varemærkets grundlæggende funktioner, jf en række domme, herunder Ansul C-40/01 pkt. 1. Når farmaceutiske virksomheder videresælger produkterne sker det i overensstemmelse med lægemiddellovgivningens krav ved brug af INN-betegnelsen, eller under den stofbetegnelse, som den farmaceutiske virksomhed har registreret til stoffet, Proprietary name og sammen med købers eget varemærke. Derfor optræder MEDIS ikke på lægemiddelemballager. I Actavis fakturaer til hospitaler og farmaceutiske virksomheder indgår MEDIS, jf klagers bilag 1, dels øverst på siden dels på flere af fakturaerne også i form af et stempel nederst. I fakturateksten anføres den generiske betegnelse for præparatet eller det farmaceutiske stof eller en kort form heraf, som forstås af de professionelle kunder f.eks. Olanzapi for Olanzapin til behandling af Skizofreni, og Diclofen for Diclofenac, der er et smertestillende præparat, samt batch-nummeret, således at kunderne, nemlig hospitaler og farmaceutiske virksomheder, der er eksperter med stor indsigt i netop disse produkter, orienteres om produkternes behandlingsformål og virkning. Dette illustreres med følgende (se næste side) fakturaer fra Bilag 1: 7/13
8/13
For så vidt angår de øvrige korte former anvendt i fakturaerne, er de fulde betegnelser: Forkortelser Fuld beskrivelse RamTabs Ramipril Tablets Fluc 50 Fluconazole 50 mg tablets Diclo 75 Diclofenac 75 mg tablets Diclofen Diclofenac tablets Olanzapi ODTA Olanzapine ODT (orally disintegrating tablets) RamipHct Ramipril + HCT combination product Ranid and Raniditine Glimepir Glimepiride tablets De øvrige bilag supplerer fakturaerne og viser hvilken virksomhed, der drives under MEDIS. Bilag 2-3 og 7 indeholder eksempelvis følgende oplysninger: Bilag 3 viser at MEDIS har eksisteret siden 1985 og er specialiseret i generiske, farmaceutiske stoffer og præparater. I virksomhedens aktiviteter indgår der både produkter, jf kl. 5 og 10, og udvikling af nye produkter, regulatorisk godkendelse af generiske, farmaceutiske præparater og ansøgning om og opnåelse af markedsføringstilladelser, jf klasse 42. Af bilag 2 fremgår det også, at MEDIS bruges i forbindelse med regulatorisk godkendelse af produkter før patentudløb, og opnåelse af markedsføringstilladelser, hvilket er farmaceutisk rådgivning og tjenesteydelser inden for medicin. Bilag 7 viser tilknytningen til Actavis og brugen af MEDIS for tjenesteydelser i klasse 42, herunder farmaceutisk rådgivning, tjenesteydelser inden for medicin og forskning og udvikling vedrørende farmaceutiske præparater. Det har i forbindelse med ophævelsessagen været debateret, dels om den grafiske udformning medis udgjorde tilstrækkelig brug af ordmærket, dels om brugen af MEDIS på den ovenfor angivne måde viste varemærkemæssig brug. Patent- og Varemærkestyrelsen kom frem til, at Klager, Actavis, opfyldte begge krav. For så vidt angår denne del af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse nedlægger jeg således påstand om stadfæstelse. Med reference til Ansul-sagen, i præmis 42, og til støtte for reel brug af MEDIS, gør jeg gældende, at brugen af et mærke også kan være reel, hvis indehaveren faktisk bruger varemærket for varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i allerede markedsførte produkters sammensætning eller struktur, men har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstille behov i disse produkters kundekreds. Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering har således støtte i EF-domstolens praksis. Der er et klart link mellem varemærket og varerne og tjenesteydelserne i bilagene. OHIM har taget den førnævnte praksis til følge i en af klagers andre sager, indsigelse nr. 1224692 af 31. maj 2010 vedrørende Medis (ord/figur), hvor Medis ehf, Island, var indsiger, bilag 10. I forbindelse med et slovensk firmas ansøgning om registrering af Medis gjorde den slovenske ansøger gældende, at indsiger, Medis ehf, ikke opfyldte brugspligten, og at der ikke var tale om varemærkemæssig brug af Medis, når Medis ikke var påsat indsigers produkter f.eks. på emballage eller labels. OHIM kom frem til, at den fremlagte dokumentation var tilstrækkelig til at vise brug af Medis. Brugsdokumentationen i OHIM-sagen bestod af: *3 fakturaer fra den relevante periode, hvor Medis var anført som på fakturaerne som i bilag 1 i denne sag og ikke i fakturateksten, *en udateret brochure, *en artikel fra et tidsskrift om Medis, *et komparativt studie med en annonce, der indeholdt Medis, *diverse annoncer, 9/13
*print-out fra hjemmesiden www.medis.is, og *nogle fotos. Fakturaerne i denne sag angår endvidere betragtelige beløb i Euro og danske kroner, og der er 15 fakturaer fra den relevante periode. Der er således tale om en betydelig omsætning og påvisning af, at brugen af MEDIS i den relevante periode har haft et betragteligt omfang, og et omfang som viser, at brugen af MEDIS er reel, ikke symbolsk. Ad bilag 4 og bilag 5: Bilag 4 er, som det fremgår, et uddrag af listen over godkendte lægemidler. Bilag 5 er et produktresumé fra lægemiddelkataloget vedrørende et konkret MEDIS produkt. Lægemiddelkataloget, jf bilag 4, er den markedsførings- og salgskanal, som anvendes i denne branche. Hvis en læge eller en anden professionel skal finde det relevante lægemiddel, sker det typisk ved opslag i lægemiddelkataloget. Derfor er bilag 4, uddraget fra lægemiddelkataloget, også dokumentation for brug af MEDIS som varemærke. Jeg vedlægger som bilag 8 de uddrag fra det omfangsrige bilag 4, der viser brugen af MEDIS i lægemiddelkataloget. Den sædvanlige måde at angive generiske lægemidler på i lægemiddelkataloget er, som det også fremgår af bilag 5, at INN betegnelsen står først og derefter producentens varemærke: Ramipril Medis. Som bilag 9 vedlægges to uddrag fra det digitale lægemiddelkatalog vedrørende to generiske produkter fra firmaet Takeda (tidligere Nycomed), der viser samme opbygning, nemlig først INN betegnelsen og så producentens navn: Pantoprazol Takeda og Hydrokortison Takeda. Også bilag 6 viser den foranbeskrevne brug af varemærket MEDIS, her. Olanzapin Medis. Ved den samlede vurdering af den indgivne brugsdokumentation skal der tages hensyn til, hvordan generiske farmaceutiske præparater markedsføres og sælges. Det gælder både den varemærkemæssige brug i denne branche og markedsføringskanalerne. Der skal også tages hensyn til de begrænsninger, som lovgivningen pålægger producenterne i forhold til annoncering af lægemidler og farmaceutiske præparater. Endelig skal der tages hensyn til, at kundemålgruppen er professionelle med indgående kendskab til medicin og sygdomme. Af Ansul-sagens præmis 38 fremgår følgende: Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer og tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket (min understregning). Og af præmis 39 fremgår: under hensyntagen til omstændigheder i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevant marked samt omfanget og hyppigheden af brugen af mærket. Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende varer eller tjenesteydelser på det pågældende marked (min understregning). Af præmis 42 fremgår det endelig vedrørende den reelle brug, at brugen af varemærket også under visse omstændigheder kan være reel for de allerede markedsførte produkter, som mærket er blevet registreret for, selvom de ikke længere udbydes til salg. 10/13
Afsluttende bemærkninger og konklusion: Det, der skal klarlægges i denne sag, er om brugen af MEDIS som varemærke er reel i modsætning til symbolsk. Der kan ikke til det enkelte bilag stilles det krav, at det viser alle aspekter af brug af mærket, men i stedet må foretages en samlet vurdering af hele dokumentationen og af samtlige sagens faktiske omstændigheder. Mangler ved ét bilag kan med andre ord afhjælpes ved at supplere med et andet bilag og ved at sætte bilaget ind i sagens rette faktuelle sammenhæng. En betydelig omsætning af generiske farmaceutiske præparater, jf de 15 fakturaer fra den relevante periode til danske kunder, som ses i bilag 1, suppleret med bilag 4-6 og 2-3, bilag 8-9 og samtlige af sagens faktiske omstændigheder viser samlet at MEDIS er i reel brug i Danmark for de registrerede varer og tjenesteydelser. På denne baggrund henstilles til Ankenævnet, at den af Patent- og Varemærkestyrelsens trufne afgørelse ændres, således at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 opretholdes Med brev af 9. november 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 3. november 2015 skal styrelsen udtale følgende: Klager har i brev til Ankenævnet af 24. august 2015 redegjort for en række forkortelser, der anvendes i de af klager indsendte fakturaer i bilag 1. Klager har således henvist til følgende betydninger af de i fakturaerne anvendte forkortelser: Forkortelser RamTabs Fluc 50 Diclo 75 Diclofen Olanzapi ODTA RamipHct Ranid Glimepir Fuld beskrivelse Ramipril Tablets Fluconazole 5 mg tablets Diclofenac 75 mg tablets Diclofenac tablets Olanzapine ODT (orally disintegrating tablets) Ramipril + HCT combination product Raniditine Glimepiride tablets Styrelsen har i afgørelsen af 24. februar 2015 om produktbetegnelserne i fakturaerne anført, at disse ikke med tilstrækkelig klar tydelighed angiver, hvilke specifikke varer der er solgt. Klagers forklaring overfor Ankenævnet på klagers brug af forkortelser i fakturaerne, sammenholdt med det øvrige materiale i sagen, indebærer efter styrelsens opfattelse, at det nu er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de produktangivelser, der anvendes i fakturaerne i bilag 1, korresponderer med de produktangivelser, som fremgår af oversigten over klagers godkendte lægemidler i bilag 8. Da fakturaerne i bilag 1 viser et ikke-ubetydeligt salg af lægemidler med forskellige indikationsområder og til brug indenfor forskellige lægefaglige specialer, er styrelsen tilbøjelig til at anse det for dokumenteret, at klager har gjort reel brug af mærket MEDIS som housemark herfor. Styrelsen anser i den forbindelse varerne Farmaceutiske præparater til mennesker for at være nærmeste overbegreb for disse varer i klasse 5. Styrelsen er dog fortsat uenig med klager i spørgsmålet om, hvorvidt klager tillige har anvendt varemærket for tjenesteydelser i klasse 42, herunder særligt tjenesteydelser med forbindelse til 11/13
udviklingen af og forskningen i generiske lægemiddelstoffer, farmaceutiske præparater og aktive ingredienser. Det skal hertil først og fremmest bemærkes, at klagers registrering ikke omfatter tjenesteydelser i klasse 42, men alene i klasse 44. Endvidere skal bemærkes, at det bilag klagers bilag 7 som klager støtter sin påstand om brug af mærket MEDIS for tjenesteydelser på, alene består af en udskrift fra hjemmesiden www.actavis.dk, på hvilken udskrift mærket MEDIS slet ikke ses anvendt. Endelig bemærkes, at det forhold, at klager som en forudsætning for produktionen af de humanmedicinske lægemidler må foretage visse undersøgelser, finder styrelsen ikke indebærer, at klager kan anses for at udbyde tjenesteydelser i klasse 42 eller 44. Sådanne forudgående handlinger, der er nødvendige for at skabe det produkt virksomheden selv sælger, udgør ikke en tjenesteydelse i Niceklassifikationens forstand, idet en tjenesteydelse, for at være en sådan, skal udbydes til tredjemand. Det modsatte resultat ville da også føre til, at enhver virksomhed, der har ansatte, skal anses for at anvende et evt. housemark eller virksomhedsnavnet for tjenesteydelsen rekruttering af personale i klasse 35, hvilket selvsagt ikke er tilfældet. Da intet af det øvrige dokumentationsmateriale i øvrigt viser brug af mærket MEDIS for andre varer eller tjenesteydelser end de førnævnte varer Farmaceutiske præparater til mennesker i klasse 5, skal styrelsen således fastholde konklusionen om, at klager ikke har dokumenteret at have gjort reel brug af varemærket MEDIS for nogen varer og tjenesteydelser i klasse 10 og 44. Styrelsen skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at styrelsens afgørelse af 24. februar 2015 omgøres, og at registreringen VR 2004 04023 opretholdes for varerne Farmaceutiske præparater til mennesker i klasse 5 Med brev af 10. december 2015 har Lett Advokatpartnerselskab på vegne klager, Actavis Group PCT, kommenteret styrelsens udtalelse således: Klager har følgende bemærkninger til høringssvaret af 9. november 2015 fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Klager er enig i, at dansk varemærkeregistrering nr. VR 2004 04023 af MEDIS kan opretholdes i klasse 5 for: Farmaceutiske præparater til mennesker. Klager er ligeledes indstillet på at acceptere, at klasse 10 slettes fra den førnævnte registrering, såfremt Ankenævnet ikke finder, der er fremlagt fornøden dokumentation for Klagers brug af MEDIS i Danmark for de varer i klasse 10, der er omfattet af registreringen. Derimod er Klager uenig med Styrelsen i forhold til Klagers opfyldelse af brugspligten for tjenesteydelser i klasse 44 (ikke kl. 42, som beklageligvis fejlagtigt tidligere var anført). Det er klagers opfattelse, at MEDIS bruges og i den relevante periode har været i brug for de følgende tjenesteydelser: Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; tjenesteydelser inden for medicin og sundhedsvæsen, nemlig rådgivning vedrørende farmaceutiske og farmakologiske præparater, godkendelse af lægemidler, medicinsk og farmaceutisk konsultation og udvikling af farmaceutiske præparater og lægemidler. 12/13
Brugen af MEDIS for de ovennævnte tjenesteydelser er dokumenteret ved de følgende bilag: BILAG 2 og BILAG 3: Bilag 2 og bilag 3, som er en folder og et hjemmesideuddrag, hvori varemærket MEDIS indgår, beskriver de tjenesteydelser i klasse 44, som MEDIS bruges for og Klager udbyder. Jeg henviser til teksten: We pride ourselves on building strong and enduring business partnerships. Medis offers pharmaceutical companies intellectual property in the form of comprehensive registration dossiers.here at MEDIS, we are dedicated to service excellence and the provision of high quality intellectucal property. We have proven track record in securing regulatory approval prior to patent expiries and obtaining marketing authorisations in over 50 countries to date. Customer Service: Customer Service is responsible for formulating sales plans in cooperation with Medis customers and for coordinating effort when products enter new markets. BILAG 7: Bilag 7 beskriver Klagers udvikling af generiske lægemidler til kunder i mere end 100 lande uden for USA gennem MEDIS tredjeparts forretning. Et varemærke anses for at være brugt for tjenesteydelser når det bruges på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det tegn, der udgør selskabsnavnet eller forretningsbetegnelsen, her MEDIS, og de varer og tjenesteydelser, som sælges eller præsteres, jf bl.a. Celine-dommen, C-17/06, og kunder opfatter MEDIS som tjenesteydelsernes oprindelse. Af den fremlagte dokumentation fremgår det, at MEDIS, der både er forretningsnavn og varemærke, benyttes som en oprindelsesangivelse for ydelser, der udbydes til tredjemand, nemlig rådgivningsmæssig bistand til farmaceutiske virksomheder vedrørende udvikling og markedsføring af farmaceutiske præparater, opnåelse af godkendelser og markedsføringstilladelser, og IPR-rettigheder og deres udnyttelse. Klager ønsker ikke mundtlig forhandling i sagen Indklagede i sagen har ikke ytret sig. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 30. marts 2016. 13/13