KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 1465 Klager: EKKO A/S Pontoppidansvej Herning v/advokat Keld Frederiksen Indklagede: Hvidevareland Finans ApS Engdahlsvej Herning v/advokat Søren Thygesen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet hvidevareland.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 22. januar 2008 med 1 bilag (1), svarskrift af 29. februar 2008 med 4 bilag (A-D), replik af 26. marts med 2 bilag (2 og 3) og duplik af 8. april Registreringsdato: Domænenavnet hvidevareland.dk er registreret den 2. oktober Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at selskabet siden 1998 har været ejer af varemærket HVIDEVARELAND. Ejerskabet fremgår af den som bilag 1 indsendte registerudskrift. Det er heri anført, at betegnelsen er registreret den 3. juni 1988 som ordmærke i klasserne 07 (vaskemaskiner, opvaskemaskiner) og 11 (køleskabe, frysere, tørretumblere, elektriske komfurer og elektriske ovne), jf. bilag 1. Ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database kan det konstateres, at varemærket fortsat er registreret, og at klageren har meddelt styrelsen, at man afventer klagenævnets afgørelse, før man indbetaler fornyelsesgebyr. I databasen findes endvidere kopi af brev af 19. oktober 2005 fra klageren til styrelsen, hvor klageren skriver følgende: 1

2 Navnet Hvidevareland er registreret for EKKO A/S. Vi vil imidlertid gerne høre hvordan det forholder sig med rettighederne: - hvis vi i en periode ikke benytter navnet Hvidevareland markedsføringsmæssigt eller på vores faktura - hvis vi helt holder op med at benytte navnet Hvidevareland på såvel faktura som markedsføringsmæssigt. Kan EKKO A/S i så fald bibeholde rettighederne til navnet Hvidevareland? Patent- og Varemærkestyrelsen svarede ved brev af 27. oktober 2005, idet styrelsen oplyste klageren om konsekvenser og risici i henhold til varemærkelovens 25. Klageren oplyser i klageskriftet, at man har konstateret, at indklagede har registreret domænenavnet hvidevareland.dk, og at indklagede anvender domænenavnet således, at opslag på domænenavnet viderestilles til indklagedes hjemmeside under domænenavnet elgiganten.dk. Klageren har oplyst, at man ikke har givet indklagede tilladelse til at gøre brug af domænenavnet hvidevareland.dk. Klageren har oplyst, at der har været korrespondance mellem parterne vedrørende domænenavnet, og at der ikke har været vilje til at finde en løsning. Indklagede har oplyst, at indklagedes eneaktionær, A, igennem 25 år har drevet detailforretning i Herning under navnet Hvidevareland. Af selskabsstrukturmæssige grunde indtrådte A s anpartsselskab, Hvidevareland Finans ApS som moderselskab for Hvidevareland A/S, hvorigennem indklagedes detailforretning siden er drevet. Indklagede har som bilag (A) fremlagt fuldstændig rapport for Hvidevareland A/S fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf fremgår, at stiftelsesdatoen for dette selskab er 1. december 1988, og at selskabet fik navnet HVIDEVARELAND, SILKEBORGVEJ, HERNING ApS ved vedtægtsændring af 17. maj Indklagede har videre oplyst følgende: Indklagede har benyttet navnet Hvidevareland altid og har været ejer af dette navn. I 1989 foretoges forskellige strukturændringer vedr. detailforretningen Hvidevareland, og forretningen blev da overdraget til det ovennævnte aktieselskab, Hvidevareland A/S. Kopi af købekontrakt som bilag B. Som det fremgår af købekontraktens punkt 1, 2. sidste afsnit er køber, det ovennævnte selskab, berettiget og forpligtet til at benytte navnet Hvidevareland. Som en hel selvfølgelig del af forretningen registreredes for virksomheden (og her virksomhedsejeren Hvidevareland Finans ApS) domænenavnet hvidevareland.dk. Registreringen skete som det fremgår af vedlagte udskrift (bilag C) den 2. oktober Domænenavnet har været anvendt og benyttet lige siden. Klageren har igennem mange år drevet virksomhed med salg af hvidevarer til elinstallatører og andre erhvervskunder. I forbindelse hermed fik klageren tilladelse til at bruge navnet Hvidevareland Erhverv. Som bilag D fremlægges kopi af samarbejdsaftale mellem klageren og indklagede. Det fremgår heraf, at markedsføring direkte til forbrugere er forbeholdt Hvidevareland A/S. 2

3 Klageren har i øvrigt ikke benyttet navnet Hvidevareland i adskillige år. Han har drevet virksomhed under navnet Ekko A/S. Klageren har helt uberettiget fået registreret navnet Hvidevareland som tilhørende Ekko A/S. Indklagede agter at fremkomme med indsigelser imod denne registrering, idet klageren ikke har været berettiget til at lade den pågældende registrering ske og idet han i øvrigt ikke er berettiget til at benytte navnet, idet det tilhører indklagede. Bilag B er en købekontrakt mellem Hvidevareland I/S v/a, B og C og Hvidevareland, Silkeborgvej, Herning ApS, hvorved køkken- og hvidevareforretningen drevet under navnet Hvidevareland overdrages til Hvidevareland, Silkeborgvej, Herning ApS. Af kontraktens side 2 fremgår det, at køber er berettiget og forpligtet til at benytte navnet Hvidevareland. Bilag D er påtrykt navnet HVIDEVARELAND A/S samt dette selskabs kontaktoplysninger og har følgende overskrift: Samarbejdsaftale mellem Hvidevareland A/S & Hvidevareland Erhverv. ApS.. I kontrakten, der er underskrevet den 28. januar 1999 af A og den 2. februar 1999 af D, fremgår under overskriften Indkøbsfuldmagt følgende: Hvidevareland Erhverv ApS. bemyndiges til at rette henvendelse direkte til [ ] og samtlige leverandør som Hvidevareland måtte havde indkøbsaftale med. Under overskriften Navnebrug fremgår følgende: Hvidevareland Erhverv ApS kan markedsføre sit koncept til [ ] sine øvrige erhvervskunder i diverse fagbøger m.m. Markedsføring direkte til forbruger er forbeholdt Hvidevareland A/S det gælder lokale dagblade/ugeaviser og lokale telefonbøger. Klageren har anført, at der i aftalen, der er fremlagt som bilag D, alene er tale om en ret / pligt til at anvende men ikke en ejendomsret. Klageren har som bilag 2 fremlagt kopi af en overdragelsesaftale mellem Hvidevareland I/S v/a, B og C og System Hvidevareland A/S, hvorved der indgås: overdragelsesaftale vedrørende de sælger tilhørende rettigheder og forpligtelser i henhold til SYSTEM HVIDEVARELAND herunder retten til navnet Hvidevareland [ ] med virkning fra Aftalen er underskrevet af parterne den 26. april Klageren har anført, at hverken indklagede eller Hvidevareland I/S således har været ejer af navnet Hvidevareland, da retten i 1989 blev overdraget til System Hvidevareland A/S. Klager har i denne forbindelse oplyst, at System Hvidevareland A/S var ejet af fire aktionærer, herunder virksomhederne Hvidevareland, Herning I/S v/bl.a. [A] og Hvidevareland, Erhverv v/ [D]. Klageren har videre oplyst, at samtlige aktier i System Hvidevareland A/S blev overdraget til D den 9. april 1990, og at System Hvidevareland A/S ændrede navn til EKKO A/S per 22. august 1990 og senere ændrede navn til EK-Holding A/S, jf. bilag 3, der er en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtlige aktier i EK-Holding A/S ejes fortsat af D, og EKKO A/S er i dag et datterselskab til EK-Holding A/S. 3

4 Klageren har opfordret indklagede til at oplyse, om der er enighed om, at klager overtog samtlige aktier i System Hvidevareland A/S. Indklagede har i duplikken oplyst følgende: Parterne har tidligere samarbejdet, idet begge parter har drevet virksomhed indenfor hvidevarebranchen. [Klager] har forud for 1989 og siden da drevet engrosvirksomhed og solgt hårde hvidevarer til hvidevaremontører og elinstallatører. Eneanpartshaveren i [indklagede], [A], har siden starten af firserne drevet detailhandel indenfor hvidevarebranchen og således forestået markedsføring og direkte salg til forbrugere. I 1989 indtrådte der økonomisk krise for det daværende Hvidevareland A/S. I forbindelse hermed skete overdragelserne således som det fremgår af de to fremlagte købekontrakter til henholdsvis System Hvidevareland A/S og Hvidevareland, Silkeborgvej, Herning ApS. [A] var eneanpartshaver i Hvidevareland, Silkeborgvej, Herning ApS. [D], der ejer [klager], og som på daværende tidspunkt drev Hvidevareland Erhverv, var medejer i System Hvidevareland A/S. Som det fremgår af den af klageren fremlagte udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ændrede klageren kort efter navn fra System Hvidevareland A/S til Ekko A/S. Klageren har ikke siden da anvendt navnet Hvidevareland. Som det dog fremgår af samarbejdsaftalen (bilag D) benyttede klageren i visse sammenhænge navnet Hvidevareland Erhverv, og det da udelukkende med henblik på markedsføring overfor elinstallatører og hvidevaremontører. Indklagede har derimod helt konsekvent anvendt navnet som navn på detailforretningen Hvidevareland. Klageren har på intet tidspunkt forud for nærværende sags opståen protesteret mod indklagedes benyttelse af navnet. Dette er for så vidt helt naturligt, idet det altid har været parternes opfattelse, at navnet tilhørte [A] eller de af ham ejede selskaber. Dette, at klager i 1998 har ladet varemærket registrere, er i strid med indklagedes rettigheder. Det har været helt naturligt for indklagede at lade domænenavnet registrere. Hjemmesiden har været anvendt og markedsført af Hvidevareland lige siden, og der har været en betydelig omsætning på den pågældende hjemmeside [ ]. Domænenavnet har således været stærkt og godt indarbejdet af Hvidevareland A/S. Indklagede har med virkning fra 1. februar 2007 overdraget samtlige aktier i Hvidevareland A/S til Elgiganten A/S. Som led i denne overdragelse har Elgiganten ret til at opretholde domæneregistreringen i to år, hvorefter indklagede på ny vil og kan benytte det. Mens klagesagen har verseret, er domænenavnet hvidevareland.dk kun set anvendt til viderestilling til hjemmesiden under domænenavnet elgiganten.dk. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. 4

5 Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af rettighederne til betegnelsen hvidevareland, og at indklagede qua A s deltagelse heri er fuldt bekendt med klagerens rettigheder, at samarbejdsaftalen, der er fremlagt som bilag D, ikke giver indklagede rettigheder til navnet hvidevareland, at klageren ikke har givet samtykke til registreringen og brugen af domænenavnet hvidevareland.dk, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet hvidevareland.dk således er retsstridig, og at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet hvidevareland.dk er i strid med domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at indklagedes ejer og dermed indklagede altid har været indehaver af rettighederne til betegnelsen hvidevareland, at klagerens registrering af varemærket HVIDEVARELAND således har været uberettiget, at klageren ikke har gjort brug af navnet hvidevareland inden for de sidste 5 år, og at indklagede dermed har været berettiget til at kræve klagerens varemærkeregistrering ophævet, jf. varemærkelovens 25, og at indklagede som følge af sin uafbrudte brug af betegnelsen hvidevareland gennem flere år har ret til at gøre brug af navnet. Nævnets bemærkninger: Klageren har som følge af sin registrering af ordmærket HVIDEVARELAND opnået varemærkeret til denne betegnelse. Klageren kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, som er affattet således: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagede har anført, at man i henhold til varemærkelovens 25 er berettiget til at kræve klagers varemærke ophævet, idet klageren ikke har gjort brug af varemærket inden for de sidste 5 år. Klagenævnet finder som følge heraf anledning til at bemærke, at klagenævnet ikke har kompetence til at ophæve klagers varemærkeregistrering og derfor må lægge varemærkeregistreringen til grund. Ønsker indklagede at anfægte klagerens varemærkeregistrering, henvises indklagede til at anlægge sag ved domstolene eller begære registreringen ophævet ved Patent- og Varemærkestyrelsen. 5

6 Domænenavnet hvidevareland.dk er identisk med varemærket HVIDEVARELAND og anvendes i forbindelse med udbud af varer, som er omfattet af klageres varemærkeregistrering. Indklagedes brug af domænenavnet er derfor umiddelbart i strid med klagerens varemærkeret. Klagers eneejer, D, har imidlertid i hvert fald ved indgåelsen af kontrakten, der er fremlagt som bilag D, og som er underskrevet af D den 28. januar 1999, været bekendt med og accepteret indklagedes brug af betegnelsen Hvidevareland. Da der ikke ud fra sagens oplysninger er grundlag for at antage, at denne accept har været undergivet særlige betingelser, lægges det til grund, at klageren har fortabt retten til at gøre indsigelser over for indklagedes brug af betegnelsen Hvidevareland, jf. herved princippet i varemærkelovens 9. Denne bestemmelse er sålydende: 9. En yngre ret til et varemærke kan også bestå ved siden af en ældre ret til et dermed forveksleligt varemærke, hvis indehaveren af den ældre ret ikke inden rimelig tid har taget de nødvendige skridt til at hindre brugen af det yngre varemærke. Det må således ud fra det oplyste lægges til grund, at indklagede i hvert fald siden 28. januar 1999 har gjort brug af betegnelsen Hvidevareland, og at dette først har givet anledning til indsigelser fra klageren i forbindelse med nærværende sag. Da der ikke under sagen er fremkommet oplysninger om, at indklagede har gjort brug af domænenavnet hvidevareland.dk på illoyal vis eller på anden måde har anvendt domænenavnet retsstridigt i forhold til klageren, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, EKKO A/S, medhold i, at indklagede, Hvidevareland Finans ApS, skal overdrage domænenavnet hvidevareland.dk til klageren. Dato: 1. september 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis 6