Grundlæggende varemærkeret 10. oktober 2017 København Dagens program Hvad er et varemærke? Varer og tjenesteydelser Betingelser for beskyttelse Beskyttelse af varemærker i Danmark Beskyttelse af varemærker i EU og internationalt Strategiske overvejelser Brug af varemærket Beskyttelsens indhold Beskyttelsens begrænsninger Overvågning og håndhævelse Overdragelse og licens Kort om domæner 1
Hvad er et varemærke? Hvad er et varemærke? Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk Varemærker kan fx være: Ord Bogstaver og tal Figurer Slogans Varens form, udstyr eller emballage Lydmærker Duftmærker 2
Hvad er et varemærke? Oprindelsesfunktion Individualiseringsfunktion Garantifunktion Varer og tjenesteydelser 3
Varer og tjenesteydelser Varemærker beskyttes for bestemte varer og/eller tjenesteydelser International klassificering med 45 klasser Bruges i de fleste lande Klasse 1-34 er varer Klasse 35 45 er tjenesteydelser Fx apps: Færdig software er en vare i klasse 9 Udvikling af software er en tjenesteydelse i klasse 42 Tilrådighedsstillelse af software på internettet er en tjenesteydelse i klasse 42 Øvrige klasser kan være relevante afhængig af, hvilke funktioner app en har Betingelser for beskyttelse 4
Særpræg Et varemærke skal være egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser Vurdering i forhold til De relevante varer/tjenesteydelser Den relevante omsætningskreds Konkret vurdering i den enkelte sag Særpræg V 5
Særpræg 6 Særpræg V6 6
Beskrivende karakter Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens: Art Beskaffenhed Mængde Anvendelse Værdi Geografiske oprindelse Tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen Andre egenskaber Udelukket fra registrering Suggestive mærker Beskrivende karakter Eksempel KAFFE som varemærke for kaffe KAFFE som varemærke for tøj P 7
15 Hvad hvis varemærket mangler særpræg eller er beskrivende? P P P Hvad hvis varemærket mangler særpræg eller er beskrivende? Indarbejdelse Stiftelse af varemærkeret, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse Dokumentation for indarbejdelse af varemærket gennem brug Indarbejdelse for bestemte varer og/eller tjenesteydelser 8
Vildledende varemærker Varemærker, som er egnet til at vildlede, er udelukket fra registrering Eksempler APPLE for computere P AUTORISERET TAGMESTER på trods af manglende autorisationsordning CITRONKUREN for varer til kuranvendelse, selvom de ikke indeholder citron Hvad hvis et varemærke er vildledende? RIGTIG JUICE 9
Varens karakter, teknisk funktion og væsentlig værdi Udelukket fra registrering er tegn, som udelukkende består af: formen eller en anden egenskab, der følger af varernes egen karakter formen eller en anden egenskab ved varer, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat formen eller en anden egenskab, der giver varerne en væsentlig værdi Varens egen karakter 10
Teknisk funktion Væsentlig værdi 11
Beskyttelse af varemærker i Danmark Hvordan stiftes en varemærkeret i Danmark? To forskellige veje: Ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes. Registrering i overensstemmelse med regler i varemærkeloven for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter. EU-varemærket gælder også i Danmark 12
Hvordan stiftes en varemærkeret i Danmark? Absolutte registreringshindringer påses Manglende særpræg Beskrivende karakter Vildledning Teknisk funktion Varens egen karakter Væsentlig værdi Relative hindringer påses ikke Ældre rettigheder Mulighed for indsigelser Ophævelsessager administrativt eller ved domstolene Undersøgelse udføres af Patent- og Varemærkestyrelsen (varemærker og selskabsnavne) Beskyttelse af varemærker i EU og internationalt 13
EU-varemærket Kun ved registrering hos EU-varemærkemyndigheden, EUIPO, i Alicante Gælder i alle medlemslande, pt. 28 lande Nye medlemslande Enhedsprincip ved uovervindelige hindringer for registrering i blot ét EU-land, kan EU-registrering ikke opnås Forhandlingerne om Brexit er stadig i gang. Ifølge oplæg fra EU27 skal eksisterende EU-rettigheder fortsætte i UK uden ekstra omkostninger International varemærkeregistrering Madrid Protokollen fleksibelt system Samlet ansøgnings- og registreringsprocedure Registrering af varemærket i lande efter eget valg, blandt de lande, som er med i ordningen designering International varemærkeregistrering sendes til designerede lande og behandles som en national ansøgning 14
International varemærkeregistrering Registreringsbevis opnås hurtigt National behandling efter national praksis EU kan designeres Som udgangspunkt samme virkning som nationale varemærker i de designerede lande/juridiktioner Mulighed for efterfølgende udvidelse til flere lande (NB! Grundgebyr betales hver gang) International varemærkeregistrering Nogle lande er ikke en del af det internationale samarbejde, fx Hong Kong, Brasilien, Canada, Argentina og Sydafrika. Det er særligt en udfordring i Syd- og Mellemamerika samt dele af Afrika. I disse lande kan man som udgangspunkt alene opnå varemærkebeskyttelse via en national varemærkeregistrering. Nødvendigt at indhente bistand fra en lokal advokat eller varemærkeagent. 15
Strategiske overvejelser Strategiske overvejelser Forundersøgelse? 16
Strategiske overvejelser Hvornår skal man indgive ansøgning? Valg af registreringssystem Nationalt (vurdering af risiko for indsigelser) EU Internationalt (overvejelser om basisansøgning/-registrering) Bred registrering af defensive hensyn eller smal registrering for at begrænse risiko for indsigelser Domænenavne Strategiske overvejelser Valg af ordmærke og/eller figurmærke? FLAVOUR AND AROMA 17
Brug af varemærket Brugspligt 5-års frist for brug af registreret varemærke Reel brug Brug af mærket i den form, der er registreret 18
Brugspligt Brug af mærket i den form, der er registreret Brug i en anden form udgør også brug af det registrerede varemærke, så længe de ændrede elementer ikke forandrer mærkets særpræg. Man skal være forsigtig med at ændre! Brugspligt Hvor meget må man ændre i en figurmærkeregistrering? 19
Brugspligt Hvor meget må man ændre i en figurmærkeregistrering? Brugspligt Hvor meget må man ændre i en figurmærkeregistrering? 20
Brugspligt Hvor meget må man ændre i en figurmærkeregistrering? Brugspligt Manglende brug medfører risiko for ophævelse Administrativ ophævelse Ophævelse ved dom Brug for bestemte varer/tjenesteydelser Alle varer/tjenesteydelser, som mærket er registreret for Nogle varer og/eller tjenesteydelser Genregistrering? 21
Degeneration Varemærke eller artsbetegnelse? Risiko for degeneration WALKMAN GRAMMOFON VELCRO FAMILYPLAN Beskyttelsens indhold 22
Beskyttelsens indhold Varemærkeretten er en eneret og en forbudsret Varemærkeindehaver kan forbyde andres erhvervsmæssige brug Privat brug er ikke omfattet Forholdet til andre varemærker og navne Territorialitetsprincippet Prioritetsprincippet Identitet og forvekslelighed Velkendte varemærker Selskabsnavne Forretningskendetegn 23
Identitet Identisk varemærke for identiske varer/tjenesteydelser Definitivt konflikt, uanset risiko for forveksling Forvekslelighed Risiko for forveksling Direkte: varemærkerne forveksles med hinanden Indirekte: ligheden mellem varemærkerne medfører, at den relevante omsætningskreds foranlediges til at tro, at varerne/tjenesteydelserne hidrører fra samme eller økonomisk forbundne virksomheder Helhedsbedømmelse På grundlag af alle relevante faktorer Ældre mærkes grad af særpræg Lighed mellem varemærkerne Lighed mellem de pågældende varer/tjenesteydelser Relevant omsætningskreds Indbyrdes sammenhæng mellem mærkelighed og varelighed 24
Mærke-lighed Helhedsindtryk Synsmæssigt mærkernes udseende Lydligt/auditivt mærkernes udtale Begrebsmæssigt associationer Mest vægt på indledende stavelser Vægt på de særprægede mærkeelementer Beskrivende elementer tillægges ringe vægt Varer/tjenesteydelser Relevante faktorer ved sammenligning: Varens art Anvendelsesformål Anvendelsesmetode Supplerer/komplementerer Konkurrenceforhold Distributionskanaler Relevant kundekreds Sædvanlig oprindelse 25
Varer/tjenesteydelser Eksempel 1: Oprindelse og substituerbarhed Frisk frugt vs. kød, fisk fjerkræ og vildt Fødevarer Vegetabilsk oprindelse vs. animalsk oprindelse ej ligeartede Frisk frugt vs. konserveret frugt Uforarbejdede vs. forarbejdede Begge fødevarer, begge vegetabilsk oprindelse Substituerbare ligeartede Varer/tjenesteydelser Eksempel 2: Art og distributionskanaler Cykler vs. Kørestole Befordringsmidler Forskellige producenter og distributionskanaler ej ligeartede Detailhandel med tøj vs. Tøj Serviceydelse vs. Vare Forskellig art, formål og anvendelsesmetode Komplementære, tilbydes samme sted ligeartede 26
Varer/tjenesteydelser Eksempel 3: Komplementære varer Vin vs. Vinglas Den ene er vigtig for brugen af den anden Forskellig sædvanlig oprindelse og distributionskanaler ej ligeartede Ski vs. Skistøvler Den ene er nødvendig for brugen af den anden Samme sædvanlig oprindelse og distributionskanaler ligeartede Velkendte varemærker Kræver ikke forvekslelighed mellem varemærkerne kun association Kræver ikke samme varer/tjenesteydelser Kræver skade eller utilbørlig udnyttelse af særpræg eller renommé 27
Beskyttelsens begrænsninger Beskyttelsens begrænsninger Eget navn og egen adresse BENEDIKTE UTZON Beskrivende brug Tilbehør/reservedele Fansider, hadesider og ytringsfrihed 28
Beskyttelsens begrænsninger Konsumption Vedrører videresalg af varer og varemærkeindehaverens kontrol hermed Parallelimport vs. Falske produkter Varernes frie bevægelighed Regional konsumption 1. Varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke, 2. er markedsført indenfor EU under varemærket Begrænsninger Rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne Eksempel SINGER Tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført Beskyttelsens begrænsninger Sammenlignende reklame Det er tilladt at lave sammenlignende reklame, som indeholder konkurrenters varemærker MEN visse betingelser skal være opfyldt, herunder Ikke vildledende Ikke forveksleligt Ikke miskreditere Ikke drage utilbørlig fordel Objektiv, konkret og relevant 29
Overvågning og håndhævelse Overvågning og håndhævelse Håndhævelse af varemærkerettigheder foregår grundlæggende på to niveauer: Administrative sager hos Patent- og Varemærkestyrelsen (eller andre myndigheder) Retssystemet, dvs. enten retssager, forbudssager og/eller bevissikring Administrative sager er enten indsigelsessager eller ophævelsessager. Indsigelsessager er et forsøg på at blokere en andens ansøgning under henvisning til, at ansøgningen strider mod en ældre rettighed, fx et ældre varemærke Ophævelsessager er et forsøg på at ophæve en eksisterende rettighed, fx på grund af manglende opfyldelse af brugspligten 30
Varemærkekonflikter Administrative sager er ikke retssager men der er mulighed for appel til ankenævn. Ankenævnets afgørelse kan i sidste ende indbringes for domstolene (men det sker sjældent) Administrative sager kan alene angå spørgsmålet om, hvorvidt en ansøgning skal afslås, eller en registrering skal ophæves. Man kan ikke kræve erstatning eller forbud mv. Vigtigt: Indsigelsessager skal anlægges inden for en særlig frist. I Danmark skal indsigelsessager anlægges senest 2 måneder efter, at ansøgningen er offentliggjort. I de fleste andre lande er frister 3 måneder. Overvågning er derfor vigtigt Eksempel på sag 31
Varemærkekonflikter Hvis andre misbruger ens varemærke, er det naturligvis muligt at gå til domstolene Ofte vil det være vigtigst at få stoppet krænkelsen hurtigt. Det er derfor muligt at ansøge om et midlertidigt forbud eller påbud (tidligere kaldet fogedforbudssager) Hvorimod en almindelig retssag ofte tager op til et år at føre, tager sager om midlertidige forbud ofte kun omkring tre måneder. I særligt hastende tilfælde kan man endda få et forbud eller påbud i løbet af nogle få dage (eventuelt uden tilvarsling) Ikke muligt at anmode om erstatning. Det må vente til en eventuel hovedsag. Hovedsagen skal anlægges inden for 2 uger, medmindre parterne forinden har indgået forlig Varemærkekonflikter I almindelige retssager er det muligt at anmode om erstatning og rimeligt vederlag samt eventuelt godtgørelse for ikke økonomisk-skade og bøde. Endelig kan man kræve, at modparten skal offentliggøre domskonklusionen Retssager kan dog ofte være dyre at føre for begge parter, og kompensationen er ofte begrænset Overvejelse af ressourcer ctr. forventet resultat kan det betale sig? Advarselsbrev og forligsforhandlinger 32
Varemærkekonflikter I nogle krænkelsessager kan det være relevant at anmode fogedretten om bevissikring og eventuel beslaglæggelse af produkter og materialer Man bruger typisk denne fremgangsmåde, hvis der er frygt for, at krænkeren kan finde på at fjerne eller ødelægge beviset. Typisk foregår det uden tilvarsling Beviset kan eksempelvis være kopier af krænkende produkter. Det kan også være regnskabsmaterialer og interne mails mv. Eksempel Tommy Hilfiger og Calvin Klein m.fl. mod Luxivo Group IVS Mistanke om salg af falske herreskjorter, polo shirts, strømper og boksershorts fra hjemmeside Kendelse om bevissikring af virksomhedens varelager, mailkonti og bogføringsmateriale mv. Efter drøftelser blev der indgået et forlig 33
Overdragelse og licens Overdragelse Varemærker kan overdrages selvstændigt eller sammen med en virksomhed Notering i register? Patent- og Varemærkestyrelsen EUIPO 34
Licens Eksklusiv vs. Simpel Omfang Alle eller dele af varer/tjenesteydelser Geografisk område Konkurrenceretlige regler Royalties Registrering, fornyelse mv. Håndhævelse Notering i register? Patent- og Varemærkestyrelsen EUIPO Kort om domæner 35
Domænenavne Registrering af et domænenavn giver ikke i sig selv varemærkeret varemærkeret opnås kun ved Registrering eller Ibrugtagning kan være på internettet Registrering af varemærker som domænenavne Valg af varemærke i sammenhæng med domæneregistrering Rettigheder til et varemærke kan påberåbes over for andres registrering af varemærket som domænenavn Kontakt Claus Barrett Christiansen Partner Aarhus IP & T T +45 72 27 36 33 M +45 25 26 36 33 E clb@bechbruun.com Jakob Heebøll Senioradvokat København IP & T T +45 72 27 34 87 M +45 25 26 34 87 E jahe@bechbruun.com Maria Rose Kristensen Advokatfuldmægtig Aarhus IP & T T +45 72 27 35 13 M +45 25 26 35 13 E mrk@bechbruun.com Sisse Langberg Lassen Advokatfuldmægtig Aarhus IP & T T +45 72 27 34 36 M +45 25 26 34 36 E sll@bechbruun.com 36