KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0061 Klager: Patchwork Køge / Patchwork Butikken Nørre Boulevard 43 4600 Køge Indklagede: MF SOLUTION ApS Emilsgave 56 4130 Viby Sjælland Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet patchwork-butik.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. april 2016 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift af 5. maj 2016 med tre bilag (bilag A-C) samt replik af 14. maj 2016 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet patchwork-butik.dk er registreret den 27. november 2015. Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: Jeg etablerede en virksomhed med cvr 27867774 pr. 1.9.2004 med navnet Patchwork Butikken og har siden drevet virksomhed fra adressen Nørre Boulevard 43, 4600 Køge. Navnet er kontinuerligt blevet markedsført ved annoncering i diverse patchwork foreninger, magasiner, aviser, reklamer, via hjemmesiden og facebook. I efteråret oprettede vi en webshop i forbindelse med www.patchwork-butikken.dk og i januar 2016 fik jeg henvendelse fra kunder som undrede sig over at jeg havde to hjemmesider med næsten identisk navn? Jeg har ingen relation til Michael Frost eller hans firmaer men kontaktede ham via mail for at forsøge at få ham til at rette sit navn dog uden held. Vi har nu valgt at ændre vores navn til 1
Patchwork Køge / Patchwork Butikken da der var alt for mange forvekslinger, men mener fortsat at det er yderst relevant at få overført domænenavnet til os, så yderligere forvekslinger og misbrug af vores brand stoppes. Som bilag 1 har klager fremlagt e-mailkorrespondance fra januar 2016 mellem klager og indklagede, hvori klager bl.a. gør gældende, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet patchwork-butik.dk krænker klagers rettigheder, og indklagede afviser dette. Bilag 2 og 3 er kopier af annoncer for klager. Bilag 4 og 5 er kopier af artikler af 1. oktober 2005 og 18. oktober 2014 fra Lørdagsavisen med omtale af klagers henholdsvis 1 års og 10 års jubilæum. Bilag 6 er efter det oplyste artikel af 6. juli 2012 fra Dagbladet med en omtale af ombygning af klagers forretningslokaler. Bilag 7 er kopi af klagers registreringsbevis fra Told Skat. I svarskriftet er bl.a. anført følgende: Jeg er af flere omgange blevet kontaktet af Klager, og har i venlig tone gjort hende opmærksom på at der ikke er juridisk belæg i hende hårde anklage, og at der endvidere ingen tegn er på at kunder skulle forveksle vores to forretninger. Siden vores opstart af butikken ultimo 2015 har vi til dags dato haft 8207 unikke besøgende på vores hjemmeside, og kun en enkelt kunde har mig bekendt haft forvekslet os med Patchwork Køge. Kunden var en ældre dame der i sidste uge ringere os op, og spurgte om hun havde fået fat i Patchwork butikken i Køge, hvortil at jeg venligt svarede at det ikke var tilfældet. Vores forretning sælger patchwork stoffer til en pris der ligger en del under vores konkurrenter, og vi har derfor grund til at tro at eneste grund til at hun vælger at indbringe sagen nu, efter at hun har skiftet navn, er for at chikanere en konkurrent. Patchwork-butikken er et særdeles generisk navn, når man forhandler ting til patchwork. En meget stor andel af spillerne i markedet hedder noget hvor ordet patchwork indgår (patchwork-oasen.dk, hannes-patchwork.dk, pathwork-gaarden.dk, patchworkkaelderen.dk, www.patchwork-huset.dk, www.chenille-patchwork.dk, www.jbj-patchwork.dk osv.) Jf. varemærkeloven 13 kan generiske varemærker ikke beskyttes, heller ikke ved ibrugtagning jf. 3, stk. 2. Der ligger en række afgørelser der afgør at generiske domænenavne ikke kan beskyttes se bla. sag nr. 2000-129 (netboghandel.dk vs. netboghandelen.dk ), sag nr. 155 (mobil-siden.dk vs. mobilsiden.dk), sag 278 (kend-dig-selv.dk vs. kenddigselv.dk) og sag nr. 343-344 (vvs-grossist og vvsgrossisten.dk). 2
Der er således intet der forhindre domæner, der ligger sig tæt på domænet patchworkbutikken.dk, og da der intet er der taler for at patchwork-butik.dk på nogen måde skulle snylte på Patchwork-butikkens.dk brand, er der intet der forhindrer os i at have to domæner der ligger tæt på hinanden. I bilag A har jeg vedhæftet en liste over alt direkte trafik på siden patchwork-butik.dk fra Google Analytics. Listen viser tydeligt at frem til lanceringen af Patchwork-butik.dk var der ingen direkte besøg på siden fra Danmark, med undtagelse af de sessioner jeg selv har foretaget (fra en Ip adresse der er registreret i Halsø og ved få lejligheder også København eller London, når jeg har arbejdet derfra). I perioden 10 dec (hvor vi startede sporing med Google Analytics) til 28 dec (hvor vi åbnede butikken) var der ikke et eneste direkte besøg på siden fra Danmark, ud over mine egne besøg. Til sammenligning var der i perioden 10-28 april over 100 direkte besøg på siden. Der er således ingen tegn på at folk skulle komme til ved en fejl at indtaste den forkerte URL, og dermed lande på den forkerte side. Vi er også, siden vores lancering, kun blevet kontaktet af en enkelt kunde, der skulle høre om vi var Patchwork Butikken i Køge. Herudover har vi ikke hørt om nogle forvekslinger ud af over 8.000 unikke besøg på siden. Vi har hos Patchwork-butik.dk absolut ingen interesse i at blive forvekslet med patchworkbutikken.dk. Vi valgte udelukkende dette domæne, da det var det bedste domæne vi kunne finde, der fortalte at A: Vi var en dansk butik (derfor ordet butik og ikke f.eks. webshop ) B: Der var stærkt i en SEO henseende, hvorfor ordet patchwork skulle indgå C: Der ikke var for langt, da ordet patchwork i forvejen er ret langt. Vi valgte derfor også fra første dag, en visuel profil der på alle måder ligger meget langt fra den visuelle profil som Patchwork-butikken.dk har valgt. Se bilag B. Som det fremgår tydeligt af Bilag B vil man på ingen måde kunne forveksle de to butikker, såfremt en enkelt person ved en fejl skulle gå ind på den forkerte side. Som det også fremgår af Klagers anklageskrift, så har Klager valgt at skifte navn til Patchwork Køge, og domæne til patchwork-køge.dk. Klager annoncerede denne ændring d. 5. april på deres Facebook side (se bilag C). Deres begrundelse var at de ville undgå forvekslinger, men også at de af mange var kendt under det nye navn, Patchwork Køge. Af ordrekommentarerne på opslaget, fremgår det også at folk syntes godt om det nye navn, og giver Klager ret i at dette var det navn folk alligevel kendte dem under, Der er således ikke længere nogen grund til at skulle frygte forvekslinger imellem domænerne patchwork-køge.dk og patchwork-butik.dk. Som bilag A har indklagede fremlagt udskrifter fra Google Analytics. Bilag C er udskrift fra klagers Facebookprofil med en meddelelse om, at klager ændrer navn til PATCHWORK KØGE. I replikken er bl.a. anført følgende: 3
Jeg kan kun oplyse at det ikke er for sjov skyld at vi bruger en masse tid og penge på ændre vores navn, da vi absolut ikke ønsker at blive sammenlignet med patchwork-butik.dk. Det er en lang proces og der vil gå meget lang tid før det nye navn er implementeret og husket, og vi kan kun gentage at vi har haft mange henvendelser fra vores kunder som undrer sig over vores nye hjemmeside patchwork-butik.dk så vi er bestemt ikke enige i at der ikke sker forvekslinger. Vi mener stadig at det vil være rimeligt at vi får overdraget hjemmesiden, da vi gennem mange år har brugt mange ressourcer på at brande vores navn, som stadig indeholder vores gamle navn idet vi hedder Patchwork Køge / Patchwork Butikken. Ved opslag på klagers hjemmeside på domænenavnet patchwork-butikken.dk har sekretariatet den 19. juni 2016 taget følgende kopi, der i det væsentlige svarer til bilag B: Ved opslag på domænenavnet patchwork-butik.dk har sekretariatet den 19. juni 2016 taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med bilag B: 4
Ved en søgning i Google den 20. juni 2016 på patchwork butikken blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 2.220, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 34 som vedrørende omtale af klager, ét søgeresultat vedrørte indklagede, mens de resterende 15 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. Ved en søgning i Google på patchworkbutik blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 5.040, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater fremstod 2 som vedrørende omtale af klager, 3 søgeresultater vedrørte indklagede, mens de resterende 45 søgeresultater fremstod uden forbindelse til sagens parter. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager den 1. september 2004 etablerede en virksomhed med navnet Patchwork Butikken, at klager siden da kontinuerligt har markedsført sin virksomhed i forskellige medier, at klagers kunder har forvekslet indklagedes hjemmeside med klagers, at indklagede registrering og brug af domænenavnet patchwork-butik.dk er i strid med domænelovens 25, stk. 1, og at indklagede registrering og brug af domænenavnet patchwork-butik.dk er i strid med markedsføringslovens 18. Indklagede har gjort gældende, at der ikke er tegn på forveksling mellem klagers og indklagedes forretninger, at indklagede ingen interesse har i at blive forvekslet med klager, 5
at den visuelle profil på indklagedes hjemmeside på alle måder ligger meget langt fra den visuelle profil på klagers hjemmeside, at indklagede har grund til at tro, at klager har indbragt nærværende sag med henblik på chikane, at Patchwork-butikken er et generisk navn, når man forhandler ting til brug for patchwork, at generiske domænenavne ikke kan beskyttes, at indklagedes domænenavn patchwork-butik.dk ikke på nogen måde snylter på klagers brand, og at klager har valgt at skifte navn til Patchwork Køge og domænenavn til patchworkkøge.dk. Nævnets bemærkninger: Klageren har gjort gældende blandt andet, at indklagedes brug af patchwork-butik.dk krænker klagerens kendetegnsret. Betegnelsen Patchwork Butikken er en rent beskrivende betegnelse for en virksomhed, som udbyder varer og tjenesteydelser vedrørende patchwork og dermed for klagerens erhvervsaktivitet. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. Det forhold, at betegnelsen Patchwork Butikken indgår i klagerens virksomhedsnavn, ændrer ikke i sig selv herved. Vil klageren påberåbe sig at have opnået kendetegnsret til betegnelsen Patchwork Butikken, må klageren derfor godtgøre at have indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for netop sin virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt og ofte umuligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen Patchwork Butikken. Selv om klageren ikke har eneret til betegnelsen Patchwork Butikken, forudsætter andres anvendelse af domænenavnet patchwork-butik.dk, som har en vis lighed hermed, dog overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik Ved at vælge at drive virksomhed under navnet Patchwork Butikken, som er en sammenstilling af to almindelige ord, løber klageren den risiko, at denne betegnelse eller sproglige varianter af de to almindelige ord, der som nævnt i høj grad er beskrivende for klagerens virksomhed, også anvendes af andre erhvervsdrivende inden for samme eller lignende brancher. 6
Sekretariatets undersøgelser har da også vist, at betegnelsen patchworkbutik anvendes af mange andre virksomheder, der udbyder varer og tjenesteydelser af samme art som klagerens, samt at betegnelsen på internettet ikke i særlig grad forbindes med klageren. Indklagedes anvender domænenavnet patchwork-butik.dk til en hjemmeside, hvorfra der sælges stoffer navnlig til brug for patchwork, og indklagede har efter det oplyste anvendt domænenavnet til dette formål siden slutningen af 2015. I betragtning af domænenavnets beskrivende karakter og indklagedes erhvervsvirksomhed må indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet anses for naturlig, og klagenævnet lægger på baggrund heraf til grund, at indklagede har en reel og loyal interesse i registreringen og opretholdelsen af domænenavnet. Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Patchwork Køge / Patchwork Butikken, medhold i, at indklagede, MF SOLUTION ApS, skal overføre domænenavnet patchwork-butik.dk til klageren, Dato: 18. juli 2016 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 7