J.nr.: 806 Klager: Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 95014 Californien U.S.A. v/ advokat Annemette Ellermann Indklagede: DUBIOUS Cvr.nr. 21-83-67-02 Postbox 321 8100 Århus C Danmark Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ipod.dk til klageren, subsidiært mod betaling af sædvanligt registreringsgebyr eller lignende godtgørelse. Klageren har mere subsidiært påstået indklagede tilpligtet at slette registreringen af domænenavnet. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2005 med 7 bilag (1-7), svarskrift af 27. juli 2005, replik af 17. august 2005 med 1 bilag (8) og duplik af 4. september 2005. Registreringsdato: Domænenavnet ipod.dk er registreret den 14. april 2003. Sagsfremstilling: Klager er en amerikansk virksomhed med hovedsæde i Californien, der driver erhverv med produktion og salg af hardware og software. Klagers danske afdeling er beliggende i Holte. Klager kendes blandt andet for MP3-afspilleren ipod og computeren Mac. Begge produkter markedsføres intensivt i hele verdenen, herunder i Danmark. Klagers ipod markedsførtes første
gang i Danmark i februar 2002 og markedsføres fortsat intensivt. Klager er således i dag den førende udbyder af MP3-afspillere i Danmark. Klager har fået registreret ordmærket IPOD som EF-varemærke den 31. marts 2003 med gyldighed i Danmark fra prioritetsdatoen 31. august 2001, jf. bilag 1. Registreringen omfatter blandt andet bærbare digitale elektroniske anordninger og software til brug herfor; håndholdte, digitale, elektroniske anordninger og software til brug herfor; MP3-afspillere; håndholdte computere, PDA ere (Personal Digital Assistants), elektroniske kalendere og lommebøger, telefoner, og computer software i klasse 9, computer software og hardware-ydelser i klasse 42, samt tjenesteydelserne kommunikation, telekommunikation og adgang til websites på Internettet i klasse 38. Klager er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet ipod.dk, og at domænenavnet anvendes til en hjemmeside, hvorpå forskellige hardware og software produkter, herunder MP3-afspillere, online musiksalg og mobiltelefoner, omtales og annonceres, jf. bilag 3. Det fremgår af bilag 3, at hjemmesiden blandt andet indeholder Annoncer fra Google. Indklagede genererer gennem disse annoncer indtjening, idet indklagede modtager betaling hver gang en besøgende på indklagedes hjemmeside klikker på en af annoncerne fra Google, jf. bilag 4. Indklagede har oplyst, at man hverken udbyder varer eller tjenesteydelser på hjemmesiden under domænenavnet ipod.dk, og at annoncerne fra Google er fjernet fra hjemmesiden, da de ikke gav nogen indtægt, men blot virkede som et forstyrrende element rent designmæssigt. Indklagede har oplyst, at man har registreret domænenavnet ipod.dk som følge af en dybtfølt interesse for ipod og Apple-produkter generelt, og at indklagede siden registreringen af domænenavnet ipod.dk har haft udgifter i forbindelse med opbygning, drift og vedligehold af hjemmesiden under domænenavnet. Indklagede har videre oplyst, at klager efter kravet om overdragelse har godkendt ipod.dk som itunes affiliate. Klager har hertil anført, at en godkendelse som itunes affiliate ikke indebærer et samtykke til brugen af domænenavnet ipod.dk, idet optagelsen af itunes affiliates alene foretages efter en vurdering af indholdet af den pågældendes hjemmeside. Klager har i denne forbindelse henvist til bilag 8, som er en kopi af klagers Terms and Conditions og Frequently Asked Questions vedrørende itunes affiliates, som i pkt. 4.4. indeholder et forbud mod en fremtrædende brug af klagers forretningskendetegn, ligesom det blandt andet også fremgår, at ét af formålene med at blive itunes affiliate er at opnå økonomisk vinding. Klager har videre anført, at indklagede blot er én af mange, der har ansøgt om og er blevet optaget som itunes affiliates, og at der således findes en række andre danske itunes affiliates, der hver især opererer under egne domænenavne. En eventuel overdragelse af domænenavnet ipod.dk til klager er endvidere ikke til hinder for, at indklagede fortsætter sine aktiviteter under et andet domænenavn. Klager har ifølge indklagede ikke i de to år, der er gået siden registreringen af domænenavnet ipod.dk, på noget tidspunkt kontaktet indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet, og der er af denne grund fremvokset et sundt ipod-forum på hjemmesiden. Indklagede har anført, at dette forum har pendanter i andre europæiske lande, og har i denne forbindelse henvist til hjemmesiderne under domænenavnene ipod.se, ipod.it og ipod.nl. Indklagede har videre anført, at indklagedes hjemmeside i vidt omfang peger på, og henviser til, [klager], og at siden endvidere specifikt linker til, og oplyser om, [klager]. Indklagede har under sagen tilkendegivet, at man er indstillet på at indføje en disclaimer på hjemmesiden under domænenavnet ipod.dk, hvis klager og/eller klagenævnet ønsker dette.
Klager har ved brev af 17. marts 2005, jf. bilag 6, anmodet indklagede om at ophøre med brugen af domænenavnet ipod.dk og om at overdrage domænenavnet til klager. Indklagede har ikke besvaret denne henvendelse. Klager anmodede herefter ved brev af 11. april 2005, jf. bilag 7, den person, som ifølge Post Danmark er indehaver af den postboks, der udgør indklagedes adresse, om at standse den krænkende brug af domænenavnet ipod.dk og overdrage domænenavnet til klager. Dette brev blev returneret til klager med bemærkning om, at adressaten var ubekendt på adressen. Da det ikke lykkedes klager at få kontakt med indklagede, valgte klager at indbringe sagen for klagenævnet. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ipod.dk den 10. maj 2005 taget følgende kopi; Ved opslag den 30. november 2005 har sekretariatet taget følgende kopi:
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har rettighederne til det velkendte varemærke IPOD, at indklagede har registreret og benyttet domænenavnet ipod.dk, som er identisk med klagers velkendte varemærke, erhvervsmæssigt til at generere indtægter til sig selv, dels via visning af Annoncer fra Google, dels gennem sit virke som itunes affiliate, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet ipod.dk har draget uretmæssig fordel af den goodwill, der er knyttet til klagers velkendte varemærke IPOD, idet indklagede herved har tiltrukket potentielle kunder, som har kunnet få det indtryk, at der er tale om en hjemmeside tilhørende klager, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet ipod.dk udsætter klagers velkendte varemærke for tab af renommé, at klager ikke har givet samtykke til indklagedes erhvervsmæssige brug af klagers varemærke, og at dette gælder uanset klagers optagelse af indklagede som itunes affiliate, jf. herved pkt. 4.4. i bilag 8, som indklagede har accepteret i forbindelse med sin ansøgning som itunes affiliate, at indklagedes registrering af domænenavnet ipod.dk er til hinder for, at klager kan registrere og bruge dette domænenavn, ligesom registreringen og brugen af domænenavnet skaber en forvirring og tvivl hos Internetbrugerne om, hvem der står bag hjemmesiden, at de af indklagede omtalte domænenavnsregistreringer indeholdende betegnelsen ipod ikke legitimerer indklagedes registrering og brug af domænenavnet ipod.dk, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet således er i strid med varemærkelovens 4, stk. 1 og stk. 2, markedsføringslovens 5 samt domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende,
at indklagede siden registreringen af domænenavnet ipod.dk har haft udgifter i forbindelse med opbygning, drift og vedligehold af domænenavnet ipod.dk, at domænenavnet ipod.dk ikke er identisk med klagers registrerede EF-varemærke, at klager ikke på noget tidspunkt eller i nogen form har henvendt sig til indklagede vedrørende overdragelse af domænenavnet, hvilket må formodes også gør sig gældende i forhold til de i sagsfremstillingen øvrige omtalte domænenavnsregistreringer indeholdende betegnelsen ipod, at ipod.dk er et frugtbart forum for Apple- og ipod-entusiaster i Danmark, som specifikt henviser til og oplyser om klager, og dermed i lighed med lignende fora i andre lande giver klager gratis omtale og reklame, at indklagede hverken udbyder varer eller tjenesteydelser via domænenavnet ipod.dk, men kun forsøger at generere indtægt som itunes affiliate, hvilket endnu ikke har medført nogen indtægt, at hjemmesiden under domænenavnet ipod.dk er godkendt som itunes affiliate af netop klager, og at denne godkendelse må formodes ikke alene at være sket på baggrund af en vurdering af hjemmesiden, men også ud fra en vurdering af hjemmesidens navn, at der i godkendelsen således må ligge en erkendelse af, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ipod.dk ikke er i strid med klagers rettigheder, at klagers eventuelle tilbagekaldelse af godkendelsen som itunes affiliate vil indebære, at indklagede ikke opnår nogen økonomisk vinding gennem domænenavnet ipod.dk og dermed, at der ikke foreligger erhvervsmæssig brug af domænenavnet ipod.dk, ligesom indklagede herefter ikke længere kan siges at drage fordel af den goodwill, der er knyttet til klagers velkendte varemærke, at indklagedes hjemmeside uden status som itunes affiliate blot er en hjemmeside af og for privatpersoner med en interesse i klagers ipod, og at der ikke i domænelovens 12, stk. 1, er entydig hjemmel til at inddrage privatpersoners domænenavne, som anvendes aktivt. Nævnets bemærkninger: Klageren har ved registreringen af ordmærket IPOD som EF-varemærke opnået beskyttelse efter Varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende: EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.
Indklagedes anvendelse på den hjemmeside, som ipod.dk henviser til, af Annoncer fra Google og indklagedes status som itunes affiliate, indebærer efter klagenævnets opfattelse en sådan erhvervsmæssig brug, at reglerne i Varemærkeforordningen finder anvendelse. Domænenavnet ipod.dk er identisk med klagers varemærke og anvendes for en hjemmeside, hvorpå klagers produkter omtales, og hvorfra det er muligt at downloade musik fra itunes. En sådan fremgangsmåde er efter nævnets opfattelse egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra klageren. Der foreligger dermed en sådan risiko for forveksling, som er forbudt ved forordningens artikel 9, idet forbrugerne må tro, at der består et samarbejde mellem klager og indklagede. Da klageren har afvist, at klageren har givet samtykke til indklagedes brug, og da indklagede ikke har kunnet godtgøre, at der på anden måde er opnået autorisation til brugen, lægger nævnet til grund, at indklagede ikke er autoriseret til brugen af domænenavnet ipod.dk. Det forhold, at klager har optaget indklagede som itunes affiliate, kan efter nævnets opfattelse ikke i sig selv fortolkes som et samtykke til, at indklagede kan gøre brug af klagers varemærke. Indklagede har således ved at registrere og anvende domænenavnet ipod.dk som sket krænket klagers rettigheder efter Varemærkeforordningen. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, DUBIOUS, skal anerkende, at registreringen og brugen af domænenavnet ipod.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Apple Computer, Inc. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 21. december 2005 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo