- PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig Nielsen V-82-11 Poul Stig Briller A/S (Advokat Henrik Amand Holtegaard) mod Poul Stig Holding A/S (Advokat Heidi Højmark Steen Jensen) Poul Stig havde igennem mange år designet brillestel og solgt briller, kontaktlinser mv. fra forretningen Poul Stig Briller, som han drev han gennem selskabet Poul Stig Briller A/S, som var et datterselskab af Poul Stig Holding A/S. Ved aftale af 14. september 2005 (i det følgende: Aftalen) overdrog Poul Stig Holding A/S (i det følgende: Sælger) hele aktiekapitalen i Poul Stig Briller A/S (i det følgende: Det Solgte Selskab eller blot: Selskabet) til MC Axel Holding A/S, som ejes af Morten og Charlotte Axel.
- 2 - Under denne sag skal retten tage stilling til forskellige påstande vedrørende rettighederne til at bruge varemærkerne POUL STIG og POUL STIG BRILLER, som Det Solgte Selskab havde taget i brug for briller og kontaktlinser på tidspunktet for overdragelsen af aktiekapitalen, men endnu ikke registreret i varemærkeregistret. Retten til domænenavnene www.poulstig.dk og www.poulstigbriller.dk tilkom ubestridt Det Solgte Selskab på tidspunktet for overdragelsen af aktiekapitalen. Aftalen Aftalen af 14. september 2005 fastsatte bl.a. følgende: 10. Sælgers indeståelser og garantier 10.5. Sælger indestår for, at der ikke siden afslutning af regnskabsåret 2004/2005 har været væsentlige ændringer i Selskabets virksomhedsførelse, økonomiske stilling eller er sket væsentlige ændringer i forbindelse med de lejede lokaler, hvorfra Selskabet driver virksomhed, herunder (v) at Selskabet ikke har solgt eller på anden måde overdraget rettigheder til Selskabets uregistrerede varemærker Poul Stig Briller og Poul Stig i Danmark til tredjemand eller i øvrigt forringet værdien af Selskabets immaterielle værdier, idet Sælger samtidig oplyser, at Selskabet ikke har nogen rettigheder til design, brugsmodeller eller lignende til de briller, der bærer navnet Poul Stig 18. Ret til navn og varemærke 18.1. Overdragelsen omfatter Selskabets navn ( Poul Stig Briller ) og logo. Det er dog aftalt mellem Parterne, at Sælger er berettiget til at fastholde sit navn ligesom Sælgers nuværende (Gitte og Poul Stig Design ApS) og eventuelle fremtidige koncernforbundne selskaber er berettiget til at anvende navnet Poul Stig 18.2. Gitte og Poul Stig Design ApS har i forbindelse med selskabets virksomhed ret til royaltyfrit at benytte varemærkerne Poul Stig Briller og Poul Stig... Det Solgte Selskabs senere varemærkeregistreringer Den 20. september 2010 har Selskabet med virkning fra den 15. juni 2010 registreret ordmærket POUL STIG BRILLER for klasse 9, 10 og 44 (VR 2010 02421).
- 3 - Den 27. april 2012 har Selskabet endvidere med virkning fra den 22. november 2011 registreret ordmærket POUL STIG BRILLER OG KONTAKTLINSER for klasse 9, 10 og 44 (VR 2012 01148). Disse mærker anvender Poul Stig Briller A/S på sine facadeskilte, på Facebook og på hjemmesiderne www.poulstig.dk og www.poulstigbriller.dk. Sælgers senere registreringer Den 6. maj 2008 har Sælger under VR 2008 01730 registreret nedenstående figurmærke med teksten Poul Stig (skrevet med to prikker over i et) for: Klasse 9: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. Det Solgte Selskab blev først senere opmærksom på registreringen, mod hvilken Selskabets advokat den 18. maj 2010 gjorde indsigelse under henvisning til Selskabets varemærkerettigheder. Den 11. juni 2011 har Sælger endvidere registreret domænenavnet www.poulstig.com.
- 4 - Påstande Det Solgte Selskab har nedlagt påstand om, at Sælger skal anerkende, at registreringen under VR 2008 01730 af figurmærket Poul Stig ophæves, og at sælger vederlagsfrit skal overføre domænenavnet poulstig.com til Selskabet, subsidiært anerkende at være uberettiget til at registrere, anvende og opretholde dette domænenavn. Sælger har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at Det Solgte Selskab skal anerkende at være berettiget til kun at anvende kendetegnet POUL STIG med tilføjelsen BRILLER uden yderligere tilføjelser, og forbydes at anvende dette kendetegn med tilføjelsen BRILLER OG KONTAKTLINSER i den udformning, der er vist i sagens bilag D og E, og i øvrige udformninger, hvor BRILLER er i samme eller tilsvarende typografi som KONTAKT- LINSER. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af Morten og Charlotte Axel, af Poul og Gitte Stig og af advokat Hans U.V. Pedersen. Morten Axel, hvis forklaring er tiltrådt af Charlotte Axel, har forklaret, at han blev uddannet optiker i 1990, hvorefter han blev ansat hos Poul Stig og Gitte Stig. Han var ansat frem til 2002, hvor han talte med dem om at købe forretningen. Han havde dog ikke råd på dette tidspunkt. I maj 2004 fortalte Poul Stig ham, at de nu gerne ville sælge forretningen. De lå meget langt fra hinanden med hensyn til prisen, men enedes sluttelig om en meget høj købesum. Han og hans hustru Charlotte blev præsenteret for et udkast til en overdragelsesaftale. Udkastet blev rettet undervejs i forløbet. De afholdt 2-3 møder sammen med begge parters advokater. Ifølge Aftalen blev Selskabets varemærker overdraget sammen med dette. Det blev ikke nævnt under drøftelserne, at varemærket Poul Stig ikke var omfattet af overdragelsen.
- 5 - Bestemmelsen i Aftalens punkt 18.2 var affattet af Sælger. Det var meningen, at Poul Stig skulle tegne briller for dem i 5 år, og derfor accepterede de vilkåret. Poul Stig Briller A/S sælger også Poul Stigs design. Poul Stig fortsatte med at arbejde i forretningen hver lørdag i et par år efter salget, ligesom han fortsatte med at tegne briller. Poul og Gitte Stig kom i øvrigt ofte i forretningen, men i dag er der ikke længere noget samarbejde med Poul Stig. Han blev opmærksom på Sælgers registrering af figurmærket Poul Stig i foråret 2010, idet Poul Stig Briller A/S gerne ville have registreret sit varemærke POUL STIG. Han ringede til Poul Stig, som mente, at han var i sin gode ret til at registrere mærket. De holdt et møde i forretningen i foråret 2011, men kunne ikke finde en løsning på konflikten. Skiltet på forretningen ser ud som i 2005, blot er den tegnede brille udskiftet med teksten BRILLER, ligesom skrifttypen er ændret i 2007. Poul Stig har helt sikkert set det nye skilt, men har ikke kommenteret på det. Varemærket POUL STIG BRILLER OG KONTAKTLINSER tog de i brug, da de åbnede en butik på Strandvejen i Hellerup i 2011. De sælger samme type briller i den nye forretning som i forretningen på Strøget i København. Der står Poul Stig Design Copenhagen på alle de briller, som de har købt af Poul og Gitte Stig, og således ikke Poul Stig eller Poul Stig Briller. Selskabet markedsfører sig under kendetegnene POUL STIG og POUL STIG BRILLER, og de ønsker de at fortsætte hermed, idet de også er kendt under disse navne på messer og lignende. De har registreret varemærket POUL STIG BRILLER OG KONTAKTLINSER for at kunne udvide varesortimentet. Der var også salg af kontaktlinser, da Poul og Gitte Stig ejede forretningen, men det var ikke ret stort. De bruger ikke navnet POUL STIG alene, da alt i deres forretning relaterer sig til briller. Han har forstået bestemmelsen i punkt 15.1 således, at Poul Stig ejer sit design og de ting, som han selv har lavet, herunder ophavsrettigheder og brugsrettigheder. Konkurrenceklausulen i punkt 17 skal sikre, at Poul og Gitte Stig ikke driver forretning på den anden side af gaden.
- 6 - Poul Stig, hvis forklaring er tiltrådt af Gitte Stig, har forklaret, at hans fulde navn er Poul Korbæk Stig. Han er uddannet optiker og fik egen forretning i 1970. Umiddelbart herefter begyndte han at designe briller. Han havde stor succes hermed, og i 1982, hvor de også solgte kontaktlinser, blev forretningen flyttet fra Nørrebrogade til Strøget i København. Han og hustruen Gitte Stig solgte forretningen på Strøget på grund af helbredsproblemer. De havde tænkte meget over det. Der havde igennem årene været flere interesserede købere. De ville imidlertid gerne sælge med hjertet og solgte til Morten og Charlotte Axel. Det var primært Selskabet, der skulle sælges, og det var også det, de solgte ved Aftalen. De havde ingen planer om at sælge deres designvirksomhed, som har været hans hobby i mange år. Han designer fortsat. Da de ejede forretningen på Strøget, stod der POUL STIG BRILLER med tekst på skiltet. Det er ikke korrekt, at der var en tegning af en brille. I forbindelse med forhandlingerne blev det ikke drøftet, at Køberen skulle have ret til at bruge hans personnavn. Det var kun forretningen, der skulle have ret hertil, og der blev efter hans opfattelse ikke givet tilladelse til at bruge navnet alene. Det har været en forudsætning for ham, at han frit kunne bruge sit eget navn i enhver henseende. Han bliver ofte spurgt af folk, om han har åbnet en ny forretning på Strandvejen, fordi der står Poul Stig på denne forretnings skilt. Logoet POUL STIG BRILLER & KONTAKTLINSER er skrevet, således at læseren hæfter sig ved navnet POUL STIG, idet de andre ord ikke er lige så lette at læse. Det er rigtigt, at han har registreret domænenavnet www.poulstig.com, men hvis man går ind på denne internetadresse, vil man se, at der ikke knyttet nogen aktiv hjemmeside til dette domænenavn. Parternes synspunkter Selskabet har gjort gældende, at Aftalens punkt 10.5.(v) dokumenterer, at Selskabet havde retten til de uregistrerede varemærker POUL STIG og POUL STIG BRILLER på tidspunktet for overdragelsen af aktiekapitalen heri. Ved overdragelsen af Selskabet fulgte disse varemærker derfor med.
- 7 - Aftalens punk1 18.1 omhandler alene Selskabets navn, og punkt 18.2 ville savne mening, såfremt ejendomsretten til varemærkerne var forblevet hos Sælger, idet det i så fald ikke ville have været nødvendigt at sikre, at Gitte og Poul Stig Design ApS fortsat havde brugsret til varemærkerne. Det følger af varemærkelovens 38, stk. 2, at når en virksomhed overdrages, går retten til virksomhedens varemærker over til erhververen, med mindre andet er aftalt. Såfremt varemærket Poul Stig ikke skulle have været overdraget til Køber, måtte Sælger have anført dette i Aftalen, som Sælger i øvrigt selv konciperede. Sælger foretog da også først registrering af figurmærket Poul Stig den 6. maj 2008 og således 3 år efter overdragelsen, hvilket dokumenterer, at Sælger selv var af den opfattelse, at varemærket POUL STIG var overdraget sammen med Selskabet. Sælger har været uberettiget til at foretage registrering af figurmærket med teksten Poul Stig, og da registreringen heraf er sket i ond tro, skal registreringen ophæves ved dom, jf. varemærkelovens 28, jf. 29. Sælgers registrering af domænenavnet www.poulstig.com er i strid med varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 1 og 5, idet domænenavnet er identisk med Selskabets varemærke POUL STIG og Købers domænenavn www.poulstig.dk, som ubestridt blev overdraget ved Aftalen. Sælger bør derfor pålægges vederlagsfrit at overføre domænenavnet. Selskabet er som indehaver af varemærket POUL STIG berettiget til at anvende dette mærke både med og uden tilføjelsen Briller. Dernæst er det i medfør af varemærkelovens 24 tilladt at foretage en grafisk opstramning af et mærke, når helhedsindtrykket ikke ændres. Tilføjelsen af ordene BRILLER OG KONTAKTLINSER i den udformning, som ses i bilag D, kan ikke forbydes. Sælger har gjort gældende, at varemærket POUL STIG ikke tilhørte Selskabet og derfor ikke fulgte med dette ved aktieoverdragelsen. Sælgers registrering af figurmærket Poul Stig er berettiget. Det var hensigten, at Poul Stig fortsat skulle kunne bruge sit navn erhvervsmæssigt efter overdragelsen. Retten hertil følger allerede af varemærkelovens 5, hvorefter indehaveren af en varemærkeret ikke kan forhindre andre i at bruge deres eget navn. Det følger endvidere af Aftalens punkt 18.1, at Sælger fortsat var berettiget til at anvende sit navn.
- 8 - Aftalen kunne være formuleret mere klart. Det er dog ikke dokumenteret, hvem der har konciperet de enkelte bestemmelser. Koncipistreglen finder ikke anvendelse, når begge parter har været repræsenteret af en advokat. Selskabet kan ikke få ophævet Sælgers registrerede figurmærke, der ikke er forveksleligt med et varemærke, hvortil retten tilkommer Selskabet. Der er heller ikke vareartslighed, idet Sælgers figurmærke f.eks. ikke er registreret i klasse 35, som relaterer sig til detailhandel og reklamevirksomhed. Sælger er ligeledes berettiget til at registrere domænenavnet www.poulstig.com. Hr. Poul Stig har en legitim interesse i at bruge sit navn og kan ikke pålægges at overføre domænenavnet til Selskabet. Sælger havde alene til hensigt at sælge forretningen på Strøget, og Aftalen skal forstås med denne forudsætning in mente. Efter Aftalens punkt 18.1. omfatter overdragelsen Selskabets navn og logo. Forretningen er konsekvent blevet omtalt som Poul Stig Briller, hvorfor det ikke kan statueres, at der eksisterede en varemærkeret til Poul Stig i Selskabet. Selskabet er alene berettiget til at anvende varemærket POUL STIG BRILLER, men ikke POUL STIG alene uden tilføjelsen BRIL- LER. Af samme grund er Selskabet heller ikke berettiget til at anvende kendetegnet POUL STIG, som det er udformet i sagens bilag D, hvor POUL STIG står med store bogstaver og BRILLER OG KONTAKTLINSER med små bogstaver. Sø- og Handelsrettens afgørelse Det lægges ved afgørelsen til grund, at virksomhedsoverdragelsen skete ved, at Sælger overdrog 100 % af aktiekapitalen i Selskabet til MC Axel Holding A/S. I mangel af modstående aftale forblev alle Det Solgte Selskabs varemærkerettigheder i Selskabet, jf. varemærkelovens 38, stk. 2. Ved punkt 10.5 i Aftalen af 14. september 2005 tilsikrede (garanterede) Sælger, at der siden afslutningen af regnskabsåret 2004/2005 ikke var indtrådt væsentlige ændringer i Selskabets virksomhedsførelse, herunder at Selskabet ikke havde overdraget rettigheder til Selskabets uregistrerede varemærker POUL STIG og POUL STIG BRILLER til tredjemand. Det var således ved Aftalen lagt til grund og således tiltrådt også af Sælger, at Det Solgte Selskab allerede da var indehaver af begge disse varemærker, og det lægges efter Poul Stigs forkla-
- 9 - ring og det i øvrigt fremkomne til grund, at disse varemærkerettigheder var stiftet ved Selskabets ibrugtagning og vedvarende anvendelse af disse mærker for briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv. Det figurmærke, som Sælger senere lod registrere, adskiller sig i realiteten alene fra Selskabets ordmærke ved, at der er to prikker over i et i ordet Stig. Sælgers registrering af dette figurmærke (VR 2008 01730) strider derfor mod Selskabets rettigheder til ordmærket POUL STIG for så vidt angår de varer, for hvilke Selskabet havde taget ordmærket i brug, dvs. briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv., og figurmærket kan derfor kræves ophævet for så vidt angår disse varer. Sælgers registrering af det nævnte figurmærke omfatter imidlertid tillige en lang række andre varer i klasserne 9, 10 og 44, og Sælger kan for så vidt angår sådanne andre varer fortsat nå at opfylde sin brugspligt efter varemærkelovens 25. Herefter, og idet det ikke er gjort gældende, at varemærket POUL STIG er velkendt og derfor nyder beskyttelse også i forhold til andre varer end dem, for hvilke det er taget i brug eller registreret, tages Selskabets påstand om, at Sælger skal anerkende, at registreringen under VR 2008 01730 af figurmærket POUL STIG ophæves, alene til følge for så vidt angår briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv. Retten til domænenavnene www.poulstigbriller.dk og www.poulstig.dk tilhørte ubestridt Det Solgte Selskab på tidspunktet for overdragelsen af aktierne heri. Domænenavnet www.poulstig.com retter sig i realiteten (også) mod Danmark, og Sælgers registrering af dette domænenavn strider derfor mod Selskabets ret til varemærket POUL STIG for briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv. Det er i den forbindelse uden betydning, at Gitte og Poul Stig Design ApS og fremtidige koncernforbundne selskaber efter Aftalens punkt 18.1 er berettigede til at anvende navnet Poul Stig. På tidspunktet for indgåelsen af aftalen om overdragelse af aktierne i Selskabet var Sælger, Poul Stig Holding A/S, ikke noget fremtidigt selskab, men derimod et allerede eksisterende selskab, som således ikke er berettiget til at anvende Poul Stig efter bestemmelsen i Aftalens pkt. 18.1. Det kan ikke føre til noget andet resultat, at indehaveren af Sælger er Poul Stig, idet det ikke er Poul Stig, som har registreret domænenavnet, men derimod Sælger, Poul Stig Holding A/S.
- 10 - Det Solgte Selskabs påstand om, at Sælger vederlagsfrit skal overføre domænenavnet poulstig.com til Selskabet, tages herefter til følge. Idet der i forbindelse med salget af aktiekapitalen i Det Solgte Selskab ikke blev aftalt nogen indskrænkninger i Det Solgte Selskabs rettigheder til de nævnte varemærker, havde Det Solgte Selskab i forhold til Sælger ret til at fortsætte med at anvende de nævnte varemærker POUL STIG og POUL STIG BRILLER for briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude og andre varer, for hvilke de var taget i brug, jf. herved varemærkelovens 38, stk. 2. Allerede fordi Det Solgte Selskab havde taget varemærkerne i brug ikke blot for briller, men tillige for kontaktlinser mv., som er tæt forbundet med og har nær vareartslighed med briller, har Selskabet ikke været uberettiget til at tage ordmærket POUL STIG BRILLER OG KONTAKTLINSER i brug herfor og at lade det registrere for klasse 9, 10 og 44 den 27. april 2012 med virkning fra den 22. november 2011 (VR 2012 01148). Selskabet frifindes derfor for Sælgers selvstændige påstand om at skulle anerkende kun at måtte bruge varemærket POUL STIG med tilføjelsen BRILLER uden yderligere tilføjelser, og om at skulle forbydes at anvende dette kendetegn med tilføjelsen BRILLER OG KONTAKTLINSER i den udformning, der er vist i sagens bilag D og E, og i øvrige udformninger, hvor BRILLER er i samme eller tilsvarende typografi som KONTAKTLINSER. Efter sagens udfald skal Sælger i sagsomkostninger til Selskabet betale 15.000 kr. til dækning af advokatomkostninger. T H I K E N D E S F O R R E T Poul Stig Holding A/S skal inden 14 dage fra denne doms dato anerkende, at registreringen under VR 2008 01730 af figurmærket POUL STIG ophæves for så vidt angår briller, kontaktlinser, brilleetuier, pudseklude mv., overføre domænenavnet www.poulstig.com til Poul Stig Briller A/S, og betale Poul Stig Briller A/S 15.000 kr. i sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens 8 a. Lisbet Friis Michael B. Elmer Poul Hartvig Nielsen (Retsformand)
- 11 - (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den