KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: og Klager: Jelly Belly Candy Company One Jelly Belly Lane Fairfield California USA Indklagede: Jens & Co ApS Virkelyst 2 Gjellerup 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene jellybelly.dk og jelly-belly.dk til klageren. Indklagedes påstand Indklagede har ikke svaret i sagen. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 8. oktober 2015 med ti bilag (bilag 1-10). Registreringsforhold: Domænenavnene jellybelly.dk og jelly-belly.dk er begge registreret den 26. september Sagsfremstilling: Ifølge klageskriftet er klageren ledende inden for fremstilling og salg af slikprodukter. Som bilag 1 har klageren fremlagt skærmprint fra klagerens internationale hjemmeside hvorfra der bl.a. sælges slikprodukter under betegnelsen Jelly Belly. Klageren har oplyst at være indehaver af flere EU-varemærker, der indeholder betegnelsen Jelly Belly, herunder de to, der fremgår af sagens bilag 2 og 3. Som bilag 2 har klageren således fremlagt udskrift fra OHIMs varemærkeregister, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af figurmærket CTM , hvori betegnelsen Jelly Belly indgår. Figurmærket er registreret den 19. juli 1999 i klasse 30 for slik. Figurmærket har følgende udformning: 1

2 Som bilag 3 har klageren fremlagt udskrift fra OHIMs varemærkeregister, hvoraf fremgår, at klageren er indehaver af ordmærket CTM Jelly Belly, der er registreret den 12. september 2007 i klasse 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 og 32 for en lang række af varer og tjenesteydelser, herunder for slik (klasse 30). Det fremgår af klageskriftet, at indklagede er klagerens tidligere distributør, men at forhandlerforholdet blev afsluttet med virkning fra den 30. juni 2015, jf. brev af 12. december 2014 fra klageren til indklagede (bilag 5). Klager har som bilag 4 fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at indklagede er et anpartsselskab registreret med startdato den 27. juni 2003 under branchekode for Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer). I klageskriftet er endvidere oplyst følgende om baggrunden for klagen: The JELLY BELLY trademarks are associated with high quality and enjoy a high status and goodwill. Complainant has invested large amounts, and continuously invests large amounts, in building up and maintaining the profile and goodwill of the JELLY BELLY trademarks. [ ] Respondent is the owner of the domain names jellybelly.dk and jelly-belly.dk, which are both registrered without Complainant s consent. The domain name jellybelly.dk is currently being used for a website containing information about the Respondent and information about and pictures of the JELLY BELLY products. The website also contains the JELLY BELLY logo, see exhibit 2, and the heading Jelly Belly Danmark. A screenshot of the website from 5 october 2015 is enclosed as Exhibit 6. The website includes a link (within the text order Jelly Belly at the Webshop / Bestil Jelly Belly på Netshoppen) to a website under the domain name gosmag.com, which is owned by Respondent, see Exhibit 7. The website consists of a webshop which sells a wide range of different products, including Complainant s products but also products from other manufacturers (e.g. Whirly Pop, Darrell Lea Liquorice, Cholula Sauce and Chantico Sirup). A screenshot of the website from 6 October 2015 is enclosed as Exhibit 8. The domain name jelly-belly.dk is currently not being used for a website. A screenshot of from 5 October 2015 is enclosed as Exhibit 9. 2

3 Complainant has asked Respondent to assign the domain name jellybelly.dk to Complainant, see Exhibit 10, but has not received a response. Af DK Hostmasters Whois database fremgår det, at indklagede har registreret såvel domænenavnet jellybelly.dk som domænenavnet jelly-belly.dk den 26. september Ved sekretariatets opslag på den 14. oktober 2015 fremkom følgende hjemmeside, der i det væsentlige svarer til klagerens bilag 6: En tilsvarende hjemmeside fremkom ved sekretariatets fornyede opslag herpå den 15. januar På hjemmesidens forside viderestilles man ved klik på teksten Bestil Jelly Belly på Netshoppen til hjemmesiden hvorfra man tilsyneladende kan bestille forskellige slikprodukter, herunder klagerens produkter. Af klagerens bilag 7 fremgår det, at domænenavnet go-smag.com er registreret af indklagede. Ved sekretariatet opslag på den 14. oktober hhv. 15. januar 2016 fremkom ingen hjemmeside. 3

4 Som bilag 10 har klageren fremlagt mail af 13. august 2015 fra klageren til indklagede, hvori klageren bl.a. anmoder indklagede om at overføre domænenavnene jellybelly.dk og jellybelly.dk til klageren. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har bl.a. gjort gældende, at klageren i Danmark er indehaver af varemærkerettighederne til Jelly Belly logoet, der er registreret forud for indklagedes registrering af domænenavnene jellybelly.dk og jellybelly.dk, og ordmærket Jelly Belly, der begge er registreret og anvendes inden for slik, at indklagede anvender domænenavnet jellybelly.dk, der er identisk med klagerens varemærke, i forbindelse med salg af slik fra såvel klageren som klagerens konkurrenter, at indklagedes brug af domænenavnet jellybelly.dk således giver det indtryk, at indklagedes brug af domænenavnet er autoriseret af klageren, hvilket ikke er tilfældet, at indklagedes brug af domænenavnet jellybelly.dk ikke kan retfærdiggøres i medfør af EFvaremærkeforordningens artikel 12 og 13, at indklagedes brug af domænenavnet jellybelly.dk således udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, at indklagede endvidere ikke har nogen legitim interesse i at bruge domænenavnet jellybelly.dk, der nu stort set kun anvendes til at viderestille besøgende til hjemmesiden at klageren ønsker at anvende domænenavnet jellybelly.dk i forbindelse med markedsføring af klagerens produkter i Danmark, at indklagedes registrering af domænenavnet jellybelly.dk forhindrer klageren i at registrere og bruge domænenavnet i Danmark, at indklagedes brug af domænenavnet jellybelly.dk til at markedsføre og sælge andre produkter, herunder fra klagerens konkurrenter, er meget skadelig for klageren, at indklagedes brug af jellybelly.dk og indklagedes nægtelse af at overføre domænenavnet til klageren, derfor også indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at klageren endvidere ønsker at anvende domænenavnet jelly-belly.dk i forbindelse med markedsføring af klagerens produkter i Danmark, at indklagedes registrering af domænenavnet jelly-belly.dk forhindrer klageren i at registrere og bruge domænenavnet i Danmark, at klageren på baggrund af det ovenfor anførte har en væsentlig større interesse i domænenavnet jelly-belly.dk end indklagede, at indklagedes opretholdelse af domænenavnet jelly-belly.dk derfor indebærer en overtrædelse af domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og at indklagede derfor skal overføre domænenavnene jellybelly.dk og jelly-belly.dk til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger: 4

5 Da indklagede ikke er fremkommet med bemærkninger til klagen, afgøres sagen på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Vedrørende klagerens påstand om, at indklagede skal overføre domænenavnet jellybelly.dk til klageren, bemærkes følgende: Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er indehaver af flere EU-varemærkeregistreringer, der indeholder betegnelsen Jelly Belly, herunder et figurmærke, hvori betegnelsen Jelly Belly indgår, og ordmærket Jelly Belly, der bl.a. er registreret i klasse 30 for slik. Det følger heraf, at klageren kan forbyde andre, der ikke har denne virksomheds samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke i strid med Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EF-varemærkeforordningen), artikel 9, stk. 1, litra a og b, som er affattet således: EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket. Indklagede anvender bl.a. domænenavnet jellybelly.dk til at viderestille til hjemmesiden hvorfra der tilsyneladende sker salg af bl.a. klagerens produkter. Indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af EFvaremærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er sålydende: Artikel 12 De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssigt brug af: a) sit eget navn eller sin adresse b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Artikel 13 De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke. 5

6 Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Det omtvistede domænenavn jellybelly.dk er identisk med klagerens varemærke, ligesom indklagede anvender klagerens figurmærke på hjemmesiden, og indklagedes brug af dette domænenavn er derfor egnet til at give det indtryk, at anvendelsen af varemærket sker efter autorisation fra klageren. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke, og indklagede har efter forhandlerforholdets ophør heller ikke kunnet have nogen berettiget forventning om, at klageren vil tolerere, at indklagede over for omverdenen fremstår som havende en sådan autorisation. Der foreligger heller ikke omstændigheder, som gør, at det er nødvendigt for indklagede at gøre brug af varemærket som domænenavn for at kunne afsætte klagerens produkter. Den brug, som indklagede gør af domænenavnet jellybelly.dk, kan derfor ikke støttes på EFvaremærkeforordningens artikel 12 eller 13, og brugen udgør derfor en krænkelse af klagerens rettigheder efter EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1. Indklagede har heller ikke i øvrigt godtgjort at have en loyal interesse i at kunne gøre brug af det omtvistede domænenavn. For så vidt angår klagerens påstand om, at indklagede skal overføre domænenavnet jelly-belly.dk til klageren, bemærkes følgende: Klageren er som anført ovenfor indehaver af flere EU-varemærker indeholdende betegnelsen Jelly Belly. Indklagedes domænenavn jelly-belly.dk er således bortset fra bindestregen identisk med klagerens varemærke. Indklagede anvender efter det oplyste ikke domænenavnet jelly-belly.dk til en aktiv hjemmeside, og selve registreringen af domænenavnet udgør ikke en krænkelse af klagerens varemærkeret. Som registrant af domænenavnet jelly-belly.dk skal indklagede imidlertid tillige overholde bestemmelsen om god domænenavnsskik i 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven), der har følgende ordlyd: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. Klageren har oplyst at ville anvende domænenavnet jelly-belly.dk til at markedsføre sine produkter i Danmark, hvilket indklagedes opretholdelse af registreringen afskærer klageren fra. Da indklagede ikke ses at anvende domænenavnet jelly-belly.dk, og idet klageren må antages jf. det ovenfor anførte at kunne modsætte sig indklagedes eventuelle brug af domænenavnet, ses indklagede ikke at have nogen loyal begrundelse for at opretholde registreringen efter forhandlerforholdets ophør. En fastholdelse af registreringen over for klageren, der har en åbenbar interesse i at gøre brug af domænenavnet, kommer derfor til at fremstå chikanøs og i strid med domænelovens 25, stk. 1 om god domænenavnsskik. 6

7 Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Jens & Co ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene jellybelly.dk og jelly-belly.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af disse domænenavne overføres til klageren, Jelly Belly Candy Company. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 3. februar 2016 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 7