U.2012B.15 Fiktioner - Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug

Transkript

1 U.2012B.15 Fiktioner - Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011 om køb af kopivarer til privat brug Af lektor, ph.d. Clement Salung Petersen, professor, dr.jur. Thomas Riis, ph.d. og professor, dr.jur. Jens Schovsbo, ph.d., Center for Informations- og Innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet I artiklen diskuteres Sø- og Handelsrettens dom af 8. november 2011, som fastslår, at et Rolex-kopiur, som en dansk forbruger havde forsøgt at importere fra Hongkong, var blevet retmæssigt tilbageholdt af SKAT og skulle afstås til statskassen uden erstatning, selv om importen ikke udgjorde en krænkelse af de immaterialretlige regler. Det vises, at dommen savner hjemmel i gældende ret, og at dommen muliggør en dansk retsstilling, som er klart i strid med Danmarks EU-retlige og internationale forpligtelser. Ifølge forfatterne bør dommen give anledning til at overveje, om der er behov for at justere reglerne om import af kopivarer til privat brug. 1. Et principielt spørgsmål af stor samfundsmæssig betydning Det er velkendt, at den globale handel med varer, der fremstilles og markedsføres i strid med immaterialretlige regler, er betydelig. Med internettet er det blevet muligt for danske forbrugere at bestille og få tilsendt varer, der ikke lovligt kan fremstilles og markedsføres her, fra fjerne lande, og omfanget af disse»småforsendelser«er vokset betydeligt i de senere år. 1) Denne udvikling har >> 16 >> givet mange rettighedshavere anledning til at overveje, om der kan gribes ind over for sådanne forsendelser i Danmark. Dette er umiddelbart vanskeligt, da en forbrugers køb af varer til sin private brug ikke udgør en immaterialretskrænkelse, jf. nedenfor, og sælgeren befinder sig i et fjernt land. De europæiske toldmyndigheder kan imidlertid med hjemmel i Rådets forordning 1383/2003 (toldforordningen) gribe ind over for sådanne forsendelser ved at suspendere frigivelsen af varerne til

2 varemodtageren, hvis de mistænkes for at krænke immaterialretlige regler. Det principielle spørgsmål er, om rettighedshaverne herefter kan kræve varerne destrueret også i de tilfælde, hvor det viser sig, at der er tale om varer til en forbrugers private brug, og købet dermed ikke indebærer en overtrædelse af de immaterialretlige regler. Dette spørgsmål er ikke alene principielt (fordi det angår fortolkning af den nævnte EU-forordning), men det er også af stor samfundsmæssig betydning, fordi det berører både erhvervsliv og forbrugere i hele EU. Det har derfor tiltrukket sig stor opmærksomhed, at Sø- og Handelsretten har haft lejlighed til at tage stilling til dette spørgsmål i en sag, hvor SKAT i henhold til toldforordningen havde suspenderet frigivelsen af et Rolex-kopiur, som en dansk forbruger havde købt til sin private brug i en kinesisk internetbutik. Ved dom af 8. november 2011 (V 29/10) fastslog Sø- og Handelsretten, at denne suspension var lovligt gjort og forfulgt, og at uret skulle afstås til statskassen uden erstatning - uanset det var ubestridt i sagen, at den danske forbruger ved sit køb af uret ikke havde overtrådt de immaterialretlige regler. Sagen, der har været ført som principiel prøvesag, omtales nærmere nedenfor. Uanset man retspolitisk kan have sympati for dommens resultat - at der bør kunne gribes ind over for privates import af varer, der i henhold til de immaterialretlige regler ikke lovligt kan fremstilles eller markedsføres her - er dommen baseret på en retlig præmis, den såkaldte fremstillingsfiktion, som er uden hjemmel i toldforordningen, og hvis anvendelse vil kunne få vidtrækkende og negative konsekvenser for den internationale samhandel og overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelser. Dommen bør derfor ikke tillægges nogen præjudikatsværdi. I stedet bør dommen give anledning til at overveje behovet for at justere reglerne om danske forbrugeres import af denne type varer til privat brug. Nedenfor redegøres først nærmere for sagens retlige baggrund, dvs. de immaterialretlige regler og de relevante regler i toldforordningen (afsnit 2), og for Sø- og Handelsrettens dom (afsnit 3). Derefter analyseres dommens potentielle betydning med særligt fokus på konsekvenserne af den omtalte fremstillingsfiktion (afsnit 4). Afslutningsvis gøres nogle

3 almene bemærkninger om justering af reglerne på området (afsnit 5). 2. Sagens retlige baggrund:»import af imm aterialretligt beskyttede varer til privat brug«adgangen for private til at importere varer til Danmark, som er beskyttet af de immaterialretlige love, er reguleret af to regelsæt: de immaterialretlige regler (2.1.) og reglerne i toldforordningen (2.2.). Forholdet mellem disse er nærmere det, at de immaterialretlige bestemmelser angiver en eneret, og toldreglerne fastslår visse procedurer til håndhævelse heraf Immaterialretten Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer 2) anses for at være et problem af stor økonomisk betydning, og i det omfang sådanne varer produceres og sælges kommercielt, er det da også klart i strid med de immaterialretlige regler. Det følger imidlertid af de selvsamme regler, at en privatperson, som køber en varemærkeforfalsket eller piratkopieret vare i udlandet og indfører den til Danmark med henblik på at bruge den selv, ikke herved foretager en immaterialretskrænkelse. Varemærkeretten finder ikke anvendelse på private handlinger, og import af varemærkeforfalskede varer udgør kun en krænkelse, hvis importen anses for at være erhvervsmæssig. 3) EU-Domstolen har ved fortolkning af varemærkedirektivet 4) udtalt, at»erhvervsmæssig brug«i varemærkeretlig forstand indebærer, at anvendelsen af tegnet»finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold.«5) Der kan i konkrete sager let opstå tvivl om, hvor grænsen præcist går mellem private og erhvervsmæssige handlinger, men der er ingen tvivl om, at en materiel varemærkekrænkelse ved indførelse af varer forudsætter, at indførelsen kan karakteriseres som erhvervsmæssig. Fra retspraksis kan nævnes Sø- og Handelsrettens dom af 24. oktober 2006 (V-21-05), hvori import af to falske Rolex-ure fandtes at udgøre en varemærkekrænkelse. Retten lagde bl.a. vægt på, at urene var bestilt og betalt af et anpartsselskab. Ved Sø- og Handelsrettens dom af 12. november 2007 (V-38-06) fandtes en privatperson at have overtrådt varemærkeloven æ rkeloven ved at have importeret 12

4 varemærkeforfalskede»canada >> 17 >> Goose«-jakker. Retten lagde bl.a. vægt på, at jakkerne ikke var indkøbt»til eget eller nærmeste families brug«, og at jakkerne»blev indkøbt hos samme sælger og som et samlet parti«. Ved Sø- og Handelsrettens dom af 29. oktober 2008 (V ) fandtes en privatperson at have overtrådt varemærkeloven æ rkeloven ved at have købt to Rolex-kopiure, der ifølge køberens forklaring var købt som en gave til hendes to døtre. Denne sidstnævnte dom er vanskelig at forene med varem æ rkelovens krav om»erhvervsmæssig brug«. 6) I lighed med varemærkeretten omfatter også design- og patentretten udelukkende erhvervsmæssige handlinger, 7) mens det er anderledes i ophavsretten. Bortset fra retten til at fremstille eksemplarer af værket beskytter ophavsretten mod, at værket gøres tilgængeligt for almenheden - f.eks. gennem spredning til almenheden af fysiske eksemplarer af værket. 8) En person, som indfører et værkseksemplar og udbyder det til interesserede personer f.eks. på en hjemmeside eller fra en butik, spreder eksemplaret til almenheden, og det er en handling, som er omfattet af ophavsmandens eneret. Det er i den forbindelse uden betydning, om der opkræves betaling for eksemplaret. Hvis personen derimod i stedet vælger at forære eller sælge eksemplaret til et familiemedlem eller en ven, sker spredningen ikke til almenheden, og handlingen falder uden for ophavsrettens beskyttelsesområde. 9) Ophavsrettens almindelige regler understøttes af bestemmelsen i lovens 77, der er baseret på en fremstillingsfiktion. Efter denne bestemmelse er det således i strid med loven forsætligt eller groft uagtsomt at indføre eksemplarer af værker eller frembringelser, der er beskyttet efter ophavsretslovens , med henblik på at gøre dem tilgængelige for almenheden, når sådanne eksemplarer er fremstillet uden for Danmark under sådanne omstændigheder, at en tilsvarende fremstilling i Danmark ville være i strid med loven. Reglen udelukker således kun indførelsen, hvis den sker med henblik på spredning til almenheden, offentlig fremførelse eller offentlig visning. For så vidt angår piratkopierede varer er de pågældende værkseksemplarer ikke bragt på markedet med rettighedshaverens samtykke, og da visnings- og spredningsretten således ikke er konsumeret, ville resultatet dermed være det samme efter de almindelige ophavsretlige regler. Reglen i 77 er fra en tid, hvor der

5 ikke var en almindelig spredningsret, 10) og forstås bedst i et historisk perspektiv som et supplement til eksemplarfremstillingsretten, eftersom ophavsrettens territorialitetsprincip indebærer, at national ophavsret ikke kan forhindre eksemplarfremstilling, som finder sted i udlandet. 11) I dag, hvor rettighedshaveren indrømmes en almindelig eneret til spredning til almenheden, har reglen ikke den store praktiske betydning og kan primært spille en rolle ved at fremrykke fuldbyrdelsesmomentet, idet bestemmelsen utvivlsomt giver hjemmel til at påtale selve importen og ikke blot den efterfølgende tilgængeliggørelse for almenheden. 12) 2.2. Toldforordningen Toldforordningen indeholder regler»om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder«. 13) Forordningen giver nærmere mulighed for, at toldmyndighederne i en række tilfælde kan gribe ind over for»varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret«, hvilket ifølge forordningens artikel 2 bl.a. omfatter»varemærkeforfalskede varer«og»piratkopierede varer«. Varemærkeforfalskede varer omfatter navnlig»varer, herunder deres emballage, hvorpå der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som er identisk med - eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra - et gyldigt registreret varemærke for varer af samme type, og som derved krænker den pågældende varemærkeindehavers rettigheder i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker eller ifølge lovgivningen i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind«, jf. forordningens artikel 2(1)(a)(i). Piratkopierede varer omfatter»varer, som er eller indeholder kopier, der er fremstillet uden samtykke fra indehaveren af ophavsretten eller de beslægtede rettigheder eller indehaveren af en rettighed til et design, uanset om det er registreret under national ret, eller uden at en af denne gyldigt bemyndiget person i fremstillingslandet har samtykket heri, dersom fremstillingen af disse kopier krænker den pågældende rettighed i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design ifølge lovgivningen i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet anmodet om at gribe ind«, jf. forordningens artikel 2(1)(b). >> 18 >> Proceduren Ifølge toldforordningen kan de danske toldmyndigheder (SKAT) f.eks.

6 gribe ind over for en vareforsendelse fra Asien til en dansk varemodtager. 14) Hvis den samme vare derimod medbringes i den personlige bagage i forbindelse med en persons indrejse til Danmark fra Asien, kan SKAT ikke gribe ind med hjemmel i forordningen, hvis varen»er uden erhvervsmæssig karakter«,»ligger inden for de grænser, der er fastsat for indrømmelse af en toldfritagelse«, og»hvis der ikke er nogen materielle omstændigheder, der lader formode, at varerne er genstand for erhvervsmæssig handel«, jf. forordningens artikel 3(2). Når varer er under mistanke for krænkelse af en intellektuel ejendomsret, kan toldmyndighedernes indgriben bestå i at suspendere frigivelsen af varerne (til fri omsætning m.v.) eller i at tage varerne i bevaring, jf. nærmere forordningens artikel 9. Denne indgriben er imidlertid foreløbig, og den kan kun opretholdes, hvis der inden en kort frist»i henhold til artikel 10 er indledt en procedure, der tager sigte på at fastslå, om en intellektuel ejendomsret er krænket i henhold til nationale bestemmelser«, jf. forordningens artikel 13(1). 15) Artikel 10 har følgende ordlyd:»de gældende bestemmelser i den medlemsstat, på hvis område varerne befinder sig i en af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede situationer, finder anvendelse med henblik på at fastslå, om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til nationale bestemmelser....«. Det fremgår desuden af artikel 9(2), at denne»afgørelse vedrørende sagens realitet«skal træffes af»den kompetente myndighed«. I Danmark er denne»kompetente myndighed«de almindelige domstole. 16) Som det fremgår, kan toldmyndighedernes indgriben ifølge toldforordningen sammenlignes med de judicielle foreløbige retsmidler. 17) Det centrale spørgsmål i nærværende sammenhæng er, hvilken prøvelse den kompetente myndighed (de danske domstole) skal foretage efter toldmyndighedernes foreløbige indgriben. Toldforordningens artikel 13(1) og artikel 10 taler herved om, at det skal fastslås,»om en intellektuel ejendomsret er krænket i henhold til nationale bestemmelser«, og»om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til nationale bestemmelser«, og ifølge artikel 9(2) skal der træffes»en afgørelse vedrørende sagens realitet«. Disse bestemmelser må naturligt forstås således, at det

7 afhænger af de almindelige immaterialretlige regler, om der har fundet en immaterialretskrænkelse sted eller ej. 18) Dette indebærer, at der ikke kan iværksættes sanktioner over for en forbrugers import af varer til sin private brug, jf. ovenfor Fremstillingsfiktionen På trods af at formålet med toldreglerne er at lette håndhævelsen af immaterialrettigheder, og at anvendelsen således forudsætter, at der foreligger en aktuel eller potentiel immaterialretskrænkelse, har hollandske domstole antaget, at den kompetente myndighed ved anvendelsen af de almindelige immaterialretlige regler skal lægge en såkaldt fremstillingsfiktion til grund ved prøvelsen efter toldforordningens artikel 13(1) og artikel 10. Det afgørende for vurderingen af, om der foreligger en krænkelse, som toldreglerne herefter kan benyttes til at håndhæve, er efter en sådan læsning, hvorvidt en fremstilling af de tilbageholdte varer i det pågældende EUland ville udgøre en immaterialretskrænkelse. 19) Denne fremstillingsfiktion støttes på følgende præambelbetragtning til toldforordningen: 20)»8) Når der indledes en procedure, der har til formål at fastslå, om der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret i henhold til de nationale retsbestemmelser, foregår det på grundlag af de kriterier, som anvendes for at fastslå, hvorvidt varer, der er fremstillet i den pågældende medlemsstat, krænker den intellektuelle ejendomsret. Forordningen berører ikke medlemsstaternes bestemmelser om deres retsinstansers kompetence og retspleje.«anvendelse af denne fremstillingsfiktion indebærer, at der kan gribes ind over for vareforsendelser, selv om der i importlandet ikke foreligger en immaterialretlig krænkelse. Dette er ud fra en systematisk betragtning særdeles vidtgående, idet toldforordningen i så fald ikke blot bruges til at håndhæve den materielle ret. Den >> 19 >> hollandske retspraksis anses da også for at være særdeles kontroversiel. Fremstillingsfiktionen har ingen støtte i den danske juridiske litteratur om toldforordningen, 21) og den ses ikke at være blevet anvendt i

8 hidtidig dansk retspraksis, heller ikke af Sø- og Handelsretten. 22) Fremstillingsfiktionen finder heller ikke støtte i national retspraksis fra bl.a. Italien, Tyskland, Frankrig, Finland og England. 23) Fremstillingsfiktionen blev tværtimod afvist meget klart i sommeren 2009 af Justice Kitchin i den engelske High Court i en sag, der vedrørte indgriben over for varer i transit. 24) Den 4. november 2009 besluttede den belgiske førsteinstansdomstol i Antwerpen at stille et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen herom, jf. nedenfor om sag C-446/09. Justice Kitchins førnævnte afgørelse var i mellemtiden appelleret til Court of Appeal, der den 9. november 2009 besluttede at stille et lignende præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen, jf. sag C-495/09. Dommerne i Court of Appeal har dog gjort det klart, at de føler sig stærkt overbevist om rigtigheden af Justice Kitchins dom, hvorefter toldforordningen ikke indebærer, at der skal anvendes en fremstillingsfiktion. 25) Den hollandske distriktsdomstol i Haag har efterfølgende - på trods af den hidtidige hollandske retspraksis, som har lagt fremstillingsfiktionen til grund - besluttet at udsætte en lignende sag på EU-Domstolens stillingtagen til de to nævnte præjudicielle forelæggelser. 26) At toldforordningen indebærer, at der skal anvendes en fremstillingsfiktion som anført, er desuden blevet afvist i en lang række bidrag i den internationale litteratur, der især har vedrørt muligheden for at gribe ind over for varer i transit. Se bl.a. van Hezewijk i IIC (»It seems unlikely that the core functionality of the APR [toldforordningen] should be deduced from a recital«) og Abbott i [2009] WIPO Journal (1) 43 (»It is a truly remarkable theory under which Dutch law is deemed to be violated by actions taking place in another country, e.g. India, as if those actions had taken place in the Netherlands. It is hard to imagine a greater departure from the principle of independence of patents than the»manufacturing fiction«that is said to support a finding of infringement of a Netherlands patent by an action in India.... It is also difficult to imagine what the international legal system will be like if the 'fictional acts' theory of jurisdiction becomes widely adopted....«). Se endvidere Heath i IIC (»Therefore, it is unlikely that the interpretation of Dutch and Belgian courts is correct under the new Customs Regulation, if it ever was under the previous one. The referral question in C-446/09 [...] should thus be

9 answered in the negative.«). Se også Rinnert i GRUR-int (»Die darüber hinausgehende Herstellungsdoktrin, wie sie von einigen Benelux-Gerichten angewandt wurde, ist abzulehnen, weil dies zu einer unzulässigen Erweiterung der jeweiligen nationalen Verletzungstatbestände aus dem Patent- bzw. Markenrecht führen würde.«). EU-Domstolen har forenet de to ovennævnte præjudicielle forelæggelser (C-446/09 og C-495/09), og generaladvokat Villalón fremsatte sit forslag til afgørelse heraf den 3. februar 2011, hvori han udførligt behandler spørgsmålet om, hvorvidt der ifølge toldforordningen skal anvendes en fremstillingsfiktion. I forslaget til afgørelse af sag C- 446/09 anføres bl.a. følgende:»47. Der spørges altså udtrykkeligt om, hvorvidt den såkaldte»fremstillingsfiktion«er forenelig med EU-retten. I bekræftende fald ville den væsentligste konsekvens være muligheden for at fastslå, at en ikke-fællesskabsvare i transit godt kan forårsage en krænkelse af en intellektuel ejendomsret, på samme måde som hvis det drejede sig om en vare, der var illegalt fremstillet i den medlemsstat, hvor den er i transit, uanset om den pågældende vare påtænkes markedsført i eller uden for Unionen (19). 48. Anvendelsen af denne»retlige fiktion«, som således ville udgøre spørgsmålets kerne, ville først og fremmest gøre det muligt at omgå det krav om»erhvervsmæssig brug«, som skal være opfyldt for at kunne fastslå, at et EF-varemærke, et nationalt varemærke eller rettigheden til et design eller mønster er blevet krænket, jf. henholdsvis artikel 9 i forordning nr. 40/94, artikel 5 i direktiv 89/104 og artikel 12 i direktiv 98/71. >> 20 >> 49. Det specifikke formål med de intellektuelle ejendomsrettigheder består netop i at give indehaveren af et varemærke, design eller mønster eneretten til dets brug og at forbyde tredjemand at gøre»erhvervsmæssig brug«heraf. De materielle retsregler knytter således beskyttelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder sammen med eksistensen af en markedsføring af de omhandlede produkter eller tjenesteydelser. 51. [...] Anvendelsen af den såkaldte»fremstillingsfiktion«ville betyde, at toldforordningens beskyttelse af disse rettigheder blev udvidet i forhold til indholdet i de ovennævnte materialle retsregler, idet de således ville tillade en beskyttelse, som ikke er knyttet til en virkelig»markedsføring«eller»erhvervsmæssig brug«på den berørte medlemsstats område. [...] 53. Som det vil fremgå, kan en fortolkning på grundlag af en»fremstillingsfiktion«efter min mening ikke udledes af de påberåbte artiklers affattelse, og en sådan fortolkning vil både være mere vidtgående end formålet med toldforordningerne og

10 være i strid med den eksisterende retspraksis på området.«generaladvokaten argumenterer herefter udførligt for, at fremstillingsfiktionen ikke kan udledes af 1994-toldforordningen eller af EU-Domstolens hidtidige praksis, og at fremstillingsfiktionen vil have konsekvenser, som er»afgjort mere vidtgående end målsætningerne i Unionens toldbestemmelser«(pkt. 59). I den forbindelse anfører generaladvokaten bl.a. følgende (fodnote udeladt):»60. I overensstemmelse med anden betragtning i forordning nr. 3295/94 har reglerne heri til hensigt, at det»i videst muligt omfang forhindres, at [varemærkeforfalskede og piratkopierede varer] bliver bragt på markedet, og der bør med henblik herpå fastsættes foranstaltninger, der gør det muligt effektivt at imødegå denne ulovlige virksomhed, uden at den lovlige frie handel hæmmes«, idet markedsføringen af sådanne varer»i høj grad [skader] lovlydige fabrikanter og handlende samt indehavere af ophavsretten og beslægtede rettigheder og vildleder forbrugerne«. 61. Denne anden betragtning afspejler således fællesskabslovgiver vilje til at gøre indholdet i toldbestemmelserne foreneligt med den normale ordning for beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der som nævnt er baseret på»erhvervsmæssig brug.«på dette grundlag afviser generaladvokaten, at 1994-toldforordningen indebærer, at de nationale domstole skal anvende den omtalte fremstillingsfiktion. Det er åbenbart, at dette også gælder den nugældende toldforordning. 27) Hvis fremstillingsfiktionen blev lagt til grund, ville toldforordningen indebære, at der i alle tilfælde kunne gribes ind over for transitforsendelser i transitlandet. Dette resultat ville være klart i strid med EU-Domstolens retspraksis på området. 28) En sådan retstilstand måtte desuden antages at ville stride mod TRIPS-aftalen, og den hollandske retspraksis på dette område har da også fået Indien og Brasilien til den 19. maj 2010 at indklage Holland og EU for WTO for overtrædelse af bl.a. TRIPS-aftalen. 29)

11 TRIPS-aftalens regler om border measures (art. 51ff.) giver ingen holdepunkter for at anvende den nævnte fremstillingsfiktion. Ifølge TRIPS-aftalens art. 55 skal der - efter toldmyndighedernes foreløbige indgriben - iværksættes»proceedings leading to a decision on the merits of the case«. Dette er det samme krav, som gælder for de judicielle foreløbige retsmidler, jf. TRIPS-aftalens art. 50(6). Europa-Kommissionen har den 24. maj 2011 fremsat et forslag til en revideret toldforordning. 30) Under den forudgående høring blev det i flere høringssvar - fra en række erhvervs- og rettighedshaverorganisationer - anført, at hjemlen for fremstillingsfiktionen burde tydeliggøres. 31) I forslaget har Europa- Kommissionen imidlertid fremhævet meget klart, at toldforordningen alene regulerer grundlaget for toldmyndighedernes foreløbige indgriben, hvorimod alle spørgsmål om sagens realitet og sanktioner m.v. skal afgøres efter de i øvrigt gældende regler. 32) Samtidig er betragtning 8 til toldforordningen, der som anført er den eneste trædesten for anvendelse af fremstillingsfiktionen, ikke gentaget i forslaget til ny toldforordning. Forslaget vil således >> 21 >> indebære en endelig afvisning af alle tanker om, at toldforordningen skulle indebære, at der skal anvendes en fremstillingsfiktion. 33) Det bemærkes, at Europa- Kommissionen intet sted anfører, at forslaget på dette punkt vil ændre gældende ret. 34) 3. Sø- og Handelsrettens dom I den aktuelle sag, der som nævnt blev ført som principiel prøvesag, fastslår Sø- og Handelsretten indledningsvis, at der er tale om et Rolexkopiur, og at toldforordningen giver SKAT hjemmel til at gribe ind heroverfor, selv om der er tale om en småforsendelse af ikkeerhvervsmæssig karakter. Dette er korrekt, forudsat at varerne mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsret, hvilket forudsætter en krænkelse af immaterialretlige regler, jf. forordningens artikel 1 og 2. 35) Import af en enkelt vare kan godt udgøre en immaterialretskrænkelse, hvis den er erhvervsmæssig m.v., jf. ovenfor 2.1., og det er normalt ikke muligt gennem en besigtigelse af vareforsendelsen at vurdere, om forsendelsen er erhvervsmæssig. Hvis

12 der er mistanke om en krænkelse, kan toldmyndighederne gribe ind, og så må spørgsmålet afgøres efterfølgende af den kompetente myndighed, jf. proceduren beskrevet ovenfor I dommen anfører Sø- og Handelsretten herefter følgende om det principielle spørgsmål om, hvilken retlig prøvelse domstolene (som kompetent myndighed) skal foretage (med vores fremhævninger):»det fremgår af den 8. betragtning og af artikel 10, at den kompetente myndighed ved sin afgørelse vedrørende realiteten skal tage stilling til, om der er sket krænkelse af en intellektuel ejendomsret, og at denne afgørelse skal træffes på grundlag af de kriterier, som efter de regler, som gælder i denne medlemsstat, skal anvendes for at fastslå, om varer, der er fremstillet i den pågældende medlemsstat, her Danmark, krænker den intellektuelle ejendomsret. Retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at Uret er fremstillet, og Rolex' registrerede EF-ordmærker og danske figurmærker herunder påsat, erhvervsmæssigt, idet Uret efter det oplyste har været udbudt til salg på en hjemmeside, hvor man kan købe ure online. Herefter, og idet rettighedsindehaveren ikke har givet samtykke til fremstillingen af Uret, er der sket krænkelse af Rolex' ophavsret og varemærkerettigheder efter de kriterier, som i Danmark anvendes til at fastslå, om fremstilling af tilsvarende varer her i landet krænker disse rettigheder... Det lægges som ubestridt til grund, at Martin Blomqvist købte Uret, som han vidste, var en kopi, til privat brug, og at Martin Blomqvist ikke har overtrådt de nævnte bestemmelser i ophavsretsloven og varemærkeloven. rkeloven Dette er imidlertid ikke relevant for afgørelsen efter Forordningen, der (alene) afhænger af, om den skete fremstilling heraf efter de regler, som gælder i den pågældende medlemsstat, har krænket intellektuelle rettigheder. Da det herefter ved afslutningen af proceduren i Forordningens artikel 9 er fastslået, at der har været tale om en krænkelse af en intellektuel ejendomsret, er det ifølge Forordningens artikel 16 forbudt at give tilladelse til indførsel af Uret til Fællesskabets toldområde og at lade det overgå til fri omsætning. Rolex skal derfor have medhold i sine påstande om, at suspensionen af frigivelsen af Uret stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt, og at Uret skal afstås til statskassen til destruktion uden erstatning, jf. Forordningens artikel 17, stk. 1, litra a, jf. 5 36) i lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2005 og 4 i bekendtgørelse nr. 12 af 9. januar 2006.«4. Bemærkninger til dommen 4.1. Fremstillingsfiktionen

13 Som det fremgår, er dommen udtryk for, at Sø- og Handelsretten har tilsluttet sig»fremstillingsfiktionen«. Konsekvensen heraf er, som det fremgår ovenfor, at man afkobler de beføjelser, som toldforordningen hjemler, fra den varemærke- og ophavsretlige eneret: Selv om den private køber ikke havde gjort noget ulovligt ved at købe kopiuret til sin private brug, og der således ikke i Danmark er foretaget nogen ulovlig handling efter de immaterialretlige regler, finder Sø- og Handelsretten, at kopiuret på grund af fremstillingsfiktionen kan kræves destrueret med hjemmel i toldforordningen og den hertil hørende danske gennemførelseslovgivning. Af de foranstående bemærkninger følger, at dette skridt er særdeles vidtgående, idet retten ikke blot bruger det processuelle system til at håndhæve den materielle ret. I stedet finder retten grundlaget for indgrebet alene i toldforordningens processuelle regler. Sø- og Handelsrettens ræsonnement indebærer endvidere en fravigelse af det territorialitetsprincip, som ligger til grund for hele det immaterialretlige regelsystem, idet Sø- og Handelsretten reelt håndhæver danske immaterialretlige regler i forhold til handlinger, der har fundet sted i udlandet. En sådan læsning af toldforordningen, som intuitivt strider mod den immaterialretlige systematik og hele formålet med toldforordningen, må forudsætte en klar hjemmel. Som nærmere redegjort for ovenfor var en sådan hjemmel ikke til stede på tidspunktet for dommens afsigelse. Allerede da var fremstillingsfiktionen, som den var blevet lagt til grund i hollandsk retspraksis, således aldeles kompromitteret både i den internationale juridiske litteratur, af EU-Kommissionen selv og af generaladvokat Villalón i de ovennævnte sager, jf. >> 22 >> ovenfor Det er derfor ingen overraskelse, at EU-Domstolen nu i sin dom i sagen (som blev afsagt den 1. december 2011) klart har afvist at antage en fremstillingsfiktion. 37) På denne baggrund er der ingen tvivl om, at Sø- og Handelsrettens dom, således som den er begrundet i fremstillingsfiktionen, både savnede og savner hjemmel. Dette har imidlertid ikke fået Sø- og Handelsretten til at ryste på hånden. I forbindelse med domsafsigelsen udsendte Sø- og

14 Handelsretten tværtimod en pressemeddelelse, hvori bl.a. anføres følgende:»et stort antal sager ved Sø- og Handelsretten om køb af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer over internettet har været sat i bero i afventning af afgørelsen i sagen. Dommen i prøvesagen vil give parterne og advokaterne i de udsatte sager et bedre grundlag for at vurdere udsigterne til at få medhold i sagerne og dermed også bedre grundlag for at overveje forlig.«det er endnu uvist, om Sø- og Handelsrettens dom i den her omtalte sag vil blive anket til Højesteret. Hvis dette ikke sker, må man håbe, at nogle af de øvrige sager gennemføres til dom og om nødvendigt ankes til Højesteret Processuelle aspekter Sø- og Handelsrettens dom giver også anledning til nogle mere principielle overvejelser af processuel karakter. For det første er det bemærkelsesværdigt, at Sø- og Handelsretten vælger at afsige en dom, der er baseret på en retlig præmis (fremstillingsfiktionen), på et tidspunkt, hvor denne præmis er udtrykkeligt afvist bl.a. i en omfattende international litteratur, af Europa-Kommissionen og af EU-Domstolens generaladvokat, jf. ovenfor , og på et tidspunkt, hvor EU- Domstolen kunne forventes inden for få uger at tage endeligt stilling hertil. 38) I et sådant tilfælde kunne man måske have forventet, at Sø- og Handelsretten (i det mindste) ville udsætte sagen, indtil EU- Domstolens dom forelå, jf. retsplejelovens ) For det andet er det bemærkelsesværdigt, at Sø- og Handelsretten valgte at sætte den konkrete sag med fire sagkyndige dommere, hvorved de sagkyndige dommere kom til at udgøre et flertal af et omfattende dommerkollegium på syv dommere. I en sag som denne, der angår et principielt retligt spørgsmål (om fortolkning af en EUforordning), har sagkyndige dommere efter vores opfattelse ingen særlig værdi. Det er derfor vanskeligt at se, at sagens karakter skulle

15 begrunde medvirken af fire sagkyndige dommere. 40) Tværtimod synes det i en sådan sag at være vigtigt, at dommerkollegiets flertal ikke består af sagkyndige dommere. I den konkrete sag var sagsøgte en almindelig dansk forbruger, og man kan med god ret spørge, om ikke netop det store dommerkollegium får den afsagte dom til at fremstå med en særlig - men altså ubegrundet - legitimitet. Efter vores opfattelse bør adgangen til at sætte sagen med fire sagkyndige dommere i Sø- og Handelsretten også af denne grund forbeholdes tilfælde, hvor de sagkyndige dommere kan tilføre afgørelsen en konkret værdi f.eks. ved vurderinger, som involverer markedsrelaterede eller tekniske forhold Dommens konsekvenser Selv om man retspolitisk kan have sympati for dommens resultat, ville dommen - hvis den blev lagt til grund som gældende ret - ikke blot betyde, at lærebøgerne på området skulle skrives om. Den ville også - og værre - gøre det muligt efter dansk ret at nå resultater, som måtte anses for at være klart i strid med EU-retten og TRIPS-aftalen. Dommens generelle præmis - fremstillingsfiktionen - ville således indebære, at toldforordningens regler kunne anvendes til at gribe ind over for og destruere varer, som var i transit i Danmark, selv om transitforsendelsen normalt ikke indebærer en overtrædelse af de immaterialretlige regler i transitlandet. Hvis der f.eks. gennem Danmark transporteres varer, som hverken er patentbeskyttede i oprindelseslandet eller >> 23 >> destinationslandet, men er patentbeskyttede i Danmark, ville en anvendelse af fremstillingsfiktionen føre til, at en dansk patenthaver kunne kræve varerne destrueret uden kompensation, selv om det danske patent ikke var krænket. Det samme ville gælde for varer, som var forsynet med et varemærke, som tilfældigt var identisk med et varemærke, som var beskyttet i Danmark, og for f.eks. møbler, som var lovligt produceret i et land uden for EU, fordi ophavsretten var løbet ud dér, men som var beskyttet efter de danske ophavsretlige regler. Også her ville det gælde, at varerne, hvis de havde været fremstillet i Danmark, ville have udgjort en krænkelse. Konsekvenserne af Sø- og Handelsrettens dom og fremstillingsfiktionen

16 ville således være, at danske rettighedshavere blev givet en uhørt stærk beskyttelse, som også ville omfatte notorisk lovlige varer, som helt tilfældigt blev bragt midlertidigt ind på det danske territorium uden nogen hensigt om, at de skulle markedsføres her. En sådan retstilstand ville stå i stærk kontrast til territorialitetsprincippet, som ligger til grund for hele det immaterialretlige system, og den må som omtalt ovenfor anses for at være klart i strid med gældende EU-ret og TRIPSaftalen. 5. Justering af lovgivningen? Sø- og Handelsrettens dom er, som det er fremgået, særdeles problematisk, og man må derfor meget håbe, at Højesteret får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. Indtil det sker, bør man ikke tillægge dommen nogen præjudikatsværdi. Den gældende lovgivning indebærer herefter - fortsat - at der ikke i medfør af de immaterialretlige (materielle og processuelle) regler kan gribes (endeligt) ind over for»småforsendelser«af varer fra f.eks. asiatiske sælgere til danske forbrugeres private brug. Dette udgangspunkt vil som nævnt ikke blive ændret med det forslag til ny toldforordning, som Europa-Kommissionen har fremsat, jf. ovenfor Retspolitisk kan der være grund til at overveje, om der er behov for at ændre retstilstanden på dette punkt, men en sådan ændring må forudsætte en nærmere analyse af de forskelligartede hensyn, som gør sig gældende, og må i givet fald gennemføres af lovgivningsvejen - og ikke gennem anvendelse af fiktioner. Karnov Group Denmark A/S Nytorv København K Telefon: salg.dk@karnovgroup.com