HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for begge) Tryg Forsikring A/S (i det følgende Tryg) har anmodet om, at der stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (i det følgende under ét Trygg- Hansa) har protesteret herimod. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Jens Peter Christensen. Den foreliggende sag Varemærket TRYGG HANSA <fig> blev registreret som varemærke i Danmark den 28. maj Varemærket er registreret i vareklasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. Denne sag angår, hvorvidt Trygg-Hansa har gjort reel brug her i landet af varemærket TRYGG HANSA <fig> i perioden 18. november 2005 til 18. november 2010, jf. varemærkelovens 25, stk. 1. Er brugspligten ikke opfyldt, kan varemærket ophæves helt eller delvist for de varekategorier, varemærket er registreret for.

2 - 2 - Ved dom af 17. august 2012 frifandt Sø- og Handelsretten Trygg-Hansa for Trygs principale påstand om ophævelse af Trygg-Hansas varemærke. Sø- og Handelsretten anførte i den forbindelse bl.a. følgende: Den foreliggende dokumentation vedr. brugen af varemærket i Danmark i 5-års brugsperioden viser, at Trygg-Hansa har sendt forsikringsbreve/policer/opkrævninger til et antal danske kunder, der har tegnet forsikring hos Trygg-Hansa for deres fritidshuse i Sverige. Der er mellem parterne omtrentlig enighed om antallet af kundeforhold i 5-årsperioden, og der er enighed om, hvilket retten kan tiltræde, at denne divergens er uden betydning for sagens afgørelse. Antallet, ca. 35, er efter det foreliggende under alle omstændigheder højere end antallet, ca. 25, i den tidligere periode, som Patent- og Varemærkestyrelsen traf afgørelse om. Det er rettens vurdering, at Trygg-Hansa efter tjenesteydelsens art og aftagerforholdene på markedet for tjenesteydelsen må anses for i perioden at have gjort erhvervsmæssigt relevant og tilstrækkelig brug af varemærket med henblik på at fastholde eller erhverve markedsandele for tjenesteydelsen. Retten finder herefter, at Trygg-Hansa har gjort reel brug af varemærket i den foreliggende periode. Sø- og Handelsretten begrænsede Trygg-Hansas varemærkeret til Forsikringsvirksomhed, nemlig forsikring af fritidshuse i Sverige. Sø- og Handelsretten vurderede, at Trygg-Hansa kun for denne varekategori havde opfyldt sin brugspligt. Sø- og Handelsretten tog herved Trygs mere subsidiære påstand til følge. Spørgsmål, der ønskes forelagt for EU-Domstolen Tryg har under forberedelsen af sagen for Højesteret anmodet om, at der stilles præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen vedrørende formuleringen reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Spørgsmålet er formuleret således: Skal artikel 10 i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at fremsendelse til danske adresser af et beskedent antal fakturaer/policer påført et dansk registreret varemærke i sig selv udgør reel brug af mærket i Danmark, når a) den relevante tjenesteydelse består af en fritidshusforsikring, der ingen tilknytning har til Danmark men udelukkende udbydes fra, leveres i og relaterer sig til en anden medlemsstat (Sverige), og b) fremsendelsen af fakturaer/policer til danske adresser alene sker af praktiske årsager, idet forsikringstageren kun lejlighedsvis formodes at befinde sig i fritidshuset i Sverige.

3 - 3 - Trygg-Hansa mener ikke, at der er grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen. Såfremt spørgsmål skal stilles, har Trygg-Hansa formuleret følgende alternative spørgsmål: Skal artikel 10 i direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at fremsendelse til danske kunder i Danmark af breve og fakturaer påført et dansk registreret varemærke udgør reel brug af varemærket i Danmark, når de relevante tjenesteydelser består af forsikringer af fritidshuse, som de danske kunder ejer i en anden medlemsstat (Sverige), og de pågældende breve og fakturaer sendes til Danmark fra denne anden medlemsstat. Retsgrundlaget mv. Ifølge artikel 10, stk. 1, i varemærkedirektivet (2008/95/EF) hedder det under overskriften Brugen af varemærket : Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted. De sanktioner, der omtales i bestemmelsen, omfatter bl.a. fortabelse af retten til at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket. Varemærkelovens 25, stk. 1, har en ordlyd svarende til varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Efter varemærkelovens 25, stk. 1, er det afgørende for, om brugspligten er opfyldt, hvorvidt der er gjort reel brug af varemærket her i landet. EU-Domstolen har udtalt sig om begrebet reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat i flere sager. Det drejer sig, for så vidt angår nationale varemærker, f.eks. om EU- Domstolens dom af 11. marts 2003 i sag C-40/01, Ansul BV mod Ajax Brandbeveiliging BV, og EU-Domstolens kendelse af 27. januar 2004 i sag C-259/02, La Mer Technology Inc. mod Laboratoires Goemar SA. I sag C-40/01, Ansul BV mod Ajax Brandbeveiliging BV udtalte EU-Domstolen i præmis 36-39:

4 Ved reel brug skal følgelig forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. 37. Det følger heraf, at en reel brug af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed. Beskyttelsen af varemærket, og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, kan ikke opretholdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra andre virksomheder. Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring - som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner - er umiddelbart forestående. En sådan brug kan både foretages af varemærkeindehaveren og, som fastsat i direktivets artikel 10, stk. 3, af en tredjemand, der har tilladelse til at bruge mærket. 38. Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der endelig tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket. 39. Under hensyn til omstændighederne i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevante marked samt til omfanget og hyppigheden af brugen af mærket. Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked. I sag C-259/02, La Mer Technology Inc. mod Laboratoires Goemar SA udtalte EU-Domstolen i præmis 20-26: 20. Heraf fremgår, at besvarelsen af varemærkeindehaverens rettigheder er betinget af, at der er gjort reel erhvervsmæssig brug af mærket på markedet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret i den pågældende medlemsstat. 21. Desuden fremgår det af Ansul-dommens præmis 39, at brug af varemærket i visse tilfælde - selv om denne brug ikke har et betydeligt kvantitativt omfang - kan betegnes som reel i direktivets forstand. Selv en meget lille brug af varemærket kan således være tilstrækkelig til, at denne brug kan betegnes som reel, forudsat at denne brug i den pågældende branche kan anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket.

5 Spørgsmålet, om en brug er kvantitativ tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele for de pågældende varer eller tjenesteydelser, afhænger af flere forhold samt af en konkret vurdering, der i hvert enkelt tilfælde påhviler den nationale ret. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning. 23. Det fremgår ligeledes af præmis i Ansul-dommen, at det relevante markeds egenskaber, der har en direkte betydning for varemærkeindehaverens markedsføringsstrategi, ligeledes kan tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger reel brug. 24. Tilsvarende kan den omstændighed, at varemærket anvendes af en enkelt kunde, der importerer varerne, for hvilke varemærket er registreret, være tilstrækkelig til at godtgøre, at en sådan brug er reel, såfremt det fremgår, at denne import har en reel handelsmæssig berettigelse for varemærkeindehaveren. 25. Under disse omstændigheder er det ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativt tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. En de minimis -regel, der ikke giver den nationale ret mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder i sagen, kan derfor ikke fastsættes. 26. Endelig kan det klart udledes af Ansul-dommens præmis 36, at en brug af varemærket, der ikke i det væsentlige har til formål at bevare eller skabe markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, som det beskytter, skal betragtes som brug, der i virkeligheden har til formål at imødegå en eventuel begæring om fortabelse. En sådan brug kan ikke betegnes som reel i direktivets forstand. Herudover har EU-Domstolen i Domstolens dom af 19. december 2012 i sag C-149/11, Leno Merken BV mod Hagelkruis Beheer BV, udtalt sig om det tilsvarende begreb i artikel 15, stk. 1, i varemærkeforordningen (207/2009/EF) reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet. EU-Domstolen udtalte i præmis 58: 58. Der er gjort reel brug af et EF-varemærke i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, når dette er brugt i overensstemmelse med dets væsentligste funktion med henblik på at bevare eller erhverve markedsandele i Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende varemærke. Det tilkommer den forelæggende ret at bedømme, om betingelserne er opfyldt i hovedsagen, under hensyntagen til samtlige relevante faktiske omstændigheder, såsom navnlig de særlige forhold på det omhandlede marked, arten af de varer eller tjenesteydelser, som er beskyttet af varemærket, det territoriale og kvantitative omfang af brugen samt hyppigheden og regelmæssigheden af brugen.

6 - 6 - Anbringender Tryg har til støtte for, at der skal ske forelæggelse, navnlig anført, at det er nødvendigt for sagens afgørelse at få afklaret, hvad der skal forstås ved formuleringen i varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1, hvorefter der skal være gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat. Det udgør ikke reel brug i Danmark af Trygg-Hansas varemærke, at Trygg-Hansa har fremsendt forsikringsbreve/policer/opkrævninger påført Trygg-Hansas varemærke til et beskedent antal kunder i Danmark. Tryg henviser herved til, at Trygg-Hansa er et svensk selskab, der ikke er aktive på det danske forsikringsmarked, og at den tjenesteydelse, som varemærket er registreret for, absolut ingen tilknytning har til Danmark heller ikke i import eller eksport sammenhæng. Spørgsmålet er derfor, om der er gjort reel brug af mærket i den pågældende medlemsstat. Det bemærkes, at varemærket, der i Danmark skal fungere som kendetegn for en ydelse, ingen relation eller tilknytning har til det danske marked. Den foreliggende praksis fra EU-Domstolen belyser ikke, hvor brugen af et varemærke anses for at finde sted i en sag som den foreliggende. Sag C-40/01, Ansul, præmis 38-39, om fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele er ikke relevant i forbindelse med spørgsmålet om reel brug i den pågældende medlemsstat. Ansuls præmisser relaterer sig alene til omfanget af brugen og ikke til spørgsmålet om, hvor brugen anses for at finde sted. Repono Holding og Trygg-Hansa har til støtte for, at der ikke skal ske forelæggelse, navnlig anført, at der ikke er rimelig tvivl om afgørelsen af det rejste spørgsmål. Der er derfor ikke forelæggelsespligt. Det følger af EU-Domstolens praksis, at fremsendelse af bl.a. fakturaer til kunder påført Trygg-Hansas varemærke skal anses for at udgøre reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat. At de pågældende fakturaer er sendt fra et andet EU-land til de danske kunder, kan ikke tillægges betydning, idet varemærket utvivlsomt eksponeres over for de danske kunder. Det kan ikke tillægges nogen betydning, at genstanden for den leverede forsikringsydelse befinder sig i Sverige. Varemærket har været i brug over for en varierende kundekreds i Danmark. Endvidere skal kundernes forsikringer fornyes årligt. Af disse grunde sker der løbende en fornyet afsætning af tjenesteydelser under varemærket over for kunder her i landet.

7 - 7 - Det er efter sag C-40/01, Ansul, præmis 43, tilstrækkeligt, at brugen af mærket sker med henblik på at bevare en afsætningsmulighed. Denne betingelse er i hvert fald opfyldt ved den foretagne brug af det omstridte varemærke. Betydningen af et beskedent omfang af brugen er også belyst i tidligere praksis, herunder sag C-259/02, La Mer, præmis 24. Under alle omstændigheder kan den formulering af et spørgsmål til EU-Domstolen, som Tryg har foreslået, ikke anvendes. Det kan således ikke lægges til grund, at tjenesteydelsen ikke har tilknytning til Danmark. Modtagere af tjenesteydelsen er således danske forsikringstagere med bopæl i Danmark, og forsikringsaftalen er indgået fra deres bopæl. Det er endvidere misvisende at angive, at fremsendelsen af fakturaer/policer til danske adresser alene sker af praktiske årsager. Da forsikringstagerne har bopæl i Danmark, er fremsendelse af forsikringsbreve, fakturaer mv. til deres adresser i Danmark den eneste korrekte fremgangsmåde. Højesterets begrundelse og resultat Der foreligger en omfattende praksis fra EU-Domstolen om de kriterier, der kan indgå ved vurderingen af, om varemærkeindehaveren har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, jf. varemærkedirektivets artikel 10, stk. 1. Højesteret vil ved afgørelse af sagens tvistepunkter inddrage de retningslinjer, der kan udledes af EU-Domstolens praksis. Efter Højesterets foreløbige vurdering foreligger der ikke for den indbragte sag tvivl om forståelsen af den relevante fællesskabsbestemmelse eller den praksis fra EU-Domstolen, som Tryg Forsikring A/S har påberåbt sig, der nødvendiggør en forelæggelse for EU-Domstolen. Højesteret tager derfor ikke anmodningen om forelæggelse for EU-Domstolen til følge. Thi bestemmes: Anmodningen om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen tages ikke til følge.