J.nr.: 389 Klager: Menu A/S Kongevejen 2 3480 Fredensborg v/advokat Johan Løje Indklagede: Portia Systems I/S Åtoften 85 2990 Nivå Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet menu.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 11. august 2003 med 26 bilag (1-26), svarskrift af 25. august 2003 med 8 bilag (A-H), replik af 26. september 2003 med to bilag (27-28), duplik af 13. oktober 2003, klagers supplerende processkrifter af 5. november 2003 med to bilag (29-30) samt indklagedes supplerende processkrifter af 5. og 24. november 2003. Registreringsdato: Indklagede har registreret domænenavnet menu.dk den 24. marts 1998. Sagsfremstilling: Klageren er en danskejet designvirksomhed, som driver virksomhed under navnet Menu A/S. Klageren blev stiftet i 1970 under navnet Simon Hansen Import/Eksport og skiftede i 1985 navn til Danish Steel House ApS. I 1991 blev klageren oprettet som aktieselskab under navnet Danish Steel House A/S med Menu A/S som binavn. Ifølge bilag 13, som er en rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om klageren, er klagers formål at drive produktion og handel med husholdningsog gaveartikler og anden hermed forbunden virksomhed, og i praksis udvikler og markedsfører klageren brugsdesign til det moderne køkken og hjem primært med sigte på modebeviste forbrugere. I 1991 anvendte klageren tillige binavnet Menu A/S i forbindelse med salg af sine produkter, og Menu var således betegnelsen for den produktserie, som klager introducerede i 1992. Menu blev
betegnelsen for alle klagerens produkter, hvilket medførte, at klageren den 27. januar 2000 ændrede selskabsnavn til Menu A/S, hvorefter Danish Steel House A/S blev anvendt som klagerens binavn. Som dokumentation for klagerens anvendelse af betegnelsen Menu siden 1992 har klageren som bilag 1-11 vedlagt en række artikler, som omhandler klager, samt en række af klagerens kataloger. Det fremgår heraf, at klagerens produktserie omtales som Menu af såvel klageren som diverse medier. Klageren er i besiddelse af to danske figurmærkeregistreringer, hvori ordet menu indgår, i form af Menu Danish Steel House (registreringsdato den 2. juni 1995) i klasserne 6, 8, 21 og 40 samt Living Function Menu (registreringsdato den 19. november 1998) i klasserne 6, 8, 11, 20 og 21. Klageren havde i 2002 54 ansatte og en bruttoavance på 54 mio. kr. Klageren driver virksomhed med salg til ca. 40 lande, herunder hele Skandinavien og de tysktalende lande. Klageren registrerede i august 2000 domænenavnet menuas.dk, og klageren har som bilag 15 fremlagt en søgning på betegnelsen menu på søgemaskinen Google (www.google.com). Søgningen er dateret den 11. august 2003 og er indskrænket til sider fra Danmark. Det fremgår af søgningen, at det øverste søgeresultat henviser til klagerens hjemmeside på domænenavnet menuas.dk, og at søgningen gav 721.000 resultater. Ifølge klageren blev domænenavnet menu.dk ikke anvendt aktivt, og klageren har til dokumentation herfor fremlagt en udskrift (bilag 18) vedrørende en søgning på domænenavnet, hvoraf det fremgår, at browseren ikke kan finde en hjemmeside under domænenavnet. Klageren har oplyst, at klageren i forbindelse med registreringen af menuas.dk kontaktede indklagede med henblik på erhvervelse af menu.dk. Klageren tilbød herved indklagede 15.000 kr. samt varer for 5.000 kr. for domænenavnet. Ifølge klageren skulle indklagede hertil have tilkendegivet at være uinteresseret i at sælge domænenavnet til den tilbudte pris under henvisning til, at domænenavnet er langt mere værd. Den 7. maj 2003 rettede klagerens advokat henvendelse til indklagede med krav om, at domænenavnet menu.dk blev overdraget til klageren, jf. bilag 20. Advokaten henviste i brevet til, at indklagede tidligere skulle have tilkendegivet, at navnet kunne erhverves for 15.000 kr. plus varer for 5.000 kr., men at indklagede, da klager senere ønskede at drøfte dette tilbud, krævede et meget større beløb. Desuden anføres i brevet, at indklagedes registrering er i strid med klagerens kendetegnsrettigheder. Ved e-mail af 9. maj 2003 (jf. bilag 21) afslog indklagede at overdrage domænenavnet med henvisning til, at indklagede havde udviklet og solgt et omfattende administrationssystem under navnet Portia Menu til menuplanlægning i store institutioner. I sit svar benægtede indklagede, at der tidligere havde været kontakt mellem parterne om salg af domænenavnet. Indklagede har oplyst at være et softwarefirma, som siden etableringen i 1990 har udviklet og markedsført forskellige brancheløsninger. Siden 1992 har indklagede således f.eks. udviklet, markedsført og solgt et omfattende system til menuplanlægning i store institutioner. Systemet kaldes Menu, og indklagede har desuden oplyst, at de fleste af indklagedes standardsystemer har internationalt beskrivende navne med grænsk/latinsk oprindelse i form af:
- Menu: Menuplanlægningssystem - Chronos: Tidsregistreringssystem - Mercator: Handelssystem - Mercur: EDI system - Forum: Kontaktsystem Indklagede registrerede i 1998 domænenavnene menu.dk, mercator.dk og chronos.dk med henblik på at udnytte og beskytte virksomhedens produktnavne i forbindelse med markedsføring og support via Internettet. Indklagede har som bilag A H fremlagt en række bilag, som angives at være artikler og produktbeskrivelser, og hvoraf indklagedes anvendelse af betegnelsen Portia Menu fremgår. Nævnet har endvidere fået bekræftet indklagedes oplysninger om sit produktudbud ved opslag via www.archive.org på indklagedes historiske hjemmesider siden 1996. Indklagede har oplyst, at det af tekniske grunde ikke tidligere har været muligt at lade menu.dk eller andre af virksomhedens.dk-domæner henvise til indklagedes primære hjemmeside på portia.dk. Ifølge indklagede er man gentagne gange blevet kontaktet med henblik på salg af indklagedes domænenavne, men indklagede har afvist disse henvendelser. Sekretariat har ved opslag den 19. marts 2004 konstateret, at domænenavnet menu.dk anvendes til en direkte henvisning til indklagedes hjemmeside på domænenavnet portia.dk. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klageren siden 1992 har anvendt betegnelsen Menu for sin produktserie, at betegnelsen Menu ikke er generisk, at klager besidder varemærkerettigheder til betegnelsen Menu i kraft af ibrugtagning, at betegnelsen Menu må anses for at være et velkendt varemærke i forhold til slutbrugerne, at klagerens navn på tidspunktet for indklagedes registrering af menu.dk må anses for at være velkendt, eftersom klagerens Menu-serie allerede slog igennem i 1997, at indklagedes registrering af domænenavnet menu.dk er i strid med klagerens varemærkerettigheder til betegnelsen Menu, jf. varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, at klageren siden 1992 har anvendt Menu A/S som binavn og siden 2000 som selskabsnavn, at indklagede gør uretmæssig brug af klagerens kendetegnsrettigheder til betegnelsen Menu i strid med markedsføringslovens 5, at indklagedes registrering af menu.dk forhindrer klager i at have en hjemmeside, der reflekterer klagerens varemærke, på den danske del af Internettet, hvilket i en situation som den foreliggende må anses for at være i strid med markedsføringslovens 1, at det inden for klagerens forretningsområde er meget væsentligt at kunne markedsføre sig på Internettet overfor slutforbrugerne,
at vurderingen af berettiget interesse i et domænenavn må vurderes konkret og ud fra registreringsindehavers aktuelle interesse i opretholdelse af domænet, at indklagede ikke har en interesse i at opretholde domænenavnet menu.dk, herunder henset til, at indklagede ikke anvender eller har anvendt domænenavnet siden registreringen, idet der herved kan drages en parallel til varemærkelovens regler om brugspligt, samt at parterne har haft en aftale om indklagedes salg af domænenavnet, men at indklagede efterfølgende har forlangt en betydelig overpris for menu.dk. Indklagede har gjort gældende: at Menu er en generisk betegnelse, som klageren ikke har eneret til at anvende, at klagerens varemærkeregistreringer alene gælder den grafiske udformning af figurmærkerne, at der under alle omstændigheder ikke er varesammenfald mellem parternes ydelser, hvorfor der følgelig ikke består nogen form for forvekslingsrisiko, at indklagedes registrering ikke er i strid med klagerens påståede varemærkerettigheder, indklagede har en loyal interesse i at registrere og opretholde registreringen af menu.dk, eftersom indklagede har udviklet og markedsfører et menuplanlægningssystem under navnet Portia Menu, at indklagede på intet tidspunkt har været i kontakt med klageren om salg af domænenavnet menu.dk, at indklagede ikke på noget tidspunkt har tilkendegivet ønske om at sælge domænenavnet menu.dk, at klageren ikke har dokumenteret nogen kontakt mellem parterne, at indklagede ikke havde kendskab til klageren forud for registreringen af menu.dk, at indklagedes tidligere manglende aktive anvendelse af menu.dk skyldes tekniske begrænsninger i forhold til at anvende domænenavnet til automatisk viderestilling til indklagedes primære hjemmeside, at indklagedes registrering af menu.dk er foretaget i god tro. Nævnets bemærkninger: Klageren er i besiddelse af to danske figurmærkeregistreringer, hvori orden menu indgår - Menu Danish Steel House og Living Function Menu. Ingen af disse varemærker er dog i sig selv til hinder for indklagedes registrering og benyttelse af domænenavnet menu.dk.. Klager begyndte allerede i 1992 at anvende betegnelsen menu som varemærke for en produktserie og har siden 2000 anvendt samme varemærke for alle sine produkter. Klager findes derved på tidspunktet for indklagedes registrering af domænenavnet menu.dk at have opnået en gennem brug skabt varemærkeret til ordet menu i relation til produktion og handel med husholdnings- og gaveartikler og anden hermed forbunden virksomhed, jf. herved varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2. Klager kan derfor påberåbe sig at have beskyttelse efter varemærkelovens 4, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet,
2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Eftersom indklagede har registreret og anvendt menu.dk med henblik på produkter og tjenesteydelser af en anden art end dem, som klager har anvendt betegnelsen for, nemlig softwareløsninger, finder klagenævnet imidlertid ikke, at klager på baggrund af 4, stk. 1, har fortrinsret til domænenavnet menu.dk frem for indklagede. Nævnet finder endvidere ikke, at der er grundlag for at antage, at klager skulle have rettigheder efter bestemmelsen i 4, stk. 2. Selv om klager således ikke på baggrund af de ovenfor nævnte kendetegnsretlige regler har fortrinsret frem for indklagede til betegnelsen menu.dk, er klager dog beskyttet imod, at andre anvender betegnelsen på en i forhold til klager illoyal måde. Nævnet finder imidlertid ikke, at indklagede har handlet i strid med god markedsføringsskik, da indklagede har godtgjort at have en loyal interesse i at anvende "menu.dk" som domænenavn med henblik på at markedsføre sit produkt af dette navn, og da det er udokumenteret, at indklagede skulle have registreret domænenavnet primært med videresalg for øje. På denne baggrund træffer nævnet følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Menu A/S, medhold i, at indklagede, Portia Systems I/S, skal overdrage domænenavnet menu.dk til klageren. Dato: 2. april 2004 Lone Prehn Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo