HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 234/2008 (1. afdeling) Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation (tidligere Orifarm A/S) og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (tidligere Medipack A/S) (advokat Jens Jakob Bugge for begge) mod Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (dansk filial af Merck Sharp & Dohme B.V.) (advokat Thomas Weincke for alle) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 20. juni 2008. I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Walsøe, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Michael Rekling og Oliver Talevski. Påstande Appellanterne, Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S, har påstået frifindelse. De indstævnte, Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (dansk filial af Merck Sharp & Dohme B.V.), har nedlagt følgende påstande: 1. Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S skal solidarisk eller alternativt betale 1.278.130 kr. til Merck Sharp & Dohme B.V. med procesrente fra henholdsvis den 11. december 2001 og den 26. februar 2004.
- 2-2. Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S skal betale 1.963.910 kr. til Merck Sharp & Dohme B.V. med procesrente fra den 26. februar 2004. Supplerende sagsfremstilling Der er fremlagt kopi af indlægssedler, hvor tegnet Orifarm (dråbedesign og paraplyformet f ) er angivet nederst med kraftige typer. Der er endvidere fremlagt fotos af indre pakninger (blisterkort), hvor tegnet Orifarm (paraplyformet f ) er angivet. Lægemiddelsstyrelsen har i et brev af 27. juni 2003 til Parallelimportørforeningen af lægemidler udtalt sig om bundtning af parallelimporterede lægemiddelpakninger. Det hedder i brevet bl.a.: Ved brev af 31. marts 2003 har De bedt om Lægemiddelstyrelsens stillingtagen til de danske mærkningsregler og bundling af parallelimporterede lægemiddelpakninger. De beskriver bundling af pakningerne således, at de udenlandske pakninger samles med et omslag, der mærkes på dansk og med de krævede oplysninger, jf. Mærkningsbekendtgørelsen. Endvidere vedlægger De en illustration af en bundtet pakning som eksempel, hvor den bundlede pakning består af et smalt omslag, som ikke dækker de udenlandske pakninger fuldstændig. De udenlandske pakninger er urørte, dvs. de består af den udenlandske ydre emballage med præparatet indeni. Lægemiddelstyrelsen er af den opfattelse, at bundlede pakninger, således som De beskriver dem, ikke opfylder Mærkningsbekendtgørelsens regler. Den ydre emballage på den bundlede pakning består dels af det danske omslag, dels af den ydre emballage på de udenlandske pakninger, som kan ses ved siden af eller igennem det danske omslag. Således må den almindelige bruger opfatte disse pakninger. Hertil kommer, at indre pakninger iflg. det kodificerede direktiv om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, nr. 2001/83, defineres som den beholder eller enhver anden for pakning, som er i direkte kontakt med lægemidlet. Den ydre emballage defineres i samme direktiv som den emballage, der omgiver den indre emballage. Da enkeltpakningerne i den bundlede pakning netop ligner færdigpakninger (om end med udenlandsk mærkning), vil det efter Lægemiddelstyrelsens opfattelse endvidere være sandsynligt, at pakningerne kan blive skilt ad hos brugeren og opbevares hver for sig. Og således uden den danske mærkning. En lægemiddelpakning, således som beskrevet, opfylder ikke de hensyn, der ligger bag mærkningsreglerne for lægemidler til en klar og entydig mærkning af lægemiddelpakninger, som tjener til at sikre en korrekt anvendelse og information af brugerne.
- 3 - I de beskrevne bundlede lægemidler er hver enkelt yderpakning på delpakningerne at betragte som ydre emballage efter Lægemiddelstyrelsens opfattelse og disse delpakninger skal på deres ydre emballage derfor opfylde mærkningsbekendtgørelsens regler. Parallelimportørforeningen fremhæver, at der ikke er indlægsseddel i de enkelte delpakninger, ligesom der heller ikke er apoteksetiket påsat de enkelte delpakninger eller de enkelte indre emballager. Lægemiddelstyrelsen har ved denne besvarelse ikke taget stilling til, hvorvidt der skal være en indlægsseddel i den enkelte pakninger eller om apoteksetiket skal være påsat de enkelte delpakninger idet der vil være tale om en konkret vurdering af den enkelte bundlede pakning. Lægemiddelstyrelsen har i et brev af 24. januar 2006 til Accura advokataktieselskab udtalt sig om sammenpakninger af udenlandske lægemiddelpakninger. Det hedder i brevet bl.a.: Ved vurdering af lovligheden af sammenpakning af lægemiddelpakninger skal styrelsen dels tilse at Mærkningsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt og dels vurdere, om der er andre forhold vedrørende pakningen, der kan udgøre en patientsikkerhedsmæssig risiko. Til brug for denne vurdering er det nødvendigt at vide hvilket lægemiddel og lægemiddelform, der er tale om, hvilket land lægemidlet kommer fra, hvorledes lægemidlet skal anvendes og opbevares og hvordan den originale emballage er udformet. Med andre ord, Lægemiddelstyrelsens vurdering af lovligheden af en lægemiddel(sammen)pakning vil altid tage udgangspunkt i det konkrete produkt. Det er derfor af stor betydning for hver enkelt vurdering, at styrelsen er i besiddelse af en lang række faktiske oplysninger vedrørende det konkrete produkt. Sådanne oplysninger foreligger ikke i de eksempler, hvortil Lægemiddelstyrelsens bemærkninger ønskes. Sammenpakning med krympefolie kan således i et tilfælde vurderes lovligt mens det i et andet tilfælde kan skønnes ikke lovligt det afhænger af produktet. Lægemiddelstyrelsen ser sig således fortsat ikke i stand til at vurdere lovligheden af en sammenpakning af et fiktivt produkt ud fra den tilsendte spørgeramme. I den gældende vejledning om parallelimport af lægemidler (vejledning nr. 44 af 14. juli 2008) hedder det i afsnit 2.5 bl.a.: Sampakning af to eller flere pakninger ved brug af tape, krympefolie eller lignende ( bundling ) vil som hovedregel ikke kunne tillades. Højesteret har under sagens forberedelse stillet EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 7, stk. 2, i varemærkedirektivet (Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker) og EU-Domstolens hertil knyttede praksis.
- 4 - I dom af 28. juli 2011 i de forenede sager C-400/09 og C-207/10 mellem bl.a. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet på den ene side og Merck på den anden side har Domstolen bl.a. besvaret spørgsmålene således: 21 Med sine spørgsmål, som bør behandles samlet, spørger den forelæggende ret i det væsentlige, om artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at den gør det muligt for indehaveren af et varemærke, der vedrører et lægemiddel, som er genstand for parallelimport, at modsætte sig fortsat markedsføring af det ompakkede lægemiddel som følge af den omstændighed, at emballagen ikke angiver ompakkeren som den virksomhed, der efter ordre faktisk har ompakket nævnte lægemiddel, og som er i besiddelse af en tilladelse hertil, men den virksomhed, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor. 23 Det skal indledningsvis bemærkes, at i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 kan varemærkeindehaverens indsigelse mod ompakningen af varerne med dette varemærke, idet den udgør en fravigelse af princippet om de frie varebevægelser, ikke tillades, hvis indehaverens udøvelse af sin ret hertil udgør en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne i henhold til artikel 30, andet punktum, EF (nu artikel 36, andet punktum, TEUF) (jf. dom af 26.4.2007, sag C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl., Sml. I, s. 3391, præmis 16 og den deri nævnte retspraksis). 24 Det udgør en sådan skjult begrænsning i denne sidste bestemmelses forstand, at varemærkeindehaveren udøver sin ret til at modsætte sig ompakningen, hvis dette bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, og hvis ompakningen endvidere foretages på en sådan måde, at varemærkeindehaverens retmæssige interesser tilgodeses (jf. dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 17 og den deri nævnte retspraksis). 25 Domstolen har i denne henseende fastslået, at når ompakningen er foretaget således, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke er berørt, er varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti sikret. Forbrugeren eller den endelige bruger vildledes ikke med hensyn til produkternes oprindelse, men modtager rent faktisk produkter, som udelukkende er fremstillet under varemærkeindehaverens kontrol (jf. dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 67, og MPA Pharma-dommen, præmis 39). 26 Domstolen har imidlertid ligeledes fastslået, at varemærkeindehaverens manglende mulighed for at påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig, at en importør markedsfører ompakkede produkter under varemærket, indebærer, at importøren tillægges en beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt varemærkeindehaveren selv. Derfor bør denne beføjelse af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug kun tilkendes under forudsætning af, at importøren opfylder visse yderli-
- 5 - gere krav (jf. i denne retning dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 68 og 69, og MPA Pharma-dommen, præmis 40 og 41). 27 Det fremgår således af fast retspraksis, navnlig af de domme, som den forelæggende ret har anmodet Domstolen om at fortolke, at varemærkeindehaveren ikke lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, som bærer dennes varemærke, og som er blevet ompakket af en importør, der har genanbragt nævnte varemærke på det: når det er godtgjort, at en sådan indsigelse bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne, bl.a. som følge af den omstændighed, at ompakningen er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten når det er påvist, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand når det klart er angivet på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives når det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, hvilket navnlig indebærer, at emballagen ikke må være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig, og når importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt (jf. bl.a. dommen i sagen Hoffmann-La Roche, præmis 14, dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 79, MPA Pharma-dommen, præmis 50, og dommen i sagen Boehringer Ingelheim m.fl., præmis 21, samt dom af 22.12.2008, sag C-276/05, The Wellcome Foundation, Sml. I, s. 10479, præmis 23). 28 For så vidt angår den i hovedsagerne omhandlede betingelse, ifølge hvilken den nye emballage klart skal angive, hvem der har foretaget ompakningen, kan dette krav begrundes med varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen (jf. dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 70 og MPA Pharma-dommen, præmis 42). 29 Som generaladvokaten har konstateret i punkt 34 og 35 i sit forslag til afgørelse, er indehaverens interesse imidlertid fuldt ud beskyttet, da navnet på den virksomhed, efter hvis ordre og efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor, klart fremgår af det ompakkede lægemiddels emballage. En sådan angivelse, forudsat at den er trykt på en sådan måde, at den kan forstås af en person, der udviser en normal grad af opmærksomhed, kan forhindre, at forbrugeren eller den endelige bruger får den fejlagtige opfattelse, at varen er blevet ompakket af indehaveren.
- 6-30 Idet denne virksomhed bærer det fulde ansvar for de handlinger, der er forbundet med ompakningen, kan indehaveren desuden gøre sine rettigheder gældende og om nødvendigt opnå skadeserstatning i tilfælde af, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand er blevet berørt af ompakningen eller, at det ompakkede produkts præsentationsmåde er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets omdømme. Det skal i denne forbindelse præciseres, at en virksomhed, der på det ompakkede produkts nye pakning er angivet som ompakkeren, i sådanne tilfælde vil være forpligtet til at svare erstatning for enhver skade forårsaget af den virksomhed, der faktisk har forestået ompakningen, og førstnævnte virksomhed vil ikke kunne frigøre sig fra sit ansvar ved bl.a. at påberåbe sig, at sidstnævnte virksomhed har handlet imod dens instrukser. 31 Under disse omstændigheder har varemærkeindehaveren ikke en legitim interessere i at kræve, at navnet på den virksomhed, der faktisk har ompakket produktet, skal angives på pakningen alene med den begrundelse, at ompakningen kan berøre produktets originale tilstand og dermed eventuelt krænke varemærkerettighederne. 32 Varemærkeindehaverens interesse i bevarelsen af det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand er tilstrækkeligt beskyttet af det krav, hvortil der er henvist i denne doms præmis 27, hvorefter det skal være påvist, at ompakningen ikke kan berøre nævnte produkts originale tilstand. Påvisningen heraf påhviler under omstændigheder som de i hovedsagerne foreliggende indehaveren af markedsføringstilladelsen, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor. 33 Merck har imidlertid anført, at det for at beskytte forbrugerne vil være nødvendigt at anføre navnet på den virksomhed, der faktisk har forestået ompakningen, på det ompakkede produkts emballage. Forbrugerne vil nemlig have en interesse i at kende navnet på denne virksomhed, bl.a. når det i medfør af national ret er muligt at anlægge sag ikke alene mod indehaveren af markedsføringstilladelsen, men også mod den virksomhed, der har foretaget ompakningen, i tilfælde, hvor de har lidt skade som følge af sidstnævnte handling. 34 Denne argumentation kan imidlertid ikke tiltrædes. Hertil er det tilstrækkeligt at bemærke, at det klart fremgår af ordlyden af artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104, at undtagelsen til princippet om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, som fastsat i denne bestemmelse, er begrænset til beskyttelsen af varemærkeindehaverens legitime interesser, eftersom den særlige beskyttelse af forbrugernes legitime interesser er sikret ved andre retsinstrumenter. 35 Selv hvis varemærkeindehaverens interesser måtte være eventuelt delvist sammenfaldende med forbrugerens interesser, er det dog under alle omstændigheder en kendsgerning, således som generaladvokaten har anført i punkt 42 og 43 i forslaget til afgørelse, at angivelsen på produktets pakning af den virksomhed, der er ansvarlig for dets ompakning, gør det muligt for forbrugeren at være passende informeret for så vidt angår varemærkeretten. 36 Det følger af det ovenfor anførte, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at den ikke gør det muligt for indehaveren af et varemærke, der vedrører et lægemiddel, som er genstand for parallelimport, at modsætte sig fortsat
- 7 - markedsføring af det ompakkede lægemiddel alene som følge af den omstændighed, at emballagen ikke angiver ompakkeren som den virksomhed, der efter ordre faktisk har ompakket nævnte lægemiddel, og som er i besiddelse af en tilladelse hertil, men den virksomhed, der er indehaver af markedsføringstilladelsen til lægemidlet, efter hvis instruks ompakningen har fundet sted, og som bærer ansvaret herfor. Anbringender Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har efter Højesterets dom af 21. september 2009 (UfR 2009 s. 2956) frafaldet anbringendet om, at man var berettiget til at benytte trekantslogoet. Merck har frafaldet anbringendet om, at Medipack A/S skulle have været angivet som ompakker. Merck har endvidere frafaldet anbringendet om uberettiget de-branding. Merck har desuden over for Handelsselskabet frafaldet anbringendet om, at Handelsselskabet skal betale vederlag for markedsføring mv. af produkter med trekantslogoet. Merck anerkender således, at retten til vederlag i forhold til Handelsselskabet er fortabt på grund af passivitet, idet Merck ikke har afgivet påkrav over for Handelsselskabets notifikationer inden den 25. oktober 2000, og idet Handelsselskabets brug af trekantslogoet ophørte inden denne dato. Merck har også frafaldet anbringendet om, at den periode, som der skal betales vederlag for, først sluttede den 31. maj 2002, uanset at Handelsselskabets virksomhed ophørte den 5. januar 2002. Parternes tvist for Højesteret vedrører herefter spørgsmålet, om de ompakkede eller ometiketterede lægemidlers præsentationsmåde var af en sådan karakter, at den kunne være skadelig for Mercks varemærkers eller Mercks omdømme (co-branding), og om ompakning var nødvendig i den skete udstrækning, eller man i visse tilfælde kunne have nøjedes med sampakning (bundtning). Herudover er spørgsmålet, om Mercks krav på vederlag er bortfaldet som følge af passivitet eller forældelse. Parterne er enige om, at der i givet fald skal betales vederlag til den 5. januar 2002. De er også enige om, at vederlaget skal beregnes som 5 % af GIP-omsætningen. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har gentaget deres anbringender og har med hensyn til spørgsmålet om bundtning supplerende anført, at der ved bundtning vil være risiko for,
- 8 - at den originale emballage fejlagtigt opfattes som værende den ydre emballage på det danske marked. I så fald vil pakningerne være vildledende og i strid med 2 i mærkningsbekendtgørelsen. Det vil endvidere ikke være praktisk muligt at opfylde kravet om, at den ydre emballage skal være påført varenummer, jf. mærkningsbekendtgørelsens 17. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har med hensyn til spørgsmålet om passivitet vedrørende ompakkede og ometiketterede lægemidler med stribedesignet anført, at Merck har reageret for sent i forhold til notifikationerne. Merck har derfor fortabt retten til eventuelt vederlag i perioden fra markedsføringens påbegyndelse indtil fremsættelsen af indsigelse, jf. Højesterets dom af 21. september 2009 gengivet i UfR 2009 s. 2956. Det kan ikke lægges til grund, at Merck har fremsat indsigelse før den 16. januar 2001. Denne indsigelse angik ikke spørgsmålet om sampakning/bundtning. Ompakningsselskabet har med hensyn til spørgsmålet om vederlag for anvendelse af trekantslogoet anført, at Merck også i forhold til Ompakningsselskabet som følge af passivitet har fortabt sit krav på vederlag. Merck har erkendt, at man i forhold til Handelsselskabet har mistet vederlagskravet på grund af passivitet. Det er Handelsselskabet, der er indehaver af markedsføringstilladelsen og pligtsubjekt i forhold til notifikationen over for Merck. Det forhold, at Merck ikke havde kendskab til Ompakningsselskabets medvirken som ompakker, kan ikke føre til, at det passivitetsramte krav vågner op igen. Ompakningsselskabet har i øvrigt anført, at et eventuelt vederlagskrav for anvendelse af trekantslogoet er bortfaldet som følge af forældelse, i det omfang kravet vedrører perioden 5 år før adcitationsstævningens indgivelse den 26. februar 2004. Betingelserne for suspension af forældelsesfristen er ikke opfyldt. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har protesteret mod, at Højesteret pådømmer Mercks nye anbringender om manglende opfyldelse af opfordring til at fremlægge kopi af indlægssedler og blisterpakninger med processuel skadevirkning til følge og om manglende behørig notifikation vedrørende stribedesignet. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har bl.a. henvist til, at anbringendet vedrørende udseendet af blisterpakninger og indlægssedler først blev fremsat i Mercks sammenfattende processkrift af 24. september 2012, og at anbrin-
- 9 - gendet om manglende behørig notifikation først blev fremsat i et processkrift af 10. september 2012. Merck har gentaget sine anbringender og har med hensyn til spørgsmålet om berettigelsen af co-brandingen yderligere anført, at det må indgå i bedømmelsen, at figurmærket Orifarm (dråbedesign og paraplyformet f ) i visse tilfælde blev angivet nederst på indlægssedlen med kraftige typer, ligesom figurmærket Orifarm (paraplyformet f ) i visse tilfælde blev angivet på de indre pakninger. Inden sagens anlæg og under forberedelsen i Sø- og Handelsretten opfordrede Merck Handelsselskabet til at fremlægge kopi af indlægssedlerne samt de indre pakninger for samtlige produkter, men denne opfordring blev kun delvis opfyldt. På denne baggrund må det lægges til grund, at i hvert fald en række af indlægssedlerne har et udseende svarende til den fremlagte indlægsseddel, hvor figurmærket Orifarm (dråbedesign og paraplyformet f ) er angivet nederst med kraftige typer. Der er ikke her tale om et selvstændigt anbringende, men om argumentation vedrørende bevisvurderingen, som Højesteret kan tage stilling til. Merck har yderligere anført, at Handelsselskabet ikke har dokumenteret, at Merck forud for den 6. september 2000 blev notificeret om, at Handelsselskabet foretog salg af produkter med stribelogoet. Notifikationen skete således efter, at markedsføringen var påbegyndt, og efter at Merck af egen drift havde rettet henvendelse til Handelsselskabet. Højesteret bør tillade, at Merck gør dette anbringende gældende, da Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har haft tilstrækkelig mulighed for at varetage deres interesser. Merck har endvidere anført, at Merck den 25. oktober 2000 fremsatte påkrav i relation til stribelogoet, og at Merck således under alle omstændigheder ikke kan anses for at have reageret for sent, hvorfor Merck ikke har fortabt retten til vederlag som følge af passivitet. Merck har over for Ompakningsselskabet med hensyn til spørgsmålet om passivitet anført, at Merck ikke blev notificeret om, at Ompakningsselskabet ompakkede og solgte produkter, og at Merck blev først bekendt hermed i 2003. Mercks krav på vederlag skal derfor ikke afgøres efter den særlige reklamationsforpligtelse ved modtagelsen af notifikationer, som fremgår af Højesterets dom i UfR 2009 s. 2956, men efter almindelige passivitetsregler. Mercks krav på
- 10 - vederlag er herefter ikke fortabt som følge af passivitet. Dette gælder også med hensyn til vederlagskravet for anvendelse af trekantslogoet, selv om Merck har anerkendt, at kravet i forhold til Handelsselskabet er bortfaldet som følge af passivitet. Det bemærkes herved, at Ompakningsselskabet har pådraget sig et selvstændigt ansvar, og at passivitetsvurderingen i forhold til solidarisk hæftende skadevoldere i øvrigt skal foretages selvstændigt for hver skadevolder. Merck har endvidere over for Ompakningsselskabet anført, at forældelsesfristen er suspenderet på grund af Mercks utilregnelige uvidenhed om sit krav, jf. 1908-lovens 3, således at vederlagskravet også kan gøres gældende for perioden 5 år før adcitationsstævningens indgivelse. Merck har endelig anført, at vederlagskravet mod Ompakningsselskabet for perioden fra 1998 til den 5. januar 2002 kan opgøres til 2.242.040 kr., og at vederlagskravet i samme periode mod Handelsselskabet kan opgøres til 1.278.130 kr. Heraf udgør Mercks vederlagskrav i anledning af den manglende sampakning henholdsvis 1.705.140 kr. og 655.880 kr. Højesterets begrundelse og resultat Formalitetsspørgsmålene Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (dansk filial af Merck Sharp & Dohme B.V.) har i et processkrift af 10. september 2012 anført, at underretning (notifikation) om salg af lægemidler, hvor der på pakningerne var anvendt to parallelle skrå striber, først skete efter, at markedsføringen var påbegyndt. Merck har endvidere i sit sammenfattende processkrift af 24. september 2012 anført, at opfordringen til at fremlægge kopi af indlægssedler samt de indre pakninger for samtlige produkter kun delvis blev opfyldt, og at det derfor må lægges til grund, at i hvert fald en række af indlægssedlerne har et udseende svarende til en fremlagt indlægsseddel, hvor figurmærket Orifarm (dråbedesign og paraplyformet f ) er angivet nederst på indlægssedlen med kraftige typer. Højesteret finder, at der er tale om nye anbringender. Højesteret tillader ikke, at anbringenderne fremsættes, jf. retsplejelovens 383. Højesteret har navnlig lagt vægt på, at Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S under likvidation (tidligere Orifarm A/S) og Ompakningsselska-
- 11 - bet af 1. november 2005 (tidligere Medipack A/S) har protesteret, og at anbringenderne først er fremsat kort tid inden hovedforhandlingen den 8. oktober 2012, hvilket ikke kan anses for undskyldeligt. Problemstillingen for Højesteret Fra 1998 til begyndelsen af januar 2002 markedsførte Orifarm en række lægemidler, som var produceret af bl.a. Merck Sharp & Dohme B.V. Lægemidlerne, som blev importeret fra Italien, Frankrig, Spanien og Grækenland, blev ompakket eller ometiketteret og påført Merck & Co. Inc. s varemærker sammen med Orifarms design (co-branding). Orifarm, der havde tilladelse til import og markedsføring, overlod det til Medipack at forestå ompakning mv. efter Orifarms retningslinjer. Sagen angår, om Handelsselskabet og Ompakningsselskabet skal betale vederlag til Merck Sharp & Dohme B.V. for krænkelse af Mercks varemærkerettigheder. Co-branding Indtil foråret/sommeren 2000 anvendte Orifarm et trekantslogo med supplerende figurer, som illustrerede, om lægemidlet i pakningen bestod af tabletter, dråber eller salve. Trekantslogoet blev i 2000 erstattet med to parallelle skrå striber i farverne grøn og grå svarende til farverne i Mercks registrerede EU-figurmærke, der anvendes på Mercks egne pakninger. Merck har anført, at anvendelsen af striberne sammen med Mercks registrerede ordmærker har været egnet til at skade Mercks varemærkers og Mercks omdømme, og at markedsføringen af de ompakkede og ometiketterede lægemidler som følge heraf har været uberettiget. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har bestridt dette. De parallelle skrå striber i grøn og grå er efter Højesterets opfattelse for lidt distinktive til at give indtryk af at være et design eller et varemærke. Striberne har endvidere ikke en fremtrædende plads på emballagen. Det bemærkes herved, at det er almindeligt at anvende farver på lægemiddelpakninger, hvilket kan tjene til at tydeliggøre forskelle mellem lægemiddelpakninger. Striberne er holdt i samme farver som Mercks figurmærke, men ligner ikke i øvrigt dette mærke, idet striberne adskiller sig fra Mercks figurmærke med hensyn til bredde, retning og mellemrum.
- 12 - På de ompakkede og ometiketterede lægemidlers ydre emballage er det tydeligt angivet, hvem der er producent, og hvem der er importør og ompakker. Det er endvidere tydeligt angivet, hvem det registrerede ordmærke, f.eks. ordmærket Proscar, tilhører. Højesteret finder på denne baggrund, at striberne ikke giver indtryk af, at ordmærkerne tilhører Orifarm, eller af, at der er en kommerciel forbindelse mellem Merck og Orifarm. Dette gælder også, når det tages i betragtning, at der på indlægssedler og blisterkort i visse tilfælde er anvendt et Orifarm-tegn. Ompakningen og ometiketteringen af de omhandlede lægemidler opfylder således betingelsen om, at præsentationsmåden ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Sampakning (bundtning) Merck har med hensyn til en række nærmere angivne lægemidler anført, at det ikke var nødvendigt at ompakke disse for at få reel adgang til markedet i Danmark. Orifarm og Medipack kunne i stedet som et mindre indgreb i Mercks varemærkeret have sampakket (bundtet) lægemiddelpakninger. Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har anført, at det var nødvendigt at foretage ompakning for at få reel adgang til markedet her i landet. Det fremgår af 2, stk. 1, i den dagældende mærkningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 314 af 18. maj 1993 med senere ændringer), at emballagen i fysisk og mekanisk henseende skal være formålstjenlig og skal være udformet således, at den ikke giver anledning til misforståelser med hensyn til måden, hvorpå lægemidlet skal anvendes. Efter 3, stk. 2, skal mærkning anføres såvel på ydre som indre emballage, medmindre andet er bestemt, og mærkningen skal omfatte 10 nærmere angivne oplysninger, jf. 4. Mærkningen skal være affattet på dansk, jf. 27, stk. 1. Dog kan oplysninger på blisterkort og små indre emballager være affattet på andre sprog end dansk, når forbrugerbeskyttelseshensyn ikke tilsiger andet, jf. 27, stk. 2. Lægemidlers ydre emballage skal være påført et varenummer, jf. 17. Emballagen skal endvidere indeholde en indlægsseddel bestemt til brugeren, medmindre alle de oplysninger, der kræves, er angivet direkte på den ydre eller indre emballage, jf. 28. I 29, stk. 1, er det
- 13 - nærmere angivet, hvilke oplysninger en indlægsseddel skal indeholde, og efter 29, stk. 2, skal indlægssedlen være på dansk. Af de grunde, Sø- og Handelsretten har anført, finder Højesteret det godtgjort, at ompakning af de omhandlede lægemidler var nødvendig for at markedsføre lægemidlerne her i landet. Passivitet Handelsselskabet og Ompakningsselskabet har med henvisning til Højesterets dom af 21. september 2009 (UfR 2009 s. 2956) anerkendt, at anvendelsen af det tidligere beskrevne trekantslogo har været uberettiget. Ompakningsselskabet har anført, at Mercks krav om vederlag herfor også er fortabt på grund af passivitet i forhold til Ompakningsselskabet. Merck har bestridt dette. Merck blev gennem underretningerne (notifikationerne) bekendt med de faktiske forhold, som havde betydning for, om selskabet ville gøre indsigelse mod Orifarms markedsføring af Mercks lægemidler under anvendelse af trekantslogoet. Merck har erkendt, at man ikke gjorde indsigelse rettidigt i forhold til Handelsselskabet, og har anerkendt at have fortabt sit vederlagskrav mod Handelsselskabet som følge af passivitet. Højesteret finder, at passiviteten også har virkning i forhold til Ompakningsselskabet, idet Ompakningsselskabet, der har forestået ompakning mv. efter instruks fra Handelsselskabet, med hensyn til passivitet må identificeres med Handelsselskabet. Konklusion Højesteret tager herefter Handelsselskabets og Ompakningsselskabets påstand om frifindelse til følge. Sagsomkostninger Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for Sø- og Handelsretten og Højesteret med i alt 600.000 kr. og af retsafgift for Højesteret med 91.180 kr., i alt 691.180 kr. Der er ved fastsættelsen af omkostningsbeløbet til dækning af advokatudgift taget hensyn til sagens værdi og arbejdets omfang, herunder i forbindelse med den præjudicielle forelæggelse for EU-Domstolen.
- 14 - Thi kendes for ret: Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S frifindes. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret skal Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og Merck Sharp & Dohme (dansk filial af Merck Sharp & Dohme B.V.) solidarisk betale i alt 691.180 kr. til Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.