RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 6

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) DEL C INDSIGELSE AFSNIT 6 BEVIS FOR BRUG Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelle betragtninger Formål med bevis for brug Lovgivningsmæssige rammer EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Artikel 15 i EF-varemærkeforordningen forpligtelse til brug af registrerede varemærker Artikel 42 i EF-varemærkeforordningen følger af manglende brug Regel 22 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen proceduremæssige regler, dokumentation og sprog Varemærkedirektivet og medlemsstaternes lovgivning til gennemførelse af direktivet Materielle bestemmelser Reel brug: Domstolens principper Reel brug: bevisstyrke anvendt af Harmoniseringskontoret Brugsform: erhvervsmæssig brug som varemærke Udtrykket "brugsform" Brug som varemærke Offentlig erhvervsmæssig brug Offentlig brug over for intern brug Kommercielle aktiviteter i forhold til salgsfremmende aktiviteter Brug for varer eller tjenesteydelser Brug for varer Brug for tjenesteydelser Brug i reklameøjemed Brug via internettet Brugssted Brug på det "indenlandske" marked EF-varemærker: brug i Den Europæiske Union Nationale varemærker: brug i den relevante medlemsstat Brug i import- og eksporthandel Periode for brug Ældre varemærker, der har været registreret i mindst fem år EF-varemærker Nationale varemærker International registrering, hvor en medlemsstat er designeret Internationale registreringer, hvor EU er designeret Relevant tidsramme Sammenfatning Brugsomfang Kriterier Eksempler på utilstrækkelig brug Eksempler på tilstrækkelig brug Brug af varemærket i andre former end den registrerede Indledning Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 2

3 2.7.2 Rettens kriterier Harmoniseringskontorets praksis Tilføjelser Udeladelser Andre ændringer Brug for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret Sammenligning mellem anvendte varer/tjenesteydelser og fortegnelsen over varer/tjenesteydelser Klassificeringens relevans Brug og registrering for generelle angivelser i "klasseoverskrifter" Brug af underkategorier af varer/tjenesteydelser og varer/tjenesteydelser af lignende art Ældre varemærke registreret for en bred kategori af varer/tjenesteydelser Ældre varemærke registreret for specifikke varer/tjenesteydelser Eksempler Brug af varemærket for integrerede dele og eftersalgsservice for de registrerede varer Indehaverens brug eller brug med indehaverens samtykke Indehaverens brug Autoriseret tredjeparts brug Brug af fællesmærker Lovlig brug Begrundelse af manglende brug Forretningsmæssige risici Statens eller domstolenes intervention Defensive registreringer Force majeure Konsekvenser af begrundelse for manglende brug Procedure Ansøgerens begæring Tidspunkt for begæringen Begæringen skal være udtrykkelig, utvetydig og betingelsesløs Ansøgerens interesse i at behandle dokumentation for brug først Reaktion, hvis begæringen er ugyldig Udtrykkelig opfordring fra Harmoniseringskontoret Reaktion fra indsigeren: indgivelse af dokumentation for brug Frist for indgivelse af dokumentation for brug Bevismidler Principper Kilder Erklæringer Reaktion fra ansøgeren Fremsendelse af dokumentation Utilstrækkelig dokumentation for brug Ingen reaktion fra ansøgeren Formel tilbagetrækning af begæringen Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 3

4 3.5 Yderligere reaktioner fra indsigeren Sprog i sager vedrørende bevis for brug Afgørelse Harmoniseringskontorets kompetence Behov for at træffe afgørelse Samlet vurdering af den indgivne dokumentation Eksempler Reel brug godkendt Reel brug ikke godkendt Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 4

5 1 Generelle betragtninger 1.1 Formål med bevis for brug EU-lovgivningen om varemærker fastlægger en "forpligtelse" for indehaveren af et registreret varemærke til reelt at bruge varemærket. Forpligtelsen til brug gælder ikke umiddelbart efter registreringen af det ældre varemærke. I stedet har indehaveren af et registreret varemærke en såkaldt "henstandsperiode" på fem år, hvor det ikke er nødvendigt at godtgøre, at brug har fundet sted, for at gøre det gældende herunder i indsigelsessager ved Harmoniseringskontoret. Efter denne henstandsperiode kan indehaveren pålægges at fremlægge dokumentation for brug af det ældre varemærke på de relevante varer og tjenesteydelser. Inden udløbet af henstandsperioden skal indehaveren blot formelt registrere varemærket for at opnå fuld beskyttelse. Kravet om, at indehavere af ældre varemærker kan pålægges at godtgøre, at der er gjort reel brug af varemærket, skal reducere antallet af varemærker, der registreres og beskyttes i EU, og derved også antallet af konflikter imellem disse. Denne fortolkning bygger på den ottende betragtning i præamblen til direktiv 89/104, som udtrykkeligt henviser til dette mål (dom af 12. marts 2003, sag T-174/01, Silk Cocoon, præmis 38). For så vidt angår kravet om bevis for brug i indsigelsessager ved Harmoniseringskontoret, er det vigtigt at huske på, at formålet med artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen ikke er at vurdere den handelsmæssige succes eller kontrollen med en virksomheds økonomiske strategi eller bestemme, at beskyttelsen af varemærker kun skal forbeholdes en kvantitativt væsentlig handelsmæssig brug (dom af 8. juli 2004, sag T-334/01, Hipoviton, præmis 32, og dom af 8. juli 2004, sag T- 203/02, VITAFRUIT, præmis 38). Harmoniseringskontoret undersøger ikke på eget initiativ, om der er gjort brug af det ældre varemærke eller ej. En sådan undersøgelse iværksættes først, når EF-varemærkeansøgeren udtrykkeligt fremsætter en begæring om dokumentation for brug. En sådan begæring udløser, hvis den er i overensstemmelse med lovgivningen, de procedure- og indholdsmæssige følger, der er fastlagt i EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen. 1.2 Lovgivningsmæssige rammer De lovgivningsmæssige rammer består af bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen, gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen og varemærkedirektivet som gennemført i medlemsstaternes lovgivning EF-varemærkeforordningen og gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen Artikel 15 i EF-varemærkeforordningen forpligtelse til brug af registrerede varemærker Artikel 15 i EF-varemærkeforordningen fastlægger de grundlæggende væsentlige krav i forbindelse med forpligtelsen til brug af registrerede varemærker. Artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen: Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 5

6 Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra a) og b), i EF-varemærkeforordningen betragtes brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret, og anbringelse af EF-varemærket på varer eller deres emballage i EU udelukkende med eksport for øje også som brug i henhold til artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen ligestilles brug af EF-varemærket med indehaverens samtykke med indehaverens brug af varemærket Artikel 42 i EF-varemærkeforordningen følger af manglende brug Følgerne af manglende brug i indsigelsessager behandles i artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen. Artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen: På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne. Artikel 42, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen: Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet. EF-varemærkeforordningen indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser om, at de former for brug, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1 og 2, i EF-varemærkeforordningen, også kan betragtes som brug af ældre nationale varemærker. Begrebet forpligtelse til brug af det registrerede varemærke er dog harmoniseret i medfør af artikel 10, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ("varemærkedirektivet"). Artikel 15, stk. 1 og 2, i EF-varemærkeforordningen bør således også finde anvendelse på brug af ældre nationale varemærker. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 6

7 Derudover følger det af ordlyden af artikel 42, stk. 2 og 3, i EF-varemærkeforordningen, at der kun kan anmodes om bevis for brug, hvis den ældre rettighed er et EF-varemærke eller et andet varemærke med retsvirkning i EU eller en EUmedlemsstat som defineret i artikel 8, stk. 2, litra a), i EF-varemærkeforordningen. Eftersom indsigelser indgivet i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen ikke kan være baseret på EF-varemærker eller andre varemærker som omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a), i EF-varemærkeforordningen, har EF-varemærkeansøgeren ikke ret til at anmode om bevis for brug af ældre rettigheder, der gøres gældende i indsigelser i henhold til denne bestemmelse. Ikke desto mindre er det et krav i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen, at indsigeren påviser erhvervsmæssig brug, som ikke kun har lokal betydning, af den pågældende ældre rettighed. For så vidt angår artikel 8, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen, er Harmoniseringskontorets praksis, at der ikke kan fremsættes begæringer om dokumentation for brug af den ældre rettighed. Det skyldes, at sådanne ældre rettigheder omfatter både varemærker med retsvirkning i EU/EU-medlemsstaterne (EF-varemærker, nationale varemærker, internationale registreringer) og nationale ikke-eu-varemærker, idet begæringer om dokumentation for brug af sidstnævnte ikke er en mulighed i henhold til EF-varemærkeforordningen. Det ville være diskriminerende at anmode om bevis for brug af visse landes varemærker, men ikke andres. Det følger heraf og af den specifikke genstand for beskyttelsen i henhold til artikel 8, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen, at selv om brug eller manglende brug af de ældre rettigheder kan have indflydelse på argumenterne i begrundelsen for at ansøge om EF-varemærket, kan indsigeren ikke forpligtes til at godtgøre brug i henhold til artikel 42, stk. 3, af ældre rettigheder, der gøres gældende Regel 22 i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen proceduremæssige regler, dokumentation og sprog Ifølge regel 22, stk. 2, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen, hvor den indsigende part i henhold til artikel 42, stk. 2 eller 3, i EF-varemærkeforordningen skal godtgøre, at brug har fundet sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, opfordrer Harmoniseringskontoret vedkommende til inden for en af kontoret fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægger den indsigende part ikke sådant bevis inden for den fastsatte frist, forkaster kontoret indsigelsen. Ifølge regel 22, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal det af de oplysninger og beviser, der fremlægges som dokumentation for brug, fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes, og disse oplysninger skal underbygges med beviser, jf. stk. 4. Ifølge regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal beviser bestå af skriftlige dokumenter og i princippet begrænses til underbyggende dokumentation og bevismidler som f.eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt de i forordningens artikel 78, stk. 1, litra f), nævnte skriftlige erklæringer. Ifølge regel 22, stk. 5, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen kan en begæring om dokumentation for brug fremsættes ved eller uden samtidig at Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 7

8 fremkomme med bemærkninger til de grunde, indsigelsen er baseret på. Sådanne bemærkninger kan indgives sammen med bemærkningerne som svar på dokumentationen for brug. Ifølge regel 22, stk. 6, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen kan Harmoniseringskontoret, hvis den dokumentation, der fremlægges i henhold til stk. 1, 2 og 3, er på et andet sprog end det, der anvendes under indsigelsesproceduren, kræve, at den indsigende part inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist tilvejebringe en oversættelse af dokumentationen til det sprog, der anvendes under indsigelsesproceduren Varemærkedirektivet og medlemsstaternes lovgivning til gennemførelse af direktivet Artikel 10 i direktivet indeholder bestemmelser, der er identiske med artikel 15 i EF-varemærkeforordningen, hvor "brug inden for Fællesskabet" er erstattet med "brug i den pågældende medlemsstat". 2 Materielle bestemmelser 2.1 Reel brug: Domstolens principper Hverken EF-varemærkeforordningen eller gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen definerer, hvad der skal forstås ved "reel brug". Domstolen har imidlertid fastlagt flere vigtige principper med hensyn til fortolkningen af dette udtryk. Minimax, 2003 (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax): Domstolen fastlagde følgende principper: Reel brug betyder faktisk brug af mærket (præmis 35). Ved "reel brug" skal følgelig forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket (præmis 36). Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller slutbrugeren, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (præmis 36). "Reel brug" af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed (præmis 37). Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner er umiddelbart forestående (præmis 37). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 8

9 Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket (præmis 38). Under hensyn til omstændighederne i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevante marked samt til omfanget og hyppigheden af brugen af mærket (præmis 39). Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked (præmis 39). La Mer, 2004 (dom af 27. januar 2004, sag C-259/02, Laboratoire de la mer): Domstolen byggede videre på kriterierne fra Minimax-dommen som følger: Spørgsmålet, om en brug er kvantitativ tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele for de pågældende varer eller tjenesteydelser, afhænger af flere forhold samt af en konkret vurdering fra sag til sag. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber, hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning (præmis 22). Den omstændighed, at varemærket anvendes af en enkelt kunde, der importerer varerne, for hvilke varemærket er registreret, kan være tilstrækkelig til at godtgøre, at en sådan brug er reel, såfremt det fremgår, at denne import har en reel handelsmæssig berettigelse for varemærkeindehaveren (præmis 24). En "de minimis"-regel kan ikke fastsættes (præmis 25). 2.2 Reel brug: bevisstyrke anvendt af Harmoniseringskontoret I henhold til artikel 42 i EF-varemærkeforordningen skal indehaveren godtgøre reel brug af det ældre varemærke. Beviser skal hvile på konkrete og objektive omstændigheder, der godtgør reel brug (dom af 18. januar 2011, sag T-382/08, Vogue, præmis 22). Det er ikke tilstrækkeligt blot at fremsætte en umiddelbar betragtning. Harmoniseringskontoret kan desuden ikke på eget initiativ afgøre den reelle brug af ældre varemærker. Selv indehavere af velkendte varemærker skal fremlægge bevis for reel brug af det eller de ældre varemærker. Harmoniseringskontoret kræver ikke nødvendigvis en høj tærskel for bevis for reel brug. Ifølge Domstolen er det ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 9

10 kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel. Der kan derfor ikke fastsættes en objektiv bagatelregel, der giver mulighed for på forhånd at fastlægge, hvilket niveau der skal være tale om, for at det udgør "reel" brug. Indehaveren skal kunne godtgøre et minimumsomfang af brug, men dette minimumsomfang afhænger af omstændighederne i de enkelte tilfælde. Hovedreglen er, at når brugen tjener et reelt handelsmæssigt formål, kan selv minimal brug af varemærket være tilstrækkeligt til at konstatere reel brug, afhængigt af varerne og tjenesteydelserne og det relevante marked (dom af 23. september 2009, sag T- 409/07, Acopat, præmis 35, og citeret retspraksis; dom af 2. februar 2012, sag T- 387/10, Arantax, præmis 42). Med andre ord er det tilstrækkeligt, hvis bevis for brug godtgør brug, som ifølge Harmoniseringskontorets vurdering i sagen ikke blot tjener det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. I visse tilfælde kan relativt få salgstransaktioner f.eks. være tilstrækkelige til at konkludere, at brugen ikke blot er symbolsk. Det gælder navnlig dyre varer (afgørelse af 4. september 2007, R 0035/2007-2, DINKY, præmis 22). Selv om meget beskeden brug f.eks. kan være tilstrækkelig under visse omstændigheder, bør indehavere ikke desto mindre forelægge omfattende dokumentation for brug. Ifølge regel 22, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen skal det af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form indsigerens varemærke er blevet brugt for de relevante varer og tjenesteydelser. Disse betingelser for bevis for brug er kumulative (dom af 5. oktober 2010, sag T- 92/09, STRATEGI, præmis 43). Det betyder, at indsigeren ikke blot skal angive, men også bevise hver af disse betingelser. Tilstrækkeligheden af oplysningerne og bevislighederne med hensyn til hvor, hvornår, i hvilket omfang og i hvilken form varemærket er blevet brugt, skal vurderes ud fra den indgivne dokumentation som helhed. En særskilt vurdering af de forskellige relevante faktorer isoleret set er ikke hensigtsmæssig (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 31). Harmoniseringskontoret vurderer således den indgivne dokumentation samlet. Alle omstændighederne i den specifikke sag skal tages i betragtning, og alle indgivne oplysninger skal vurderes i sammenhæng. Selv om beviser i sig selv kan være utilstrækkelige til at godtgøre brug af et ældre varemærke, kan de således bidrage til at godtgøre brug set i sammenhæng med andre beviser og oplysninger. Bevis for brug kan være af indirekte art, f.eks. dokumentation for en andel af det relevante marked, import af de relevante varer, forsyning af de nødvendige råvarer eller emballage til indehaveren af varemærket eller de relevante varers udløbsdato. En sådan indirekte dokumentation kan spille en afgørende rolle i den samlede vurdering af den indgivne dokumentation. Dens bevisværdi skal overvejes nøje. I dom af 8. juli 2010, sag T-30/09, peerstorm, præmis 42 ff., fandt Retten eksempelvis, at kataloger i sig selv under visse omstændigheder kunne være afgørende bevis for tilstrækkeligt brugsomfang. Det er nødvendigt at tage højde for de pågældende varers og tjenesteydelsers specifikke art i forbindelse med vurderingen af den indgivne dokumentations bevisværdi. Det kan f.eks. i en bestemt markedssektor være almindeligt, at selve varerne og tjenesteydelserne ikke er påført oplysninger om, hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form varemærket bruges. Det er i givet fald naturligvis ikke Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 10

11 hensigtsmæssigt at se bort fra en sådan dokumentation for brug, hvis oplysningerne herom kan findes i den øvrige indgivne dokumentation. Hver af de indgivne bevisligheder skal vurderes nøje med henblik på at slå fast, om de reelt godtgør brug i de fem år, der går forud for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen (se i denne henseende punkt 2.5 nedenfor), eller brug i det relevante område (se punkt 2.4 nedenfor). Navnlig de datoer og anvendelsessteder, der fremgår af ordrer, fakturaer og kataloger, undersøges nøje. Bevisligheder indgivet uden angivelse af brugsdato kan, som led i en samlet vurdering, stadig være relevante og tages i betragtning sammenholdt med andre bevisligheder, der er dateret (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 33). Det er navnlig tilfældet, hvis det i en bestemt markedssektor er almindeligt, at selve varerne og tjenesteydelserne ikke er påført datooplysninger (afgørelse af 5. september 2001, R 0608/2000-4, Palazzo, præmis 16, hvor det bemærkes, at ismenuer sjældent er daterede). Med hensyn til gennemførelsen af førnævnte overordnede principper i praksis henvises til eksemplerne i punkt nedenfor. 2.3 Brugsform: erhvervsmæssig brug som varemærke Udtrykket "brugsform" Tegnets krævede "brugsform" henviser til dets erhvervsmæssige brug som varemærke. Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at udtrykket "brugsform" i forbindelse med regel 22, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen yderligere omfatter kravet om dokumentation for: brug af varemærket som registreret eller en variation deraf i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen (punkt 2.7 nedenfor) brug for de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (punkt 2.8 nedenfor) Brug som varemærke Artikel 15 og artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen stiller krav om reel brug af EF-varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen. Indsigeren skal således godtgøre, at varemærket har været brugt som varemærke på markedet. Eftersom et varemærke bl.a. har til formål at fungere som en forbindelse mellem varerne og tjenesteydelserne og den person, der er ansvarlig for deres markedsføring, skal dokumentationen for brug etablere en klar forbindelse mellem brugen af varemærket og de relevante varer og tjenesteydelser. Som det klart fremgår af regel 22, stk. 4, i gennemførelsesforordningen til EF-varemærkeforordningen, behøver varemærket ikke at være påsat selve varerne. En gengivelse på emballager, kataloger, reklamematerialer eller fakturaer for de pågældende varer og tjenesteydelser udgør Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 11

12 direkte dokumentation for, at der er gjort reel brug af varemærket (se også punkt nedenfor). Brug af et tegn som firma- eller handelsnavn må ikke betragtes som et varemærke, medmindre de relevante varer eller tjenesteydelser identificeres og udbydes på markedet under dette tegn (dom af 13. april 2011, sag T-209/09, Adler Capital, præmis 55 og 56). Generelt er det ikke tilfældet, når firmanavnet blot anvendes som forretningsskilt (undtagelse ved dokumentation for brug ved detailhandelstjenester) eller fremgår bag på kataloget eller som en tilføjelse på en etiket (dom af 18. januar 2011, sag T-382/08, Vogue, præmis 47). Reel brug kræver brug som varemærke: ikke blot som illustration eller på rent salgsfremmende varer eller tjenesteydelser i overensstemmelse med varemærkets afgørende funktion, dvs. at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 43). Derfor er følgende ikke egnet som dokumentation for reel brug af varemærket: brug af tegnet som selskabsnavn eller forretningsbetegnelse, fordi formålet med et selskabsnavn eller en forretningsbetegnelse ikke i sig selv er at skelne mellem varer eller tjenesteydelser. Formålet med et selskabsnavn er at identificere et selskab, hvorimod en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt bruges til at betegne en forretning. Når brugen af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt begrænser sig til at identificere et selskab eller betegne en forretning, kan brugen således ikke anses for at være foretaget "for varer eller tjenesteydelser" (dom af 11. september 2007, sag C-17/06, Céline, præmis 21; dom af 13. maj 2009, sag T-183/08, Jello Schuhpark II, præmis 31 og 32). Brug af et selskabsnavn/en forretningsbetegnelse kan betragtes som brug "for varer", når: en tredjepart anbringer det tegn, der udgør dennes selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, på varer, eller uanset at tegnet ikke er anbragt når tredjepart bruger tegnet på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det tegn, der udgør tredjeparts selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, og de varer eller tjenesteydelser, som tredjepart sælger eller præsterer (dom af 11. september 2007, sag C-17/06, Céline, præmis 21-23). Hvis en af disse to betingelser er opfyldt, udelukker den kendsgerning, at en ordbestanddel bruges som virksomhedens forretningsbetegnelse, ikke brug heraf som mærke for varer eller tjenesteydelser (dom af 30. november 2009, sag T-353/07, Coloris, præmis 38). Afhængigt af omstændighederne kan følgende anvendes som dokumentation for reel brug af det registrerede varemærke: Præsentation af selskabsnavnet øverst på ordresedler eller fakturaer, afhængigt af hvordan tegnet er vist på dem. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt blot at bruge et selskabsnavn øverst på fakturaer uden en klar henvisning til specifikke varer/tjenesteydelser. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 12

13 Brug af et tegn som domænenavn eller som en del af et domænenavn identificerer primært indehaveren af webstedet (f.eks. Afhængigt af omstændighederne kan en sådan brug dog også udgøre brug af et registreret varemærke (hvilket forudsætter, at der linkes til et websted, hvoraf varerne og tjenesteydelserne fremgår) Offentlig erhvervsmæssig brug Offentlig brug over for intern brug Brugen skal være offentlig, dvs. at den skal være ekstern og synlig for nuværende eller potentielle forbrugere af varerne eller tjenesteydelserne. Brug i den private sfære eller rent intern brug i et selskab eller i en koncern udgør ikke reel brug (dom af 9. december 2008, sag C-442/07, Verein Radetzky-Orden, præmis 22; dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37). Varemærket skal bruges offentligt og i forhold til omverdenen for at sikre en afsætning af de varer eller tjenesteydelser, som det betegner (dom af 12. marts 2003, sag T-174/01, Silk Cocoon, præmis 39; dom af 30. april 2008, sag T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, præmis 38). Relevant dokumentation kan stamme fra et distributionsselskab, som udgør en del af en koncern. Distribution er en virksomhedsstruktur, der er almindelig i erhvervslivet og indebærer brug af varemærket, som ikke kan betragtes som rent intern brug i en koncern, eftersom mærket også bruges i forhold til omverdenen og offentligt (dom af 17. februar 2011, sag T-324/09, Friboi, præmis 32). Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds er umiddelbart forestående. Forberedelse af brug af mærket f.eks. trykning af etiketter, fremstilling af beholdere osv. er intern brug og udgør derfor ikke erhvervsmæssig brug i denne forbindelse (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37) Kommercielle aktiviteter i forhold til salgsfremmende aktiviteter Hvis varemærket er beskyttet for almennyttige foreninger for deres varer eller tjenesteydelser, og varemærket er blevet brugt, er den omstændighed, at brugen ikke sker med gevinst for øje, irrelevant: Den omstændighed, at en velgørende organisation ikke arbejder med gevinst for øje, udelukker ikke, at den kan have til formål at skabe og herefter bevare afsætningsmuligheder for sine varer eller tjenesteydelser (dom af 9. december 2008, sag C-442/07, Verein Radetzky-Orden, præmis 17). Varer og tjenesteydelser, der udbydes gratis, kan udgøre reel brug, når de udbydes med handelsmæssigt formål, dvs. med det formål at skabe og bevare en afsætningsmulighed for de pågældende varer eller tjenesteydelser i EU i forhold til andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, og som derfor var i konkurrence med dem (dom af 9. september 2011, sag T-289/09, Omnicare Clinical Research, præmis 67 og 68). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 13

14 Brug af varemærket på salgsfremmende materialer for andre varer kan ikke normalt betragtes som tilstrækkelig (indirekte) dokumentation for brug som omhandlet i varemærkelovgivningen vedrørende den type reklameartikler, hvorpå varemærket bruges eller har været brugt. Bortgivelse af beklædningsgenstande som f.eks. T-shirts og kasketter ved reklamefremstød med det formål at markedsføre andre produkter, f.eks. en drikkevare, kan ikke betragtes som reel brug af det pågældende varemærke for beklædningsgenstande. Harmoniseringskontorets praksis vedrørende "reel brug" i forbindelse med reklameartikler er bekræftet af Domstolen: Ældre tegn WELLNESS Sag nr. C-495/07 (præjudiciel afgørelse) Indsigeren var indehaver af mærket "WELLNESS" i klasse 25 og 32. I forbindelse med salget af beklædningsgenstande anvendte indsigeren sit varemærke til at betegne en alkoholfri drik, der i flasker med påskriften "WELLNESS-DRINK" blev givet som gave sammen med de af selskabet solgte beklædningsgenstande. Varemærket blev ikke anvendt for drikke, der blev solgt særskilt. Domstolen fandt, at når reklamegenstande uddeles som en tilgift til et køb af andre varer og for at fremme salget af disse varer, mister mærket sin handelsmæssige begrundelse for de salgsfremmende varer, og indsigeren anses for ikke at have gjort reel brug af varemærket for den klasse, hvorunder genstandene henhører (præmis 22) Brug for varer eller tjenesteydelser Brug for varer Varemærker er traditionelt blevet brugt på varer (trykt på varerne, etiketter osv.) eller deres emballage. Dokumentation for brug på varer eller deres emballage er imidlertid ikke den eneste måde, hvorpå der kan godtgøres brug for varer. Det er tilstrækkeligt, at der er en reel forbindelse mellem mærket og varerne, og at varemærket bruges "for" varerne eller tjenesteydelserne, f.eks. på brochurer, foldere, mærkater, tegn i salgssteder osv. Ældre tegn Schuhpark Sag nr. T-183/08 Retten fandt, at brug af tegnet Schuhpark for fodtøj i annoncer, på poser og fakturaer ikke skulle angive skoenes oprindelse (skoene var påført deres eget mærke eller overhovedet ikke noget mærke), men nærmere skoforhandlerens selskabsnavn eller forretningsbetegnelse. Det blev betragtet som utilstrækkeligt til at knytte en forbindelse mellem tegnet Schuhpark og skoene. Med andre ord kan Schuhpark være et mærke i forbindelse med detailsalg af sko, men det blev ikke brugt som et varemærke for varer (præmis 31 og 32). Når indsigeren udelukkende afsætter sine varer gennem kataloger (postordresalg) eller via internettet, fremgår varemærket ikke nødvendigvis af emballagen eller endda selve varerne. I givet fald vil brug på de (internet)sider, hvor varerne er præsenteret hvis der ellers er tale om reel brug med hensyn til periode, område, omfang og art (se punkt ) generelt blive betragtet som tilstrækkelig. Indehaveren af varemærket vil ikke skulle godtgøre, at selve varerne rent faktisk er forsynet med varemærket. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 14

15 Kun under ekstraordinære omstændigheder kan kataloger i sig selv være afgørende bevis for ikke ubetydeligt brugsomfang: Ældre tegn PETER STORM Sag nr. T-30/09 Retten accepterede, at kataloger kunne dokumentere omfanget af brugen af et mærke i en situation, hvor et stort antal af de artikler, som er omfattet af varemærket PETER STORM, blev udbudt til salg i katalogerne, og at disse artikler kunne købes i mere end 240 butikker i Det Forenede Kongerige i en betydelig del af den relevante periode. Disse faktorer gav anledning til at konkludere, at brugen havde haft et vist omfang (præmis 43, se også præmis 38-45). Ældre tegn Sag nr. CATAMARAN R 0566/ Appelkammeret konkluderede, at trods den kendsgerning, at dokumentationen ikke omfattede fakturaer var salgskatalogerne (forår/sommer 2001 til efterår/vinter 2006) kombineret med de forskellige prøver på beklædningsgenstande og den beedigede erklæring (med salgstal) tilstrækkelig dokumentation for omfanget af brug af de ældre varemærker (præmis 31 og 32) Brug for tjenesteydelser Varemærker kan ikke bruges direkte "på" tjenesteydelser. Derfor vil deres brug, for så vidt angår varemærker, der er registreret for tjenesteydelser, generelt finde sted i forretningspapirer, reklamer eller på anden vis direkte eller indirekte for tjenesteydelserne. Når brugen i sådanne materialer godtgør reel brug, vil en sådan brug være tilstrækkelig. Ældre tegn STRATEGIES Sag nr. T-92/09 Når et ældre varemærke var registreret for "virksomhedsledelse" og brugt som titel i erhvervsmagasiner, udelukkede Retten ikke, at en sådan brug kunne betragtes som reel i forbindelse med de pågældende tjenesteydelser. Det kunne være tilfældet, hvis det godtgøres, at magasinet fungerer som medie for levering af forretningsledelsestjenester, dvs. hvis sådanne tjenester leveres gennem et magasin. Den kendsgerning, at der ikke er nogen "direkte bilateral forbindelse" mellem udgiveren og modtageren af tjenesterne, er ikke til hinder for en sådan konstatering af reel brug. Det skyldes, at magasinet ikke uddeles gratis, hvilket kunne sandsynliggøre påstanden om, at betalingen af prisen for magasinet udgør betaling for de leverede tjenesteydelser Brug i reklameøjemed Varemærker opfylder deres funktion, som er at angive varers og tjenesteydelsers kommercielle oprindelse og tjene som symboler på deres indehavers goodwill, ikke blot når de reelt bruges på eller for varer eller tjenesteydelser, men også når de bruges i reklameøjemed. Varemærkers reklame- eller markedskommunikationsfunktion er faktisk en af deres vigtigste funktioner. Derfor vil brug i reklameøjemed generelt blive betragtet som reel brug: hvis reklamemængden er tilstrækkelig til at udgøre reel offentlig brug af varemærket Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 15

16 hvis der kan knyttes en forbindelse mellem varemærket og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret. Domstolen bekræftede denne tilgang i Minimax-sagen, hvor den fandt, at varemærket skal bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner er umiddelbart forestående (dom af 11. marts 2003, sag C-40/01, Minimax, præmis 37). Udfaldet i de enkelte sager vil imidlertid i høj grad afhænge af de individuelle forhold. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at den indgivne dokumentation også indeholder en klar angivelse af brugsomfanget (mængden af og distributionsperioden for reklamemateriale): Ældre tegn Sag nr. BLUME R 0681/ Tjenesteydelser: tjenesteydelser leveret af et forlag i klasse 41. Appelkammeret bekræftede, at dokumentationen (bestående af kataloger, pressemeddelelser og annoncer) samlet set var tilstrækkelig til at godtgøre reel brug af varemærket. Selv om ordrebogen og kontoudtoget ikke giver nogen oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang varemærket blev brugt i Spanien, godtgør de resterende dokumenter, navnlig kataloger, pressemeddelelser og annoncer, samlet set, at indsigeren i den relevante periode har udgivet bøger og magasiner i Spanien under varemærket BLUME. Selv om indsigeren hverken indgiver fakturaer, ordrer eller salgstal, er der grund til at antage, at den pågældende annoncerede for sine bøger og magasiner og reklamerede for og solgte dem under varemærket BLUME. Selv om reklamematerialet og pressemeddelelserne blev identificeret og dateret af indsigeren, nævnes varemærket BLUME altid i pressemeddelelser og på omslaget af de nævnte bøger. Derudover er teksten skrevet på spansk, og prisen er angivet i pesetas. Sammenholdt med katalogerne fremgår det af disse pressemeddelelser, at der henvises til visse af de bøger, der udtrykkeligt er nævnt i katalogerne (præmis 23). Ældre tegn BIODANZA Varer og tjenesteydelser: Klasse 16 og 41. Sag nr. R 1149/ (stadfæstet ved dom i sag T-298/10) Appelkammeret afviste indsigelsesafdelingens konklusion om, at dokumentationen (kun annoncer) godtgjorde reel brug. Det følger klart af konklusionen i den anfægtede afgørelse, at dokumentation for brug indgivet af indsigeren udelukkende består af annoncer, der kun kan godtgøre, at indsigeren annoncerede for en årlig "BIODANZA"-festival i hele den relevante periode og workshopper både regelmæssigt og på ad hoc-basis fra I modsætning til konklusionen i den anfægtede afgørelse kan sådanne annoncer ikke godtgøre distribution til en potentiel tysk kundekreds. De kan heller ikke godtgøre omfanget af en eventuel distribution eller antallet af salgstransaktioner eller kontrakter vedrørende de tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket. Tilstedeværelsen af reklamer alene kan højst sandsynliggøre, at de tjenesteydelser, der blev annonceret for under det ældre varemærke, blev afsat eller i det mindste udbudt til salg inden for det relevante område, men kan ikke godtgøre dette, som det uberettiget blev antaget i den anfægtede afgørelse. Når annoncering sker parallelt med markedsføringen af varer og tjenesteydelser, og der er dokumentation for begge aktiviteter, vil annoncering understøtte reel brug. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 16

17 Annoncering forud for den reelle markedsføring af varer og tjenesteydelser hvis det sker med henblik på at skabe et marked for varerne eller tjenesteydelserne vil generelt blive betragtet som reel brug. Hvorvidt annoncering alene, uden nuværende eller fremtidige planer om reelt at markedsføre varerne eller tjenesteydelserne, udgør reel brug, er tvivlsomt. Som i de fleste andre situationer vil resultatet afhænge af omstændighederne i den enkelte sag. Hvis der f.eks. er adgang til varerne eller tjenesteydelserne i udlandet, f.eks. ferieboliger eller bestemte produkter, kan annoncering alene være tilstrækkelig til at udgøre reel brug Brug via internettet Den standard, der anvendes i forbindelse med vurdering af dokumentation i form af udskrifter fra internettet, er ikke strengere end i forbindelse med vurderingen af andre former for dokumentation. Tilstedeværelsen af varemærket på websteder kan således bl.a. vise brugsformen eller den kendsgerning, at varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med mærket, udbydes til offentligheden. Den blotte tilstedeværelse af et varemærke på et websted er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at godtgøre reel brug, medmindre webstedet også viser, hvor, hvornår og i hvilket omfang varemærket bruges, eller disse oplysninger er angivet på anden vis. Ældre tegn Sag nr. SHARP R 1809/ Indsigeren indgav uddrag af sine websteder for forskellige lande. Appelkammeret fandt, at udskrifter fra en virksomheds eget websted ikke kan godtgøre brug af et varemærke for visse varer uden supplerende oplysninger om potentielle og relevante kunders reelle brug af webstedet eller supplerende annoncering og salgstal for de forskellige varer, billeder af varerne med mærket osv. (præmis 33). Ældre tegn Sag nr. WALZERTRAUM T-355/09 (appel iværksat, sag C-141/13 P) Indsigeren, et bageri, som er indehaver af det tyske varemærke WALZERTRAUM for varer i klasse 30, indgav for at godtgøre omfanget af sit varemærkes brug dokumentation i form af en reklamebrochure offentliggjort på internettet, som giver generelle oplysninger om indsigerens arbejdsmetoder og de ingredienser, der anvendes i indsigerens varer og varesortiment, herunder den pågældendes WALZERTRAUM-chokolade. Varerne kunne dog ikke bestilles online på webstedet. Derfor fandt Retten, at der ikke kunne knyttes en forbindelse mellem webstedet og antallet af solgte artikler (præmis 47). Navnlig kan bevisværdien af udskrifter fra internettet styrkes ved indgivelse af dokumentation for, at det specifikke websted er besøgt, og især at der er afgivet ordrer på de relevante varer og tjenesteydelser gennem webstedet af et vist antal kunder i den relevante periode. Nyttig dokumentation i denne henseende kunne f.eks. være registre, der generelt føres i forbindelse med drift af en virksomheds websted, f.eks. registre vedrørende opnåede hits på forskellige tidspunkter eller, i visse tilfælde, de lande, hvorfra webstedet er tilgået. For så vidt angår den relevante periode, anses oplysninger på internettet eller i onlinedatabaser for at have den dato, hvorpå oplysningerne blev lagt ud. Websteder indeholder ofte særdeles relevant information. Visse oplysninger er måske endda kun tilgængelige på internettet fra sådanne websteder. Det omfatter f.eks. onlinekataloger, der ikke er tilgængelige i trykt format. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 17

18 Internettets karakter kan gøre det vanskeligt at fastslå, på hvilken konkret dato oplysningerne faktisk blev stillet til rådighed for offentligheden. F.eks. nævnes det ikke på alle websider, hvornår de blev offentliggjort. Endvidere er det let at opdatere websteder, men alligevel har de fleste ikke et arkiv over tidligere vist materiale og viser heller ikke historikken, så offentligheden kan fastslå præcist, hvad der blev offentliggjort og hvornår. I den forbindelse vil datoen for brug på internettet blive anset for pålidelig, især hvis: webstedet tidsstempler de enkelte registreringer og således giver information vedrørende historikken over de ændringer, der er foretaget i en fil eller på en webside (som f.eks. på Wikipedia eller som automatisk vedhæftes indhold, f.eks. forumbeskeder og blogs) søgemaskiner (f.eks. Google cache) forsyner websiden med indekseringsdatoer et skærmbillede af en webside er forsynet med en bestemt dato. Den indgivne dokumentation skal godtgøre, at onlinetransaktionerne var forbundet med de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med mærket. Ældre tegn ANTAX Sag nr. T-387/10 Indsigeren har bl.a. indgivet udskrifter fra internettet fra flere skatterådgiveres hjemmesider, som bruger det varemærke, som indsigelsen støttes på. Retten fandt, at oplysninger på webstedet tillod læseren at knytte en forbindelse mellem varemærket og de udbudte tjenesteydelser (præmis 39 og 40). Mens varemærkets art og til en vis grad perioden (som nævnt ovenfor) og området er mindre komplekse at godtgøre, giver brugens omfang anledning til flere vanskeligheder, hvis der udelukkende indgives dokumentation fra internettet. Det bør tages i betragtning, at transaktioner via internettet har tendens til at udelukke de fleste "traditionelle" beviser for afsætning som f.eks. fakturaer, omsætningstal, skattedokumenter osv. Ny "elektronisk" dokumentation begynder at afløse eller har allerede afløst denne type dokumentation, f.eks. certificerede betalingsmidler, ordrer og bekræftelser heraf, registrering af sikre transaktioner osv. Ældre tegn Sag nr. Skunk funk (fig.) R 1464/ Uddrag fra tredjeparters websteder indeholder til trods for at de er udskrevet den 10. juni 2008 forbrugeres bemærkninger om beklædningsgenstande og butikker med varemærket SKUNKFUNK dateret i den relevante periode. Navnlig hvad angår det relevante område, viser dokumenterne forskellige bemærkninger fra forbrugere i Spanien fra december 2004 og februar-marts-april-maj-juli Som indsigelsesafdelingen påpegede, nævner et blogindlæg (af 4. marts 2007) på websiden desuden, at indsigeren ("Skunkfunk-designer") eksporterer surferbeklædning til hele verden og har en omsætning på op imod 7 mio. EUR om året (præmis 21). Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 18

19 2.4 Brugssted Brug på det "indenlandske" marked 1 Varemærket skal være brugt i det område, hvor det er beskyttet (EU for EF-varemærker, medlemsstaternes område for nationale varemærker eller Benelux for Benelux-varemærker og de relevante landes områder for internationale registreringer). Som Domstolen fandt i Leno Merken-sagen, er størrelsen af det område, hvor brugen finder sted, blot et af flere forhold, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, hvorvidt brugen er reel (dom af 19. december 2012, sag C-149/11, Leno Merken, præmis 30). Domstolen fandt endvidere, at der ikke kan tages hensyn til brug af varemærket i ikke-eu-lande (præmis 38). I lyset af globaliseringen af handelen kan en angivelse af varemærkets indehavers vedtægtsmæssige hjemsted ikke betragtes som tilstrækkelig dokumentation for, at brug har fundet sted i det pågældende land. Selv om det i artikel 15, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen hedder, at anbringelse af EF-varemærket på varer eller deres emballage i Fællesskabet udelukkende med eksport for øje betragtes som brug af mærket, udgør angivelsen af indsigerens hjemsted som sådan ikke bevis for sådanne handlinger. På den anden side er den kendsgerning, at kunder, som har hjemsted uden for det relevante område, er anført i dokumenterne som bevis for brug af det ældre varemærke, i sig selv ikke tilstrækkelig til at udelukke, at tjenesteydelser (f.eks. markedsføring og reklame) reelt kan have været leveret i det relevante område for disse virksomheder med hjemsted i andre områder (afgørelse af 9. juni 2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, præmis 16) EF-varemærker: brug i Den Europæiske Union 2 Hvis det ældre varemærke er et EF-varemærke, skal det være brugt "inden for Fællesskabet" (artikel 15, stk. 1, og artikel 42, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). I henhold til Leno Merken-dommen skal artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen fortolkes således, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger "reel brug" inden for EU, skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område (præmis 44). I territorial henseende og i lyset af EF-varemærkets enhedskarakter er den rette tilgang ikke at anvende politiske grænser, men derimod markedets/markedernes grænser. Derudover er et at målene med EF-varemærkesystemet, at det skal være åbent for virksomheder af enhver art og størrelse. En virksomheds størrelse er derfor ikke en relevant faktor i bedømmelsen af, om der foreligger reel brug. Som Domstolen fandt i Leno Merken-dommen, er det umuligt på forhånd abstrakt at afgøre, hvilket territorialt omfang der skal lægges til grund for at afgøre, om brugen af det nævnte varemærke er reel (præmis 55). Der skal tages hensyn til samtlige relevante oplysninger og omstændigheder, blandt andre de særlige forhold på det omhandlede marked, arten af de varer eller tjenesteydelser, som er beskyttet af varemærket, det territoriale og kvantitative omfang af brugen samt hyppigheden og regelmæssigheden af brugen (præmis 58). 1 Ændret den 2. maj Ændret den 2. maj Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 19

20 Harmoniseringskontoret skal fra sag til sag vurdere, om de forskellige oplysninger og beviser kan kombineres med henblik på at afgøre, om brugen af varemærket er reel, og varemærkets geografiske udbredelse er kun et af de aspekter, der skal overvejes. Under alle omstændigheder skal det understreges, at EU's krav til eller standarder for reel brug er de gældende (dvs. betingelserne i artikel 15 i EF-varemærkeforordningen) og ikke de nationale standarder eller praksisser for EF-varemærker Nationale varemærker: brug i den relevante medlemsstat Hvis det ældre varemærke er et nationalt varemærke med retsvirkning i en af EUmedlemsstaterne, skal der være gjort reel brug af varemærket i det land, hvor det er beskyttet (artikel 42, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen). Brug i en del af medlemsstaten kan være tilstrækkelig, forudsat at der er tale om reel brug: Sag nr. Ældre varemærke Bemærkning C-416/04 P VITAFRUT Brugen blev anset for tilstrækkelig, selv om det ældre spanske varemærke ikke fandtes på en væsentlig del af Spaniens område, da dokumentationen henviste til salg af dagligvarer (koncentreret frugtjuice) til en enkelt kunde i Spanien (præmis 60, 66 og 76) Brug i import- og eksporthandel I henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen betragtes anbringelse af EF-varemærket på varer eller deres emballage i EU udelukkende med eksport for øje ligeledes som brug i henhold til artikel 15, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen. Sag nr. Ældre varemærke Bemærkning R 0602/ RED BARON Appelkammeret anførte, at afsætning i Østrig og Det Forenede Kongerige fra Nederlandene også udgjorde reel brug i henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen (præmis 42). Varemærket skal bruges på det relevante marked dvs. det geografiske område, hvor det er registreret. Dokumentation, der udelukkende vedrører import af varerne i det relevante område, kan, afhængigt af omstændighederne i sagen, være tilstrækkelig til at godtgøre brug i det pågældende område (se tilsvarende dom af 9. juli 2010, sag T- 430/08, Grain Millers, præmis 33 og 40 ff., vedrørende bevis for erhvervsmæssig brug af et tegn på grundlag af import fra Rumænien til Tyskland). Domstolen fandt, at en transitforsendelse, der består i at transportere varer, der lovligt er fremstillet i en medlemsstat, til et tredjeland, gennem en eller flere medlemsstaters områder, ikke indebærer markedsføring af de pågældende varer og derfor ikke kan krænke varemærkerettens særlige genstand (vedrørende transit gennem Frankrig af varer fra Spanien med destination i Polen, se dom af 23. oktober 2003, sag C-115/02, Rioglass and Transremar, præmis 27, og dom af 9. november 2006, sag C-281/05, Diesel, præmis 19). Derfor kan transit gennem en medlemsstat ikke i sig selv udgøre reel brug af det ældre varemærke i det pågældende område. Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del C, Indsigelse Side 20