J.nr.: 2000-209 Klager: OY Sine Brychoff AB v/ Advokatfirmaet Sandel, Løje & Wallberg Advokat Knud Wallberg Indklagede: Spanggaard v/ Michael Schou Spanggaardvej 12 8800 Viborg v/ Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Advokat Peter Krarup Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet battery.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. marts 2002 med 6 bilag (1-6), svarskrift af 29. april 2002, replik af 14. maj 2002 med 3 bilag (7-9) og duplik af 29. maj 2002. Registreringsdato: Domænenavnet er registreret den 13. juni 2000. Sagsfremstilling: Klageren, der er et datterselskab til Carlsberg Breweries A/S, er indehaver af det registrerede ordmærke BATTERY. Varemærket har været registreret og brugt siden 1997 for varer i klasse 32, som blandt andet omfatter de såkaldte energidrikke. Klager har vedlagt udskrift af varemærkeregistreringen som bilag 1.
Indklagede driver erhverv med salg af diverse drikke, stutteri samt diskoteksvirksomhed. Indklagede har oplyst, at domænenavnet battery.dk er registreret med henblik på eventuel import og salg af batterier, men at domænenavnet for tiden er udlejet til en privatperson, og at domænenavnet kan påtænkes solgt på et senere tidspunkt. Indklagede har ifølge det oplyste registreret 24 domænenavne inklusiv battery.dk, herunder bawls.dk, bawlsguarana.dk og bawls-guarana.dk. I forbindelse med gennemførelsen af en strategisk beslutning om øget brug af Internet som medie for markedsføringen af varemærket, blev klageren opmærksom på, at indklagede havde registreret domænenavnet battery.dk. Klageren erfarede endvidere, at hjemmesiden under battery.dk indeholdt navnet på og et link til hjemmesiden for det konkurrerende produkt BAWLS. Klager har som bilag 3 vedlagt udskrift af 22. marts 2002 af hjemmesiden under battery.dk. Hjemmesiden indeholdt blandt andet følgende: Er dine batterier løbet tør? Got Bawls? If you dare Try!! Teksten blev efterfulgt af et billede af en flaske med mærket BAWLS, samt et link til bawls.dk. Klageren konstaterede derudover, at indklagede anvendte betegnelsen Battery som en del af de nøgleord, der indgik i hjemmesidens kildekode. Klageren har som bilag 4 vedlagt udskrift af hjemmesidens kildekode. Klagerens bilag 2 indeholder ligeledes et udskrift af hjemmesiden under bawls.dk. Sekretariatet har ved opslag den 10. september 2002 på bawls.dk taget følgende kopi af hjemmesiden, som er identisk med klagerens udskrift i bilag 2:
Klageren anmodede ved skrivelse af 26. marts 2002 indklagede om at overdrage battery.dk til klager. Klager har som bilag 5 vedlagt kopi af klagerens skrivelse til indklagede. Indklagede besvarede ikke klagerens skrivelse, men umiddelbart herefter fjernede indklagede henvisningen på battery.dk til såvel produktet BAWLS som hjemmesiden bawls.dk. Betegnelsen Battery indgik dog stadig i hjemmesidens kildekode, jf. bilag 6, som er en udskrift af 15. april 2002 af kildekoden på battery.dk. Af bilag 8, som er en udskrift af 13. maj 2002 af indklagedes hjemmeside, fremgår det yderligere, at hjemmesidens kildekode stadig indeholdt betegnelsen Battery. Det ses således af bilaget, at følgende nøgleord indgår som meta-tags i hjemmesidens kildekode: battery, energidrik, energidrikke, drikke, drinks, bawls, batteri, cult, BAWLS. Internet-brugere bliver herved orienteret om indklagedes hjemmeside, når der søges på de anførte nøgleord i Internet-søgemaskiner. Klageren har oplyst, at CULT ligeledes er et med klageren konkurrerende produkt. Indklagede har i duplikken bemærket, at indklagede ikke har været opmærksom på, at kildekoden fortsat indeholdt ikke-synlige angivelser om energidrikke, og at disse angivelser vil blive fjernet. Sekretariatet har ved opslag den 10. september 2002 på battery.dk taget følgende kopi:
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klager har været indehaver af varemærkerettighederne til BATTERY siden 1997, at klageren driver erhverv med salg af såkaldte energidrikke under betegnelsen BATTERY, at varemærket utvivlsomt er særpræget for de varer, som mærket er registreret og anvendes for, at indklagede driver erhverv med salg af diverse drikke, stutteri og diskoteksvirksomhed, at indklagede har registreret varemærket BAWLS, som er et konkurrerende produkt til BATTE- RY, at indklagede således må have kendskab til markedet for drikkevarer, at indklagede derfor utvivlsomt må have haft kendskab til klagers produkt, at indklagede har reklameret for det konkurrerende produkt BAWLS på hjemmesiden under battery.dk, at indklagede derved har krænket klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens 4, samt klagenævnets afgørelser i sagerne 2000-132 cichlidecenter.dk og 2000-062 musikevent.dk,
at klagen ikke har mistet sin aktualitet ved, at indklagede er ophørt med den krænkende brug, idet en sådan brug kan genoptages på et hvilket som helst tidspunkt, jf. blandt andet WIPO-sag D2000-0021, der er vedlagt som bilag 7, at indklagede i hjemmesidens kildekode benytter betegnelsen BATTERY i tilknytning til energidrikke, herunder konkurrerende produkter, og ikke i navnets generiske betydning som det engelske ord for batteri, hvilket er i strid med klagers varemærkerettigheder, jf. Sø- og Handelsrettens afgørelse af 9. januar 2001 i Melitta-sagen (sag V153/97), at indklagedes påstand om, at battery.dk er registreret med henblik på import og salg af batterier er udokumenteret, og at denne påstand på baggrund af indklagedes virksomhed og handlinger forekommer utroværdig, at indklagede ved registreringen forhindrer klager i at have en hjemmeside under.dk-domænet, der reflekterer klagerens varemærke, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet battery.dk således er i strid med markedsføringslovens 1 og 5, varemærkelovens 4 samt almindelige retsgrundsætninger, og at registreringen dermed er i strid med pkt. 5.2 i DIFOs regelsæt. Indklagede har gjort gældende, at udgangspunktet for retten til et domænenavn følger af princippet om first filed first served, og at dette udgangspunkt kun kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde hertil, at ordet battery er et beskrivende ord taget fra det sproglige almeneje, at sådanne ord er frie, og at der derfor ikke isoleret set kan opnås eneretsbeskyttelse hertil, at det forhold, at klageren har opnået særpræg til ordet i relation til klagerens varer, således ikke medfører, at klageren har opnået en beskyttelse, der giver klageren en fortrinsret til domænenavnet, at indklagede derfor ikke behøver nogen særlig anledning eller grund til at registrere og anvende et domænenavn som battery.dk, at klageren naturligvis efter reglerne i varemærkeloven og markedsføringsloven kan forhindre en krænkende anvendelse af klagerens varemærke, men at sådanne krænkelser ikke isoleret set kan resultere i, at domænenavnet kan kræves overført. Klageren må følgelig anvende de i de respektive lovgivninger fastsatte reaktionsmuligheder til at imødegå sådanne handlinger, at en tidligere mulig krænkende brug må vurderes med udgangspunkt i netop, at ordet battery tilhører det sproglige almeneje, hvorfor en sådan brug ikke kan tillægge klageren en fortrinsret til domænenavnet, at indklagede efter klagers henvendelse har fjernet det på domænet muligt krænkende indhold samt udlejet domænet til brug for en privatperson, at der således ikke længere pågår erhvervsmæssige aktiviteter eller aktiviteter, der kan være krænkende, fra domænet, at der således ikke sker anvendelse af domænet på illoyal vis, eller på anden måde, der kan være egnet til at skabe forveksling med klagerens produkter, at indklagede ikke ved ophøret af den mulige krænkende brug af domænenavnet har været opmærksom på, at kildekoden fortsat indeholdt angivelser om energidrikke, som ikke var synlige på hjemmesiden, og at disse angivelser vil blive fjernet, at klagerens varemærke ikke i øvrigt er kendt i bredere kredse, at klagerens varemærke i hvert fald ikke var kendt i bredere kreds på tidspunktet for registreringen af domænenavnet i juni 2000,
at indklagede således ikke gør brug af forretningskendetegn i strid med markedsføringslovens 5 eller udviser en adfærd, som kan anses for stridende med god markedsføringsskik eller redelig handlemåde, jf. markedsføringslovens 1, at indklagede ikke i øvrigt udøver en brug af domænet i strid med varemærkelovens 1 og 7, at ordet battery naturligvis vil indgå i hjemmesidens kildekode, men at dette ikke er krænkende i sig selv, at en erhvervsmæssig anvendelse af domænet til salg af batterier eller lignende således vil kunne ske uden at krænke klagerens varemærkeret, at indklagedes ret til domænenavnet derfor er legitim, jf. blandt andet UfR 20001B.47, p. 49, at der til støtte for indklagedes påstand kan henvises til klagenævnets afgørelser i sagerne 2000-103 ( niceprice.dk ) og 2000-121 ( udstillingshus.dk ), at de af klager anførte klagenævnsafgørelser, ikke har større præjudikatværdi i nærværende sag, at den af klager anførte afgørelse WIPO, sag D2000-0021 ikke er anvendelig som præjudikat på nærværende klagesag, idet den anførte sag vedrørte et varemærke/domænenavn Ingersoll-Ran, der i modsætning til varemærket/domænenavnet battery ikke tilhørte det sproglige almeneje, at indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, og indklagede har derved opnået en ret til domænenavnet forud for klageren, der medfører, at dette ikke i den konkrete situation kan fratages indklagede. Nævnets bemærkninger: Det er en forudsætning for registreringen af varemærker, at kravene i varemærkelovens 13 er opfyldt. Denne bestemmelse er sålydende: 13. Et varemærke skal for at kunne registreres være af den i 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg. Stk. 2. Følgende varemærker er udelukket fra registrering: 1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse. 2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen. Når varemærket registreres i Patent- og Varemærkestyrelsen, sker der en prøvelse i henseende til, hvorvidt kravene i 13 er opfyldt. Klageren har fået varemærket BATTERY som ikke er en sædvanlig betegnelse for energidrikke - registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, uden at dette er blevet anfægtet, og nævnet lægger allerede som følge heraf til grund, at klagerens varemærke opfylder varemærkelovens krav om særpræg. Klageren er herefter beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af klagerens varemærke på
en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling, jf. herved Varemærkelovens 4, stk. 1, som er sålydende: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2) eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagede driver ifølge det oplyste erhverv med blandt andet salg af diverse drikke, herunder energidrikken BAWLS, og dermed med salg af varer af samme art, for hvilke klagers varemærke er beskyttet. Den brug, som indklagede i hvert fald indtil foråret/sommeren 2002 gjorde af domænenavnet battery som er identisk med klagerens varemærke og det hertil svarende nøgleord, som indgik i kildekoden, indebar, at indklagede misbrugte betegnelsen til at markedsføre det konkurrerende produkt BAWLS, hvilket var i åbenbar strid med varemærkelovens 4. Indklagede har således ved at registrere og bruge domænenavnet battery.dk på den omhandlede måde krænket klagerens varemærkerettigheder, og indklagede har samtidig ved sin uretmæssige handlemåde afskåret klageren fra at få sit varemærke registreret som domænenavn under toplevel domænet.dk. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Spanggaard v/ Michael Schou, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "battery.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, OY Sine Brychoff AB. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 8. november 2002 Dorte Olesen Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo