KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Topbrands Brombærvej Hjørring v/advokat Jens Laurbjerg Nielsen Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet provider.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift modtaget 8. oktober 2013 med syv bilag (bilag 1-7), svarskrift modtaget den 30. oktober 2013 med fem bilag (bilag A-E), replik af 22. november 2013 uden bilag samt duplik modtaget den 12. december 2013 uden bilag. Registreringsforhold: Domænenavnet provider.dk er registreret den 23. august Sagsfremstilling: Klageren er en enkeltmandsvirksomhed med navnet Topbrands, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med startdato den 20. april 2009, jf. bilag 1. Det er oplyst, at klageren blandt andet sælger beklædningsgenstande af mærket Provider fra en butik på Købmagergade i København. Som bilag 2 har klageren fremlagt et foto af facaden på denne butik, hvorpå bl.a. er påført mærket PROVIDER sammen med tre andre mærker. Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR , hvorved ordmærket PROVIDER INC. er registreret som varemærke for en række lædervarer m.v. i klasse 18 og for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning i klasse 25, jf. bilag 3. 1

2 Klageren er desuden indehaver af dansk varemærkeregistrering VR , hvorved ordmærket Provider på grundlag af en ansøgning indgivet den 14. maj 2013 er registreret som varemærke for en række varer i klasse 14 (bl.a. smykker og ure), klasse 18 (bl.a. lædervarer) og klasse 25 (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning), jf. bilag 4. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Indklagede registrerede provider.dk den 23. august 2012, jf. bilag 5. Ved besøg på provider.dk står det klart, at der ikke er nogen reel aktivitet eller reelt indhold på domænet. Gennemgangen af hjemmesiden viser, at provider.dk alene indeholder forsiden Inspect HTTP Requests, jf. bilag 6. Det har ikke været muligt for klager at indhente oplysninger om indklagede, cf. bilag 5. Hvis indklagede er en privat person, vil pågældendes eventuelle interesse i et inaktivt domæne, kunne varetages mindst lige så godt ved at anvende et hvilket som helst andet ledigt domænenavn, da indklagede ikke har en reel og kommerciel interesse i at opretholde domænet, da provider.dk ikke anvendes i forretningsmæssigt øjemed. Klager har tværtimod en reel og kommerciel interesse i domænet, da erhvervelse af domænet er nødvendigt for klager til at beskytte varemærkerne Provider Inc. og Provider samt for at kunne markedsføre og sælge Provider beklædningsgenstande på internettet via provider.dk. Hvis indklagede er erhvervsdrivende påberåbes indledningsvist Markedsføringslovens 1 og 18, da Provider er et forretningskendetegn ejet af klager, som klager alene har ret til at anvende. Klager ejer som nævnt de danske varemærker Provider og Provider Inc. i klasserne 14, 18 og 25. Der er ikke registreret andre danske provider-mærker, jf. bilag 7. Det omtalte bilag 6 indeholder en udskrift, som er dateret den 8. oktober 2013, af hjemmesiden Ved opslag på domænenavnet provider.dk den 15. oktober 2013 har sekretariatet taget følgende lignende kopi: 2

3 En lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag herpå den 18. januar Ved sekretariatets klik på Grab a key fremkom følgende hjemmeside: I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende: Indklagede fik den 23. august 2012 domænet provider.dk efter at have været på venteliste til domænet. Hensigten med at få domænet provider.dk var, at indklagede skulle lave et site, som skulle anvendes til dels serverindgang, dels som API test tool. Funktionerne på provider.dk anvendes af back-end udviklere. Funktionerne har været tilgængelige på domænet siden den 18. juni 2013 og er fortsat tilgængelige. Perioden mellem den 23. august 2012 og den 18. juni 2013 har indklagede anvendt til at udvikle og programmere et system til domænet provider.dk. Domænet har derfor i hele perioden enten været under udvikling eller aktivt i brug (se bilag [A] hvor trafik på sitet er dokumenteret). Indklagede udvikler systemer og programmere på højt niveau. Det er indklagedes hensigt at domænet provider.dk både nu og fremadrettet skal anvendes til dets nuværende formål (se bilag [B] hvor funktioner på sitet er dokumenteret). Ordet provider er et udsagnsord og ordet anvendes udbredt i IT branchen, som er den branche indklagede beskæftiger sig indenfor. Klager anvender navnet provider i en helt anden branche end indklagede, hvorfor der ikke er nogen konflikt mellem klagers og indklagedes anvendelse af udsagnsordet provider. Derudover har klager først lavet trademark registrering af ordet provider efter indklagede fik domænet (se bilag [C]). Før denne dato brugte klager navnet provider inc. (se bilag [D]). 3

4 Klagers påstand er, at de skal bruge navnet provider til markedsføring af tøjmærket Provider, som står på deres butiksfacade i København. Klager har flere navne på deres butiksfacade, som klager har domænenavn på, men som enten ikke er i anvendelse eller redirecter til et andet site. Der er derfor en reel mulighed for, at klager vil gøre det samme med provider.dk. For indklagede vil det være forbundet med store omkostninger, hvis domænenavnet skal overdrages til klager. Overdragelse af domænet vil medføre at systemet som er tilgængeligt på domænet, samt 3 servere, skal omprogrammeres. Ligesom 249 brugere af domænet ikke længere kan anvende funktionerne, som vil medføre at de 249 brugere vil få fejl, da domænet er programmeret ind på brugernes platforme. Derudover vil det også betyde, at indklagede vil have omkostninger forbundet med at relancere funktionerne, som er tilgængelige på domænet, hvis et nyt domænenavn skal anvendes. Indklagede anvender hvortil der af brugere sendes personoplysninger (fulde navn, mail og telefonnummer). Ved overdragelse af domæne til klager, vil klager utilsigtet komme i besiddelse af personoplysninger, hvor afsender af mailen ikke vil være opmærksom på, at det ikke er indklagede, som modtager oplysningerne. Indklagede har, i nærværende svar på den indgivet klage, dokumenteret at provider.dk anvendes og er aktivt, og derfor er det ikke korrekt at der på provider.dk ikke er nogen reel aktivitet eller at indklagede ikke har nogen aktuel interesse i domænet. Indklagede mener ikke, at klagers branche er mere anerkendelsesværdig end den branche indklagede beskæftiger sig indenfor. Tværtimod er provider meget anvendt indenfor indklagedes branche, og dermed er domænet højest relevant for indklagede. Det omtalte bilag A indeholder følgende: 4

5 Det omtalte bilag B indeholder følgende: 5

6 De omtalte bilag C og D indeholder uddrag af de samme udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsen, som klageren har fremlagt som bilag 3 og 4, og som er omtalt i sagsfremstillingen ovenfor på side 2. I bilag E har indklagede oplyst, at indklagede også har registreret fire andre domænenavne, nemlig applikationen.dk, cprapi.dk, cvrapi.dk samt et domænenavn, der består af et af indklagedes navne. Ved opslag på domænenavnene cprapi.dk og cvrapi.dk den 18. januar 2014 har sekretariatet taget følgende kopier: 6

7 I replikken har klageren bl.a. anført følgende: Domænet provider.dk anvendes af indklagede som API test tool, hævdes det. Der er ikke redegjort nærmere for funktionen og den påståede aktivitet eller systemets anvendelse. Der er ikke dokumenteret nogen serverindgang fra indklagedes side. Den påståede trafik på provider.dk er udokumenteret, og det fremlagte dokument (bilag [A]) giver ikke nogen mening. Det samme gælder dokumentet fremlagt som bilag [B]. Indklagede påstår, at indklagede udvikler systemer og programmerer på højt niveau, uden at det på nogen måde er dokumenteret, hvilket indklagede opfordres til at gøre. Indklagede oplyser endvidere, at ordet provider er almindeligt anvendt i IT-branchen det anvendes udbredt i branchen. Provider.dk kobler sig ikke specifikt op til den funktion, som indklagede påstår at anvende domænet til. Internetbrugere, der ønsker at finde en hjemmeside med API test tool eller serverindgang, vil således ikke søge under provider i en internettjenestes søgefunktion. Indklagede har ikke beskyttede rettigheder til provider eller i øvrigt tungtvejende behov for netop at anvende provider, da ordet ikke beskriver domænets påståede funktioner. Indklagedes opretholdelse af domænet provider.dk skader klagers forretning, da klager ikke har mulighed for at markedsføre og sælge provider-beklædningsgenstande under domænet provider.dk. Lige nu gøres det under et helt andet domæne, hvilket forvirrer forbrugeren. [...] Klager har derfor en væsentlig interesse i at få overdraget provider.dk til sig, der åbenlyst overstiger indklagedes interesse i at bibeholde domænet. Indklagede kan i realiteten anvende et hvilken som helst andet domæne, og indklagede kan varetage sine interesser mindst lige så godt ved et andet domæne. Det strider i øvrigt mod domænelovens intentioner og forarbejderne til loven, hvis indklagede får lov til at beholde et for ham alment anvendt ord inden for IT-branchen, herunder til den oplyste anvendelse og formålet (som API test tool), når klager har en varemærkeret til samme ord. Hvis ikke klager får medhold, vil det føre til, at en lang række domæner pludselig vil tilbyde API test tools, til skade for den virksomhed, der har et reelt behov. Det er muligt, at det vil medføre en mindre omkostning for indklagede, hvis domænet overdrages til klager, men sådan vil det ofte være i alle sager, hvor en klager får medhold i sin påstand om overdragelse af et domæne. Det skal tilføjes, at det virker usandsynligt, at der vil være behov for at hele 3 servere skal programmeres om. For så vidt angår anvendelsen af er den udokumenteret, og der fremgår ingen e- mailadresser af hjemmesiden. Den påståede fare for at klager modtager s med personoplysninger er ganske indholdsløs og uden realitet, og risikoen består jo i alle tilfælde ved overdragelse af domæner, der har været undergivet klagebehandling vel at mærke kun, hvis præcis den samme adresse benyttes. Hele indklagedes argumentation gøres gældende at være konstrueret og uden realitet. 7

8 I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende: Indledningsvis skal det påpeges, at indklagede ikke på noget tidspunkt har handlet i ond tro, hverken da indklagede, efter at have været på venteliste, fik domænet eller da indklagede svarede på Jens Laurbjerg Nielsens klage, som han indgiver på vegne af Topbrands. Indklagede kunne ikke have forudsat, at Topbrands mere end 1 år senere varemærkeregistrerer ordet Provider. Jens Laurbjerg Nielsens replik er unødvendig grov med udokumenterede påstande og beskyldninger om, at indklagedes svar og dokumentation er usandsynlige, uden realitet og konstruerede. Det er beskyldninger som Jens Laurbjerg Nielsen slet ikke har belæg for at fremsætte, og det er efter indklagedes opfattelse uetisk at fremsætte så grove beskyldninger om at indklagede er i ond tro, uden dokumentation herfor. Flere steder fremsætter Jens Laurbjerg Nielsen ligeledes subjektive og udokumenterede påstande om både klagers og indklagedes interesser, hensigter, udbytte og tab samt for konsekvenserne ifbm. hvem der har/ikke har domænet. Da det er subjektive og udokumenterede påstande, kan indklagede ikke besvare påstandene entydigt, og vil derfor ikke besvare disse dele af Jens Laurbjerg Nielsens replik. Indklagede har ved skærmprint fra systemet, der er tilgængeligt på domænet provider.dk, dokumenteret antal brugere (bilag [A] i indklagedes svar) og systemets funktioner (bilag [B] i indklagedes svar). Dokumentation som tilbageviser klagers påstand om, at domænet ikke er aktivt, og at indklagede ikke har interesse i domænet. Når der er brugere af systemet, som er tilgængeligt på domænet, kan domænet hverken være inaktivt eller uden interesse for indklagede. Ligeledes anslår Jens Laurbjerg Nielsen, uden at dokumentere det, at indklagede kun vil have mindre omkostning ved at skifte domænenavn. Det afviser indklagede, da systemet og 3 servere skal omprogrammeres, ligesom indklagede vil få omkostninger til at relancere systemet under et andet domæne. Derudover vil det være til stor gene for de 249 brugere af systemet, da brugerne skal omprogrammere deres servere. Der er i den forbindelse en latent risiko for, at indklagede mister sine brugere. Ved en søgning i Google den 18. januar 2014 på provider blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte to søgeresultater omtale af tøj af mærket provider, mens ét søgeresultat vedrørte indklagedes hjemmeside De resterende 47 søgeresultater fremstod uden nogen forbindelse til sagens parter og vedrørte især en generisk brug af ordet provider. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren sælger tøj under varemærket Provider, at klageren har registreret Provider Inc. og Provider som varemærker (ordmærker), at klageren har en væsentlig og anerkendelsesværdig interesse i at kunne anvende domænenavnet provider.dk til markedsføring og salg af tøj m.v. under mærket Provider, 8

9 at indklagede anvender domænenavnet provider.dk til en hjemmeside uden noget reelt indhold, at denne brug er egnet til at forvirre klagerens kunder, at der herved foreligger en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 18, at indklagede ikke har fremlagt nogen reel dokumentation for, at indklagede har nogen væsentlig og reel interesse i at kunne anvende netop domænenavnet provider.dk, at indklagede heller ikke har dokumenteret sine oplysninger om det besvær, som en overdragelse af domænenavnet provider.dk til klageren vil påføre indklagede, at klagerens interesse i domænenavnet provider.dk klart overstiger indklagedes interesse heri, at indklagede ved sin opretholdelse af domænenavnet provider.dk overtræder domænelovens 12, stk. 1 og stk. 2, og at domænenavnet provider.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet provider.dk efter at have stået på venteliste til domænenavnet hos DK Hostmaster, at indklagede har registreret domænenavnet provider.dk for at kunne bruge dette til serverindgang og som API test tool, at funktionerne på provider.dk anvendes af back-end udviklere, at funktionerne har været tilgængelige siden den 18. juni 2013, at der er 249 brugere af domænenavnet provider.dk, at indklagede har en væsentlig interesse i fortsat at kunne anvende domænenavnet provider.dk til dette formål, at provider således er et almindeligt anvendt udtryk i it-branchen, at indklagedes anvendelse af domænenavnet provider.dk ikke indebærer nogen overtrædelse af klagerens rettigheder, da klageren er i en helt anden branche end indklagede, at der således ikke er nogen kommerciel eller økonomisk interessekonflikt mellem klagerens og indklagedes brancher, at det vil være forbundet med store omkostninger, hvis indklagede skal overdrage domænenavnet provider.dk til klageren, at en sådan overdragelse tillige vil indebære en væsentlig risiko for, at indklagede mister sine brugere af systemet, at indklagede også anvender domænenavnet provider.dk til adresser, at en overdragelse af domænenavnet til klageren vil sætte klageren i stand til at modtage henvendelser indeholdende personoplysninger, som er rettet til indklagede, at klageren har registreret provider som varemærke 13 måneder efter indklagedes registrering af domænenavnet provider.dk, og at indklagede derfor bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede ved sin registrering og anvendelse af domænenavnet provider.dk har overtrådt markedsføringslovens 1 og 18, idet klager herved har henvist til, at Provider er et forretningskendetegn ejet af klager, som klager alene har ret til at anvende. Klager har imidlertid ikke godtgjort, at indklagede har gjort brug af domænenavnet inden for de vareklasser, som klagers varemærke nyder beskyttelse for, eller at indklagede har anvendt 9

10 domænenavnet på en anden måde, som er egnet til at fremkalde forveksling med klager. Der kan derfor ikke gives klager medhold i, at indklagede har overtrådt markedsføringsloven. Sagen giver herefter især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af domænelovens 12, stk. 1. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, (jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret , s ) er det bl.a. forudsat, at de forhold, der indgår i god skik-vurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Klageren ønsker at kunne anvende domænenavnet provider.dk til markedsføring og salg af det tøj, som klageren sælger under varemærket provider. Klagenævnet finder, at klageren har en væsentlig og reel interesse i at kunne anvende domænenavnet provider.dk til dette formål. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet provider.dk består af et almindeligt engelsk ord, hvis signalværdi vil kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge. Indklagede har under sagen oplyst, at domænenavnet provider.dk anvendes som internet adresse for hjemmesiden hvorfra der bl.a. udbydes en særlig tjeneste, som brugerne kan anvende i forbindelse med deres egne hjemmesider, og har fremlagt to bilag til illustration af hhv. trafik og funktioner på sitet. Indklagede har endvidere oplyst, at hjemmesiden benyttes af et større antal brugere, og at det vil være forbundet med væsentlig ulempe, hvis indklagede ikke længere kan anvende domænenavnet provider.dk som hidtil. Som sagen foreligger oplyst, har klagenævnet ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger, og klagenævnet har derfor ikke grundlag for til at antage, at indklagede ikke skulle have haft en reel interesse i at registrere domænenavnet provider.dk, ligesom nævnet ikke har grundlag for at antage, at indklagede ikke fortsat har en reel interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet. Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet provider.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, om god domænenavnsskik. Da der ikke foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet provider.dk skaber en risiko for forveksling med klager og klagers virksomhed, eller at registreringen i øvrigt skulle være illoyal eller på anden 10

11 måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede endvidere har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, Topbrands, medhold i, at indklagede, [A], skal overføre domænenavnet provider.dk til klageren. Dato: 14. februar 2014 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 11