KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 437 Klager: Chervò S.p.A Via 1 Maggio, 10/A, I Costermano (VR) Italien v/advokat Robin Philip Indklagede: Torben Qvist Ordrupvej Charlottenlund Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet chervo.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 13. november 2003 med 3 bilag (1-3), svarskrift af 2. december 2003 med 15 bilag (A-O) og replik af 19. december 2003 med 1 bilag (4). Registreringsdato: Domænenavnet chervo.dk er registreret den 1. december Sagsfremstilling: Klageren er en italiensk virksomhed, der handler med tøj og produkter til skisport, golf, fritid m.v. Klager har registreret to figurvaremærker i Danmark i hhv. klasse 3 og 9 samt 18 og 25 begge indeholdende ordet Chervò. Registreringsdatoerne er 11. juli 1997 og 13. februar Klager har indtil primo 2002 haft samhandel med det danske selskab Italian Fashion ApS, hvor indklagede er direktør.

2 Klager har oplyst, at indklagede efter registreringen af domænenavnet chervo.dk orienterede klager om registreringen. Klager havde ikke på daværende tidspunkt bemærkninger til registreringen, da der var samhandel mellem parterne, og indklagede solgte produkter af mærket Chervo i sine to butikker i Danmark. Indklagede har som bilag F vedlagt en udskrift af en korrespondance mellem Manfred Erlacher, der er direktør for klager, og indklagede. Det fremgår heraf, at indklagede den 17. januar 2000, blandt andet meddelte følgende til klager: I have also made our own web-site in Denmark, Please let it have your attention and your comments! Klager svarede den 19.januar 2000 følgende: Congratulation it s for sure a great website. Thank you very much for the collaboration. Samhandlen mellem klager og Italian Fashion ApS ophørte angiveligt som følge af, at Italian Fashion ApS ikke betalte klager for varer leveret i foråret 2002, og der verserer på nuværende tidspunkt en sag ved Sø- og Handelsretten vedrørende Italian Fashion ApS betaling af klagers tilgodehavende på ,10 euro med tillæg af renter. Indklagede gør i den forbindelse gældende, at klager i strid med de to parters aftale har indgået aftale med en ny distributør i Danmark. Indklagede har under sagen ved Sø- og Handelsretten oplyst, at han personligt registrerede domænenavnet chervo.dk, hvorfor tvisten om domænenavnet ikke kan inddrages i sagen ved Søog Handelsretten. Klager har på denne baggrund indbragt sagen for klagenævnet. Klager har oplyst, at der på hjemmesiden under domænenavnet chervo.dk linkes til klagers hjemmeside under domænenavnet chervo.it, ligesom hjemmesiden indeholder billeder fra klagers hjemmeside. Klager har under samarbejdet med Italian Fashion ApS stillet billeder og materiale til rådighed for hjemmesiden under chervo.dk. Klager har som bilag 4 vedlagt en udskrift fra hjemmesiden under domænenavnet chervo.dk. Sekretariatet har ved opslag den 16. april 2004 på domænenavnet chervo.dk taget følgende kopier, som er næsten identiske med bilag 4:

3 Ved aktivering af teksten Enter Chervo Denmark fremkommer følgende (uddrag):

4 Indklagede har oplyst, at han stadig sælger klagers produkter fra forretningen Golf & Ski Fashion, Ordrupvej 86, 2920 Charlottenlund, og at han har et varelager til en værdi af ca. 3 millioner kroner, hvorfor indklagede stadig har en markedsføringsmæssig interesse i domænenavnet chervo.dk. Indklagede er dog villig til at sælge domænenavnet for euro. Dette beløb skal ses i lyset af, at indklagede har stået for distribution, salg og markedsføring af klagers produkter i Danmark. Indklagede har således anført, at Værdi og velkendthed er kun og udelukkende skabt af undertegnede. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet chervo.dk er i strid med varemærkelovens 4, at indklagedes brug af domænenavnet chervo.dk er egnet til at give omverdenen det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra varemærkeindehaveren, selv om autorisation ikke foreligger,

5 at klagers af 19. januar 2000, jf. bilag F, blev fremsendt, mens der var samhandel mellem klager og Italian Fashion ApS og inden Italian Fashion ApS havde misligholdt samarbejdet mellem parterne, at det ikke var klart for klager, at domænenavnet chervo.dk var registreret af klager personligt, at klagers lykønskning med hjemmesiden, jf. bilag F, på ingen måde var en godkendelse eller accept af, at Italian Fashion ApS eller indklagede efter samarbejdets ophør opretholder registreringen af domænenavnet chervo.dk, fortsat anvender billeder stillet til rådighed af klager, linker til klagers hjemmeside eller i øvrigt fremstår som erhvervsmæssigt tilknyttet klager, og at indklagede hverken er eneforhandler af eller agent for klagers produkter i Danmark, og at der ikke er samhandel mellem parterne længere, hvorfor indklagede ikke er berettiget til at opretholde registreringen af domænenavnet chervo.dk eller kræve betaling for at overdrage domænenavnet eller på anden måde anvende varemærket, hvorved der gives indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem indklagede og klager, jf. blandt andet UfR SH vedrørende domænenavnet rolex.dk og EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenic), præmis 51 og 52. Indklagede har gjort gældende, at klager har samtykket i indklagedes registrering og brug af domænenavnet chervo.dk, at indklagede stadig sælger klagers produkter og dermed fortsat har en interesse i domænenavnet chervo.dk, at indklagede har skabt den goodwill, der er knyttet til varemærket CHERVO i Danmark, og at indklagede dermed er berettiget til en godtgørelse på euro for en overdragelse af domænenavnet chervo.dk. Nævnets bemærkninger: Klageren har registreret et figurmærke, der indeholder det særprægede ord CHERVO og markedsfører varer under mærket CHERVO i Danmark. Klager kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller tjenesteydelser omfattet af denne registrering, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, som er affattet således: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet chervo.dk til en hjemmeside, der under brug af klagerens figurmærke angiver at være Chervo Danmark, og hvorpå klagers produkter udbydes, indebærer, at indklagede gør erhvervsmæssig brug af klagers varemærke som butiksfacade og adresse på Internettet, hvilket utvivlsomt kan medføre, at indklagedes virksomhed kan forveksles med klagers virksomhed eller sættes i forbindelse med denne

6 virksomhed på en klart urigtig måde. Indklagedes benyttelse af chervo.dk er derfor som udgangspunkt i strid med varemærkelovens 4, jf. herved Sø- og Handelsrettens dom af 18. juni, 2000 i sagen vedrørende domænenavnet rolex.dk, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen årgang 2000, side Indklagede som har registreret domænenavnet, mens indklagedes selskab var forhandler af klagers produkter har påberåbt sig, at klager har samtykket i indklagedes registrering og brug af domænenavnet. Indklagede har imidlertid ikke godtgjort, at klager har samtykket i, at indklagede har registreret domænenavnet i sit eget navn, eller at der fra klagers side er givet samtykke til, at indklagede kan fortsætte som registrant og bruger af domænenavnet også efter ophøret af parternes samarbejde. Det forhold, at indklagedes selskab i en periode har virket som klagerens forhandler i Danmark, legitimerer heller ikke indklagedes registrering og brug af klagerens varemærke som kendetegn, da det følger af princippet i Pariserkonventionens art. 6 g, at varemærker og andre kendetegn tilhører stamhuset. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet chervo.dk kan endeligt ikke legitimeres af, at indklagede er berettiget til at videresælge konkrete eksemplarer af klagers produkter. Er sådanne produkter lovligt bragt i handelen inden for EØS-territoriet af klager selv eller med klagers samtykke, kan det ganske vist ikke forbydes indklagede at gøre brug af varemærket CHERVO ved afsætningen af disse produkter, jf. herved varemærkelovens 6, men dette berettiger ikke indklagede til at gøre brug af Chervo som forretningskendetegn herunder som domænenavn. Indklagede har under henvisning til, at det er indklagede, der har indarbejdet varemærket CHERVO i Danmark tilbudt klageren, at denne kan få domænenavnet chervo.dk overdraget mod betaling af euro. Indklagede synes herved reelt at forsøge at udnytte sin registrering af domænenavnet til at udøve tilbageholdsret med henblik på at få klageren til at betale indklagede et beløb på euro. Det følger af almindelige formueretlige regler, at en kreditors adgang til at udøve tilbageholdsret over for en skyldner forudsætter, at en række betingelser er opfyldt. Kreditor skal således kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at han har et krav. Han skal derudover retmæssigt besidde en sådan magt over det tilbageholdte, at han er i stand til faktisk at hindre, at der sker overdragelse til ejeren, ligesom der skal foreligge en nærmere snæver forbindelse (konneksitet) mellem kravet og besiddelsen. I den foreliggende sag har indklagede ikke godtgjort at være retmæssig registrant af domænenavnet, hvortil kommer, at indklagede heller ikke har godtgjort, at indklagede har et krav mod klageren, som berettiger indklagede til at udøve tilbageholdsret. Betingelserne for at kunne udøve tilbageholdsret findes herefter ikke at være opfyldt. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet chervo.dk samt nægtelse af vederlagsfrit at overføre registreringen til klageren er uberettiget. Nævnet træffer herefter følgende

7 A F G Ø R E L S E: Indklagede, Torben Qvist skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet chervo.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Chervò S.p.A. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 6. maj 2004 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo