Risikostyring i IP-kontrakter København, den 26. maj 2016 2 IP hvad er det? 1
3 IP hvad er det, vi taler om? Enerettigheder, dvs. rettigheder til at forbyde andres brug, eksempelvis: Varemærker logo, slogan, navn mv. Patenter løsning på et teknisk problem, en proces, metode/fremgangsmåde Brugsmodeller det lille patent Design udformning af produkt, ornamentering Ophavsret billeder, fotografier, brugskunst, software, arkitekttegninger, bøger mv. Know-how / erhvervshemmeligheder - særlige arbejdsprocesser, opskrifter, tekniske data, metoder, styklister/ingredienser, kundelister, priser etc. 4 Aftaletyper - eksempler Samarbejdsaftaler Udviklingsaftaler Licensaftaler Overdragelsesaftaler Produktionsaftaler Franchiseaftaler Rammeaftaler, bl.a. for designudvikling NDA er 2
5 Handlefrihed internt: Sikring af egen IP 6 Assume nothing NDA Ansættelsesaftaler Lov om arbejdstageres opfindelser Vederlæggelse Aftaler med konsulenter, universiteter, virksomheder etc. Sikre handlefrihed overdragelse af IP eller som minimum (vid) licens Ingen Lov om konsulenter etc. Registrering af IP ( indkapsling ) Varemærker Design Patent (overvej strategi) Brugsmodel (overvej strategi) Ophavsret (USA og Kina) Beskrivelse af hvilken know-how / background IP Det lyder banalt, men vær bevidst om og få fastlagt/defineret hvilken IP vedrører aftalen? 3
7 Overdragelse eller brugsret? Rettighedshaver eller rettighedstager? Overdragelse særlig relevant hvor man har behov for videreudvikling/ændringer Husk evt. licens til IP som er nødvendig for frit at anvende IP, der er overdraget Licens (brugsret) alene brugsret, ikke ret til at videreudvikle/ændre Eksklusiv? Simpel? Ret til at sublicensiere? Husk notering af licens i visse lande Håndhævelse af IP over for krænkende tredjemand ret eller pligt? Simpel licenstager har ikke uden særlig aftale ret til at håndhæve 8 Risikostyring i IP-kontrakter 4
9 Kontraktskoncipering Klarhed vs bevidst fortolkningstvivl? Balancen: Præcis, omfattende anglosaksisk inspireret kontrakt (mindre risiko) kontra 2 siders kommerciel aftale (større risiko) Brugen af definitioner vær konsekvent og vær altid opmærksom! Ansvarsbegrænsning Lovvalg og værneting Usikkert hvad der gælder under andet lands lov, potentiel ny lov eller ny retspraksis igår UK og US: Husk forskel mellem warranty og indemnification der er praksis, hvor indemnification trumfer ansvarsbegrænsning Pas på irrevocable, perpetual license hvis du er licensgiver (retspraksis på at licens er opretholdt, trods væsentlig misligholdelse af aftalen i øvrigt) 10 Relevante overvejelser Hvilken IP? Rettigheder til henholdsvis Background IP (eksisterende) og Foreground IP (ny)? Overdragelse eller licens? Overdragelse: Hvornår rettighedsovergang? Risiko for krænkelse af tredjemands rettigheder? Licens: Royalty? Simpel/eksklusiv? Geografisk? Tid? Ret til sublicens? Hvem må registrere ny IP? Ret eller pligt til håndhævelse over for tredjemands krænkelse? Hvornår er tredjemand for tæt på? Hvem bestemmer, om der skal indledes retssag eller indgås forlig? Pligt til at medvirke i retssag? Hvem styrer processen? Hvem bærer omkostninger / har ret til tilkendt beløb? Meldepligt ved tredjemands krænkelse? Kvalitetskontrol? I bl.a. UK kan man miste varemærkeret, hvis ikke en licensaftale indeholder en sådan bestemmelse og der ikke udføres løbende kvalitetskontrol 5
11 Relevante overvejelser Offentliggørelse af ny IP? Hvem og hvornår? Fortrolighed? Konventionalbod? Konkurrenceklausul? Konventionalbod? Sikre egen handlefrihed: Frihed til at anvende tidligere udviklet IP, fx ved overdragelsesaftale hvor del af produkt indeholder tidligere udviklet IP, som også anvendes i forhold til andre kunder/samarbejdspartnere Delt ejerskab (sameje)? Pas på! Hvem har bidraget (personer/enheder)? Hvad er bidraget? Dispositioner over sameje kræver enighed, dvs. vetoret for indehaver af ideel andel = potentielle konflikter Klarhed (aftaler der forholder sig til ovennævnte) mindsker risiko for konflikt 12 Ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder klassisk risk management og forhandlingspunkt Hvad gælder egentlig uden særlig aftale om ansvaret? Omtvistet: Uenighed i litteraturen og uklar retspraksis Købelovens 59 (vanhjemmel), dvs. objektivt ansvar? Se evt. U2015B.97 der argumenterer for et kontrolansvar: Intet ansvar, hvis hindring uden for overdragerens kontrol, som overdrageren ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved aftalens indgåelse sondring mellem forskellige rettighedstyper Ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder Kan man afdække risikoen, herunder identificere eksisterende rettigheder? Muligheder: To the best of our knowledge vs garanti vs skadesløsholdelse Brud på garanti giver ret til erstatning, hvis dokumenterbart økonomisk tab tabsposter? 6
13 Ansvaret for krænkelse af tredjemands rettigheder Skadesløsholdelse: Hvornår udløses skadesløsholdelse: Krænkelse fastslået ved dom? Påstand om krænkelse? Pas på! Som udgangspunkt alle omkostningsposter Beløbsbegrænsning? Udgifter til advokat? I US: Ja! Udgifter til konstatering af krænkelse, herunder til sagkyndig vurdering? Forskellige typer af tab, der dækkes: Erstatning til rettighedshaver, tab af indtjening (ved forbud), udgifter til rådgivere, udgifter til konstatering af krænkelse, udgifter til løsning hvor krænkelse undgås etc. Begræns tab til visse tabstyper eller alle indirekte tab (i UK: Præcisering af kategorier af indirekte tab nødvendig) Beføjelser i tilfælde af krænkelse (ret eller pligt? Hvem bærer omkostninger?): Nyt produkt som ikke krænker? Reparere/ændre krænkende produkt, så krænkelse undgås? Skaffe licens? 14 Ansvaret for krænkelse af tredjemands rettigheder Vær opmærksom på udtrykkeligt at undtage fra ansvaret eller holde kunden ansvarlig for: Egne ændringer Det leverede kombineres med et andet produkt Ændringer dikteret af kunden Anvendelse af materiale modtaget fra kunden Husk rollefordeling! Back-to-back Producent Leverandør Kunde 7
15 Garantier Indfører objektivt ansvar for garantigiveren Står på mål for aktuelle eller fremtidige forhold Tabsbaseret erstatningskrav. Overvej at kvalificere garantien, fx viden/burde-viden to the Seller s knowledge the Products will not violate any third party IPR the Company is not aware of any third party IPR violated by the Product Overvej at begrænse indholdet af garantien, fx på rettigheder, anvendelse, territorier, tid, beløb mv. Bør ses i sammenhæng med ansvarsbegrænsninger og skadesløsholdelse 16 Garantier Case sælgergaranti i transaktion: As of Closing, all Intellectual Property Rights listed in Appendix 1 are (i) registered in the name of the Company, (ii) valid, (iii) to the Seller s Knowledge enforceable, (iv) legally and beneficially owned solely by the Company, and (v) free from any Third Party Rights. Hvad med ansøgninger? brugspligt? indsigelser? tredjemands rettigheder? 8
17 Andre risici og begrænsninger Pant Konkurs Aftaler/fora (fx open source, standardiseringsorganer) 18 IP-strategi som risk management værktøj 9
19 IP-strategi hvorfor og hvordan giver en strategi værdi? Politikker, procedurer, retningslinjer, løbende uddannelse/awareness og audits Bevidst og struktureret tilgang til IP, både egen og andres IP risk management Beskyttelse, udnyttelse, overvågning af konkurrenter (ressourcer vs risiko) og håndhævelse Sikre ensartet adfærd i virksomheden og klarhed over, hvor langt man er villig til at gå i forhandlinger Godkendelsesprocedure? Kontraktstyring Sikre RoI / albuerum i markedet og være bevidst om risiko 20 IP-strategi Identifikation af vigtige/beskyttelsesværdige rettigheder Undgå at konkurrenter kommer først Håndhævelse: Hvornår? Hvor? Hvem? Hvordan? Licensieringsstrategi: Genstand? Territorium? Vilkår? Aftale tool box som understøtter strategien = mulighed for at tage initiativet i forhandlingerne: Fortrolighedsaftaler Konsulentaftaler Ansættelsesaftaler Udviklingsaftaler Licensaftaler IP-klausul-bank/ fall back -bestemmelser Medarbejdere der er uddannet i at anvende aftaler og ikke mindst fall back -bestemmelser fravigelse af godkendte bestemmelser kræver godkendelse fra Legal, CFO, etc. 10
21 Kontakt Mikkel Friis Rossa Partner Aarhus Intellectual Property & Technology T +45 72 27 33 59 M +45 25 26 33 59 E mif@bechbruun.com Dan B. Geary Advokat Aarhus Intellectual Property & Technology T +45 72 27 36 40 M +45 25 26 36 40 E dbg@bechbruun.com København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T +45 72 27 00 00 www.bechbruun.com 11