KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet jobii.dk til klageren. Subsidiært: Registreringen af domænenavnet jobii.dk slettes. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 30. november 2009 med seks bilag (bilag 1-6), svarskrift af 3. februar 2010 med fem bilag (bilag A-E), replik af 9. februar 2010 med et bilag (bilag 7) og duplik af 2. marts 2010 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet jobii.dk er registreret den 24. juni Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at klager er stiftet i 1995 og er indehaver af en søgeportal, som findes på domænenavnet jubii.dk. Klageren udbyder desuden forskellige online tjenester i form af bl.a. e- mail og debatfora. Som bilag 1 har klageren fremlagt syv danske varemærkeregistreringer for betegnelsen jubii, hvoraf fire er ordmærker. Bl.a. er fremlagt kopi af dansk varemærkeregistrering 1

2 VR af ordmærket jubii i klasse 35 for bl.a. bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Desuden er klageren indehaver af dansk varemærkeregistrering VR før følgende figurmærke i klasse 9, 16, 25, 35, 38 og 41: Klageren har desuden oplyst følgende: At JUBII i Danmark er et velkendt varemærke, med deraf følgende behov for og krav på udvidet beskyttelse, fremgår bl.a. af Klagenævnets afgørelser i sagerne j.nr (jubiie.dk) og 1294 (jubiiworld.dk). Vi har konstateret, at indklagede ikke har registreret eller ansøgt om registrering af JOBII som varemærke, det være sig via Patent- og Varemærkestyrelsen eller OHIM. Derimod har indklagede den 1. november 2007 registreret binavnet JOBII A/S, se bilag 4, side 3. Denne registrering er således mere end to år efter klagers registrering VR af ordet JUBII for bl.a. bistand ved varetagelse af kontorarbejde, som har løbedag 1. marts Det bemærkes i den forbindelse, at der endnu ikke er indtrådt brugspligt til VR JOBII er registreret i DK Hostmaster den 24. juni Ifølge søgesiden web.archive.org blev jobii.dk brugt af firmaet Karvil Biler A/S fra 1999 til i hvert fald juni Fra ca. oktober 2002 til juni 2004 leder jobii.dk én ind på websiden mitsubishi-odense.dk, se bilag 5. Som det ses i [bilag 6], benytter indklagede navnet JOBII i en skrifttype, der leder tanken hen på klagers. Som bilag 4 har klageren fremlagt fuldstændig selskabsrapport for indklagede, hvor af fremgår, at denne den 1. november 2007 registrerede binavnet JOBII A/S. Som bilag 5 har klageren fremlagt udskrifter fra Internet Wayback Machine (archive.org), der viser, at jobii.dk på et ikke nærmere defineret tidspunkt har ledt besøgende ind på Karvil Biler A/S s hjemmeside. Som bilag 6 har klageren fremlagt en udskrift af 20. november 2009 af hjemmesiden på jobii.dk. Ved opslag på jobii.dk den 4. januar 2010 har sekretariatet taget følgende kopi, som er i overensstemmelse med klagerens bilag 6: 2

3 Ved fornyet opslag den 19. maj 2010 var der ikke sket væsentlige ændringer på siden. Indklagede, der er stiftet i 2002 og driver virksomhed med vikarservice til virksomheder og offentlige institutioner samt medarbejderrekruttering, har bl.a. anført følgende: Indklage[de] erhvervede ved aftale i november 2007, domænet jobii.dk fra [ ] Karvil Biler A/S, jf. bilag 1. I starten af 2008 blev domænerne jobii.com og jobii.de erhvervet [ ] disse domæner er dog ikke taget i brug, men erhvervet med henblik på anvendelse som sket for jobii.dk, når det forretningsmæssige grundlag herfor er tilstede. [ ] 3

4 Den 1. oktober 2008, startede indklagede hjemmesiden op, som ny hovedside, med henblik på virksomhedens disponering mod daværende og fremtidige kunder. Baggrunden for erhvervelsen af domænet var indklagedes ønske, om at ændre sin markedsføringsstrategi, og differentiere sig fra søsterselskabet Excellent Match A/S, derved at Vikar Match A/S og Excellent Match A/S bortset fra navnet havde samme logo/forretningskendetegn, jf. bilag 4, derved at Excellent Match A/S primært beskæftigede sig med rekruttering af nøgle medarbejdere og mellemledere, hvorimod Vikar Match A/S primært beskæftigede sige med vikarrekruttering og kort tids job. Omkring navnet JOBII har indklagede anført følgende: Indklagede har på intet tidspunkt haft til hensigt eller formål på nogen måde, at snylte på den goodwill klageren mener, der er knyttet til navnet JUBII. Indklagede har derimod set det, som helt naturligt at anvende ordet job som udtryk/synonym for arbejde/ansættelse, da dette er indklagedes kernekompetence og ydelse. Indklagede har i den forbindelse fundet ordspillet mellem job og bi (job-bi), interessant og relevant. Derved, at man i dansk sprogbrug taler om en arbejdsbi, som den typiske lønarbejder, der tager sig af rutineopgaver jf. fx bilag [E], hvilket er netop den type medarbejdere indklagede formidler. Ligesom man i dansk sprogbrug, anvender beskrivelsen, at være myreflittig eller flittig som en murer. Det er således ikke ukendt i dansk sprogbrug, at overføre egenskaber fra dyr på mennesker, hvilket bl.a. kendes fra den historiske fortællertradition (fabler), hvor dyr ofte anvendes, som hovedpersoner, ved beskrivelsen af menneskelige handlinger (den kloge ugle, den snu ræv osv.). Det er dette samspil mellem job og bi, der har været motiverende for indklagedes valg af firma og domænenavn, jf. også det registrerede navn JOB BEE som den engelske version af samme der også spiller på forholdet mellem job (arbejde/ansættelse) og bi (dyret). Videre ligger der et ordspil i den omvendte ordstilling bi job, som udtryk for arbejde, ved siden af hovedbeskæftigelse, da en del af de medarbejdere indklagede formidler, tager disse vikarjob, som bijob. Hertil skal det bemærkes, at såvel job som bi er generiske betegnelser, der som sådan må kunne anvendes af alle. I den forbindelse skal det påpeges, at ordet jubii, på dansk, også er et generisk ord, da det beskriver et glædesudbrud fx jubii vi har vundet, hvorfor det registrerede ordmærke jubii af den grund, må nyde en meget begrænset beskyttelse, der under alle omstændigheder skal fortolkes indskrænkende, og ingensinde udstrækkes til, at fratage andre muligheden for at bruge andre generiske ord og begreber i det danske sprog. Der er således grundlæggende tale om 2 helt forskellige ord jubii udtalt i èt og de sammensatte ord job og bi, de facto udtalt i to. Videre udtales u og o ganske forskelligt, hvorfor der heller ikke sprogligt er grundlag for forveksling. Omkring klagerens figurmærke har indklagede anført følgende: Klager har i klageskriftet [ ] anført, at indklagede benytter navnet jobii i en skrifttype, der leder tanken hen på klagers figurmærke JUBII. Det gøres gældende, at Klagenævnet for Domænenavne, 4

5 ikke ved vurderingen af klagers påstande, kan tage stilling til, dette eller lade det indgå i nævnets vurdering, derved at forholdet ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor spørgsmålet må afklares ved de almindelige domstole, såfremt klager ønsker en prøvelse heraf. Som bilag [A] har indklagede fremlagt en faktura af 5. november 2007, for køb domænenavnet jobii.dk for kr ,00 ex. moms. I sin replik har klageren anført følgende: [Indklagede begrunder] valget af sit domænenavn jobii.dk med, at det skal associere til job-bi og bi-job, ligesom han [ ] omtaler indklagedes domænenavn som de sammensatte ord job og bi, de facto udtalt i to. Det registrerede domænenavn jobii.dk opdeles naturligt i jo og bii og vækker ingen associationer til job eller bier, men derimod på grund af sin stavemåde med ét b og to i er samt af opbygningen j(vokal)bii til klagers i Danmark velkendte kendetegn jubii (den omstændighed, at domænenavnet jobbi.dk den 1. juli 2008 blev registreret af et andet firma kan selvsagt ikke legitimere indklagedes valg af det krænkende domænenavn jobii.dk). [Indklagede gør] gældende, at ordene job og bi er generiske og derfor må bruges af alle. Dette er imidlertid irrelevant, da det som nævnt ikke er job-bi, jobbi eller bi-job, der er konfliktens tema, men derimod jobii. Indklagede anfører desuden, at jubii er generisk og derfor må nyde meget begrænset beskyttelse. At jubii skulle være generisk må afvises. At et varemærke eller firmanavn er generisk vil efter retspraksis sige, at det er en artsbetegnelse (genus=art), hvilket jubii ikke er. Dette afspejles i det forhold, at klager har fået registreret ordet JUBII som varemærke i fire tilfælde i Danmark, uden at Patent- og Varemærkestyrelsen har rejst særprægsindvending i henhold til Varemærkelovens 13. [Indklagede gør] gældende, at ordmærket JUBII ikke er taget i brug for de ydelser, indklagede tilbyder. Dertil skal vi for det første minde om, at der endnu ikke er indtrådt brugspligt i henhold til Varemærkelovens 25 for klagers danske varemærkeregistrering VR af ordmærket JUBII, som bl.a. dækker bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. For det andet henviser vi til, at klager som led i sin erhvervsvirksomhed linker til talrige vikar- og personalerekrutteringsfirmaer, se bilag [7], en udskrift af siden Klager bruger således JUBII til at formidle samme eller lignende ydelser som indklagede. Brugen er såvel som ordmærke, se øverst og nederst til venstre i bilag [7], som figurmærke [ ]. Vi minder i den forbindelse om, at brugspligten til et ordmærke opfyldes ved brug af mærket som figurmærke, jfr. f.eks. U SH om varemærket SYVSOVER. [Indklagede anfører], at det ikke kan antages, at der er en forbindelse mellem de to navne og/eller virksomheder, der er egnet til at skabe risiko for forveksling. Imidlertid ligner såvel navnene JUBII overfor JOBII som ydelserne formidling af vikar- og personalerekruttering over for vikar- og personalerekruttering hinanden særdeles meget. Som bilag 7 har klageren fremlagt kopi af udskrift fra en underside til jubii.dk, hvor der er links til en lang række sider med relation til jobsøgning og rekruttering. I sin duplik har indklagede anført følgende: 5

6 For så vidt angår det i replikken [ ] anførte, om at JUBII bruges til at formidle samme eller lignende opgaver som indklagede, skal det bemærkes, at klageren ikke driver selvstændig virksomhed med rekruttering af medarbejdere, men alene henviser til firmaer, der gør dette. Klager tilbyder således ikke samme tjenesteydelse som indklagede, klager formidler blot en henvisning til udbydere af tjenesteydelser indenfor rekruttering af medarbejdere. Der foreligger således ikke en konflikt mellem klagers og indklagede i relation til anvendelse og benyttelse. Det bemærkes i den forbindelse, at hvis klager skulle nyde beskyttelse, som påberåbt, indenfor alle kategorier af emner, henvisning og emneopdelte links som klager formidler, så vil beskyttelsen have et omfang, som går langt udover, formålet og hensigten med reglerne. Der må være en vis realitet og proportionalitet, der gør sig gældende i nærværende sag at kontrahere med virksomheder med henblik på levering af tjenesteydelser i form af personalerekruttering er én ting at samle links til virksomheder der tilbyder personalerekruttering er en anden ting. For så vidt angår klagers bemærkninger [ ] om at JUBII er blevet registreret uden særprægsindvending, kan dette ikke føre til, at ordet JUBII ikke er af generisk karakter, forstået som, et almindeligt sprogligt udtryk, for et glædesudbrud. Det bemærkes, hertil at varemærkelovens 13 naturligvis ikke, efter sin ordlyd, er til hinder for registreringen af JUBII medmindre klager sælger eller formidler glæde, hvilket, som sagen foreligger oplyst, ikke er tilfældet! Klagers anbringende kan derfor ikke føre til en anden vurdering af ordet JUBII s generiske karakter. Ved en søgning den 19. maj 2010 i søgemaskinen Google på betegnelsen jubii har sekretariatet konstateret, at der fremkom søgeresultater når søgningen afgrænsedes til sider på dansk. Ved en gennemgang af de første 50 resultater blev det konstateret, at samtlige resultater relaterede sig til indklagede. Ved en søgning i samme søgemaskine på jobii fremkom ca søgeresultater, hvoraf en stor del synes at vedrøre indklagede. Nederst til venstre på første side fremkom følgende: Søgninger relateret til jobii jubii debat fotoservice jubii jubii wiki jubii link jubii indeks jubii søg jubii sog Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagedes brug af domænenavnet jobii.dk udgør en krænkelse af klagerens rettigheder til betegnelsen jubii som selskabsnavn, varemærke og domænenavn, at parterne driver konkurrerende virksomhed, idet klageren formidler information om bl.a. vikar- og rekrutteringsvirksomheder, at klagerens registrerede varemærke JUBII nyder en udvidet beskyttelse i Danmark, da det er et velkendt varemærke, 6

7 at der ikke er indtrådt brugspligt for varemærket JUBII for varer i klasse 35, at betegnelsen jubii ikke er en generisk betegnelse uden særpræg for de varer og tjenesteydelser som varemærket er registreret for, at den eneste forskel mellem betegnelserne jubii og jobii er en enkelt vokal, og at trykket er ens i de to betegnelser, at indklagedes brug af den figurmæssig udformning af betegnelsen jobii på jobii.dk medfører risiko for forveksling med klagerens registrerede figurmærke, at der er risiko for forveksling mellem betegnelsen jobii og klagerens varemærke JUBII, og at indklagedes brug af betegnelsen således udgør en krænkelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens 4, at der ikke kræves ond tro til krænkelse af varemærkelovens 4, at indklagedes registrering af domænenavnet jobii.dk er i strid med DK Hostmaster A/S generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne, at indklagedes brug af domænenavnet jobii.dk udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsrettigheder, jf. markedsføringslovens 18, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet jobii.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at betegnelsen jobii er en sproglig sammentrækning af ordene job og bi at betegnelsen jubii er en generiske betegnelsen for glædesudbrud, at der ikke er risiko for forveksling mellem betegnelserne, da der ikke er nogen sproglig eller forståelsesmæssig sammenhæng imellem dem, at varemærket JUBII ikke er taget i brug for de samme ydelser, som indklagede udbyder, og at parterne ikke er konkurrerende virksomheder, at der ikke er risiko for forveksling mellem parternes virksomheder, at indklagede ikke krænker eller skader klagerens renommé, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet jobii.dk er sket i god tro om klagerens rettigheder, og at klagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til om indklagede krænker klagerens rettigheder til figurmærket JUBII. Nævnets bemærkninger: Klageren er ifølge det oplyste indehaver af en række varemærker indeholdende betegnelsen jubii, herunder ordmærket jubii, og klager har igennem en årrække anvendt betegnelsen som varemærke for sin søgemaskine, som må anses for velkendt her i landet. Klagerens varemærke nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, som er sålydende: " 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 7

8 2. tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet." Domænenavnet jobii.dk er bortset fra en enkelt vokal, o, identisk med klagerens varemærke, og at betegnelsen jobii er egnet til at signalere, at der er en relation til jubii, illustreres af det foran omtalte opslag på betegnelsen i søgemaskinen Google. Samtidig benytter indklagede sig af en figurmæssig udformning af betegnelsen jobii på sin hjemmeside på domænenavnet jobii.dk, som skaber en risiko for forveksling med klagerens figurmærke. Da klageren endvidere formidler information om virksomheder, der udbyder samme ydelser som indklagedes, og da klageren derudover nyder godt af den udvidede beskyttelse af klagerens varemærker i henhold til varemærkelovens 4, stk. 2, finder nævnet, at klageren kan forbyde indklagedes brug af domænenavnet jobii.dk. Nævnet finder således, at indklagedes brug af det omtvistede domænenavn indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærket jubii s særpræg og renomme og vil kunne skade særpræget eller renommeet. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Vikar Match A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet jobii.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Jubii A/S. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 11. juni 2010 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 8