J.nr.: 411 Klager: Toyota Danmark A/S Dynamovej 10 2730 Herlev v/advokat Frank Bøggild Indklagede: Horskjær Automobil A/S Kornvænget 1-5 8600 Silkeborg Parternes påstande: Klagerens principale påstand Registranten tilpligtes at overdraget domænenavnet toyota-silkeborg.dk til klageren. Klagerens subsidiære påstand Registranten tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet toyota-silkeborg.dk. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 2. oktober 2003 med 8 bilag (1-8) og svarskrift af 21. oktober 2003. Registreringsdato: Domænenavnet er registreret den 7. december 2001. Sagsfremstilling: Klageren har i en årrække været eksklusiv dansk importør af Toyota person- og varebiler samt reservedele og tilbehør. Klager er ejet af Toyota Motor Corporation i Japan, der er indehaver af samtlige rettigheder til varemærket Toyota, herunder flere registreringer af Toyota som ordmærke. Klager har som bilag 1-3 vedlagt udskrifter fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside vedrørende de danske varemærkeregistreringer af ordmærket Toyota og som bilag 4 vedlagt en udskrift fra OHIM s hjemmeside, hvoraf det fremgår, at Toyota Motor Corporation har registreret ordmærket TOYOTA som EU-varemærke i klasserne 1-42. Klager har oplyst, at man er bemyndiget til at påtale varemærkekrænkelser i Danmark.
Klageren har oplyst, at man har indgået forhandler- og reparatørkontrakter med en række bilforhandlere og autoværksteder i Danmark. De autoriserede forhandlere er i modsætning til reparatørerne berettigede til at anvende varemærket Toyota i deres domænenavne sammen med den stedlige betegnelse for det byområde, hvor de er autoriserede, eksempelvis gennem domænenavnene toyotaaalborg.dk, toyota-odense.dk og toyota-roskilde.dk. Klager har oplyst, at indklagede driver virksomhed med salg af biler og autoværkstedsydelser, og at indklagede indtil udgangen af april 2003 var autoriseret Toyota-forhandler. Indklagede havde indtil dette tidspunkt i overensstemmelse med klagers instrukser og retningslinier - adgang til at bruge Toyota som en del af domænenavnet toyota-silkeborg.dk. Indklagede er ifølge klagerens oplysninger i dag bilforhandler uden at være tilknyttet et bestemt bilmærke som autoriseret forhandler. Indklagede har ansøgt om at blive autoriseret Toyota-reparatør, men indklagede ikke har opnået en sådan autorisation. Der har således ikke efter udgangen af april 2003 været nogen kommerciel forbindelse mellem indklagede og klager. Indklagede har bekræftet, at indklagede er automobilforhandler. Registreringen af domænenavnet toyota-silkeborg.dk er sket med henblik på at markedsføre indklagede som autoriseret Toyotaforhandler og pr. 1. maj 2003 som Toyota-specialist. Indklagede har været Toyota-forhandler på samme adresse i cirka 23 år, og indklagede driver nu virksomhed fra adressen som Toyota-specialist. Indklagede har oplyst, at man ikke må anvende domænenavnet toyota-silkeborg.dk længere. Indklagede har ikke på nuværende tidspunkt planer om at sælge domænenavnet. Indklagede har udover det omtvistede domænenavn registreret domænenavnet horskjaer.dk. Klager har oplyst, at indklagede efter samarbejdets ophør er fortsat med at anvende domænenavnet toyota-silkeborg.dk til brug for en hjemmeside for sin virksomhed. Klager har som bilag 5 indsendt udskrift af 26. august 2003 fra hjemmesiden under domænenavnet toyota-silkeborg.dk, hvoraf den oplyste brug fremgår. Efter at klager havde tilkendegivet, at klager ville indlede en fogedforbudssag, valgte indklagede dog at give tilsagn om at ville ophøre med at gøre brug af domænenavnet toyotasilkeborg.dk. Indklagede har imidlertid afslået at overdrage domænenavnet til klager, ligesom indklagede i strid med indklagedes tidligere tilsagn - er fortsat med at benytte betegnelsen Toyota Silkeborg på hjemmesiden under domænenavnet horskjaer.dk. Klager har som bilag 8 vedlagt udskrift af 30. september 2003 fra hjemmesiden under domænenavnet horskjaer.dk, hvoraf det fremgår, at betegnelsen Toyota Silkeborg benyttes som betegnelse for indklagedes virksomhed. De anførte oplysninger fra klageren er ikke blevet bestridt af indklagede. Sekretariatet har ved opslag den 22. januar 2004 på domænenavnet toyota-silkeborg.dk kunnet konstatere, at domænenavnet ikke anvendes aktivt. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende,
at klager i kraft af samarbejdet med Toyota Motor Corporation har samtlige rettigheder til i Danmark at anvende varemærket Toyota, herunder ved salg og markedsføring af biler, biltilbehør og reservedele samt øvrige værkstedsydelser mv., at varemærket Toyota er særdeles indarbejdet og velkendt i Danmark og i resten af verden i kraft af Toyota-koncernens betydelige størrelse, intense brug og mangeårige markedsføring, at der derfor gælder en udvidet beskyttelse af varemærket Toyota, jf. varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, at indklagedes brug af betegnelsen Toyota i domænenavnet toyota-silkeborg.dk efter den 1. maj 2003 samt indklagedes fortsatte registrering af domænenavnet er i strid med varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 1 og 5, at enhver genoptagelse af brugen af toyota-silkeborg.dk fra indklagedes side vil udgøre en overtrædelse af varemærkelovens 4 samt markedsføringslovens 1 og 5, som vil blive påtalt af klager, at indklagede således ikke har nogen loyal interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet toyota-silkeborg.dk, og at indklagede herved forhindrer fremtidige autoriserede Toyotaforhandlere i Silkeborg-området i at anvende domænenavnet, og at opretholdelsen af registreringen derfor er i strid med markedsføringslovens 1 og almindelige retsgrundsætninger. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har været Toyota-forhandler i cirka 23 år, at indklagede nu er Toyota-specialist, og at domænenavnet toyota-silkeborg.dk er registreret med henblik på markedsføring, men at det ikke må anvendes længere. Nævnets bemærkninger: Klagerens varemærke Toyota er velkendt her i landet og nyder beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1 og 2, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Indklagede driver virksomhed med salg af biler af mærket Toyota og kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af varemærkelovens 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende:
5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 1) eget navn og adresse, 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen eller 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51 og 52 i EF-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Da Toyota udgør en dominerende del af domænenavnet toyota-silkeborg.dk, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke, og indklagede har efter forhandleraftalens opsigelse heller ikke kunnet have nogen berettiget forventning om, at klageren vil tolerere, at indklagede over for omverdenen fremtræder som havende en sådan autorisation. Indklagede er da også efter henvendelse fra klageren ophørt med brugen af domænenavnet toyotasilkeborg.dk og synes herved at have anerkendt klagerens rettigheder til domænenavnet. Indklagedes opretholdelse og nægtelse af at overføre domænenavnet toyota-silkeborg.dk til klageren kommer herved til at fremstå som illoyal og chikanøs over for klageren og i strid med god markedsføringsskik. Nævnet finder som følge af det anførte, at indklagede ved at opretholde registreringen og nægte at overføre domænenavnet til klager har handlet retsstridigt over for klageren såvel efter almindelige retsgrundsætninger som efter markedsføringslovens 1, der er sålydende: 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markeds-føringsskik. Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E: Indklagede, Horskjær Automobil A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet toyota-silkeborg.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Toyota Danmark A/S. Overførslen skal ske snarest muligt. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 12. februar 2004 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo