KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 338 Klager: Burger King Corporation 1777 Old Cutler Road FL Miami U.S.A. v/advokat Kim Håkonsson Indklagede: Morten Juel Niels W. Gadesvej Næstved Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene burgerking.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 25. april 2003 med 6 bilag (1-6), svarskrift af 7. maj 2003 med 1 bilag (A) og replik af 15. maj Registreringsdato: Domænenavnet er registreret den 28. august Sagsfremstilling: Klager er indehaver af det verdenskendte varemærke BURGER KING. Mærket er registreret for en lang række varer og tjenesteydelser i Danmark og i udlandet. Klager har til illustration heraf fremlagt bilag 1-3, der er udskrifter fra OHIM s database, hvoraf det fremgår, at klager har registreret EFvaremærke for varemærket BURGER KING som såvel ordmærke, prioritetsdato den 21. august

2 1996, og som figurmærke. Klager har registreret figurmærket i to versioner, begge indeholdende ordene BURGER KING, med prioritetsdato henholdsvis den 21. august 1996 og 23. marts Klager indgår i en verdensomspændende koncern, der har rettighederne til navnet BURGER KING. Burger King kæden består i dag af over Burger King restauranter i 54 lande verden over. Den første Burger King restaurant blev grundlagt i 1954 i Florida. Burger King åbnede som den første burgerkæde i Danmark en restaurant i 1977 i København, og varemærket BURGER KING har været i brug her i landet siden da. Klager har oplyst, at etableringen i 1977 skete under stor mediebevågenhed, der allerede fra starten af etableringen medførte en særdeles stærk indarbejdelse af varemærket. Der er efterfølgende åbnet flere restauranter, og der er i dag 6 Burger King restauranter i Danmark. Klager har som bilag 4 fremlagt udskrifter fra hjemmesiden under domænenavnet burgerking.dk. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet burgerking.dk taget følgende kopi, der er identiske med klagers bilag 4: På de enkelte undersider er der yderligere billeder og informationer om indklagedes kat. Hjemmesiden indeholder ikke eksterne links, bannerannoncer eller lignende.

3 Klager har som bilag 6 vedlagt udskrift fra DK Hostmasters whois database, hvoraf det fremgår, at information om registranten ikke er tilgængelig. Klager anmodede den 7. marts 2003 DK Hostmaster om at oplyse indklagedes identitet, og indklagede har herefter i en mail af 12. marts 2003 til klagers advokat protesteret imod, at indklagede skulle krænke klagers rettigheder, jf. bilag 5. Indklagedes identitet fremgår ikke af hjemmesiden under domænenavnet burgerking.dk. Indklagede har oplyst, at han datamekanikerlærling, og at han har registreret domænenavnet burgerking.dk, fordi hans kat hedder Burgerking, og at det derfor var morsomt at have det korresponderende domænenavn. Indklagede har videre oplyst, at han ikke har særlig adkomst til domænenavnet, og at domænenavnet er blevet brugt til at hoste en hjemmeside for hans kat. Indklagede har ikke planer om at sælge burgerking.dk. Indklagede har oplyst, at han udover burgerking.dk har registreret domænenavnene starchild.dk, golf2.dk, hpjuel.dk, dr350.dk og haurum.dk, der alle afspejler hans interesser. Indklagede har bemærket, at han er anonymiseret på alle de domæneregistreringer, som han har foretaget. Indklagede har oplyst, at han havde skrevet sig på DK Hostmasters venteliste til domænenavnet burgerking.dk et halvt år forud for registreringen af domænenavnet, og at han var den eneste, der stod på ventelisten. Indklagede skrev sig på ventelisten, da han erfarede, at der ikke var andre, der havde registreret domænenavnet, og at domænenavnet stod i venteposition. Indklagede forhørte sig inden registreringen hos DK Hostmaster, om han kunne stille sig på ventelisten. DK Hostmaster oplyste, at dette var muligt, men at det ikke var muligt at oplyse, hvornår domænenavnet blev frit. Indklagede har oplyst, at han kun skrev sig på ventelisten, fordi der ikke var andre på ventelisten, og såfremt klager havde stået på listen, så ville indklagede ikke have skrevet sig på ventelisten. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klager er indehaver af rettighederne til varemærket BURGER KING for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32 og 42, at klagers varemærke gennem mere end 25 år er blevet særdeles velindarbejdet på såvel det danske marked som i udlandet, og at varemærket således nyder beskyttelse i medfør af varemærkelovens 4, stk. 2, at indklagedes udnyttelse af klagers varemærke på trods af, at denne udnyttelse tilsyneladende ikke sker kommercielt medfører en utilbørlig og illoyal udnyttelse af klagers varemærkes særpræg og renommé, ligesom den omhandlede hjemmeside skader dette særpræg og renommé, at det synes ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagedes registrering af domænenavnet er sket i ond tro, idet det har formodningen imod sig, at indklagede skulle have foretaget den pågældende registrering uden kendskab til klagers velindarbejdede varemærke,

4 at anonymiseringen i DK Hostmasters database såvel som anonymiseringen på selve hjemmesiden ligeledes tyder på, at indklagede har foretaget registreringen i ond tro, idet det ikke giver mening at oprette en hjemmeside med billeder af en kat uden i øvrigt at sætte dette ind i en nærmere sammenhæng, at det bestrides, at hjemmesiderne under indklagedes øvrige domænenavne er anonyme. Hjemmesiderne under golf2.dk og dr350.dk er hjemmesider, der omhandler en særlig type bil og en særlig motorcykel. Sådanne sider er forholdsvis almindelige, og det er ikke usædvanligt, at sådanne sider ikke har specifikke henvisninger til ejeren af domænenavnet, idet formålet med sådanne sider er at dyrke en konkret interesse. Hjemmesiderne under de øvrige domænenavne er private hjemmesider, og disse er ikke anonyme. Tværtimod optræder indklagede med billede på øvrige sider, ligesom der er billeder og navngivning af venner og familie, at det må antages, at den reelle grund til registreringen skyldes et ønske om at sælge dette til klager, idet det fremhæves, at indklagede ikke i sin redegørelse er fremkommet med nogen rimelig begrundelse for valget af domænenavnet burgerking.dk, at indklagedes handlemåde er i strid med markedsføringslovens 1 og 5, at det ikke giver indklagede ret til at opnå registrering af klagers varemærke, blot fordi indklagede skriver sig op på en venteliste, at indklagede ikke har opnået ret til at opretholde registreringen af klagers varemærke, blot fordi klager ikke har været opmærksom på indklagedes registrering før nu, at indklagede ikke i øvrigt er fremkommet med oplysninger, der på nogen måde kunne sandsynliggøre, at den foretagne registrering er berettiget, at klagenævnets hidtidige praksis eksempelvis sagen vedrørende domænenavnet kraks.dk, j.nr viser, at det ikke er afgørende, at et domænenavn, der er identisk med et varemærke, ikke er taget i brug, hvis det er registreret i ond tro og - mere eller mindre udtalt - med det formål, at sælge det til varemærkeindehaveren, at den omstændighed, at indklagede har valgt at bruge hjemmesiden til at indsætte nogle billeder af sin kat, der angives at have samme navn som tredjemands registrerede varemærke og forretningskendetegn, ikke bør ændre denne bedømmelse, at en opretholdelse af indklagedes domæneregistrering af klagers varemærke alene under henvisning til, at indklagede ikke bruger varemærket kommercielt, vil åbne op for effektiv cybersquatting, og at indklagedes registrering af klagers velkendte varemærke under de givne omstændigheder strider mod almindelige retsgrundsætninger. Eksistensen af sådanne almindelige retsgrundsætninger er anerkendt i eksempelvis Beologic-afgørelsen, der er refereret i U Ø. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet burgerking.dk er registreret med henblik på at hoste en hjemmeside for indklagedes kat, der hedder Burgerking, at domænenavnet burgerking.dk er i et ord og ikke to som klagers varemærke, at domænenavnet burgerking.dk ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, at indklagede ikke har nogen indtægt gennem domænenavnet burgerking.dk, at burgerking.dk ikke krænker eller udnytter varemærket BURGER KING s særpræg eller renommé, at indklagede ikke har handlet i ond tro ved at oprette en hjemmeside om sin kat, at varemærket BURGER KING ikke er så indarbejdet som anført af klager alle kender McDonalds, men ikke BURGER KING,

5 at klager ikke kan udtale sig om, hvad der giver mening for indklagede omkring benyttelsen af burgerking.dk, at det forhold, at indklagede er anonym på whois, og at der ikke er information om indklagede på hjemmesiden under domænenavnet burgerking.dk, ikke kan tages til indtægt for, at indklagede har registreret domænenavnet burgerking.dk med henblik på at sælge det, at indklagede har haft domænenavnet burgerking.dk siden 28. august 2002, at klager først nu tager initiativ til en erhvervelse af domænenavnet burgerking.dk, at klager dermed må have udvist retsfortabende passivitet, at klager ikke er kommet med nogen oplysninger, der kan sandsynliggøre, at indklagedes registrering er uberettiget, og at en tilladelse til indklagede til at opretholde registreringen af domænenavnet burgerking.dk umuligt kan åbne op for cyber-squatting, da cyber-squatting netop går ud på at købe domænenavne, kun med den hensigt at sælge dem videre, og dette er ikke indklagedes intention. Nævnets bemærkninger: Da indklagede har påberåbt sig, at domænenavnet burgerking.dk alene har ikke-erhvervsmæssig betydning for ham, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelserne i 1 i nævnets forretningsorden om behandling af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren er indehaver af det velkendte varemærke BURGER KING. Klageren er følgelig berettiget til at påtale enhver form for brug af varemærket, som er i strid med gældende dansk ret, herunder varemærkeloven og markedsføringsloven. En rent privat brug af en andens varemærke er imidlertid ikke i almindelighed retsstridig, hvis brugen tjener et anerkendelsesværdig formål, og ytringsfrihedens almindelige grænser i øvrigt respekteres. Domænenavnet burgerking.dk er i det væsentlige identisk med klagers varemærke, og nævnet finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved domænenavnets registrering har været fuldt ud bevidst herom. Varemærket Burger King er i den forbindelse så velkendt, at navneligheden skaber en formodning for, at indklagede har tilstræbt en snyltning på klagers renommé. Indklagede har, som sagen er oplyst, ikke afkræftet denne formodning, og dette gælder uanset det oplyste om navnet på indklagedes kat, da også dette navn må anses for inspireret af klagerens varemærke. Klager, som er den eneste, der har en retmæssig interesse i at udnytte varemærkets renommé, afskæres ved indklagedes handlemåde fra at få sit varemærke registreret som domænenavn under top level domænet.dk. Indklagedes registrering af domænenavnet som p.t. er adresse for en hjemmeside vedrørende klagerens kat er samtidig egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos internetbrugere om hjemmesidens tilhørsforhold og klagers adresse under top level domænet.dk., jf. herved at der ved opslag på domænenavnet burgerking.dk i almindelighed vil være en forventning om at blive ledt til en hjemmeside tilhørende klager. Indklagedes brug af domænenavnet medfører derfor en risiko for, at klagers varemærkes renommé skades. Da indklagede må have været klar over de nævnte konsekvenser for klager, fremtræder indklagedes handlemåde som illoyal og chikanøs over for klager.

6 Indklagedes valg af et domænenavn, som er identisk med klagers velkendte forretningskendetegn, kunne endvidere på trods af indklagedes benægtelse tyde på, at indklagedes registrering af domænenavnet reelt er motiveret af et ønske om at opnå økonomisk vinding ved at sælge domænenavnet til klager til overpris, og er dette tilfældet, foreligger der tillige en markedsadfærd i strid med markedsføringslovens 1, jf. herved Østre Landsrets dom af 26. november 1999 gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 2001, s. 697 (Beologic-dommen). Nævnet lægger på baggrund af det anførte til grund, at indklagedes registrering af det omtvistede domænenavn er udtryk for en illoyal adfærd, som er retsstridig over for klageren og dermed i strid med gældende dansk ret Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Morten Juel, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet burgerking.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Burger King Corporation. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 7. november 2003 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo Jeppe Juul Tom Togsverd