KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 341 Klager: Caterpillar Inc. v/advokat Peter E.P. Gregersen Ved Stranden 18 Postboks København K Indklagede: P.D.Security Service v/advokat Susanne Rasmussen Østergade 3A 5600 Faaborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet catwear.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 24. april 2003 med 12 bilag (1-12), svarskrift af 15. maj 2003 med 8 bilag (A-H), replik af 28. maj 2003 og duplik af 17. juni 2003 med 1 bilag (I). Registreringsdato: Domænenavnet er registreret den 7. december Sagsfremstilling:

2 Klager, som er en amerikansk virksomhed, er stiftet i april 1925 med det formål at producere entreprenør- og landbrugsmaskiner, jf. bilag 1, der er en kopi af klagers Certificate of Incorporation. Klager beskæftiger cirka medarbejdere globalt. Klager driver virksomhed under navnet Caterpillar Inc. i forbindelse med produktion af entreprenørudstyr, diesel- og naturgasmotorer og industrielle gasturbiner samt merchandising og beklædning, jf. bilag 2 og 3, der er udskrifter fra hjemmesiden under caterpillar.com og kopier af klagers markedsføringsmateriale. Klager har oplyst, at klagers årlige omsætning udgør cirka kr. 140 milliarder, og at klagers årlige markedsføringsomkostninger beløber sig til et milliardbeløb. Klageren er indehaver af to figurmærker, hvoraf det ene indeholder ordet CAT anbragt omkring en pyramideformet trekant, jf. bilag 6, og det andet indeholder ordet CATERPILLAR, hvor bogstaverne CAT på samme måde er anbragt omkring en pyramideformet trekant, jf. bilag 7. Mærkerne er registreret henholdsvis den 23. maj 2000 og den 13. juni Registreringerne dækker begge vareklasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Klager blev ultimo 2002 opmærksom på, at indklagede havde registreret domænenavnet catwear.dk. Klager har som bilag 5 vedlagt en række udskrifter fra hjemmesiden under catwear.dk. Udskrifterne er dateret 10. januar 2003, og der findes foroven på åbningssiden et logo bestående af klagers figurmærke ( CAT anbragt omkring en pyramideformet trekant) og med følgende tekst angivet nedenunder: WEAR.DK. Klager rettede herefter henvendelse til indklagede ved brev af 14. januar 2003, hvori klager påpegede, at indklagedes brug af domænenavnet catwear.dk var en krænkelse af klagers varemærkerettigheder, idet klager samtidig forlangte, at indklagede overdrog domænenavnet til klager, jf. bilag 8. Dette brev blev fulgt op af en telefonsamtale, hvorunder indklagede oplyste, at de varer, der blev udbudt på hjemmesiden, var købt hos en agent, der var udpeget af klagers skandinaviske distributør. Klager fremsendte herefter et brev af 10. februar 2003 til indklagede, jf. bilag 9, hvori klager fastholdt kravet om at få domænenavnet overført. Indklagede overgav herefter sagen til sin advokat, der besvarede klagers henvendelser ved telefaxer af 12. og 17. februar 2003, jf. bilag 10 og 11. Indklagedes advokat afviste herved klagers krav, idet advokaten samtidig fremkom med følgende forligsmæssige udspil, som blev fremsat uden præjudice: Min klient har haft omkostninger med at udarbejde sin hjemmeside, hvorfor han naturligvis ikke uden videre vil opgive dette navn. Min klient har bedt mig meddele, at han er villig til at afstå navnet mod en passende kompensation, som størrelsesmæssigt bør være kr ,00. Klager valgte herefter at indbringe sagen for klagenævnet. Indklagede har oplyst, at man driver virksomheden P.D.Security Service som en bibeskæftigelse, og at virksomheden oprindeligt blev opstartet som en vagtservice, hvorunder salg af dertil knyttede varer via Internet foregik. Internethandlen er med tiden blevet den overvejende del af denne bibeskæftigelse. Indklagede forhandler således også andre produkter end de af klager producerede. Indklagedes salg sker således inden for fodtøj, lygter, lommeknive, beklædning samt alarmanlæg, jf. bilag A, der er en udskrift fra indklagedes hjemmeside. Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet catwear.dk i sin tid blev foretaget med henblik på at etablere en webbutik. Forud for valget af navnet catwear undersøgte indklagede an-

3 dre muligheder, herunder catwalk.dk, som var det domænenavn, indklagede helst ville have haft. Catwalk.dk var dog registreret af en Internetbutik, der solgte tæpper. Indklagede har videre oplyst, at en søgning i DanDomain Domænetester forud for valget af catwear.dk ikke viste nogen form for spærring af domænenavnet. Indklagede har oplyst, at man ikke har særlig adkomst til betegnelsen catwear, og at baggrunden for at anvende dette navn var et ønske om at signalere, at man solgte ægte varer fra klagers koncern. Indklagede købte varerne via en autoriseret importør i Sverige ( Selected Brands, Göteborg), der har afdelingskontor i København, jf. bilag D. Indklagede har videre oplyst, at det i forbindelse med købet af varerne ikke blev nævnt over for indklagede, at der var indskrænkninger i forhold til reklamering for produkterne, hvorfor indklagede anvendte Cat logoet. Dette skete netop for at understrege, at der var tale om originalvarer og ikke billige parallelimporterede varer. Ved klagers henvendelse til indklagede redegjorde indklagede for disse forhold og for at undgå yderligere diskussion om krænkelse af varemærkeret, ophørte indklagede med at anvende logoet Cat på hjemmesiden under domænenavnet catwear.dk. Domænenavnet er således brugt som et led i identifikationen af varesortimentet i indklagedes Internetbutik, og da navnet nu er ved at være indarbejdet, har indklagede ikke planer om at ændre dette, medmindre klagenævnet finder brugen uberettiget. Indklagede har oplyst, at kun en lille del af interesserede købere henvender sig via domænenavnet catwear.dk. Indklagede har i denne forbindelse henvist til bilag E, der er en statistik over henvisninger til domænenavnet, og bilag F, der er en statisk over besøgende på hjemmesiden under domænenavnet catwear.dk. Det fremgår af bilag F, at der i perioden mellem 12. februar 2003 og 13. maj 2003 har været 2735 besøgende på hjemmesiden svarende til godt 30 besøgende om dagen. Indklagede har udover det omstridte domænenavn registreret domænenavnet shoewear.dk, hvilket er sket for at sikre sig bedst muligt i tilfælde af, at man må opgive domænenavnet catwear.dk. Indklagede har til illustration af indklagedes salg, herunder særligt spredningen, vedlagt bilag H, der er en salgsstatistik for en ikke nærmere oplyst periode. Det fremgår af statistikken, at salg af Caterpillar-produkter udgør en ikke ubetydelig del af indklagedes omsætning. Sekretariatet har ved opslag den 16. juli 2003 på domænenavnet catwear.dk taget følgende kopi (uddrag):

4 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at domænenavnet catwear.dk anvendes erhvervsmæssigt til salg af blandt andet beklædningsgenstande fra hjemmesiden, at registreringen er sket i strid med markedsføringslovens 1, idet indklagedes anvendelse af klagers navne-, varemærke- og kendetegnsrettigheder som domænenavn er en snyltning på klagers renommé og rettigheder, at registreringen er i strid med markedsføringslovens 5, idet indklagedes anvendelse af klagers navne-, varemærke- og kendetegnsrettigheder som domænenavn er en uretmæssig benyttelse af klagers forretningskendetegn, at registreringen er i strid med varemærkelovens 4, stk. 1, idet klager er indehaver af varemærkerettighederne til CAT og CATERPILLAR og derfor kan forbyde indklagede at gøre erhvervsmæssigt brug af tegn, der er identiske med eller ligner disse varemærker, at der er tale om varer af samme eller lignende art, og at der foreligger mærkelighed, hvorfor produktreglen understøtter, at der foreligger forvekslelighed i den konkrete situation,

5 at catwear indeholder hele mærket CAT i den første og eneste særprægede stavelse, hvilket understøtter forvekslelighed, at registreringen er i strid med varemærkelovens 4, stk. 2, idet varemærkerne er vitterlig kendt, jf. bilag 12, der er en liste over beklædningsgenstande solgt af klager på globalt plan i perioden 1. januar 1998 til 31. august 1998, samt velkendt her i landet, og at indklagedes brug medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé, at det ikke har betydning for vurderingen af retmæssigheden af indklagedes brug af domænenavnet catwear.dk, at de varer, der sælges via hjemmesiden under domænenavnet, angiveligt er købt via en autoriseret importør i Sverige. Klager benytter sig globalt af autoriserede forhandlere for at sikre sig, at klagers varer bliver præsenteret på en tilstrækkelig eksklusiv måde, således at den betydelige goodwill, der er knyttet til klagers varemærker CAT og CATERPILLAR, opretholdes, at indklagedes markedsføring ikke er kommet klager til gode, idet indklagedes markedsføring ikke lever op til de kvalitetsmæssige krav, som klager stiller til sine (autoriserede) forhandlere, at indklagedes anvendelse af varemærket CAT i sit domænenavn samt gengivelse af varemærket og varerne på hjemmesiden kan forlede det købende publikum til at tro, at indklagede er autoriseret forhandler, hvilket er i strid med de faktiske forhold. Klager har i denne forbindelse henvist til EF-Domstolens faste praksis, herunder sag C-63/97 (BMW-sagen), Domstolens dom af 23. februar 1999, præmis 64, at registreringen er i strid med DIFO s regelsæt pkt. 2.2, litra c, idet registreringen krænker klagers navne-, varemærke- og kendetegnsrettigheder, og at registreringen er strid med almindelige retsgrundsætninger, idet indklagedes registrering af domænenavnet catwear.dk må antages at være sket med henblik på videresalg, hvilket understreges af, at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet til klager. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet catwear.dk er en kombination af 2 selvstændige ord - cat og wear som er engelske ord for kat og tøj, hvilke betegnelser der ikke kan opnås beskyttelse af, da det er almene betegnelser, at en sammensætning af disse to ord skulle medføre en overtrædelse af klagers varemærkerettigheder, har indklagede været uvidende om, at navnet caterpillar eller Cat ikke er alment kendt og dermed synonymt med klagers produkter, jf. herved, at en rundspørge blandt 100 tilfældige danskere næppe ville give et entydigt svar på, hvad Caterpillar eller Cat står for, hvorfor der ikke er forvekslingsmulighed, at indklagede har fået sine varer gennem en af klagers autoriserede forhandlere, som ikke har oplyst indklagede om, at der skulle gælde nogen form for indskrænkninger angående salgsmetoden, herunder anvendelse af logo eller navn, at klagers forhandlere må formodes at være bekendt med, hvilke regler der gælder for videresalg, hvorfor indklagede har været i god tro, at indklagede er ophørt med brugen af logoet Cat på forsiden af hjemmesiden, at indklagede på Internettet bl.a. har fundet links til Caterpillar, som henviser til firmaet L. V. Erichsen, der benytter klagers logo uden dog tilsyneladende at være autoriseret forhandler, at klagers brug af autoriserede forhandlere, når det gælder salg af andet end maskiner, ikke ses at være bevist,

6 at der ikke er behov for at gøre brug af autoriserede forhandlere, når der forhandles tøj, sko og lignende, hvor det eneste, der er behov for at sikre, er, at køberen får den ægte vare, at indklagede har registreret domænenavnet catwear.dk med henblik på salg af diverse varer, som er fremstillet af klager, og som således er originale produkter, hvor salgskanalen blot er via Internettet, at klager ikke har godtgjort, hvilke kvalitetsmæssige krav der stilles til autoriserede forhandlere af beklædningsgenstande og fodtøj, at indklagedes markedsføring er kommet klager til gode, da potentielle købere har fået sikkerhed for, at det er den ægte vare, de køber, hvilket må have en positiv afsmitning på klagers salg, idet det er klagers produkter, der er solgt. Af bilag 12 (klagers salgsoversigt) under afsnittet angående Danmark fremgår det endvidere, at klagerens omsætning i Danmark er meget begrænset, hvorfor indklagedes omsætning burde være en velkommen omsætningsfremgang, at der ved søgning på domænenavnet catwear.dk, forud for indklagedes registrering af domænenavnet, ikke vistes nogen form for spærring af domænenavnet, at klager er nærmest til at sikre sig mod misbrug af sit navn/varemærke på Internettet, hvilket er muligt ved at reservere domænenavne, at det forhold, at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet catwear.dk til klager på ingen måde godtgør, at dette har været indklagedes hensigt med registreringen af domænenavnet. Indklagede har alene benyttet sig af de frie markedskræfter i forbindelse med klagers henvendelse, og at indklagedes brug af domænenavnet catwear.dk ikke er i strid med gældende dansk ret. Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af varemærkelovens 4, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Klageren har i maj 2000 fået CAT registreret som figurvaremærke for vareklasse 25, som omfatter beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. Betegnelse CAT må antages at have tilstrækkeligt særpræg for vareklasse 25 vedrørende beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, og klager kan herefter forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer og tjenesteydelser omfattet af klasse 25.

7 Indklagede driver virksomhed med salg af blandt andet klagers produkter, og indklagede kan derfor påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, som følger af varemærkelovens 5 og 6. Disse bestemmelser er sålydende: 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 1) eget navn og adresse, 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen eller 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også præmis 51, 52 og 64 i EF- Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Domænenavnet catwear.dk består ud over af klagers varemærke CAT - af den engelske betegnelse for beklædning, og en anvendelse af ordsammensætningen catwear er derfor efter nævnets vurdering egnet til at give indtryk af, at betegnelsen har forbindelse med klagers varemærke. Dette understøttes da også af indklagedes forklaring om, at man netop valgte catwear.dk som domænenavn for at signalere, at indklagede sælger klagers produkter. Imidlertid fremtræder indklagedes brug af domænenavnet som hjemmeside for sin virksomhed ikke blot som en oplysning om, at indklagede forhandler klagerens produkter, idet brugen er egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen sker efter autorisation fra klageren. En sådan autorisation foreligger ikke. En brug af domænenavnet catwear.dk, hvori cat indgår som en hovedbestanddel, er endvidere ikke nødvendig for at sikre markedsføring af de varer og tjenesteydelser, som indklagede udbyder, og indklagedes registrering og brug af domænenavnet catwear.dk synes i det hele at være begrundet i et ønske om at udnytte det renommé, der er knyttet til varemærket CAT. Nævnet finder på baggrund af det anførte, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet catwear.dk udgør en krænkelse af klagerens rettigheder efter varemærkelovens 4. Nævnet træffer herefter følgende

8 A F G Ø R E L S E: Indklagede, P.D.Security Service, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet "catwear.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Caterpillar Inc. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedennævnte dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 10. september 2003 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo