KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Transkript

1 J.nr.: 633 og 655 Klager: Reher Consult v/steen Reher Postboks 21 Sønderkær Billund v/advokat Henrik Mansfeldt Witt Indklagede: Erhvervssamarbejdet Destination Billund v/ erhvervschef Niels-henrik Glisbjerg Jorden Rundt Grindsted v/advokat Jens Steensgaard Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet destinationbillund.dk til klageren. Klageren har endvidere nedlagt påstand om frifindelse over for den af indklagede selvstændigt nedlagte påstand. Indklagedes påstande Frifindelse for klagerens påstand samt at klageren tilpligtes at overdrage domænenavnet destination-billund.dk til indklagede. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 4. oktober 2004 med 15 bilag (1-15), svarskrift af 21. oktober 2004 med 11 bilag (A-K), replik af 25. november 2004 med 3 bilag (16-18) og duplik af 27. december 2004 med 3 bilag (L-N). Registreringsdato: Domænenavnet destinationbillund.dk er registreret den 25. februar Domænenavnet destination-billund.dk er registreret den 25. november Sagsfremstilling:

2 Klageren påbegyndte i december 2002 et arbejde med at få etableret et turistsamarbejde/turistportal og tog den 25. december 2003 domænenavnet destination-billund.dk i brug for den af klager udarbejdede turistportal. Klageren tilmeldte samtidig domænenavnet til en række søgemaskiner. Klageren har i december 2002 på eget initiativ udarbejdet rapporten Turistmæssige opgaveløsninger på tværs af kommune- og amtsgrænser om et Internetbaseret turistkontor for Billund, jf. bilag 1. Rapporten hvori der ikke stilles forslag om brug af bestemte domænenavne - blev blandt andet udsendt til Billunds borgmester. Klageren arbejdede herefter videre med sin idé om en turistportal for Billund, og den 19. september 2003 udsendte klageren en invitation til en temaaften den 14. oktober 2003 om fælles markedsføring mv., jf. bilag 2. Klageren har som bilag 3 vedlagt kopi af en PowerPoint-præsentation, som klageren anvendte ved temaaftenen. På side 36 i præsentationen anføres som reference til klagers planer om et samarbejde/portal - blandt andet følgende: navnet kunne f.eks. være destination-billund.dk. På temaaftenen præsenterede klageren samtidig udkast til en folder, som på forsiden bar betegnelsen destination-billund.dk, jf. bilag 4. Klageren registrerede efterfølgende den 25. november 2003 domænenavnet destination-billund.dk. Klageren har som bilag 6 vedlagt en udskrift af startsiden under domænenavnet destination-billund.dk samt tilhørende statistik over trafikken på hjemmesiden. Klagerens folder blev første gang udarbejdet i november/december Den 8. januar 2004 blev folderen udsendt til de 48 overnatningssteder, som deltog ved temaaftenen den 14. oktober 2003, jf. bilag 7. Første henvendelse om optagelse på klagerens hjemmeside blev modtaget den 31. januar 2004, jf. bilag 7a. Klageren har oplyst, at indklagede den 23. januar 2004 ansøgte om registrering af varemærket Erhvervssamarbejdet Destination Billund og den 25. februar 2004 registrerede domænenavnet destinationbillund.dk, på trods af, at indklagede via en række henvendelser i januar 2004 til Billunds borgmester, Preben Jensen, er blevet gjort bekendt med klagerens anvendelse af betegnelsen Destination Billund for sin portal, herunder via domænenavnet destinationbillund.dk. Klageren har i denne forbindelse fremlagt bilag 8, som er en kopi af en e- mailkorrespondance mellem klageren og Preben Jensen. I den indledende korrespondance - en fra klageren til Preben Jensen af 21. januar oplyser klageren, at man mener, at kun en af parterne kan benytte betegnelsen Destination Billund, og opfordrer Preben Jensen til at fremkomme med et løsningsforslag. Preben Jensen svarer ved af samme dato blandt andet følgende: Angående Erhvervssamarbejdet Destination Billund. Så er der sådant, at vi har reserveret domænenavnet til samarbejdet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad dit forslag er til en løsning af sammenfaldet. Klageren svarede ved af 22. januar 2004, at klageren havde rettighederne til betegnelsen Destination Billund, og at klageren ville reagere, hvis parterne ikke fandt en acceptabel løsning. Preben Jensen svarede ved af 23. januar 2004, at Billund kommune havde anvendt betegnelsen Destination Billund siden 1991.

3 Klageren har den 1. juni 2004 udarbejdet en salgsfolder, jf. bilag 10, og har løbende markedsført domænenavnet destination-billund.dk på Google, jf. bilag 11. Klageren har oplyst, at der også sker løbende markedsføring af portalen i områdets dagblade, jf. bilag 12 og 13. Indklagede har oplyst, at man driver virksomhed fortrinsvis med annoncer og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, uddannelse og undervisningsvirksomhed. Grundlaget for indklagedes virksomhed er et fælleskommunalt samarbejde mellem Billund kommune, Egtved kommune, Give kommune, Grindsted kommune, Jelling kommune, Billund erhvervsudvalg, Erhvervsforeningen i Egtved kommune, Give Erhvervsråd, Grindsted Erhvervsfremme og Jelling Erhvervsråd. Indklagede har som bilag A vedlagt vedtægterne for indklagedes virksomhed. Det fremgår af vedtægterne, at de er godkendt til ikrafttræden den 1. september Klageren har hertil anført, at det af såvel indklagedes vedtægter som indklagedes hjemmeside under domænenavnet destinationbillund.dk fremgår, at indklagedes formål er at fremme den erhvervsmæssige, arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige udvikling i indklagedes område. Indklagede har den 23. januar 2004 indgivet ansøgning om registrering af et figurmærke, som blev registreret den 24. februar Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database taget følgende kopi af indklagedes varemærke: Indklagedes varemærke er registreret i klasserne 35, 37 og 41. Indklagede har oplyst, at registreringen af domænenavnet destination-billund.dk er sket som led i indklagedes virksomhed til markedsføring heraf og som grundlag for indklagede kommercielle aktiviteter på Internettet. Indklagede har endvidere oplyst, at betegnelsen Destination Billund oprindeligt blev brugt den 14. juni 1991 i et samarbejde mellem hovedparten af de kommuner, der står bag indklagede, som navn for et turistsamarbejde mellem kommunerne. Indklagede har som bilag D fremlagt det udkast, som lå til grund for samarbejdet. Dette udkast blev drøftet på et møde den 18. juni 1991 på Hotel

4 Legoland med deltagelse af repræsentanter fra de deltagende kommuner samt Ribe amt. Indklagede har som bilag E fremlagt referat fra mødet. Samarbejdet blev herefter startet, og der var igen møde i gruppen den 21. januar Indklagede har som bilag F vedlagt uddrag af referat fra mødet. Indklagede har som bilag G fremlagt bekræftelse på Grindsted kommunes deltagelse i samarbejdet. Klageren har som bilag 16 fremlagt af 31. oktober 2004 til klageren fra tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, formand for teknisk udvalg og viceborgmester Hans Hollen. Af bilag 16 fremgår, at Hans Hollen deltog som formand i det af indklagede omtalte samarbejde omkring Destination Billund. I bilag 16 er endvidere anført følgende: Der blev ikke på noget tidspunkt under arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe i 1990/91, søgt rettigheder til navnet Destination Billund. [ ] Da jeg sammen med vores rådgiver kunne konstatere, at de budgetmæssige forudsætninger ikke mere kunne holde, foreslog jeg arbejdsgruppen, at opgive projektet. Hvilket blev tiltrådt Da projektet blev opgivet havde erhvervsministeriet løbende bevilliget ca , - kr på projektet. Jeg har ikke kendskab til andre projekter, hvor navnet Destination Billund har været brugt. Navnet har heller ikke lokalt været brugt i tutistarbejdet, mens jeg har haft med turismen i Billund området at gøre. Indklagede har ikke kommenteret bilag 16. Indklagede har oplyst, at betegnelsen Destination Billund første gang blev taget i brug i forbindelse med indklagedes virksomhed ved omtale i dagspressen den 7. november 2003, der skete på grundlag af en udsendt pressemeddelelse, jf. bilag H-J. Bilag H er en kopi af artikel i Erhvervsbladet den 7. november 2003, hvori indklagede under overskriften Kommuner finder fælles varemærke omtales som Destination Billund. I bilag I, som er en artikel af 8. november 2003 fra en unavngiven avis, omtales indklagede under overskriften Destination Billund er navnet på samarbejdet. Indklagede har oplyst, at man har gjort daglig brug af betegnelsen Destination Billund siden starten af 7. november 2003, og at man har gjort daglig brug af domænenavnet destinationbillund.dk siden registreringen. Klageren har oplyst, at indklagede har aktiveret domænenavnet destinationbillund.dk den 1. september Indklagede har bestridt, at klageren har gjort nogen brug af betegnelsen Destination-Billund før den 25. december 2003, hvor klageren tog betegnelsen i brug på Internettet. Indklagede har ved brev af 23. august 2004 til klageren anført, at indklagede var indehaver af rettighederne til varemærket Destination Billund, idet Billund kommune havde overdraget

5 varemærket til indklagede i forbindelse med et samarbejde mellem indklagede og Billund kommune. Indklagede henstillede samtidig til klageren at ophøre med brugen af betegnelsen Destination Billund. Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens database kunnet konstatere, at indklagede den 24. november 2004 har ansøgt om registrering af ordmærket Destination Billund. Patent- og Varemærkestyrelsen har ved brev af 13. januar 2005 blandt andet meddelt indklagede følgende: Mærket mangler særpræg for følgende tjenesteydelser: Klasse 39: Transportvirksomhed samt arrangering af rejser. [ ] Hvis vi ikke hører fra Dem [vedrørende dokumentation for indarbejdelse] senest den 13. maj 2005, vil vi afslå at registrere mærket for de tjenesteydelser, som det mangler særpræg for Indklagede har ved brev af 10. februar 2005 blandt andet svaret følgende: Vi har forståelse for de bemærkninger der er vedrørende en registrerer i klasse 39 vil anbefaler derfor at man går videre med de registrerender der er nævnt i skrivelser Klasse 35 klasse 39 ( Pakning og opbevaring af varer ) og klasse 41 Patent- og Varemærkestyrelsen har herefter fortsat registreringen af varemærket uden inddragelse af klasse 39. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har erhvervet ret til betegnelsen Destination Billund som forretningskendetegn for en turistportal, at indklagede intet har med turisme at gøre, at indklagede ikke har rettigheder til betegnelsen Destination Billund inden for det område, hvor betegnelsen anvendes af klageren, at det af bilag 16 fremgår, at det oprindelige arbejde med etablering af Destination Billund, som indklagede henviser til, blev opgivet, og at navnet aldrig blev beskyttet, at indklagedes varemærke er et figurmærke, og at teksten heri er Erhvervssamarbejdet Destination Billund samt en angivelse af de 5 kommuner, der deltager i samarbejdet, at det forhold, at indklagede i bilag H-K omtales som Destination Billund, ikke ændrer på, at det varemærke, navn og forretningskendetegn, som indklagede bruger, er Erhvervssamarbejdet Destination Billund, at indklagedes brug af domænenavnet destinationbillund.dk skaber forveksling med klagerens forretningskendetegn, at klageren var først i tid med hensyn til brugen af betegnelsen Destination Billund, at indklagedes brug af domænenavnet destinationbillund.dk er strid med markedsføringslovens 1, idet indklagede dels var bekendt med klagerens brug, dels kunne have anvendt et

6 domænenavn, der var mere i overensstemmelse med indklagedes navn og varemærke, Erhvervssamarbejdet Destination Billund, og at indklagede således ikke har nogen loyal interesse i domænenavnet destinationbillund.dk. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har en registreret varemærkeret, hvori betegnelsen Destination Billund indgår som den karakteristiske del, og at det er denne betegnelse, der altid anvendes i forbindelse med den daglige omtale af indklagede, at turisme er en ifølge lovgivningen uadskillelig del af indklagedes erhvervssamarbejde, jf. forslag til lov om erhvervsfremme 9 og 13, og at klagerens portal under domænenavnet destination-billund.dk dermed fungerer i direkte konkurrence med indklagede, at det fremgår af bilag D-G, at det oprindelige turistsamarbejde blev etableret i under betegnelsen Destination Billund, og at det forhold, at samarbejdet ikke blev implementeret, ikke ændrer ved, at navnet Destination Billund var både offentliggjort og ibrugtaget, at indklagede har taget betegnelsen Destination Billund i brug den 7. november 2003 og siden har anvendt betegnelsen kontinuerligt, at indklagede har været først i tid med anvendelsen af betegnelsen Destination Billund, og at klageren har været i ond tro, da indklagede registrerede domænenavnet destination-billund.dk, at klageren ikke har dokumenteret nogen ibrugtagning af Destination-Billund før den 25. december 2003, idet benyttelsen af betegnelsen i et ideoplæg og et udkast til en folder over for en sluttet kreds af nogle få deltagere ikke repræsenterer nogen ibrugtagning, at indklagede således har erhvervet ret til brug af betegnelsen Destination Billund med prioritet forud for klager, at klager derfor er afskåret fra at anvende denne betegnelse, at klager har været bevidst herom, og at klagers brug af domænenavnet destination-billund.dk dermed er i strid med varemærkelovens 4, markedsføringslovens 1 og 5 samt DIFOs regelsæt. Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af varemærkelovens 4 og markedsføringslovens 1 og 5. Disse bestemmelser er sålydende: Varemærkelovens 4: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer og tjenesteydelser af anden art,

7 hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Markedsføringslovens 1 og 5: 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres." Klager anvender betegnelsen destination-billund.dk til brug for en portal for turistrelaterede tiltag i Billund og omkringliggende kommuner, mens indklagede anvender navnet Destination Billund for et fælles erhvervssamarbejde for 5 kommuner inklusiv Billund Kommune. Betegnelsen, som anvendes af begge parter, består dels af det almindelige ord destination og dels af den geografiske betegnelse Billund. Der er dermed tale om en almindelig beskrivende betegnelse, som signalerer, at Billund er destinationen/rejsemålet. Betegnelsen er imidlertid, når den anvendes på grund af denne signalværdi hvad begge parter gør - uden tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn, og Patent- og Varemærkestyrelsen har da også som nævnt i sagsfremstillingen givet afslag på, at Destination Billund kunne registreres som varemærke for klasse 39: transportvirksomhed samt arrangering af rejser, under henvisning til ordets manglende særpræg. Vil parterne påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen Destination Billund, må de derfor godtgøre, at de har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for netop de ydelser, som de udbyder. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt at godtgøre, at der foreligger en sådan indarbejdelse. For så vidt angår indklagedes oplysninger om brugen af betegnelsen Destination Billund i forbindelse med det oprindelige turistsamarbejde, bemærkes det, at det yngste af klagerens bilag vedrørende denne brug er dateret den 14. januar 1993, jf. bilag G. Det fremgår endvidere af klagerens bilag 16, som indklagede ikke har taget til genmæle overfor, at samarbejdet blev opgivet. Den tidligere brug, som indklagede har gjort af betegnelsen Destination Billund, kan således ikke i dag påberåbes til støtte for, at indklagede har opnået kendetegnsret til betegnelsen, jf. herved varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, in fine, hvorefter stiftelse af varemærkeret ved ibrugtagning forudsætter, at mærket anvendes vedvarende for de varer eller tjenesteydelser, for hvilket mærket er taget i brug. Det er ud fra det oplyste ikke muligt at fastslå præcist, hvornår hver af parternes nuværende erhvervsmæssige brug af betegnelsen Destination Billund er påbegyndt. Det kan alene konstateres, at begge parters brug af betegnelsen er påbegyndt omkring årsskiftet 2003/2004. Det bemærkes i denne forbindelse, at indklagede først har fået registreret sit figurvaremærke efter klagerens ibrugtagning af betegnelsen destination-billund.dk, og at indklagede derfor allerede af denne grund ikke på baggrund af varemærkeregistreringen kan gøre indsigelser mod klagerens brug af betegnelsen, jf. herved varemærkelovens 10.

8 Nævnet finder, at ingen af parterne har godtgjort at have opnået en særlig kendetegnsret til betegnelsen Destination Billund, forinden betegnelsen blev taget i brug af den anden part. Der er endvidere ingen af parterne, som har godtgjort, at den anden part i ond tro har valgt at gøre brug af betegnelsen for at lukrere på modpartens goodwill og renomme, ligesom der ikke er oplysninger i sagen, som indikerer, at en af parterne har anvendt eller påtænker at anvende sit domænenavn på en måde, som er retsstridig i forhold til den anden part. Da der herefter ikke er godtgjort krænkelse fra nogen af parternes side af hverken varemærkeloven eller markedsføringsloven, træffer nævnet følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Reher Consult v/steen Reher, medhold i, at indklagede, Erhvervssamarbejdet Destination Billund v/ Niels-henrik Glisbjerg, skal overdrage domænenavnet destinationbillund.dk til klageren. Der kan ikke gives indklagede, Erhvervssamarbejdet Destination Billund v/ Niels-henrik Glisbjerg, medhold i, at klageren, Reher Consult v/steen Reher, skal overdrage domænenavnet destinationbillund.dk til indklagede. Dato: 9. maj 2005 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo