J.nr.: 2010-0250 Klager: Kristian von Hornsleth ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H 2 1260 København K v/advokat Stig Gøtzshe Indklagede: Als Offset ApS. Industrivej 4 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet hornsleth-plakater.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 20. december 2010 med 3 bilag (1-3), svarskrift af 6. januar 2011 og replik af 31. januar 2011. Registreringsdato: Domænenavnet hornsleth-plakater.dk er registreret den 26. februar 2008. Sagsfremstilling: Klager har oplyst, at der på hjemmesiden under domænenavnet hornsleth-plakater.dk drives ulovlig forretning i strid med gældende ophavsret ejet af indsiger, Kristian von Hornsleth ApS og kunstneren Kristian von Hornsleth. Klager har videre oplyst følgende: På hjemmesiden www.hornsleth-plakater.dk kan man se og købe en række forskellige plakater af Kristian von Hornsleth. Salget af plakaterne, som behandles sideløbende med denne klage, er i strid med klagers ophavsrettigheder, idet at klager hverken har videregivet rettighederne til reproduktion eller til salg. 1
Indklagende benytter erhvervsmæssigt og uden klagers tilladelse domænenavnet, www.hornslethplakater.dk, hvilket er i strid med gældende dansk ret. Klageren har som bilag 1 fremlagt en udskrift fra hjemmesiden under domænenavnet hornslethplakater.dk. Indklagede har oplyst følgende: I år 2000 trykte vi 120.000 stk. plakater for Christian Hornsleth, som selv var med ved trykstart og godkendte trykning af plakaterne. Christian Hornsleth fandt så ud af, at alle plakater skulle faktureres til hans agent [ ]. [Agenten] fik aldrig betalt plakaterne, han blev overgivet til retslig incasso. [Agenten] gik konkurs i 2006, og plakaterne skulle sælges på auktion, men budene kom aldrig op i en pris der kunne betale lagerleje hos Shurgaard Danmark, så jeg måtte betale kr. 100.000,- til kammeradvokaten som så frigav plakater [ ] Nu havde vi kr. 433,500 stående i plakater og var lige ved at gå konkurs. Vi spurgte kammeradvokaten om vi måtte sælge dem, og selvfølgelig måtte vi det, da de aldrig var blevet betalt. Alt dette ved Christian Hornsleth godt, han blev endda tilbudt at købe dem, men det ville han ikke. Vi lavede en hjemmeside med plakaterne og håbede vi kunne sælge dem denne vej, og vi har da også solgt nogle, men slet ikke så omkostningerne er dækket. Vi håber stadig at kunne sælge nogle, men Christian Hornsleth kan da stadig stoppe salget, når han betaler gælden. Den eneste sag jeg ved vi har haft kørende med Christian Hornsleth er retssagen om betalingen. Klageren har bestridt indklagedes oplysninger om aftalen mellem Kristian von Hornsleth og indklagede, idet klager har oplyst, at der alene har været tale om et foretagende mellem Kristian von Hornsleths agent og indklagede. Klager har oplyst, at Hornsleth er et kendt og anerkendt navn i den danske kunstverden, og at rettighederne til navnet tilhører Kristian von Hornsleth. Klager har videre oplyst, at der ikke er overdraget en ret til brugen af Hornsleth-navnet til indklagede. Klager har opfordret indklagede til at fremlægge dokumentation for, at sådanne rettigheder måtte være overdraget til indklagede, såfremt indklagede vil gøre dette gældende. Sekretariatet har ved opslag den 22. december 2010 på domænenavnet hornsleth-plakater.dk taget følgende kopi, som er næsten identisk med klagerens bilag 1: 2
Der er ikke set ændringer i brugen af domænenavnet, mens klagesagen har verseret. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af rettighederne til navnet Hornsleth, at indklagede har registreret og anvender domænenavnet hornsleth-plakater.dk til markedsføring af indklagedes produkter i konkurrence med klageren, at Kammeradvokatens tilladelse til, at indklagede sælger de trykte plakater, ikke skaber en ret for indklagede til at benytte navnet Hornsleth i sin markedsføring, herunder ved brug af domænenavnet hornsleth-plakater.dk, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet hornsleth-plakater.dk er i strid med varemærkelovens 4 samt markedsføringslovens 18. Indklagede har gjort gældende, at indklagede er berettiget til at benytte domænenavnet hornsleth-plakater.dk til salg af plakater, som Kristian Hornsleth har godkendt til produktion, men ikke har betalt for. Nævnets bemærkninger: Klageren, hvis stifter og ejer bærer personnavnet Kristian von Hornsleth, har igennem adskillige år drevet virksomhed under dette navn og har desuden anvendt efternavnet HORNSLETH som selvstændigt kendetegn. Klageren har gennem denne brug opnået varemærkeret til HORNSLETH, jf. 3
varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, og klageren nyder herved beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1, der er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagede anvender domænenavnet hornsleth-plakater.dk til at markedsføre og sælge en række plakater, som er udformet af klager, og som indklagede foretog trykningen af i år 2000. Betalingen for trykningen skulle efter indklagedes oplysninger være foretaget af klagers agent, som imidlertid gik konkurs, hvorefter indklagede købte plakaterne af konkursboet. Indklagede har gjort gældende, at indklagede er berettiget til at sælge de omhandlede plakater, og at indklagede dermed også er berettiget til at anvende det omtvistede domænenavn som adresse for en hjemmeside, hvorfra dette salg foregår. Klageren har gjort gældende, at plakaterne er reproduceret og bragt på markedet uden klagers samtykke. Der verserer efter det oplyste en sag mellem parterne herom. Får klageren medhold i denne tvist, er indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn klart i strid med klagerens varemærkerettigheder. Får indklagede medhold i, at plakaterne lovligt er reproduceret og bragt på markedet af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke, forudsætter indklagedes brug af det omtvistede domænenavn, at brugen kan anses for retmæssig i medfør af varemærkelovens 5 eller 6, der er sålydende: 5. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af 1) eget navn og egen adresse, 2) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen eller 3) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele. 6. Indehaveren af en varemærkeret kan ikke forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for De Europæiske Fællesskaber under dette mærke. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. De begrænsninger i varemærkeindehaverens rettigheder, der følger af disse bestemmelser, giver imidlertid ikke andre ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse til varemærkeindehaveren, herunder at brugen af varemærket sker med mærkeindehaverens accept jf. herved også præmis 51 og 52 i EU-Domstolens afgørelse af 4
23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik) og EU-Domstolens afgørelse af 17. marts 2005 i sagen C-228/03 (Gillette), jf. denne doms præmis 42 og 49. Da Hornsleth udgør en dominerende del af domænenavnet hornsleth-plakater.dk, er indklagedes brug af dette domænenavn egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter tilladelse fra klageren. Det følger heraf, at klageren under alle omstændigheder kan forbyde indklagedes brug af domænenavnet hornsleth-plakater.dk, også selv om indklagedes salg af plakaterne måtte være lovlig, jf. herved U 2000 2300 SH (Rolex). På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet hornsleth-plakater.dk, og at indklagede ved sin nægtelse af at overdrage domænenavnet hornsleth-plakater.dk. til klageren på rimelige vilkår også har overtrådt domænelovens 12, stk. 1. Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Als Offset ApS., skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet hornsleth-plakater.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Kristian von Hornsleth ApS på vegne af Kristian von Hornsleth. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 27. maj 2011 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 5