J.nr.: 879 Klager: Designer Club s.r.l. Via 2 Giugno 28 21022 Azzate (VA) Italien v/ cand.jur. Malene Gulstad Heslop, PATRADE A/S Indklagede: Ingeniør Finn R. Jacobsen Laurentsvej 28 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet designerclub.dk til klager. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af december 2005 med 4 bilag (1-4), svarskrift af 27. december 2005, replik af 18. januar 2006 og duplik af 23. januar 2006. Registreringsdato: Domænenavnet designerclub.dk er registreret den 30. marts 2004. Sagsfremstilling: Klager er en italiensk virksomhed, der fremstiller og sælger metal- og plastikstativer, hylder, standere og andre indretninger til fremvisning og udstilling af reklamemateriale og produkter. Klager har oplyst, at klagers produkter blandt andet forhandles i Danmark, og at produkterne har været forhandlet i Danmark i hvert fald i de seneste 10 år. Klager har som dokumentation herfor vedlagt bilag 1, der er tre fakturaer fra klager til den danske virksomhed Telau ApS fra 1997. Indklagede har hertil anført følgende: Ved henvendelse til Telau ApS (faktura til dette firma er klagers eneste dokumentation) er det blevet [indklagede] oplyst, at firmaet Designer Club siden starten og også i den periode [indklagede] registrerede domænenavnet, var medlem af en samhandelsorganisation ved navnet Intercreator (se www.intercreator.org). Ifølge denne organisations vedtægter har firmaet Designer Club fraskrevet 1
sig retten til at sælge sine produkter i Danmark; undtaget til det danske medlem af organisationen (Telau ApS). Klager har registreret et figurmærke indeholdende teksten DESIGNER Club som EF-varemærke, jf. bilag 2. Varemærket er registreret i klasse 6 (Metalkonstruktioner af rør, med reol og hylder til udstilling af reklameartikler og reklamemateriale; reklamesøjler af metal; vandrette rør af metal til reoler eller display) og 20 (Udstillingsreoler af plastic og udstillingsborde af plastic til udstilling af reklameartikler og reklamemateriale; udstillingsreoler af plastic med hylder, med tænger, vakuumgribere og klæbemidler til reklamemateriale, udstillingsreoler af plastic med kroge til blisterpakker; opslagstavler og udstillingsskabe af plastic eller andre materialer indeholdt i klasse 20; hylder og skillevægge af plastic; beholdere af plastic til reklameartikler og reklamemateriale; rammer af plastic; reklameholdere af plasticmateriale eller andre materialer indeholdt i klasse 20). Klager har oplyst, at varemærket er registreret med prioritetsdato den 18. oktober 2001 baseret på en italiensk varemærkeregistrering. Klager har oplyst at være indehaver af virksomhedsnavnet designer club samt domænenavnene designerclub.it og designerclub.com, jf. bilag 3 og 4. Sekretariatet har ikke kunnet finde virksomheder registreret under navnet designer club i CVR-registeret. Indklagede har oplyst, at man driver virksomhed med salg og supportering af forskelligt elektronik og IT-relaterede produkter. Indklagedes virksomhed har eksisteret siden 1971. Indklagede har oplyst, at han aldrig har hørt om klager, og har om baggrunden for registreringen af domænenavnet designerclub.dk anført følgende: Jeg sælger bl.a. produkter fra et firma i USA, der hedder Universal Laser Systems. Dette firma har på deres hjemmeside (for dem, der har mulighed for at logge ind) en masse ideer og DESIGNS til alt lige fra julepynt til penneholdere, skilte ja kort sagt alt muligt, som man kan skære eller gravere med en sådan laser. De fleste af de forskellige designs er fra kunder som har sendt dem ind til ULS. Alle vore konkurrenter har tilsvarende design-udvekslinger. Ordet en designer club var faktisk noget som blev omtalt nærmest som et begreb ved et møde jeg var til i Las Vegas. Jeg greb ideen og registrerede domained designerclub.dk. Indklagede har endnu ikke taget domænenavnet designerclub.dk i brug, da indklagede har haft nogle kontraktmæssige problemer i forhold til salg af lasermaskiner i Danmark. Disse problemer er imidlertid løst, og klager forventer at få etableret en hjemmeside under domænenavnet snarest. Indklagede benytter i øjeblikket domænenavnene versalaser.dk, graveringslaser.dk og universallaser.dk. Sekretariatet har ved opslag den 23. marts 2006 på domænenavnet graveringslaser.dk taget følgende kopi: 2
Indklagede har anført, at en gennemgang af klagers hjemmeside viser, at klager ikke sælger et eneste produkt, der tilnærmelsesvist ligner de produkter, som indklagede forhandler. Sekretariatet har kunnet konstatere, at en søgning på betegnelsen designer club på danske sider i søgemaskinen Google resulterer i to henvisninger, og at ingen af disse relaterer sig til klager. Indklagede har oplyst, at han har registreret en række yderligere domænenavne. Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters database kunnet konstatere, at indklagede har registreret følgende domænenavne under samme handle, FRJ4-DK: frj.dk ingenioerfirmaet.dk finnjacobsen.dk ingeniorfirmaet.dk rikkerosenlund.dk mettejacobsen.dk l28.dk rosenlundjacobsen.dk elhenrik.dk discfactory.dk diskfactory.dk cdprint.dk ingeniørfirmaet.dk designerclub.dk graveringslaser.dk versalaser.dk discpublisher.dk etiketprintere.dk labelprinters.dk etiketteprintere.dk etiketteprinter.dk universallaser.dk Domænenavnet designerclub.dk er ikke set aktivt anvendt for en hjemmeside, mens sagen har verseret. 3
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager er indehaver af et registreret EF-varemærke samt har stiftet varemærkeret til betegnelsen Designer Club via ibrugtagning, jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, at klagers kendetegn dermed er beskyttet efter henholdsvis varemærkelovens 4, og varemærkeforordningens art. 9, at indklagede er erhvervsdrivende og har registreret domænenavnet designerclub.dk til brug for sin virksomhed, at indklagede har tilkendegivet, at domænenavnet påtænkes anvendt til brug for markedsføring af produkter, der er identisk med eller ligner de produkter, som klagers varemærkerettigheder omfatter, og at klager derfor kan forbyde indklagedes brug af domænenavnet, og at indklagede handler i strid med domænelovens 12, stk. 1, ved at opretholde registreringen af en andens varemærke som domænenavn, uden den tilknyttede hjemmeside er aktiv. Indklagede har gjort gældende, at klagers varemærke er et figurvaremærke bestående af to almindeligt forekommende ord, som er sammensat på en naturlig måde, at klager ikke driver virksomhed i Danmark, og at der ikke er sammenfald mellem de varer, som klagers varemærke er registreret for, og de varer, som indklagede udbyder. Nævnets bemærkninger: Klageren har ved registreringen af figurmærket indeholdende betegnelsen DESIGNER Club som EF-varemærke opnået beskyttelse efter Varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende: 1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket Indklagede har oplyst, at domænenavnet designerclub.dk er registreret til brug for salg af lasermaskiner og har i denne forbindelse henvist til sin hjemmeside under blandt andet domænenavnet graveringslaser.dk. Domænenavnet designerclub.dk er næsten identisk med ordbestanddelen af klagers varemærke, og der foreligger dermed mærkelighed. Der er imidlertid ikke efter det oplyste sammenfald mellem de varer, som indklagede påtænker at udbyde via domænenavnet designerclub.dk, og de varer, som klagers varemærke er registreret for, og da klager ikke har godtgjort, at klagers varemærke er taget i brug for varer, som er sammenfaldende med eller ligner de varer, som indklagede påtænker 4
at udbyde under domænenavnet, finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagedes påtænkte brug af domænenavnet vil indebære en krænkelse af klagerens varemærkeret. Indklagedes brug af domænenavnet designerclub.dk forudsætter endvidere overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven), som er trådt i kraft pr. 1. juli 2005, og som også finder anvendelse på domænenavnsregistreringer, som er foretaget før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 1 og 2. Det er i forarbejderne til domæneloven forudsat, at 12, stk. 1, inden for det erhvervsmæssige område som udgangspunkt skal anvendes, således som markedsføringslovens 1 er blevet anvendt i nævnets hidtidige praksis, jf. Lovforslag L 165, s. 33-34. Da klager ikke er fremkommet med oplysninger, der indikerer, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet skulle være illoyal i forhold til klager, herunder at indklagedes registrering skulle være foranlediget af et kendskab til klager og klagers varemærke, og da der ikke i øvrigt er fremkommet oplysninger i sagen, som indikerer, at indklagede har anvendt eller påtænker at anvende domænenavnet på en måde, som er retsstridig i forhold til klager, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Designer Club s.r.l., medhold i, at indklagede, Ingeniør Finn R. Jacobsen, skal overdrage domænenavnet "designerclub.dk" til klageren. Dato: 26. april 2006 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo 5