KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene motel1.dk og motelet.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. december 2013 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift af 28. december 2013 uden bilag samt replik af 15. januar 2014 med to bilag (bilag 10-11). Registreringsforhold: Domænenavnene motel1.dk og motelet.dk er begge registreret den 12. august 2007. Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende om baggrunden for klagen: Klager er indehaver af varemærket MOTEL1 ONE, der er genstand for international registrering nr. 739344, som bl.a. dækker Danmark, jfr. bilag 1. Som det fremgår af bilaget, dækker registreringen bl.a. accommodation, overbegrebet for bl.a. motel- og hoteldrift. I 2010 gjorde klager indsigelse mod gyldigheden af dansk varemærkeregisterring VR 2010 01080 MOTEL1 + figur, idet indsiger mente, at Motel1, der var foreløbig registreret for bl.a. midlertidig indkvartering, lå for tæt på MOTEL ONE for samme ydelser. Patent- og Varemærkestyrelen tog ikke indsigelsen til følge. Det gjorde derimod Ankenævnet for Patenter 1
og Varemærker, jfr. bilag 2, der er en udskrift af ankenævnets afgørelse. Klager er desuden indehaver af EU-varemærkerne Hotel One og Hostel One, jfr. bilag 3 og 4. Indehaveren af det nu udslettede varemærke MOTEL1 var MOTEL1 A/S, CVR-nr. 30556569. I 2013 ændrede MOTEL1 A/S navn til MOTEL X A/S, jfr. bilag 5. Hjemmesiden for det selskab, der nu hedder MOTEL X A/S, kan tilgås via to domæneadresser: motelx.dk og motel1.dk. Bilag 6 er et screen shot, der viser hjemmesiden tilgået via motel1.dk. Forbindelsen mellem MOTEL X A/S og indklagede er følgende: Som det fremgår af bilag 7, er indklagedes navn LAB Ejendomme ApS et binavn for LABJ CONSULTING ApS. Direktøren i sidstnævnte selskab er Bjarne Olsen, som også er direktør i MOTEL X A/S, jfr. bilag 8. LABJ CONSULTING ApS var i øvrigt medstifter af det nuværende MOTELX A/S, jfr. bilag 9. Det fremgår af bilag 1, at klageren er indehaver af international varemærkeregistrering MP739344, hvorved følgende figurmærke er blevet registreret for bl.a. accommodation and catering services (klasse 42): Varemærket er registreret med registrerings- og designeringsdato den 18. februar 2000 og med notifikationsdato den 14. september 2000, jf. bilag 1. Det omtalte bilag 2 indeholder en udskrift af Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelse af 1. maj 2012 i sagen AN 2011 00038. Det fremgår heraf, at klageren i nærværende sag havde gjort indsigelse mod Patent- og Varemærkestyrelsens foreløbige registrering af følgende figurmærke for bl.a. midlertidig indkvartering : Indsigelsen var navnlig støttet på, at dette varemærke er forveksleligt med klagerens ovennævnte figurmærkeregistrering. Patent- og Varemærkestyrelsen afviste indsigelsen ved afgørelse af 12. september 2011, som klageren indbragte for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Af ankenævnets kendelse i sagen fremgår bl.a. følgende: Ankenævnet er af den opfattelse, at der begrebsmæssigt og lydmæssigt er stor lighed mellem de to mærker. Den lydmæssige lighed spiller efter Ankenævnets opfattelse en særlig rolle, blandt andet fordi der er tale om en branche, hvor mundtlig brug af mærkerne er central. Til trods for klagers mærkes beskedne særpræg og til trods for de synsmæssige forskelle mellem mærkerne foreligger der derfor efter Ankenævnets opfattelse ud fra en samlet vurdering af de 2
to mærker en sådan grad af forvekslingsrisiko, at betingelserne i Varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 for at nægte registrering af indehavers varemærke er opfyldt. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse omgøres, således at registreringen af indehavers mærke VR 2010 01080 MOTEL1 <fig> ophæves. Det fremgår af bilag 3, at klageren er indehaver af EU-varemærkeregistrering 1059083, hvorved ordmærket HOTEL ONE den 29. oktober 2010 er blevet registreret som varemærke for bl.a. temporary accommodation (klasse 43). Det fremgår af bilag 4, at klageren er indehaver af EU-varemærkeregistrering 1113373, hvorved ordmærket Hostel One den 13. marts 2012 er registreret som varemærke for bl.a. temporary accommodation (klasse 43). Det omtalte bilag 5 indeholder Fuldstændig rapport for MOTEL X A/S fra Erhvervsstyrelsen, hvoraf det bl.a. fremgår, at indklagede er medstifter af dette selskab, som blev stiftet den 5. oktober 2007 under navnet MOTELET A/S, jf. også bilag 9. Dette selskabs navn blev ændret til MOTEL1 A/S den 4. juli 2008 og til MOTEL1.DK A/S den 18. juni 2012, hvorefter det den 21. maj 2013 blev ændret til MOTEL X A/S, jf. bilag 5. Som bilag 7 er fremlagt en selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede. Det fremgår bl.a. heraf, at indklagede er et anpartsselskab med navnet LABJ CONSULTING ApS, som har registreret LAB EJENDOMME ApS som binavn. Det fremgår desuden, at indklagedes stifter og direktør er Bjarne Olsen, der ifølge bilag 5 og 6 også er direktør i MOTEL X A/S. Det omtalte bilag 6 indeholder en udateret kopi af hjemmesiden for Hotel Motel X. Ved opslag på domænenavnet motel1.dk den 20. december 2013 har sekretariatet taget følgende lignende kopi: 3
En tilsvarende hjemmeside fremkom ved fornyet opslag herpå den 25. maj 2014. Sekretariatet har konstateret, at en tilsvarende hjemmeside fremkommer ved opslag på domænenavnet motelx.dk. I svarskriftet, som er indgivet af Bjarne Olsen på vegne af indklagede, er bl.a. anført følgende: Jeg er erhvervsdrivende. Og via mit selskab LABJ Consulting ejer jeg 25 % af Motel X, som er et Hotel/Motel med 80 værelser beliggende Gl. Århusvej 2, 8940 Randers SV. Da jeg er idemanden til konceptet står domænenavnene registreret hos mig. [...] Vi registrerede i sin tid domænenavnene med det formål at det skulle være vores hjemmeside for det Motel som stod færdigt i januar 2010. Motel1.dk har også fungeret som vores hjemmeside indtil vi 1/6 2013 ændrede navn til Motel X. [...] Grunden til vores navneændring er en strid mellem motelone.com i Tyskland og os. Motelone driver en motelkæde i Tyskland hvor det Motel der ligger nærmest Danmark ligger i Hamborg. Vi fik efter en anke fra Motelone ikke lov at beholde vores varemærke en seng med et 1 tal. Og for ikke at bruge flere penge eller resurser på en navnesag. Så valgte vi at ændre vores navn. [...] Vi har brugt motel1.dk som hjemmeside i knap 4 år og da vi har været kendt under det navn, så ønsker vi naturligvis at kunne dirigere trafik fra motel1.dk til motelx.dk i så lang tid vi anser det som noget der styrker vores forretning. Motelet.dk var et af de navne vi i sin tid påtænkte at bruge, men som vi aldrig har brugt. Den har vi intet imod at nedlægge. Ved opslag på domænenavnet motelet.dk den 20. december 2013 fremkom der ingen hjemmeside. Ved fornyet opslag herpå den 25. maj 2014 fremkom følgende hjemmeside: 4
Som bilag 10 og 11 er fremlagt kopier af de sider, der fremkommer ved klik på Referencer, som bl.a. indeholder en omtale af det af indklagede drevne motel under navnet MOTEL 1. Ved opslag på hjemmesiden www.motelone.com den 25. maj 2014 har sekretariatet taget følgende kopi: På denne hjemmeside markedsføres en kæde af moteller i Tyskland, Østrig, Belgien og England. Ifølge hjemmesidens oplysninger blev det første Motel One åbnet i 2000. 5
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagede anvender domænenavnet motel1.dk til at lede trafik ind på en hjemmeside, der reklamerer for og udbyder motel- og hotelydelser under navnet MOTEL X A/S, at dette indebærer en risiko for forveksling med klageren og klagerens varemærke MOTEL ONE, at indklagedes anvendelse af domænenavnet motel1.dk herved indebærer, at der sker en overtrædelse af klagerens varemærkerettigheder, jf. varemærkelovens 4, samt en overtrædelse af god domænenavnsskik, at indklagede tilsyneladende ikke gør brug af domænenavnet motelet.dk, at indklagede imidlertid når som helst kan aktivere og gøre samme brug af domænenavnet motelet.dk, at domænenavnet motelet.dk reelt blot er en anden måde at skrive det samme på, at begge de omtvistede domænenavne således giver klare associationer til det tidligere selskabsnavn MOTEL1 A/S, og at begge domænenavne derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at indklagede har registreret domænenavnet motel1.dk og motelet.dk til brug for markedsføringen af det motel, som blev åbnet i Randers i 2010 under navnet Motel1, at motellets navn den 1. juni 2013 blev ændret til Motel X som følge af tvisten mellem parterne om indklagedes varemærkeregistrering af et figurmærke, hvori bl.a. indgik ordet MOTEL og tallet 1, at indklagede fortsat ønsker at kunne dirigere trafik fra det hidtil anvendte domænenavn motel1.dk til det nye domænenavn motelx.dk så længe dette kan styrke indklagedes forretning, og at indklagede ikke har noget imod at give afkald på registreringen af domænenavnet motelet.dk. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af 47, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014- domæneloven) der trådte i kraft den 1. marts 2014 og samtidig ophævede lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), jf. 2014- domænelovens 47, stk. 1 og 3 at sager, der er indbragt for Klagenævnet for Domænenavne før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Sager vedrørende 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, som er indbragt for klagenævnet før lovens ikrafttræden, afgøres dog efter reglerne i 2014-domæneloven. Da denne sag er indbragt for klagenævnet før 2014-domænelovens ikrafttræden, skal sagen således afgøres efter reglerne i 2005-domæneloven bortset fra spørgsmål om god domænenavnsskik, som skal afgøres efter 2014-domænelovens 25, stk. 1. 6
Klageren er indehaver af international varemærkeregistrering MP739344, hvorved et figurmærke er registreret som varemærke i Danmark for bl.a. accommodation and catering services. I figurmærket indgår betegnelsen MOTEL ONE som en central mærkebestanddel, og klagenævnet finder, at denne betegnelse i sig selv har tilstrækkeligt særpræg for accommodation and catering services. Klageren nyder derfor beskyttelse efter varemærkelovens 4, stk. 1, der er affattet således: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Indklagede anvender domænenavnet motel1.dk til at markedsføre det motel, som i dag drives under navnet Motel X. Klagenævnet finder, at denne brug af domænenavnet motel1.dk indebærer en risiko for forveksling med klageren, og at klageren derfor kan forbyde denne brug af domænenavnet motel1.dk, jf. varemærkelovens 4, stk. 1. Indklagede har oplyst, at indklagede aldrig har gjort brug af domænenavnet motelet.dk, og at [d]en har vi intet imod at nedlægge. Klagenævnet forstår dette således, at indklagede herved tager bekræftende til genmæle over for klagerens påstand vedrørende dette domænenavn. I medfør af 2005-domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, LAB Ejendomme ApS, skal anerkende, at de foreliggende registreringer af domænenavnene motel1.dk og motelet.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringerne af disse domænenavne overføres til klageren, Motel One GmbH. Overførslerne gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyrerne tilbagebetales til klageren. Dato: 11. juni 2014 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 7