KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-100 Klager: Intershop Communications GmbH Amsinckstrasse 57 59 D-20097 Hamburg Tyskland Indklagede: Anders Thue Pedersen Invest ApS Odensegade 25, 1.tv. 2100 København Ø v/christian Kragelund (Chas Hude A/S) Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet intershop.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 21. februar 2001 med 3 bilag (1-3), svarskrift af 18. maj 2001 med 2 bilag (A-B), replik af 23. maj 2001 med ét bilag (4), duplik af 29. maj 2001, indklagedes supplerende processkrift af 21. maj 2002 bilagt Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. januar 2002 (bilag C). Sagen blev forelagt nævnet første gang i maj 2003, men udsat på indhentelse af yderligere oplysninger. Ingen af parterne har dog besvaret de af sekretariatet stillede spørgsmål på trods af, at de gentagne gange har været opfordret hertil. Registreringsdato: Domænenavnet intershop.dk er registreret den 12. februar 1997. Sagsfremstilling: Klager er en verdensomspændende virksomhed med hovedsæde i USA og kontorer i en række lande verden over. Med henvisning til bilag 2, som er en udskrift af klagerens hjemmeside på intershop.com, har klageren oplyst, at betegnelsen Intershop anvendes i tilknytning til klagerens virksomhed med salg og markedsføring af navnlig e-handelsløsninger. Klageren har en international varemærkeregistrering af INTERSHOP som ordmærke i klasse 9 (elektriske og videnskabelige instrumenter) med prioritetsdato fra den 21. marts 1996. Klageren har
yderligere en international varemærkeregistrering af INTERSHOP EPAGES som ordmærke i klasserne 9 (elektriske og videnskabelige instrumenter), 38 (telekommunikationsvirksomhed) og 42 (diverse tjenesteydelser) med prioritetsdato fra den 12. marts 1998. Med ansøgningsdato den 27. juli 1999 har klageren indsendt en ansøgning om registrering som EU-mærke af INTERSHOP som ordmærke i klasserne 9, 38 og 42. Nævnet har ved opslag konstateret, at klagers ansøgning er blevet imødekommet, således at der den 14. november 2003 er sket registrering af mærket som EU-mærke i klasserne 9 ( Computer programms ), 38 ( Telecommunication ) og 42 ( Computerprogramming ). Klageren har oplyst, at klager har gjort brug af varemærket INTERSHOP i udlandet i en årrække, og at varemærket tillige er taget i brug i Danmark. Indklagede har oplyst at være erhvervsdrivende og gennem en årrække at have beskæftiget sig med e-handel og e-handelsløsninger som konsulentvirksomhed i forbindelse med indklagedes studier til civilingeniør. Registreringen af domænenavnet intershop.dk er sket i forbindelse med indklagedes ønske om udvikling af en e-handelsløsning, hvor erhvervsdrivende kan sælge produkter via en såkaldt elektronisk markedsplads. Indklagede har registreret INTERSHOP DK som figurmærke i klasserne 9, 35, 36, 38 og 42. Ansøgningsdatoen er den 24. august 1999 og registreringsdatoen er den 18. januar 2000. I svarskriftet har indklagede anført, at indklagede har registreret domænenavnet "intershop.dk" i forbindelse med et ønske om udvikling af en e-handelsløsning, hvor erhvervsdrivende kan sælge produkter via en såkaldt elektronisk markedsplads, ligesom det anføres, at man ved opslag på domænet vil kunne se en præsentation af indklagedes kunnen inden for design af interaktive handelspladser med mulighed for bestilling af varer. Yderligere har indklagede anført, at der ikke har været nogen reel markedsføring af hjemmesiden under henvisning til den verserende konflikt med klager. Af den vedlagte registerudskrift dateret 23/8 2000 fremgår endvidere, at indklagedes varemærke på dette tidspunkt var registreret i klasserne 09 (Computersoftware, herunder software til interaktiv handel med varer og tjenesteydelser), 35 (annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af reklame og elektroniske markedspladser for andre, sortering og redigering af information i computerdatabaser, udlejning af reklameplads), 36 (finansiel virksomhed, elektronisk overførsel af penge, finansiel clearing) og derudover klasserne 38 og 42. Indklagede har oplyst, at han ikke er interesseret i at sælge domænenavnet intershop.dk, men at der dog har pågået forligsforhandlinger mellem parterne, herunder vedrørende en overdragelse af indklagedes rettigheder. Sekretariatet har ved opslag den 30. marts 2002 taget følgende kopi af hjemmesiden på domænenavnet intershop.dk : 2
Parallelt med nævnssagen har der verseret en sag mellem parterne hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Klageren har således begæret indklagedes varemærkeregistrering af INTERSHOP DK som figurmærke ophævet med henvisning til klagerens ældre rettigheder. Parternes sag hos Patent- og Varemærkestyrelsen har medført, at nævnets behandling af sagen har været sat i bero. Patent og Varemærkestyrelsen har den 21. januar 2002 truffet afgørelse i parternes sag om ophævelse af indklagedes varemærkeregistrering. Styrelsen har herved fundet, at der er mærke-lighed mellem klagerens ordmærker INTERSHOP og INTERSHOP EPAGES og indklagedes figurmærke INTERSHOP DK. Styrelsen har herved henvist til, at betegnelsen INTERSHOP er fuldstændigt indeholdt i indklagedes figurmærke. Tilføjelsen af DK i indklagedes figurmærke er i den forbindelse uden betydning, idet dette blot er en nationalitetsforkortelse, som ikke har særpræg. Styrelsen har yderligere fundet, at der er varesammenfald eller vareartslighed for så vidt angår klasserne 9, 38 og 42. Derimod har Styrelsen ikke fundet, at der er varesammenfald eller vareartslighed for klasserne 35 og 36, for hvilke indklagedes figurmærke er registreret. 3
På denne baggrund har Styrelsen taget klagerens ophævelsesbegæring delvist til følge og ophævet indklagedes figurmærkeregistrering for så vidt angår klasserne 9, 38 og 42. Indklagedes registrering for klasserne 35 og 36 er derimod opretholdt. Styrelsens afgørelse blev ikke indbragt for Patentankenævnet. Klasse 35 dækker blandt andet: administration af datastyrede arkiver, annoncering pr. post, annoncering pr. postordre, annoncering på et computernetværk (Online --- ), auktionssalg, onlineannoncering på et computernetværk, postordre (annoncering pr. --- ), reklameplads (Udlejning af --), reklametekster (Offentliggørelse af --- ), reklametid på kommunikationsmedier (Udlejning af --- ), reklamevirksomhed, salgsfremmende foranstaltninger for andre, sortering og redigering af informationer computerdatabaser, søgning for andre efter data i computerbaser, udlejning af reklameplads, udlejning af reklametid på kommunikationsmedier. Klasse 36 vedrører primært bank-, forsikrings- og finansieringsvirksomhed. En fuldstændig oversigt over de af klasserne 35 og 36 omfattede varer og tjenesteydelser er tilgængelig på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside på, hhv. http://www.dkpto.dk/varemaerke/nice_klassifikation/klasser/35.htm og http://www.dkpto.dk/varemaerke/nice_klassifikation/klasser/36.htm. Efter Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse har indklagede i sit processkrift af 21. maj 2002 anført, at de ydelser, som domænenavnet "intershop.dk" er tiltænkt anvendt for, netop er tjenesteydelser i klasse 35 - tilvejebringelse af reklame og elektroniske markedspladser for andre. Parterne er på nævnets foranledning af sekretariatet blevet opfordret til at fremkomme med yderligere oplysninger i sagen. Klageren er således blevet anmodet om at fremkomme med oplysninger om, hvor velkendt klagerens varemærke var i 1997, samt hvorledes varemærket er blevet anvendt i perioden 1997 til 2003. Klageren har ikke besvaret sekretariatets forespørgsler herom. Indklagede er blevet anmodet om at oplyse følgende: 1. Hvad indklagedes forretningskoncept går ud på, herunder hvilke ydelser, der påtænkes markedsført under domænenavnet "intershop.dk" og varemærket INTERSHOP, og hvilken forbindelse disse ydelser har til den nuværende hjemmeside og den "demo-shop", der ligger på hjemmesiden under "intershop.dk" i dag. 2. Om indklagede har taget varemærket INTERSHOP i brug, herunder hvornår og for hvilke varer eller tjenesteydelser. 3. Baggrunden for valget af betegnelsen "intershop". 4. Hvornår indklagede første gang fik kendskab til klager. 5. Indklagedes kommentarer til klagerens oplysninger i klageskriftet om, at domænenavnet "intershop.dk" blev købt af indklagede i april 1999 og taget i brug umiddelbart derefter, samt hvem indklagede i givet fald købte domænenavnet af, jf. herved at domænenavnet ifølge angivelserne hos DK Hostmaster blev registreret i 1997. 4
6. Indklagedes bemærkninger til, at indklagedes varemærke blev registreret den 18. januar 2000, men at indklagede ikke siden synes at være kommet i gang med at anvende varemærket, selv om klageren først anfægtede indklagedes registrering henholdsvis 5 måneder og ét år efter registreringen. 7. Hvilken form for virksomhed Anders T. Pedersen Invest ApS driver, og om denne virksomhed eller Anders Thue Pedersen har registreret andre domænenavne end det omtvistede. Heller ikke indklagede har imidlertid besvaret de af sekretariatet stillede spørgsmål. Klagesagens afgørelse er desuden blevet forsinket af, at klagerens advokat er udtrådt af sagen, samt af, at indklagedes advokat gennem længere tid har forsøgt at få indklagede til at besvare sekretariatets henvendelse. Sekretariatet har ved opslag den 23. marts 2003 konstateret, at der i den mellemliggende periode tilsyneladende ikke er foretaget forandringer i hjemmesidens udseende eller de ydelser, der øjensynligt udbydes via hjemmesiden. Parternes anbringender: Klageren har gjort gældende, at klageren er indehaver af ældre rettigheder til navnet og varemærket INTERSHOP i Danmark, herunder for køb og salg af computerudstyr, at der er identitet mellem domænenavnet intershop.dk og klagerens varemærker, at de aktiviteter, der udøves af parterne under anvendelse af varemærket, er af samme eller i hvert fald af lignende art og inden for samme vareklasse, at indklagedes registrering af domænenavnet intershop.dk og anvendelsen heraf er i strid med klagerens ældre rettigheder, jf. varemærkelovens 4, stk. 1, samt at klageren har indarbejdet betydelig goodwill i varemærket INTERSHOP. Indklagede har gjort gældende, at indklagede er fuldt berettiget til at registrere og opretholde registreringen af domænenavnet intershop.dk, at indklagede besidder lovlige rettigheder til betegnelsen INTERSHOP, hvilket endda er prøvet i forhold til klagerens rettigheder, at opretholdelsen af indklagedes figurmærkeregistrering af INTERSHOP i klasserne 35 og 36 er relevant, da det netop er tjenesteydelserne i klasse 35 tilvejebringelse af reklame og elektroniske markedspladser for andre, som domænenavnet intershop.dk er tiltænkt anvendt for, at registreringen af domænenavnet intershop.dk er sket i god tro, samt at indklagede er retmæssig indehaver af domænenavnet intershop.dk. Nævnets bemærkninger: Klageren er indehaver af en registreret varemærkeret til betegnelsen INTERSHOP inden for klasserne 9, 38 og 42. Klager er som følge heraf beskyttet imod, at andre gør brug af denne eller lignen- 5
de betegnelser med henblik på at markedsføre varer eller tjenesteydelser af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke klagerens varemærke er beskyttet, jf. herved varemærkelovens 4, som er sålydende: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1. tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilket tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, 2. eller tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Stk. 2. Uanset begrænsningen i stk. 1 til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art kan varemærkeindehaveren dog forbyde brugen også for varer eller tjenesteydelser af anden art, hvis varemærket er velkendt her i landet og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme eller skade særpræget eller renommeet. Ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 21. januar 2002 blev indklagedes registrering af figurmærket INTERSHOP DK som indeholder klagers varemærke - opretholdt for så vidt angår vareklasserne 35 og 36, men det fremgår af sagen, at indklagede oprindeligt også havde ønsket at opnå en varemærkeregistrering for så vidt angår klasserne 9, 38 og 42, jf. herved at indklagedes varemærkeansøgning af 24. august 1999 også omfattede disse vareklasser, og at indklagede alene frafaldt sit krav herpå, da klageren gjorde indsigelse imod den stedfundne varemærkeregistrering. Nævnet lægger på denne baggrund til grund, at indklagedes erhvervelse af domænenavnet intershop.dk hvis navnedel er identisk med klagers varemærke skete med henblik på også at markedsføre ydelser inden for klasserne 9, 38 og 42. Indklagedes hjemmeside under domænet intershop.dk fremstår endvidere som indrettet på at afsætte ydelser af samme art som de varer og tjenesteydelser, for hvilke klagerens varemærke er beskyttet, og indklagede har på trods heraf og på trods af at være blevet opfordret hertil ikke gjort noget forsøg på at godtgøre, at domænenavnet intershop.dk alene er brugt og påtænkes brugt i forbindelse med ydelser inden for vareklasserne 35 og 36. Nævnet lægger på den anførte baggrund til grund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet intershop.dk krænker klagerens varemærkerettigheder, og at der derfor foreligger en krænkelse af varemærkelovens 4. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, Anders Thue Pedersen Invest ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering og brug af domænenavnet intershop.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Intershop Communications GmbH. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. 6
Dato: 2. april 2004 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo 7