KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0094 Klager: Skandinavisk Motor Co. A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: OH Biler Viborg A/S Ølandsvej 7 8800 Viborg v/advokat Morten Vandborg Parternes påstande: Klagerens påstande Principalt: Indklagede skal overføre registreringen af domænenavnet audi-ohbiler.dk til klageren, Subsidiært: Domænenavnet audi-ohbiler.dk suspenderes. Indklagedes påstand Frifindelse (afvisning) Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. maj 2014 med ni bilag (bilag 1-9), svarskrift af 18. juni 2014 med tre bilag (bilag A-C), klagerens brev af 16. juli 2014 med ét bilag (bilag 11), replik af 11. august 2014 med ét bilag (bilag 10), duplik af 11. september 2014 uden bilag og klagerens e-mail af 31. oktober 2014 med ét bilag (bilag 12). Registreringsdato: Domænenavnet audi-ohbiler.dk er registreret den 7. september 1999. Sagsfremstilling: I klageskriftet er anført bl.a. følgende: Klager indgår i Semler-koncernen, der importerer, sælger, servicerer og reparerer en række bilmærker, herunder biler af mærket Volkswagen, SEAT, SKODA og Audi. Klager er som en følge heraf generalimportør af blandt andet Audi biler, der produceres af Volkswagen Aktiengesellschaft ( Volkswagen-fabrikkerne ). [...]. 1
Volkswagen-fabrikkerne producerer hovedparten af de ovenfor nævnte bilmærker og har registreret varemærket Audi som både ord- og figurmærke. [...]. Klager er aftaleretligt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af Volkswagen-fabrikkernes varemærkerettigheder, herunder varemærket Audi, i Danmark og har i kraft heraf en stående fuldmagt fra Volkswagen-fabrikkerne til at påtale sådanne krænkelser. Som bilag 1 er fremlagt et sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen for Skandinavisk Motor Co. A/S. Som bilag 2 er fremlagt en udskrift fra OHIM s varemærkedatabase, hvoraf fremgår, at Audi AG er indehaver af EU-varemærket CTM 000018812 for ordmærket Audi, der er registreret den 26. maj 1998 i klasserne 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 28 og 37 for bl.a. køretøjer, reservedele og reparation af køretøjer. Som bilag 9 er fremlagt et uddrag af en tysksproget (og som bilag 11 en translatørgodkendt dansk oversættelse af) en Audi Importørkontrakt indgået den 3. februar 2005 mellem Audi AG og klageren. Som bilag 12 er fremlagt en fuldmagt fra Audi AG, hvoraf fremgår, at klageren er berettiget til at påtale indklagedes brug af varemærket Audi i domænenavnet audi-ohbiler.dk. Indklagede er erhvervsdrivende og driver virksomhed med salg og reparation af brugte biler. Som bilag A er fremlagt en fuldstændig rapport af 26. februar 2014 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende indklagede, hvoraf fremgår, at indklagede blev etableret som et aktieselskab den 27. juni 1997. Ifølge indklagedes svarskrift har indklagede imidlertid drevet virksomhed fra Viborg i 35 år. Ifølge indklagedes svarskrift arbejder indklagede udelukkende med biler af mærket Audi og VW. Ved opslag den 14. maj 2014 på www.audi-ohbiler.dk har sekretariatet taget følgende kopi, der er identisk med forsiden på bilag B: 2
Ved sekretariatets fornyede opslag den 15. oktober 2014 fremkom en i det væsentlige identisk hjemmeside. Som bilag 3-8 er fremlagt parternes korrespondance i perioden fra 17. juli 2013 4. april 2014 vedrørende klagerens krav om, at indklagede ophører med at benytte domænenavnet audiohbiler.dk, hvilket blev afvist af indklagede. Indklagede har i sit svarskrift anført bl.a. følgende: Klageren er fuldt bekendt med den af indklagede drevne virksomhed. Det kan i denne forbindelse bemærkes, at klageren for ca. 20 år siden bad min klient om at ændre sin skiltning i overensstemmelse med nogle bestemte af klageren fremsatte ønsker. Indklagede var ikke enig i, at han på nogen måde krænkede klagerens varemærkerettigheder, men han ændrede sin skiltning for det gode forholds skyld. Så det er hævet over enhver tvivl, at klageren er fuldt bekendt med og i årtier har været fuldt bekendt med indklagedes virksomhed. Hertil har klageren i sin replik anført følgende: 3
Der findes ingen dokumentation her i huset omkring modpartens bemærkning om at vi for ca. 20 år siden bad modparten om at ændre sin skiltning. Dernæst må vi betegne dette som værende urelevant, da det intet har med det påtalte domænenavn at gøre. [ ] Vi har reageret umiddelbart efter, at vi er blevet gjort opmærksomme på brugen af Audi AG s registrerede varemærke og skal derfor afvise, at der foreligger retsfortabende passivitet. Hertil har indklagede i sin duplik anført bl.a. følgende: Klageren oplyser, at der ikke hos klageren forefindes dokumentation for, at man har rettet henvendelse til indklagede for 20 år siden med krav om ændring af skiltningen. Det kan være rigtigt, at det ikke i sig selv er relevant, hvad sådanne ændringer måtte gå ud på, men episoden er nævnt for at illustrere, at klageren holder øje med markedet og de aktører, der er på markedet. [ ] Det er i enhver henseende ubestridt fra klagerens side, at klageren er fuldstændig klar over, hvem indklagede er og karakteren af den virksomhed indklagede driver. Det har i sig selv sandsynligheden imod sig, at klageren ikke er fuldt bekendt med indklagedes virksomhed og dermed også for længst er blevet bekendt med indklagedes domænenavn og mailadresse. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren er aftaleretligt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af Volkswagen-fabrikkernes varemærkerettigheder, herunder varemærket Audi, i Danmark, at klageren uretmæssigt benytter VW-fabrikkernes registrerede varemærke Audi, der indgår i domænenavnet og dermed kan give en opfattelse af, at indklagede er autoriseret Audi-partner, at indklagedes brug indebærer en overtrædelse af EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1, markedsføringslovens 1 og 18, og domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, at klageren ikke har bedt indklagede ændre sin skiltning for ca. 20 år siden, og at det i øvrigt er irrelevant, da det ikke har noget med domænenavnet at gøre, og at klageren har reageret over for indklagede umiddelbart efter, at klageren blev opmærksom på indklagedes brug af varemærket Audi, og at der derfor ikke foreligger retsfortabende passivitet. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet audi-ohbiler.dk adskiller sig klart fra varemærket Audi, idet den væsentligste del af domænenavnet er ohbiler, mens tilføjelsen audi blot på lovlig vis angiver, hvilket produkt og hvilke ydelser, indklagede leverer, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem domænenavnet audi-ohbiler.dk og varemærket Audi, hvilket heller ikke er tilsigtet, at indklagedes anvendelse af domænenavnet audi-ohbiler.dk er helt i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1 og principperne i varemærkelovens 5, 4
samt god domænenavnsskik, og indklagede benytter ikke på illoyal vis forretningskendetegnet Audi, jf. markedsføringslovens 18, og at det er ubestridt, at klageren har været bekendt med indklagedes eksistens og den virksomhed, som indklagede driver, og at klageren har udvist retsfortabende passivitet ved ikke tidligere at have reklameret over en eventuel uberettiget brug af varemærket Audi fra indklagedes side. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes adfærd udgør en krænkelse af rettighederne til varemærket Audi. Audi AG er indehaver af EU-varemærket CTM 000018812 for ordmærket Audi, der er registreret for bl.a. køretøjer, reservedele og reparation af køretøjer. Audi AG har desuden bemyndiget klageren til at påtale indklagedes brug af varemærket Audi i domænenavnet audi-ohbiler.dk. Klageren kan derfor på vegne af Audi AG forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke, for varer eller ydelser af samme eller lignende art, jf. Rådets forordning nr. 207 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EF-varemærkeforordningen), artikel 9, stk. 1, litra a og b. Da varemærket Audi er velkendt i Danmark, kan klageren endvidere forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket Audi, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, hvis brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé, jf. EU-Domstolens dom af 9. januar 2003 i sag C-292/00 (Davidoff), præmis 25. Artikel 9, stk. 1, har følgende ordlyd: EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé. Indklagede benytter domænenavnet audi-ohbiler.dk for en hjemmeside for sin virksomhed, der består af salg og reparation af brugte biler udelukkende af mærkerne Audi og VW. Domænenavnet audi-ohbiler.dk er en sammensætning af det velkendte varemærke Audi og betegnelsen ohbiler, der svarer til den kendetegnsbærende del af indklagedes virksomhedsnavn. 5
Indklagede gør ved sin brug af domænenavnet audi-ohbiler.dk uden samtykke fra Audi AG erhvervsmæssig brug af varemærket Audi i forbindelse med markedsføring af ydelser af samme art, som varemærket er registreret og anvendes for. Indklagedes brug af domænenavnet audiohbiler.dk udgør dermed en krænkelse af Audi AG s varemærkerettigheder til varemærket Audi, jf. EF-varemærkeforordningens art. 9, stk. 1. Indklagede kan påberåbe sig de begrænsninger i klagerens varemærkeret, der følger af EFvaremærkeforordningens artikel 12 og 13. Disse bestemmelser er affattet således: Artikel 12 De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af: a) sit eget navn eller sin adresse b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Artikel 13 De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke. Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Disse begrænsninger giver dog ikke en forhandler eller en tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren, jf. herved også de principper, som fremgår af præmis 51, 52 og 64 i EU-Domstolens afgørelse af 23. februar 1999 i sagen C-63/97 (BMW mod Deenik). Selvom det omtvistede domænenavn udover varemærket Audi indeholder betegnelsen ohbiler, der svarer til den kendetegnsbærende del af indklagedes virksomhedsnavn, finder klagenævnet, at indklagedes brug af domænenavnet audi-ohbiler.dk er egnet til at give det indtryk, at anvendelsen af varemærket Audi sker efter autorisation fra klageren,. Efter det oplyste findes en sådan autorisation ikke. Der foreligger heller ikke omstændigheder, som gør, at det er nødvendigt for indklagede at gøre brug af varemærket i et domænenavn for at kunne sælge og reparere biler mærket Audi.. Den brug, som indklagede gør af det omtvistede domænenavn, kan derfor ikke 6
støttes på EF-varemærkeforordningens artikel 12 eller 13, hvorfor brugen er i strid med klagerens rettigheder efter EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1.. Indklagede har endelig ikke godtgjort, at klageren ikke har reageret med fornøden hurtighed efter at være blevet bekendt med indklagedes brug af det domtvistede domænenavn, og klageren har derfor ikke udvist retsfortabende passivitet i forhold til at kunne påtale krænkelsen. Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet audi-ohbiler.dk. I medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, OH Biler Viborg A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet audi-ohbiler.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Skandinavisk Motor Co. A/S. Overførelsen skal gennemføres 4 uger fra nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 12. november 2014 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis 7