KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej Odense S v/advokat Lars Høj Andersson Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk til klageren. Indklagedes påstande Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. april 2008 (modtaget i nævnet den 8. maj 2008) med otte bilag (1-8), svarskrift af 9. juni 2008 med ét bilag (A), replik dateret den 4. juni 2008 (modtaget i nævnet den 4. juli 2008) uden bilag, duplik af 12. august 2008 uden bilag, indklagedes processkrift A af 14. august 2008 samt klagerens afsluttende processkrift af 28. august Registreringsdato: Domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk er registreret af indklagede den 19. august Sagsfremstilling: 1

2 Klageren er et anpartsselskab, der er stiftet den 4. juni 2003, og som efter det oplyste driver cateringvirksomhed m.v. Klageren har den 10. marts 2003 registreret domænenavnet jyskdiner.dk, og ved opslag på dette domænenavn den 10. november 2008 har sekretariatet taget følgende kopi: Af oplysningerne på hjemmesiden fremgår bl.a., at klageren er en landsdækkende virksomhed, og at klageren i 2008 er blevet udnævnt som gazelle-virksomhed af Børsen. Indklagede har oplyst, at indklagede driver samme type virksomhed som klageren, og at indklagede har gjort dette i mange år forud for klageren. Som bilag A er fremlagt en liste over de domænenavne, som indklagede har registreret, hvilket drejer sig om følgende: kokken-jomfruen.eu cateaway.com dinertransportable.eu smagerriet.dk smageriget.dk festklubben.dk fest-klubben.dk smageriet.eu dinerdeluxe.eu dinerdeluxe.dk smageriet.com kokkenogco.dk kokkenogjomfruen.dk jydskdiner.dk jydsk-diner.dk jydskdinertransportable.dk jyskdinertransportable.dk kokken-jomfruen.com sjaellandsdiner.dk fynsdiner.dk kobenhavnsdiner.dk cantina.dk nemskolemad.dk kokken-jomfruen.dk 2

3 kokkenjomfruen.dk kokkenjomfruen.eu cateaway.eu cateaway.dk Det fremgår af bilag B, at domænenavnene jydskdinertransportable.dk og jyskdinertransportable.dk ligesom de omtvistede domænenavne er registreret den 19. august 2003, og at domænenavnene sjaellandsdiner.dk, fynsdiner.dk og kobenhavnsdiner.dk er registreret den 28. august Sekretariatet har ved opslag på indklagedes hjemmeside den 11. november 2008 taget følgende kopi: På siden Om Kokken & Jomfruen anføres bl.a. følgende: Kokken & Jomfruen er danskernes mest foretrukne leverandør af mad til fester og gæster, og vi leverer den bedste mad, som du selv vil servere. Med Kokken & Jomfruen i ryggen får du 40 års erfaring, et stort og spændende udvalg, faguddannet personale og et dygtigt team af rådgivere. Med 5 køkkener i hele landet kan du få din mad bragt, hvorhen du vil*. I din private bolig, i forsamlingshuset, på din arbejdsplads, i sportsklubben eller på feriestedet. 3

4 Vi er en virksomhed i bevægelse, med gode og sikre rødder i traditionerne og med fokus på nutiden og fornyelser. * Vi leverer i hele Danmark inklusiv landfaste øer, men ikke til øer hvortil der skal sejles. Som bilag 1 er fremlagt en kopi af Fogedretten i Svendborgs kendelse af 10. november 2003 i en forbudssag anlagt af klageren mod indklagede. Af sagsfremstillingen fremgår bl.a. følgende: Den 4. juni 2003 stiftes selskabet Jysk Diner ApS, som er rekvirent i nærværende sag. Selskabets formål er at drive detail- og engrosvirksomhed med fødevarer. Den 18. august 2003 registrerer Kokken og Jomfruen Holding ApS flere nye binavne herunder bl.a. Jydsk Diner ApS og Jydsk Dinertransportable ApS. Kokken og Jomfruen Holding ApS har som formål at eje anparter i Kokken og Jomfruen ApS samt andre datterselskaber og associerede selskaber og finansieringsvirksomhed. Den 26. august 2002 [sic] retter rekvirentens advokat henvendelse til rekvisitus og gør indsigelser mod rekvisiti registrering af binavnene Jydsk Diner ApS og Jydsk Dinertransportable ApS. Den 2. september svarer rekvisitus på ovennævnte henvendelse, at rekvisitus mener at have indstiftet ret til navnene før rekvirenten og rekvisitus anmoder rekvirenten om som konsekvens heraf at ændre sit navn. Ved skrivelse af 2. september 2003 fastholder rekvirenten sin ret til navnet Jysk Diner ApS og sit krav om at rekvisitus sletter binavnene Jydsk Diner ApS og Jydsk Dinertransportable ApS. Herefter har rekvirenten indgivet forbudsbegæring til fogedretten. Det fremgår af udskriften af retsbogen, at indklagedes direktør Henrik Nygaard under sagen bl.a. forklarede følgende: Martin Schrøder [direktør i klager] blev ansat i januar 2002 og forlod rekvisitus i udgangen af juni I starten af 2003 blev der afholdt et partnermøde, hvor strategiplanen blev drøftet. Martin Schrøder var ikke med til dette møde.... Strategiplanen skulle medvirke til at virksomheden kunne ramme lidt bredere. De ønskede i denne forbindelse at få et sekundært navn på nettet, noget der svarer til landsdele altså Jylland og Fyn. For år tilbage havde virksomheden noget der hed Fyn s Dinertransportable og de kunne dengang konstatere, at virksomhedens forskellige navne tiltrak forskellige kunder, - lidt ligesom Dansk Supermarkeds forskellige forretninger; Bilka, Netto og Føtex.... Forinden strategiplanen blev sat i værk med registrering af binavne, blev aviser, blade og ugeaviser undersøgt for lignende navne. Der blev ikke søgt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.... Kokken og Jomfruen har været brugt siden Det er et meget indarbejdet navn og der er gennem tiden brugt mange penge på markedsføring. Det er Henrik Nygaards opfattelse, at der er 4

5 knyttet goodwill til navnet Kokken og Jomfruen. Uanset de nye navne som følger af strategiplanen, er det meningen at der skal leveres de samme varer fra virksomhederne. I fremtiden skal der muligvis finde prisdifferentiering sted mellem de forskellige navne. Rekvisiti formål er at være holdingselskab, som ejer anparterne i Kokken og Jomfruen ApS med 100 %. Binavnene er registreret i holdingselskabet, i stedet for at skulle registrere dem 4 forskellige steder. Efter Henrik Nygaards opfattelse er rekvirentens virksomhed en fotokopi af rekvisiti virksomhed, hvorfor der ved Fogedretten i Århus er begæret nedlagt forbud mod rekvirentens brug af rekvisiti koncept og brochurer.... Fogedretten i Svendborgs kendelse i sagen af 10. november 2003 er sålydende: Fogedrettens bemærkninger: Der er ingen tvivl om, at Jysk Diner og Jydsk Diner er forvekslelige betegnelser for så vidt angår det sproglige, såvel stavemåde som fonetisk. Derimod findes navnet Jydsk Dinertransportable ikke at være forveksleligt med Jysk Diner, særligt under hensyn til at der er tale om almindeligt brugte beskrivende ord og der derfor må kræves en høj grad af sprogligt sammenfald, for at anse navnene for forvekslelige. Parterne beskæftiger sig begge med salg af mad og opererer dermed i samme branche. Parterne ønsker begge at anvende betegnelsen ved salg af mad i Jylland. Ingen af parterne har opnået varemærkeret over Jydsk/Jysk Diner, da ingen af disse betegnelser, i sig selv har et sådant særpræg, at de tydeligt adskiller en virksomhed fra andre, henset til at såvel Jydsk/Jysk som Diner er almindelige beskrivende betegnelser og stedbetegnelser. Ingen af de to selskaber har anvendt navnene i en periode, der er tilstrækkelig langvarig til at betegnelsen kan siges at have opnået særpræg ved indarbejdelse. Herefter og da Anpartsselskabslovens 2 giver den, der registrerer et virksomhedsnavn først i tid en fortrinsret til navnet, findes det sandsynliggjort at rekvirenten har eneret til anvendelse af navnet Jysk Diner ApS. Da de øvrige betingelser i Retsplejelovens 642 er opfyldt nedlægges forbud mod rekvisiti anvendelse af navnet Jydsk Diner ApS.... DET BESTEMMES Det forbydes Kokken og Jomfruen Holding ApS at bruge navnet Jydsk Diner ApS. Forbudet træder i kraft når sikkerhed stor ,00 kr. er stillet over for Fogedretten. Som bilag 2 er fremlagt kopi af Retten i Svendborgs dom af 30. april 2004 i justifikationssagen mellem samme parter. Heraf fremgår bl.a. følgende: Under denne justifikationssag, der er anlagt den 25. november 2003, har sagsøgeren Jysk Diner ApS nedlagt påstand om, at det af fogedretten nedlagte forbud med ikrafttrædelse 12/ stadfæstes og at sagsøgte tillige tilpligtes at ophøre med brug af navnet Jydsk Dinertransportable ApS samt at der foretages sletning af navnet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5

6 Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor sagsøgerens påstand om stadfæstelse af forbudet, bortset fra ikrafttrædelsestidspunktet, som sagsøgte har påstået fastsat til 19. november Sagsøgte har i øvrigt påstået frifindelse. I sagsfremstillingen anføres endvidere bl.a. følgende: Det er oplyst, at sagsøgte primo september 2003 har markedsført sig på internettet med domænenavnene JydskDiner.dk og Jydskdinertransportable.dk samt med de øvrige landsdelsnavne, ligesom sagsøgte i annoncer i dag- og ugeblade har brugt de anførte domænenavne. I dommen anføres bl.a. følgende: Idet sagsøgte har taget bekræftende til genmæle over [for] sagsøgerens påstand om stadfæstelse af det af fogedrettens forbud mod sagsøgtes brug af navnet Jydsk Diner, har sagsøgte også accepteret at ophøre med at bruge samme navn eller et hermed forveksleligt navn. Efter de foreliggende oplysninger, finder retten ikke, at navnet Jydsk diner kan anses for indarbejdet. Da navnet heller ikke som svagt mærke findes at have tilstrækkeligt særpræg, finder retten ikke grundlag for at tilpligte sagsøgte at ophøre med brug af navnet Jydsk Dinertransportable.... Den del af sagsøgerens påstand, der vedrører justifikation af fogedrettens forbud, tages således til følge, medens sagsøgte i øvrigt frifindes.... Som bilag 3 er fremlagt udskrift af Sø- og Handelsrettens retsbog fra den 9. november 2004 i sag V mellem samme parter. Parternes påstande og anbringender er ikke gengivet heri, men det fremgår, at retten efter votering fremkom med en tilkendegivelse, og at parterne herefter forligte sagen således: Inden 14 dage betaler Kokken og Jomfruen Holding ApS en bøde på kr. der tilfalder statskassen. Jysk Diner ApS frafalder sin erstatningspåstand. Inden 14 dage betaler Kokken og Jomfruen Holding ApS i sagsomkostninger kr. til Jysk Diner ApS. Ved brev af 29. maj 2007 skrev klagerens advokat følgende til indklagedes advokat, jf. bilag 4: Min klient Jysk Diner er den blevet opmærksom på, at man ved indtastning af domænenavn og opnår adgang til en hjemmeside, der i det hele fungerer som et link, der ved klik på vilkårligt sted på siden fører direkte til Deres klients hjemmeside. Endvidere bemærkes, at det på siden oplyste telefonnummer er deres klients. 6

7 Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på det ved Sø- og Handelsretten indgåede forlig af 9. november 2004 samt Retten i Svendborgs justificering af det ved Fogedretten i Svendborg nedlagte forbud mod din klients brug af navnet Jydsk Diner ApS. Der kan ikke herske den mindste tvivl om, at denne markedsføring fra Deres klients side er en utilbørlig snyltning på virksomhedsnavnet Jysk Diner og anvendelse af ovennævnte domæner er en klar overtrædelse af det tidligere nedlagte fogedforbud og i klar strid med Markedsføringslovens 1 og De bedes sørge for, at Deres klient med øjeblikkelig virkning stopper med at anvende de ovenfornævnte domænenavne samt overdrager brugsretten til disse til min klient.... Som bilag 9 har klageren fremlagt kopi af skærmbilleder, der er påført datoen 1. juni 2007, og som viser indholdet af hjemmesiden og at klik herpå førte den besøgende videre til indklagedes hjemmeside Klageren har anført, at denne brug af domænenavnene ophørte efter fremsendelsen af klagerens ovennævnte brev. I 2008 blev klageren opmærksom på, at man ved opslag på adresserne og igen blev viderestillet til indklagedes hjemmeside. Ved brev af 15. april 2008 skrev klagerens advokat til indklagedes advokat, at denne brug skulle stoppe med øjeblikkelig virkning, og at brugsretten til de pågældende domænenavne skulle overdrages til klageren, jf. bilag 5. Af den efterfølgende korrespondance mellem parternes advokater, der er fremlagt som bilag 6, fremgår bl.a., at indklagedes advokat i en sendt den 16. april 2008 anførte følgende:... Som svar på din mail kan jeg oplyse, at adgangen mellem jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk og min klients hjemmeside er slettet. Betragter sagen som afsluttet og foretager mig ikke yderligere.... I en sendt senere samme dag, som også er fremlagt ved bilag 6, anførte indklagedes advokat, at indklagede ikke er interesseret i at overdrage domænenavnene til klageren. Klageren har herefter indbragt sagen for klagenævnet. Om baggrunden for indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne er anført følgende i svarskriftet: Registreringen af de af sagen omhandlede domænenavne er ikke sket med henblik på videresalg, men er sket som en naturlig del af indklagedes virksomhed i lighed med registreringen af de i øvrigt af indklagede registrerede domænenavne... Et videresalg af de af sagen omhandlede domænenavne har således ikke været en del af indklagedes overvejelser ved registreringen af pågældende domænenavne. 7

8 Indklagede benytter ikke de af sagen omhandlede domænenavne aktivt, hvilket skal ses i lyset af den tidligere mellem parterne verserende sag, se herved sagens bilag 1-3. Om den tidligere af klageren anfægtede brug af de omtvistede domænenavne har indklagede anført følgende i sin duplik: For indklagede er det væsentligt at pointere, at indklagede ikke bevidst, men derimod som følge af en beklagelig fejl fra indklagedes samarbejdspartner, på et tidspunkt har måtte konstatere, at de af sagen omhandlede domæner var et link til indklagedes hjemmeside. Det var tale om en fejl, som straks blev rettet, og indklagede har således ikke til hensigt aktivt at benytte de omhandlede domæner. Ved sekretariatets opslag den 19. maj og den 18. november 2008 var der ikke nogen hjemmeside tilknyttet adresserne og En søgning i Google på jysk diner gav den 11. november 2008 ca søgeresultater. Samtlige de første 50 søgeresultater vedrørte omtale af klagerens virksomhed. En søgning i Google samme dag på jydsk diner gav 8 søgeresultater, hvoraf 2 vedrørte omtale af klageren, 2 vedrørte en artikel i Fyens Stiftstidende dateret den 31. juli 2004 om den ovenfor omtalte retssag mellem parterne, mens de resterende søgeresultater vedrørte omtale af de omtvistede domænenavne. Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine ( har sekretariatet konstateret, at der på adressen er arkiveret en række hjemmesider for klagerens virksomhed, hvoraf den ældste er dateret den 4. december På adressen er også registreret en række hjemmesider i perioden 22. november 2003 til 4. februar 2005, men disse sider fandtes ikke i arkivet ved sekretariatets opslag den 11. november Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at afvise sagen, da ingen domstol tidligere har taget stilling til klagerens krav om overdragelse af de omtvistede domænenavne, og da Klagenævnet for Domænenavne har kompetence til netop at påkende sager som den foreliggende, at klageren har ret til navnet Jysk Diner ApS samt enhver anden mulig variant heraf, jf. anpartsselskabslovens 2, at klagerens virksomhedsnavn er registreret og beskyttet på tidspunktet for anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor registreringen den 19. august 2003 af indklagede ikke var lovlig, at indklagede er blevet pålagt af fogedretten at ophøre med anvendelsen af navnet Jydsk Diner ApS, at indklagedes brug af domænenavnene er forvekslelig med klagerens virksomhedsnavn, at anvendelsen af de i klagen nævnte domænenavne medfører bevidst snyltning på den goodwill, som er forbundet med klagerens navn Jysk Diner ApS, at indklagede gentagne gange har anvendt de beskyttede navne, 8

9 at indklagede ikke kan bruge domænenavnene kommercielt, jf. fogedrettens kendelse, at indklagede dermed ikke har nogen reel interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagedes opretholdelse af domænenavnene derfor må betragtes som ren chikane over for klageren, at klageren har en klar kommerciel interesse i de omtvistede domænenavne, som giver en væsentlig risiko for forveksling med klagerens virksomhed, hvilket bekræftes af, at nogle af klagerens kunder ved fejlagtigt opslag herpå er havnet på indklagedes hjemmeside, at klageren efter det nedlagte fogedforbud naturligvis gik ud fra, at indklagede ikke ville udøve virksomhed i strid med det nedlagte forbud, at klageren først den 28. maj 2007 blev bekendt med indklagedes retsstridige brug af de omtvistede domænenavne, at klageren straks herefter rettede henvendelse til indklagede herom, og at klageren derfor ikke har udvist retsfortabende passivitet. Indklagede har gjort gældende, at de af sagen omhandlede domænenavne er registreret den 19. august 2003, at klageren under de tidligere retssager mellem parterne burde have søgt det spørgsmål påkendt, som klageren nu gør gældende i nærværende sag, at der således foreligger ulovlig udstykning af krav, at Klagenævnet for Domænenavne derfor ikke er berettiget til at behandle nærværende sag, idet påstanden i nærværende sag burde have været inddraget af klageren under den tidligere mellem samme parter verserende retssag, at Klagenævnet for Domænenavne således bør afvise sagen, at indklagede ikke aktivt benytter de af sagen omhandlede domænenavne, at klageren burde være blevet opmærksom på registreringen af de af sagen omhandlede domænenavne umiddelbart i tilknytning til registreringen, alene henset til at der på dette tidspunkt mellem samme sags parter verserede en tvist om indklagedes ret til navnet jydskdiner, at klager desuagtet ikke tog skridt til overdragelse af domænenavnene til klageren, at klageren selv efter, at tidligere nævnte retssag mellem parterne blev afsluttet primo november måned 2004, ikke tog skridt til at få domænenavnene overdraget til sig, at klagerens adgang til at få domænenavnene overdraget således under alle omstændigheder må anses for fortabt på grund af udvist passivitet, ligesom klager ved nævnte adfærd stiltiende må antages at have givet afkald på at få domænenavnene overdraget, at den af klageren udviste passivitet viser, at klageren ikke har nogen særlig kommerciel interesse i de omtvistede domænenavne, at klageren ikke vil lide noget tab ved, at domænenavnene ikke overdrages, og at indklagede derfor under alle omstændigheder bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af sagen, at Fogedretten i Svendborg ved kendelse af 10. november 2003 nedlagde forbud mod indklagedes brug af navnet Jydsk Diner ApS, som kort forinden var blevet registreret som binavn til indklagedes selskabsnavn, og at dette forbud blev stadfæstet ved Retten i Svendborgs dom af 30. april Hverken dette forbud eller det forlig mellem parterne, som den 9. november 2004 er tilført retsbogen som afslutning på Sø- og Handelsrettens sag V , vedrører de 9

10 omtvistede domænenavne, og klagenævnet finder derfor ikke grundlag for at fastslå, at klageren som følge af de tidligere retssager skulle være afskåret fra at forfølge sin påstand under nærværende sag. Klagenævnet tager derfor ikke indklagedes påstand om afvisning til følge. Klageren har siden 2003 drevet virksomhed under navnet Jysk Diner ApS og er derfor fra dette tidspunkt beskyttet imod, at andre gør brug af denne betegnelse i strid med markedsføringslovens 18, som er sålydende: 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres." Domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk er såvel fonetisk som betydningsmæssigt identiske med klagerens forretningskendetegn, og stavemæssigt fremstår de som en fejlstavning af Jysk Diner. Domænenavnene er således åbenbart forvekslelige med klagerens forretningskendetegn, og indklagede eller indklagedes samarbejdspartner har i hvert fald lejlighedsvist benyttet domænenavnene til at viderestille til indklagedes hjemmeside, på hvilken indklagede udbyder samme slags varer og ydelser som klageren. Denne brug af de omtvistede domænenavne er egnet til at fremkalde forveksling med klagerens virksomhed og forretningskendetegn og er dermed i strid med markedsføringslovens 18. Klageren kan derfor modsætte sig indklagedes brug af de omtvistede domænenavne, og klageren har samtidig en åbenbar interesse i dels selv at gøre brug af domænenavnene dels at forhindre, at domænenavnene på ny vil kunne blive brugt til markedsføring af indklagedes virksomhed. Indklagedes nægtelse af at opgive sin registrering af domænenavnene, som indklagede ikke har påvist at have nogen reel og legitim interesse i at kunne bruge, kommer herved til at fremstå som illoyal og chikanøs over for klageren. Nævnet finder, at en sådan adfærd er i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder efter lovens 27, stk. 2, også anvendelse på domænenavnsregistreringer foretaget før lovens ikrafttræden. Nævnet finder endvidere ikke, at klageren har udvist en sådan passivitet i forhold til indklagedes registrering og brug af domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk, at klager herved skulle have fortabt retten til at gøre indsigelser over for registreringen og brugen af disse domænenavne. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Kokken og Jomfruen Holding ApS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene jydskdiner.dk og jydsk-diner.dk er i strid med gældende dansk ret, og at 10

11 registreringen af disse domænenavne overføres til klageren, Jysk Diner ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 4. december 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis 11