HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne Ruskjær) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 10. april 2013. I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanterne, A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har nedlagt påstand om, at indstævnte, JW Industri A/S, skal ophøre med at bruge ordmærket GIPO, figurmærket GIPO Innovativ Proces Optimering, domænenavnet gipo.dk og selskabsnavnet GIPO, og at JW Industri skal betale 400.000 kr. til A med tillæg af procesrente. Subsidiært har appellanterne påstået, at JW Industri skal anerkende, at Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har ret til at bruge ordmærket GIPO og figurmærket GIPO Innovativ Proces Optimering.
- 2 - JW Industri A/S har påstået stadfæstelse. Parterne er enige om, at spørgsmålet om rettighederne til Solidworks-licenserne ikke indgår i sagen for Højesteret. Supplerende sagsfremstilling Der er fremlagt fakturaer, som viser, at GIPO A/S har anvendt GIPO-logoet og gipo.dk fra den 14. november 2003. Der er fremlagt et bilag, som viser 3 skærmbilleder ( screendumps ) fra en backup CD af 28. november 2003, der indeholder en kopi af Glerup Teknik ApS hjemmeside. Det første skærmbillede viser Glerup Tekniks logo, det næste viser både Glerup Tekniks logo og GIPOlogoet, og det tredje skærmbillede viser alene GIPO-logoet. Appellanterne har om skærmbillederne oplyst, at Glerup Tekniks hjemmeside pr. 25. marts 2003 blev ændret, således at hjemmesiden først viste Glerup Tekniks logo og efter ca. 2 sekunder skiftede ( fadede ) over til GIPO-logoet. Af skrivelse af 25. februar 2004 til EMV A/S kunder fremgår bl.a., at selskabet har skiftet navn til GIPO A/S og har fået A som ny ejer. I skrivelsens øverste højre hjørne er GIPO-logoet anvendt. Af aktionæroverenskomsten af 2. juli 2008 mellem Glerup Teknik ApS og Erik Dahl Holding ApS samt disse selskabers eneejere A og B vedrørende GIPO A/S fremgår bl.a.: 4. FORMÅL 4.1. Formålet med denne aktionæroverenskomst er at regulere samarbejdet i selskabet, herunder særligt: - I hvilket omfang der skal erlægges arbejdsindsats i selskabet. 6. ARBEJDSINDSATS I SELSKABET 6.1. Der er mellem aktionærerne og de ansatte, A og B, enighed om, at B er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft til fremme af selskabet og dettes aktiviteter. A er ansat på vilkår, at han skal bruge min. 50 % af sin arbejdsindsats/-tid i GIPO A/S. Resterende arbejdsindsats/-tid skal A bruge i sit polske selskab. Det er dog en forudsætning for denne arbejdsdeling, at A gennem sit polske selskab
- 3 - foretager projektleverancer (ikke komponentleveringer) til Norden eller til nordiske selskaber i Polen via GIPO A/S. Endvidere må der ikke sælges projektleverancer til nuværende eller tidligere kunder hos GIPO A/S. Tidligere kunder afgrænses som anført under punkt 18.2. Det forudsættes således, at B og A aktivt deltager i salg og akkvisition udadtil mod eksisterende og potentielle kunder samt indadtil. Den enkelte ansattes arbejdsområde/arbejdsforpligtelser er i øvrigt aftalt i særskilt ansættelsesaftale. 6.2. En ansat (B og/eller A) må ikke, bortset fra As aktiviteter gennem sit polske selskab, jf. ovenfor under pkt. 6.1., uden samtykke fra den anden ansatte påtage sig hverv udenfor selskabet, offentlige eller private, lønnede eller ulønnede, med så væsentlig en arbejdsbyrde, at dette kan gå ud over arbejdsindsatsen i selskabet. Det samme gælder kollegiale tillidserhverv. Samtidig med afgørelse om evt. samtykke træffes bestemmelse om, hvorvidt det indtjente honorar skal indgå i selskabets indkomst, eller hvorvidt dette skal tilfalde den pågældende direkte. 18. KONKURRERENDE VIRKSOMHED 18.1. Så længe aktionærerne er direkte eller indirekte aktionærer, eller så længe de ansatte (B og/eller A) er ansat i selskabet, må aktionærerne eller de ansatte ikke direkte eller indirekte personligt eller gennem et selskab eller andre juridiske personer drive eller tage ansættelse i en virksomhed, der konkurrerer med selskabets virksomhed på det pågældende tidspunkt. 18.2. I en periode på 2 år efter at aktionær-statusen ophører og/eller den ansattes ansættelse i selskabet ophører, må den pågældende aktionær/og eller ansatte ikke tage direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt eller udføre arbejde for til nogle af selskabets kunder. Selskabets kunder defineres som fysiske eller juridiske personer, der har købt ydelser hos selskabet indenfor de sidste tre år at regne fra det tidspunkt, hvor aktionærstatusen ophører og/eller den ansattes ansættelse ophører. 18.5. Specielt er det dog aftalt, at A har ret til at arbejde for sit polske selskab, jf. foran under pkt. 6.1., uden at ovennævnte konkurrence-/kundeklausul træder i kraft, forudsat at A/det polske selskab kun agerer på markedet i h.t. pkt. 6.1., eller ved salg gennem GIPO A/S. Af udateret fællesbrochure for GIPO A/S og GIPO Sp. z.o.o. fremgår bl.a.: Hvor er vi og hvad laver vi? I Herning/Danmark har vi administration, salg, design, udvikling, konstruktion, El/PLC-styringer, service, montage og projektstyring. I Polen producerer vi vor transportudstyr og specialmaskiner. Vi tester udstyret begge steder. Installationsafdelingen er sammensat af medarbejdere fra begge afdelinger. Ét firma flere afdelinger
- 4 - GIPO Sp.z.o.o. vor produktion GIPO Sp.z.o.o. er et selvstændigt datterselskab, der med investering i nye CNC styrede maskiner kan udføre mange forskelligartede metalarbejder både drejede, fræsede, laserskårne, svejsede og bukkede emner. GIPO s nye investering i et fleksibelt pulverlakeringsanlæg gør, at vi udfører alt arbejde internt. I vor produktion bruger vi kun kvalitetsdele fra anerkendte leverandører, som lever op til vore høje krav! På brochurens sidste side er påført både GIPO A/S og GIPO Sp.z.o.o. s kontaktoplysninger, herunder de to selskabers navne samt gipo.dk ved det danske selskabs navn. Anbringender Parterne har til støtte for deres principale påstande gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten. A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har til støtte for deres subsidiære påstand anført, at Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har en selvstændig ret til GIPO som ordmærke og til GIPO Innovativ Proces Optimering som figurmærke. Disse varemærker eksisterer sammen med GIPO A/S varemærkerettigheder, jf. principperne i varemærkelovens 9. GIPO Sp. z.o.o. har ageret selvstændigt på det danske marked fra stiftelsen af selskabet den 5. juli 2006 og til fogedforbuddet blev nedlagt den 10. oktober 2011, hvilket GIPO A/S har været bekendt med. Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. blev således drevet sideløbende med GIPO A/S i perioden fra 2006 til 2011 med aktiviteter i Danmark, uden at GIPO A/S gjorde indsigelse herimod. Tværtimod indebar aktionæroverenskomsten fra 2. juli 2008 mellem Glerup Teknik ApS og Erik Dahl Holding ApS en konkret opgavefordeling mellem selskaberne. Først efter, at JW Industri købte alle aktiver i GIPO A/S fra selskabets konkursbo, mere end 5 år efter stiftelsen og påbegyndelse af driften i Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o., blev disse selskabers brug af GIPO-varemærkerne anfægtet. JW Industris passivitet indebærer, at der ikke længere kan gøres indsigelse over for Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. s brug af varemærkerne, der består som sameksisterende rettigheder.
- 5 - JW Industri A/S har over for appellanternes subsidiære påstand anført, at GIPO A/S og GIPO Sp. z.o.o. har været underlagt samme ejerinteresse og ledelse i perioden fra 2006 til 2011, hvor den samtidige brug har fundet sted. Anvendelsen er sket i fælles økonomisk interesse. I denne situation er der ikke det fornødne beskyttelsesbehov for tildeling af en lovbestemt sameksistensret, da rettighederne i stedet kunne være fordelt mellem parterne ved formel aftale. Varemærkelovens 9 forudsætter, at der er modstående interesser, hvilket ikke er tilfældet. Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. s samtidige anvendelse af GIPO-varemærkerne hviler på en ubeskyttet brugsret, som bortfaldt i forbindelse med konkursen. Selskaberne har derfor ikke opnået en ret til sameksistens. Højesterets begrundelse og resultat Sagens baggrund og hovedspørgsmål Sagen angår et salg af aktiver fra konkursboet efter GIPO A/S til JW Industri A/S. Hovedspørgsmålet er, om JW Industri ved købet har erhvervet retten til nogle varemærker med den konsekvens, at A, der var en af de to aktionærer i GIPO A/S, er afskåret fra at anvende varemærkerne selv eller gennem de selskaber, som han er ejer af. Det fremgår af forklaringerne for Sø- og Handelsretten, at JW Industri modtog kompensation fra konkursboet, efter at problemet med rettighederne til varemærkerne, navn mv. var blevet rejst over for kurator. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om indholdet af aftalen om kompensation, og den eventuelle betydning af kompensationen indgår ikke i denne sag. Retten til varemærkerne Efter oplysningerne i sagen lægger Højesteret til grund, at figurmærket GIPO blev skabt i foråret 2003, og at EMV A/S i september samme år skiftede navn til GIPO A/S. Det må endvidere lægges til grund, at GIPO A/S i hvert fald fra den 14. november 2003 anvendte figurmærket på sine fakturaer, og at Glerup Teknik ApS senest fra den 28. november 2003 anvendte figurmærket på sin hjemmeside.
- 6 - Højesteret finder, at der ved den anførte ibrugtagning er etableret varemærkeret til mærket GIPO både som ordmærke og som figurmærke, men at det ikke ud fra oplysningerne er muligt at afgøre, hvilket af de to selskaber der har taget varemærket i brug først. Fra foråret 2003 ejede A 100 % af anparterne i Glerup Teknik ApS, der ejede 100 % af aktierne i GIPO A/S. Højesteret finder det mest nærliggende, at det var As hensigt, at GIPO-varemærkerne skulle anvendes af begge selskaber. I 2004 erhvervede B gennem sit holdingselskab 50,2 % af aktierne i GIPO A/S. I 2006 stiftedes GIPO Sp. z.o.o., som tilhørte A 100 % gennem Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS (nu Glerup Polen ApS). Det må lægges til grund, at B var bekendt med og accepterede det polske selskabs brug af varemærket GIPO. Højesteret lægger herved vægt på, at aktionæroverenskomsten mellem A og B vedrørende GIPO A/S udtrykkeligt forudsætter, at GIPO Sp. z.o.o. konkurrerer med GIPO A/S, og at det polske selskab kontinuerligt har anvendt GIPOvaremærket ved faktureringer, herunder over for GIPO A/S. Hertil kommer, at den fælles brochure, som GIPO A/S og GIPO Sp. z.o.o. har udsendt, viser selskabernes nære samarbejde. Højesteret finder på den anførte baggrund, at GIPO A/S, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o., hver især var berettiget til at gøre brug af ordmærket GIPO og figurmærket GIPO Innovativ Proces Optimering, herunder i engelsk oversættelse som GIPO Innovative Process Optimizing. Ingen af selskaberne var således berettiget til at forhindre de øvrige selskaber i at bruge varemærkerne, hvilket GIPO A/S konkurs og konkursboets efterfølgende salg af selskabets aktiver til JW Industri ikke ændrer ved. De øvrige rettigheder I lyset af det ovenfor anførte finder Højesteret, at GIPO A/S var berettiget til at anvende ordet GIPO i sit navn. Denne ret må anses for overdraget til JW Industri ved dette selskabs køb af aktiver fra konkursboet. Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. er ligeledes berettiget til at anvende GIPO i deres navn. Det anførte gælder tillige for binavne. Domænet gipo.dk blev oprindelig registreret af A. Højesteret lægger til grund, at det i en årrække frem til konkursen blev anvendt af GIPO A/S, der i denne periode betalte alle gebyrer for domænet. Højesteret finder på denne baggrund, at domænet tilhørte GIPO A/S og må anses for overdraget til JW Industri ved salget af aktiver fra konkursboet.
- 7 - Erstatningskravet Med hensyn til erstatningskravet på 400.000 kr. finder Højesteret, at det ikke er godtgjort, at A har lidt noget tab. Konklusion Højesteret tager appellanternes subsidiære påstand til følge. Endvidere stadfæster Højesteret de dele af fogedforbuddet, hvorefter det dels forbydes A at anvende eller på anden måde disponere over varemærket GIPO, dels forbydes A, Glerup Teknik ApS og Glerup Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over domænet gipo.dk, som A endvidere skal slette registreringen af. I øvrigt ophæver Højesteret fogedforbuddet og frifinder parterne for hinandens påstande. Den for fogedretten stillede sikkerhed på 400.000 kr. frigives. Efter sagens udfald skal JW Industri i delvise sagsomkostninger for fogedret, Sø- og Handelsretten og Højesteret til dækning af advokatomkostninger betale i alt 100.000 kr. til appellanterne. Thi kendes for ret: JW Industri A/S skal anerkende, at Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har ret til at bruge ordmærket GIPO og figurmærket GIPO Innovativ Proces Optimering. Det af fogedretten i Herning i sag nr. FS 4412/2011, 4413/2011 og 4119/2011 den 10. oktober 2011 nedlagte fogedforbud stadfæstes delvis som lovligt gjort og forfulgt, dels for så vidt angår forbuddet mod, at A anvender eller på anden måde disponerer over varemærket GIPO, dels for så vidt angår forbuddet mod, at A, Glerup Teknik ApS og Glerup Polen ApS anvender eller på anden måde disponerer over domænet gipo.dk, som A endvidere skal slette registreringen af.
- 8 - I øvrigt ophæves fogedforbuddet og den for fogedretten stillede sikkerhed på 400.000 kr. frigives. Parterne frifindes for hinandens øvrige påstande. I sagsomkostninger for fogedret, Sø- og Handelsretten og Højesteret skal JW Industri A/S til A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. betale i alt 100.000 kr. Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.